Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
BANCO MACRO S.A. v. MANUEL ZAN
Caso No. D2011-2216
1. Las Partes
El Demandante es Banco Macro S.A. de Buenos Aires, Argentina, representada por Obligado & Cia. Lda. S.A., Argentina.
El Demandado es Manuel Zan, con domicilio en México DF, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <prestamosbancomacro.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es GoDaddy.com, Inc.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de diciembre de 2011. El 16 de diciembre de 2011 el Centro envió a GoDaddy.com, Inc. vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo día, GoDaddy.com, Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de diciembre de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de enero de 2012. Al Demandado se le envió la Demanda, vía correo electrónico, tanto a la dirección indicada en el WhoIs como contacto administrativo como a “postmaster@prestamosbancomacro.com” cumpliendo, el Centro, con ello su obligación de notificación de la Demanda de conformidad con la Política. Sin embargo, el Demandado no recibió el correo electrónico enviado a “postmaster@prestamosbancomacro.com” pese a los varios intentos del Centro. En cambio, el Aviso Escrito enviado por el Centro vía Courier (postal) a la dirección de contacto registrada en GoDaddy.com, Inc. y listada en el WhoIs fue recibida con fecha 1 de febrero de 2012 tal y como el servicio Courier lo informó. Pese a todo lo anterior, el Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su incomparecencia y ausencia de contestación a la Demanda el 30 de enero de 2012.
El Centro nombró a Fernando Triana como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 30 de enero de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Idioma del procedimiento
El párrafo 11 del Reglamento dispone:
Idioma de procedimiento
a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo”.
De conformidad con la norma citada, el idioma del procedimiento debería ser el inglés, puesto que éste es el idioma del Acuerdo de Registro suscrito por GoDaddy.com, Inc. y el Demandado. Sin embargo, el Panel puede determinar lo contrario, con base en las particularidades del procedimiento administrativo.
En este caso, existe evidencia dentro del expediente que demuestra que el Demandante y el Demandado están domiciliados en países en donde el español es el idioma oficial (Argentina y México). Por lo tanto, este Experto concluye que las partes dominan con suficiencia el idioma español. En consecuencia, se establece que será el idioma español, y no el inglés, el lenguaje del presente procedimiento administrativo.
5. Antecedentes de Hecho
El Demandante es una entidad financiera de origen argentino que, tras varias fusiones y adquisiciones de otras entidades de la misma naturaleza, se ha convertido en el número uno de los bancos nacionales de capitales privados.
Durante su existencia, que se remonta al año 1985, el Demandante ha creado e incrementado un portafolio marcario que gira alrededor de la marca BANCO MACRO. Si bien el Demandante adjuntó los certificados de registro de varias de sus marcas a su Demanda, la realidad es que conforme a dichos documentos (a los cuales no les fue asignado ningún anexo en particular, por lo que en adelante tales certificados serán referidos como el Anexo XI de la Demanda, por el orden en que fueron mencionados en el acápite de anexos), el titular de las marcas es Banco Macro Bansud S.A., una persona jurídica diferente al Demandante. El Experto ingresó a la base de datos online de la Dirección de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República de Argentina (“INPI”), para verificar ex officio si Banco Macro S.A., es decir, el Demandante en este procedimiento administrativo, es el titular de las marcas en que se fundamenta la presente Demanda.
En efecto, el Experto comprobó y así lo confirma, que el Demandante es el titular del registro de la marca BANCO MACRO nominativa y mixta en diferentes clases del nomenclador, en particular en la clase 36 internacional en donde se incluyen los servicios financieros, y que dichos registros son muy anteriores al 26 de noviembre de 2010, fecha en que el Demandando obtuvo el registro del nombre de dominio en disputa <prestamosbancomacro.com>.
Además, el Demandante es el titular del registro de los nombres de dominio <bancomacro.com.ar>, <macro.com.ar> y <bancomacro.com>, como se demuestra en los Anexos V, VI y VII de la Demanda.
El Demandado afirmó que la marca BANCO MACRO es notoria, y que por lo tanto merece la protección consagrada para este tipo de signos distintivos en los artículos 16.2 y 16.3 del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (“OMC”) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“ADPIC”). Sin embargo, no aportó evidencia que probara esta afirmación. En este contexto, el Experto considera importante resaltar que la notoriedad de una marca es una característica que debe probarse, y no simplemente afirmarse. Y que por lo tanto, la protección consagrada en el ADPIC y en el ordenamiento interno de cada país miembro de la OMC, será otorgada en la medida en que la notoriedad de la marca en efecto, haya sido probada. En consecuencia, con base en la ausencia de pruebas aportadas con la Demanda, dirigidas a probar el carácter notorio de la marca BANCO MACRO, el Experto concluye que ésta no puede considerarse en esta instancia y para los fines de este procedimiento administrativo como una marca notoria.
6. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El Demandante es el titular de la marca BANCO MACRO nominativa y mixta en Argentina, en diferentes clases del nomenclador, en particular la clase 36 internacional. Estos registros son anteriores al 26 de noviembre de 2010.
Además, la marca BANCO MACRO es notoria.
El nombre de dominio en disputa <prestamosbancomacro.com> fue registrado por una persona que no tiene ninguna relación con el Demandante y que no cuenta con ninguna justificación para tal proceder. El nombre de dominio en disputa incluye la marca BANCO MACRO, así como la palabra “préstamos”, que es una de las actividades principales de todo banco, y el dominio de nivel superior “.com”, muy popular a nivel mundial. Si el Demandante quisiera ofrecer préstamos a los usuarios por Internet, la forma lógica de hacerlo sería a través del nombre de dominio en disputa <prestamosbancomacro.com>. Sin embargo, el Demandante no cuenta con esta posibilidad en este momento. Esta situación le causa daño al Demandante y también a los usuarios de Internet.
El Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, puesto que no cuenta con registros de la marca BANCO MACRO ni de la marca figurativa que hace las veces de su logotipo, así como tampoco se encuentra haciendo un uso no comercial legitimo ni leal del nombre de dominio en disputa, ni es comúnmente conocido con la expresión “banco macro” ni “préstamos banco macro”. Por el contrario, el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandando sí afecta el buen nombre, imagen y prestigio de las marcas de titularidad del Demandante.
El nombre de dominio en disputa <prestamosbancomacro.com> fue registrado y ha sido usado por el Demandado de mala fe. El Anexo IX de la Demanda muestra la forma en que el Demandando no sólo ha usado las marcas del Demandante en su sitio de Internet (con algunas modificaciones), sino que además ha usado en él las marcas de sus competidores en el mercado de los servicios financieros.
B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante, a pesar de haber sido notificado en debida forma.
6. Debate y conclusiones
Elementos sustanciales de la Política a tener en consideración por el Experto:
El párrafo 15 del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en: “[…] las declaraciones y en los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables”.
En ese mismo sentido, el párrafo 10 (d) del Reglamento faculta al Experto para decidir sobre: “[…] la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas”.
En consecuencia, el Experto dará mayor relevancia a la evidencia presentada por las partes al momento de tomar una decisión dentro del presente procedimiento administrativo, la cual ha sido previamente estudiada en su pertinencia y utilidad. Así, tendrán mayor valor las afirmaciones que vengan sustentadas en evidencia sobre aquéllas que no cuenten con respaldo probatorio. El Experto además está facultado para obtener pruebas ex officio, o para verificar ex officio la evidencia presentada por las partes, si lo considera necesario. En este caso, el Experto ejercitó esta facultad para confirmar la titularidad actual de los registros marcarios en Argentina, en que el Demandante fundamentó sus pretensiones.
Adicionalmente, le corresponde al Experto analizar la incomparecencia del Demandado al presente proceso administrativo, de conformidad con el párrafo 14 del Reglamento, que al tenor dispone:
“Incumplimiento
a) En caso de que una parte, sin que existan circunstancias excepcionales, no cumpla con algunos de los plazos establecidos por el presente Reglamento o por el grupo de expertos, el grupo de expertos podrá dar curso a la demanda y adoptar una resolución.
b) Si una parte, sin que existan circunstancias excepcionales, incumple alguna disposición o exigencia del presente Reglamento o alguna demanda del grupo de expertos, este último sacará las conclusiones que considere apropiadas”.
En este caso particular, el Experto juzgará la incomparecencia del Demandando como una presunción en su contra, y además por esta razón, tendrá como cierta y suficiente toda la evidencia presentada por el Demandante y no controvertida por el Demandado.
Finalmente, la Política en su párrafo 4(a) establece los tres elementos que debe probar el Demandado para obtener la cancelación o transferencia del nombre de dominio en disputa (incluso en el caso, como este, de la incomparecencia del Demandado):
“(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o similar hasta el punto de crear confusión, con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos;
(i) que el Demandando no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(ii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe”.
En cuanto al segundo elemento, es decir, el de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa, numerosos expertos han coincidido en afirmar que aunque la carga de la prueba reposa sobre el Demandante, es el Demandado el que debe demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa una vez que el Demandante ha probado de forma prima facie que se cumplían los requisitos del párrafo 4(a)(ii) de la Política. Esto explica no sólo porque se trata de una negación sino porque además, acceder a la prueba de tal afirmación, implica acceder a información de la que sólo tiene conocimiento el Demandado.
En Julian Barnes-V- Old Barn Studios Limited, Caso OMPI No. D2001-0121, el experto se pronunció en el siguiente sentido:
“Is the Respondent required to adduce any such evidence, if the onus is on the Complainant to prove the three elements of paragraph 4 of the Policy? While the overall burden of proof is on the Complainant, this element involves the Complainant proving matters, which are peculiarly within the knowledge of the Respondent. It involves the Complainant in the often impossible task of proving a negative. In the Panel’s view the correct approach is as follows: the Complainant makes the allegation and puts forward what he can in support (e.g. he has rights to the name, the Respondent has no rights to the name of which he is aware, he has not given any permission to the Respondent). Unless the allegation is manifestly misconceived, the Respondent has a case to answer and that is where paragraph 4(c) of the Policy comes in. If the Respondent then fails to demonstrate his rights or legitimate interests in respect of the Domain Name, the complaint succeeds under this head1”.
Por lo tanto, al Demandante se le exige presentar en la Demanda un caso prima facie sobre la ausencia de derechos y/o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa. Una vez con este caso prima facie, la carga de la prueba se invierte, y le corresponde al Demandado demostrar lo contrario, es decir, que sí tiene derechos y/o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
a) Existencia de una marca de titularidad del Demandante
El párrafo 4(a) de la Política le exige al Demandante probar que es el titular de una marca.
El Demandante alega y prueba ser el titular en Argentina del registro de la marca BANCO MACRO en varias clases de la Clasificación Internacional de Niza, incluida la 36, en la cual están comprendidos los servicios financieros. Además, el Demandante alega y prueba ser el titular de la marca figurativa que usa como su logotipo, y de otras marcas nominativas y mixtas que contienen la expresión BANCO MACRO. Todos los registros aportados con la Demanda y verificados ex officio por el Experto en la base de datos online del INPI, son anteriores al 26 de noviembre de 2010, fecha en que el Demandado obtuvo el registro del nombre de dominio en disputa.
El Demandado no contestó la Demanda, y por lo tanto, no controvirtió la titularidad del Demandante sobre las marcas mencionadas.
En algunas jurisdicciones de derecho anglosajón o common law, rige el sistema declarativo de adquisición de derechos de propiedad industrial. Es decir, en ellas, el derecho sobre una marca se adquiere con su uso en el comercio. En otras jurisdicciones de derecho civil, como Argentina, los derechos de propiedad industrial se adquieren a través del sistema atributivo, es decir, mediante el registro concedido por la autoridad competente. En el caso que nos ocupa, el registro de una marca concedido por el INPI (autoridad competente en materia de derechos de propiedad industrial en Argentina), constituye evidencia prima facie de la validez del derecho que ostenta su titular, el cual lo dota de la facultad de usar la marca de manera exclusiva para identificar sus productos o servicios, y la correlativa de impedir su uso por parte de terceros no autorizados, o el uso de un signo que resulte ser similar, confundible con ella.
La lista de certificados de registro marcarios incluidos en el Anexo XI de la Demanda, además de la revisión ex officio realizada por el Experto en la base de datos online del INPI, son evidencia clara y concluyente de: (i) el derecho de propiedad del Demandante sobre las marcas BANCO MACRO, la marca figurativa que usa como logotipo, y otras que contienen la expresión BANCO MACRO en Argentina, y (ii) del derecho exclusivo del Demandante a usarlas en relación con los servicios financieros comprendidos en la clase 36 internacional.
b) Identidad/similitud hasta el punto de crear confusión
El Demandante hace mención de la similitud entre sus marcas y el nombre de dominio en disputa, así como se refiere al hecho de que éste incorpora la marca BANCO MACRO, acompañada de la palabra “préstamos”, que es una de sus actividades principales, y el popular dominio de nivel superior “.com”.
Para analizar la similitud entre una marca y un nombre de dominio, la doctrina y jurisprudencia han sido unánimes en la necesidad de excluir de la comparación al dominio de nivel superior, bien sea genérico (“gTLD”) o territorial (“ccTLD”). La razón es simple: La inclusión de los dominios de nivel superior no tiene ninguna relevancia legal, ni tampoco sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios que se ofrecen en Internet; es simplemente un requisito de registro y de funcionamiento de cualquier nombre de dominio2. Esta conclusión, entonces, aplica para el dominio de nivel superior “.com”, que es parte del nombre de dominio en disputa.
Ahora bien, el nombre de dominio en disputa <prestamosbancomacro.com> en efecto incorpora en su totalidad la marca BANCO MACRO del Demandante, alrededor de la cual gira su portafolio marcario en Argentina.
Adicionalmente, incorpora la palabra “préstamos” que es sin duda, la designación genérica de uno de los servicios más relevantes y con mayor demanda en el sector financiero. Por lo demás, los “préstamos” hacen parte del portafolio de servicios del Demandante, como pudo verificar el Experto ex officio al revisar el sitio de Internet “www.macro.com.ar”.
La conjunción de esta palabra específica y la marca BANCO MACRO no es accidental, pero al respecto el Experto se pronunciará en el acápite de la mala fe con que se registró y se ha usado el nombre de dominio en disputa. Lo cierto, y lo que para efectos del análisis de similitud importa, es que la palabra “préstamos” aplicada a una marca registrada para identificar servicios financieros, es una indicación simplemente genérica y descriptiva que no le suma distintividad a la expresión en conjunto, razón por la cual la distintividad del nombre de dominio en disputa se centrará en la marca BANCO MACRO, y la atención de los usuarios de Internet recaerá enteramente sobre ella. En este sentido se han pronunciado varios expertos3.
En consecuencia, el nombre de dominio en disputa <prestamosbancomacro.com> sí es similar a la marca BANCO MACRO de propiedad del Demandante, hasta el punto de crear confusión.
El Experto concluye que el Demandante ha probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
a) Caso Prima Facie
El Demandante afirma que el Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa <prestamosbancomacro.com> por cuanto:
- No es titular de registros de la marca BANCO MACRO.
- No es comúnmente conocido por el nombre o seudónimo “banco macro” o “préstamos banco macro”.
- No está haciendo un uso no comercial legítimo ni un uso leal del nombre de dominio en disputa.
- No está usando el nombre de dominio en disputa en conexión con una oferta de productos y servicios de buena fe.
Adicionalmente, el Demandante ha demostrado tener derechos e interés legítimo en el nombre de dominio en disputa <prestamosbancomacro.com>, y en el presente procedimiento administrativo ya está probado que es titular de registros marcarios concedidos en Argentina sobre la marca BANCO MACRO, y otros que incorporan esta expresión, en la clase 36 internacional.
Por lo tanto, el Experto acepta estas afirmaciones como un caso prima facie.
b) Derechos e intereses legítimos del Demandante
El párrafo 4(c) de la Política enuncia algunas circunstancias que el Demandado en un procedimiento administrativo deberá probar para demostrar sus derechos y/o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Esta enumeración es enunciativa, no taxativa, lo que quiere decir que el Demandado podrá probar otras diferentes y el Experto tendrá que evaluarlas para llegar a una conclusión.
Las circunstancias enunciadas en la Política son las siguientes:
“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro”.
En el presente caso, el Demandado no contestó la Demanda y en consecuencia, no existe demostración alguna de su derecho y/o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa <prestamosbancomacro.com>.
Por lo anterior, el Experto concluye que el Demandante probó el segundo elemento de la Política establecido en el párrafo 4(a).
A. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
a) Los cargos de la Demanda
La Política en su párrafo 4(b) enuncia las pruebas que puede aportar un Demandante para probar la mala fe con que el Demandado registró y/o usó el nombre de dominio en disputa:
“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea”.
El Demandante adjuntó a la Demanda como prueba de la mala fe con que el Demandado registró y ha usado el nombre de dominio en disputa <prestamosbancomacro.com> el Anexo IX, que consiste en la impresión de la página de Internet “www.prestamosbancomacro.com” a la que dirigía el nombre de dominio en disputa. En dicha página, el Demandante señala el uso de las marcas BANCO MACRO de su propiedad, así como de la marca figurativa, también de su propiedad, pero invertida, además del uso de aspectos de su identidad corporativa como el color azul celeste y el lema comercial “Tu Banco cerca, siempre”.
El Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa fue registrado con la clara intención de crear confusión y engaño entre los usuarios de Internet, puesto que en el sitio de Internet “www.prestamosbancomacro.com” se usan sus marcas sin su autorización, y adicionalmente, se usan marcas de otras entidades financieras competidoras del Demandante.
Este registro y uso de mala fe, le impide al titular de la marca BANCO MACRO ofrecer y promocionar los servicios que ella distingue a través del nombre de dominio en disputa <prestamosbancomacro.com>. Agrega el Demandante, que como consecuencia de lo anterior, está probado que el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa para perturbar la actividad comercial de una prestigiosa entidad financiera. Y finalmente, concluye que el uso de la marca BANCO MACRO y la marca figurativa de su propiedad en el sitio de Internet “www.prestamosbancomacro.com” al que dirigía el nombre de dominio en disputa, prueban que el Demandado conocía dichas marcas con anterioridad.
b) Las consideraciones del Experto
El Experto concuerda con el Demandante en todas y cada una de sus afirmaciones.
La selección de la palabra “préstamos” y de la marca BANCO MACRO para crear el nombre de dominio en disputa no pudo ser producto del azar, sino una decisión deliberada: El Demandando seguramente quiso valerse del conocimiento de la marca BANCO MACRO y de los servicios que presta el Demandante en el mercado, para atraer usuarios desprevenidos a su sitio de Internet. Además, el uso de las marcas de propiedad del Demandante, sumado a los detalles particulares que constituyen su imagen corporativa, no dejan duda de la verdadera intención del Demandado: Hacer creer al usuario de Internet que había accedido a un sitio propiedad del Demandante, o que por lo menos, contaba con su respaldo. Uno de los factores más indicativos de la mala fe del Demandado es el uso invertido de la marca figurativa que constituye el logotipo del Demandante, lo cual interpreta el Experto como un esfuerzo suyo de, por un lado confundir a los usuarios de Internet, y por el otro, de contrarrestar cualquier acusación de infracción de derechos marcarios. Lo cierto es que, dicho uso constituye uso de la marca, sin importar cuál sea su orientación, y así mismo se han pronunciado expertos anteriores4.
Todo lo anterior, que se reitera es deliberado y no accidental, confirma que el Demandado debía tener conocimiento de la existencia del Demandante, de sus marcas y de los servicios que ofrece en el mercado. Este Experto considera que construir un nombre de dominio y diseñar un sitio de Internet valiéndose del conocimiento que se tiene de la existencia, signos distintivos, imagen corporativa y en general, de la reputación de terceros, constituye per se, mala fe5.
Previos expertos han sostenido la tesis, que este Experto acoge, según la cual la mera incomparecencia del Demandado al procedimiento administrativo puede ser indicativa de su mala fe6. En particular, este Experto es de la opinión que el Demandado se abstuvo de dar contestación a la Demanda pero que realizó actuaciones fuera del procedimiento administrativo que dejan entrever su mala fe. La conclusión es producto de la revisión ex officio que el Experto intentó hacer del sitio de Internet “www.prestamosbancomacro.com” durante la elaboración de la presente decisión, pero que fue imposible porque éste se encuentra fuera de servicio. El Experto considera que tampoco es producto del azar o de una coincidencia que el sitio haya dejado de funcionar mientras se surtía el trámite del presente procedimiento administrativo.
En la impresión del sitio de Internet “www.prestamosbancomacro.com” al que dirigía el nombre de dominio en disputa, incluido como Anexo IX de la Demanda, se observa la expresión “Anuncios Google”. Es evidente entonces, que el Demandado debía estar obteniendo un lucro del sitio de Internet “www.prestamosbancomacro.com” mediante el sistema conocido como “pago por click” o su traducción en inglés, “pay-per-click”. Ciertamente, con este objetivo en mente, es fácil vislumbrar la razón por la cual el Demandado seleccionó las palabras “préstamos”, “banco” y “macro” para crear su nombre de dominio y correlativo sitio de Internet: El Demandado no habría recibido visitantes ni ganancias (o por lo menos no tantos), de haber usado un nombre de dominio construido con palabras que no transmitieran un mensaje que ya contara con prestigio y reconocimiento. Esta conducta, también es demostrativa de la mala fe con que el Demandado registró y usó el nombre de dominio en disputa7.
Los anunciantes del sistema publicitario “Anuncios Google” usaron el sitio de Internet “www.prestamosbancomacro.com” al que dirigía el nombre de domino en disputa para anunciar sus propios sitios con el uso (seguramente no autorizado) de otras marcas reconocidas del sector financiero y de propiedad de entidades que compiten con el Demandante en dicho mercado. Estos anuncios, como se aprecia en el Anexo IX de la Demanda, incluían además vínculos que obviamente no revierten a los sitios oficiales de Internet de dichas entidades competidoras, sino a otros que comparten el mismo patrón de diseño del nombre de dominio en disputa <prestamosbancomacro.com>, tales como “www.sindeudas.com.ar”, “www.itauprestamos.com.ar/Auto”, “www.prestamositau.com.ar”, etc. Aunque la inclusión de estas marcas y vínculos en principio no es imputable al Demandado (ni la confusión y engaño que con ellos se genera entre los usuarios de Internet), lo cierto es que nadie más sino el dueño del sitio de Internet debe responder por el contenido que en éste se exhibe8. Y, en este caso, el Experto considera que el contenido de los anuncios publicados en el sitio de Internet “www.prestamosbancomacro.com” es responsabilidad del Demandado, y por ello es una muestra más de su mala fe.
Por lo tanto, con base en todo lo anterior, el Experto concluye que el Demandante probó los tres elementos de la Política establecidos en el párrafo 4(a).
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto Único ordena que el nombre de dominio en disputa <prestamosbancomacro.com> sea transferido al Demandante.
Fernando Triana
Experto Único
Fecha: 9 de febrero de 2012
1 (Traducción al español realizada por el Experto) ¿Le corresponde al Demando aducir tal evidencia, si la responsabilidad del Demandante es probar los tres elementos del párrafo 4 de la Política? Aunque la carga de la prueba en general le corresponde al Demandante, éste elemento implica que el Demandante deba probar aspectos que evidentemente sólo conoce el Demandado. Esto además acarrea para el Demandante, la tarea usualmente imposible de probar una negación. En opinión del Panel, el siguiente es el enfoque correcto: el Demandado hace su alegación y expone lo que él puede (Ejemplo: Que él tiene derechos sobre el nombre de dominio, que en su entendimiento el Demandado no los tiene, que él no le ha dado permiso al Demandado). A menos que esta alegación sea manifiestamente equivocada, el Demandado tendrá que responder a ella y ahí es donde entra en juego el párrafo 4(c) de la Política. Si el Demandado no demuestra sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, la Demanda prosperará por esta razón.
2 Ver Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico, Caso OMPI No. D2000-0477 del 25 de julio de 2000.
3 Ver Google Inc. v. Private Whois googlepatents.com, Caso NAF No. FA1112001421430 del 6 de febrero de 2012, en donde se cita a Am. Express Co. v. MustNeed.com, Caso NAF No. 257901 del 7 de junio de 2004.
4 Ver YottaMark, Inc. v. Lukasz Chudy, Caso NAF No. FA1106001392357 del 15 de julio de 2011.
5 Ver Aktiebolaget Electrolux v. Jorgeariel Figueroa Rodríguez, Caso OMPI No. D2011-1311, del 27 de septiembre de 2011.
6 Ver Alienware Corporation v. Chen Sizhu c/o Dynadot Privacy, Caso OMPI No. DCO2011-0056 del 20 de diciembre de 2011, Bayerische Motoren Werke AG v. (This Domain is For Sale) Joshuathan Investments, Inc, Caso OMPI No. D2002-0787 del 8 de octubre de 2002, entre otros
7 Ver Universidad Autónoma de Nuevo León v. Janice Liburd, Caso OMPI No. DMX2011-0018 del 15 de agosto de 2011, TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Leonor Méndez Martínez, Caso OMPI No. DMX2011-0004, del 4 de marzo de 2011.
8 Ídem 4.