Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Bankia, S.A.U. v. Pablo Martínez Hernández

Caso No. D2011-1694

1. Las Partes

La Demandante es Bankia, S.A.U. con domicilio en Madrid, España, representada por Ungria, Patentes y Marcas, S.A., España.

El Demandado es Pablo Martínez Hernández con domicilio en Murcia, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <bankiajoven.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es 1&1 Internet AG.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de octubre de 2011. El 6 de octubre de 2011 el Centro envió a 1&1 Internet AG, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 10 de octubre de 2011, 1&1 Internet AG envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en relación con el idioma del Procedimiento, la Demandante presentó, el 13 de octubre de 2011, una solicitud para que el español sea el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de octubre de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de noviembre de 2011. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 11 de noviembre de 2011.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 de noviembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de las siguientes marcas inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas:

BANKIA es la marca que adoptó el Banco Financiero y de Ahorro, entidad financiera que agrupa en un SIP a siete cajas de ahorros españolas: Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.

El anuncio de creación de la Demandante se produjo el 2 de marzo de 2011 y el registro del Nombre de Dominio se produjo el 15 de marzo de 2011. Cotiza en el IBEX-35 de la Bolsa Española desde julio de 2011.

La Demandante utiliza la marca BANKIA para identificar sus servicios financieros a través de una extensa red de oficinas en toda España, promociona sus productos con dicha marca y patrocina actividades deportivas y, tiene una gran presencia en los medios de comunicación españoles. Por ello, la marca BANKIA debe calificarse como notoria.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega ser la titular de diversas marcas en las que aparece como único término BANKIA y también alega ser titular de la marca BANKIAJOVEN que coincide con el Nombre de Dominio en disputa.

Además, manifiesta que nunca ha dado autorización para registrar como Nombre de Dominio la marca BANKIAJOVEN de su titularidad.

Por lo que se refiere al registro y uso del Nombre de Dominio <bankiajoven.com> manifiesta la Demandante que el registro del Nombre de Dominio infringe los derechos marcarios que le corresponde, además de haberse efectuado al haberse presentado la nueva marca BANKIA de manera notoria en los medios de comunicación.

La Demandante pone de manifiesto las gestiones realizadas para alcanzar un acuerdo amistoso con el titular del Nombre de Dominio. Gestiones éstas que no permitieron la solución del presente conflicto.

Por otra parte, considera que resulta evidente que el Demandado se dedica en su actividad profesional a la intermediación financiera y contable, como se deduce de su condición de Administrador Único de la entidad Intermediacion Financiera Del Sureste Credygest, S.L. y su condición de propietario de la página web “goldcredit.es” a la que se accede a través de los dominios de su propiedad <dañomoral.com> y <credygest.es>. Por ello, si se dedica a la actividad financiera es imposible que desconociera la existencia de la marca BANKIA o incluso BANKIAJOVEN titularidad de la Demandante.

Igualmente y como prueba de la mala fe aporta documental de la que se deduce que el Demandado registró el Nombre de Dominio <bankiajoven.es>.

Finalmente, alega que “el Demandado no ha actuado de buena fe al solicitar como nombre de dominio una denominación idéntica a marca registrada de la demandante y cuasi-idéntica a la marca de identidad corporativa de la demandante, marca conocida por todos los españoles, marca y nombre de los que pudiera predicarse, por sus circunstancias antes relatadas, la condición de marca notoria o renombrada”.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto “resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables”. Del mismo modo, el párrafo 5(e) del Reglamento, establece que: “si el demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la demanda.”

Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto “sacará las conclusiones que considere apropiadas”, en base a las alegaciones presentadas por la Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de Contestación y personación por parte del Demandado, no implica per se una resolución favorable para la otra parte (punto 4.6. del "WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition, (WIPO Overview 2.0).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

De la prueba aportada en el expediente ha quedado probado que la Demandante es titular de numerosas marcas con el término BAKIA así como titular de la marca BANKIAJOVEN. Asimismo, ha quedado probado un uso intensivo desde su creación y extensivo en el territorio español.

Resulta evidente que entre la marca de la Demandante BANKIAJOVEN y el Nombre de Dominio en disputa <bankiajoven.com> existe identidad absoluta, además de ser confusamente parecida con las marcas BANKIA de la Demandante.

Por tanto, queda probado por la Demandante el cumplimiento de este primer requisito del artículo 4(a)(i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La apreciación de este segundo requisito queda probada por el hecho que la Demandante ha logrado establecerlo prima facie, de tal manera se aceptan como razonables sus aseveraciones y pruebas aportadas, de las cuales se infiere que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en disputa. Al no haber contestación por parte del Demandado, la carga de la prueba en relación a la tenencia de estos derechos se traslada al mismo. Por lo anteriormente expuesto, este Experto considera cumplido el segundo requisito del parágrafo 4(a)(ii) de la Política, a su vez de acuerdo con lo establecido por el punto 2.1. del WIPO Overview 2.0.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Este Experto considera que con las circunstancias descritas en antecedentes el Demandado registró el Nombre de Dominio en disputa por tener un conocimiento previo de la marca BANKIA Que a pesar del breve recorrido de la marca BANKIA, se ha calificado como notoria en España por razón del uso, publicidad e impacto mediático desde el anuncio de creación a principios de este año 2011, en relación a los servicios financieros propios de la actividad de la Demandante. Prueba de todo ello es su entrada en el selecto IBEX-35 de la Bolsa Española al poco tiempo del anuncio de la creación de la Demandante. Por tanto, queda probado el conocimiento previo de la marca por el Demandado lo que abocaría a declarar el registro como de mala fe. En este sentido Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra v. Viajes Navarra, S.L., Caso OMPI No. D2008-1035.

Por lo demás, el uso del Nombre de Dominio consiste en un redireccionamiento a un sitio web sin ningún contenido relacionado con la oferta de bienes y servicios del Demandante. En el pie de página de este Nombre de Dominio aparece una referencia al nombre de dominio <dañomoral.com>. Desde este último nombre de dominio la Demandante ha logrado acceder al sitio web ”goldcredit.es”, de titularidad del Demandado y cuyo objeto es la información financiera y prestación de servicios relacionados. Asimismo, la Demandante ha alegado que el Demandado se dedica a la actividad de la intermediación financiera como administrador de determinada sociedad mercantil y que es propietario de los nombres de dominio <dañomoral.com> y <goldcredit.es>.

Nótese que el Demandado no atendió a los requerimientos de la Demandante ni tampoco ha contestado al presente procedimiento.

Con cuanto antecede este Experto debe dejar constancia que las cuatro circunstancias recogidas en el artículo 4(b)(i)-(iv) de la Política constituyen una lista abierta sobre situaciones de mala fe, por lo que es posible calificar como tal otras situaciones de hecho.

Por tanto y como ha quedado claro, este Experto entiende que la marca BANKIA es notoria y, que cuando se registra una marca notaria como nombre de dominio por un tercero, sin dar explicación plausible al respecto, debe ser considerada de mala fe (Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co., Caso OMPI No. D2000-0163; General Electric Company v. CPIC NET and Hussain Syed, Caso OMPI No. D2001-0087; Microsoft Corporation v. Montrose Corporation, Caso OMPI No. D2000-1568).

El Demandado ha registrado el Nombre de Dominio en disputa pero sin contenido o material que justifiquen tal registro. De esta manera, simplemente lo tienen aparcado o poseyéndolo de manera pasiva. Es criterio asentado en decisiones previas en base a la Política que el uso pasivo de un nombre de dominio que incorpora una marca notoria no evita que tal uso sea calificado como de mala fe, en los términos del artículo 4(b)(iii) de la Política. En este sentido, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003).

Por tanto, debemos concluir que el Nombre de Dominio <bankiajoven.com> ha sido registrado y es utilizado de mala fe en los términos del artículo 4(b)(iii) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <bankiajoven.com> sea transferido a la Demandante.

Manuel Moreno-Torres
Experto Único
Fecha: 18 de Noviembre de 2011