Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Carlos Manuel Flores Nuñez y Sergio Miguel Autrey Maza v. PrivacyProtect.org/Pantages Inc.
Caso No. D2011-1539
1. Las Partes
Los Demandantes son Carlos Manuel Flores Nuñez y Sergio Miguel Autrey Maza, con domicilio en México, D.F., México, representados por Jalife, Caballero, Vázquez & Asociados, México.
La Demandada es PrivacyProtect.org, con domicilio en Nobby Beach, Queensland, Australia; Pantages Inc., con domicilio en Caracas, República Bolivariana de Venezuela.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <tvnotas.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Power Brand Center Corp.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de septiembre de 2011. El 14 de septiembre de 2011 el Centro envió a Power Brand Center Corp. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de septiembre de 2011 Power Brand Center Corp. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre de la Demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a los Demandantes con fecha de 3 de octubre de 2011 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a los Demandantes a realizar una enmienda a la Demanda. Los Demandantes presentaron una Demanda enmendada con fecha de 6 de octubre de 2011.
Asimismo, el Centró observó que la Demanda se presentó en idioma español, mientras que el acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa está en idioma inglés. El 3 de octubre de 2011, el Centro notificó dicha incidencia a las partes concediéndoles un plazo para contestar. El 6 de octubre de 2011, los Demandantes presentaron ante el Centro una solicitud para que el español fuese el idioma del procedimiento, junto con argumentos en apoyo de dicha solicitud. La Demandada, por su parte, no presentó comentario alguno.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada en inglés y en español, dando comienzo al procedimiento el 17 de octubre de 2011. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de noviembre de 2011. La Demandada no contestó la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 8 de noviembre de 2011.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de noviembre de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
Los Demandantes son titulares de la marca TVNOTAS. TVNOTAS es una revista semanal de noticias sobre el mundo del espectáculo y el entretenimiento que se distribuye en México y Estados Unidos.
Los Demandantes señalan que la marca es explotada a través de la empresa Notmusa, S.A. de C.V. de la cual ambos son accionistas mayoritarios y a la que le han otorgado una licencia exclusiva. Señalan que esta empresa es la segunda empresa más grande en el negocio editorial de México luego de 55 años de estar activamente en el negocio. La revista semanal TvNotas tiene un tiraje semanal de 620,000 ejemplares en México y de 100,000 en los Estados Unidos. Adicionalmente la revista es explotada online a través de un portal localizado en “www.tvnotas.com.mx”.
La marca TVNOTAS es registrada en México y en los Estados Unidos.
En México la marca TVNOTAS fue solicitada y concedida para amparar productos de las clases 16, 38 y 42. Fue solicitada el 6 de octubre de 1998 y concedida el 30 de noviembre de 1998, habiendo sido oportunamente renovada.
En los Estados Unidos la marca TV NOTAS fue solicitada para la clase 16 (“libros y revistas de entretenimiento”) el 1 de febrero de 1999 siendo registrada el 28 de marzo de 2.000 a nombre de Editorial Notmusa, S.A. de C.V.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 3 de abril de 2001.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandantes
Los Demandantes alegan lo siguiente:
- Que los Demandantes son titulares de la marca TVNOTAS registrada en México y en Estados Unidos.
- Que el registro del nombre de dominio en disputa <tvnotas.com> ocurrió con posterioridad al registro de la marca de los Demandantes.
- Que el nombre de dominio en disputa <tvnotas.com> es idéntico a la marca TVNOTAS propiedad de los Demandantes.
- Que el nombre de dominio en disputa no se usa para la oferta de bienes o servicios de buena fe pese a que han trascurrido más de diez años de su adquisición. Esto fortalece la presunción de falta de interés legítimo de la Demandada.
- Que la Demandada jamás fue conocida comercialmente ni la es en la actualidad por la denominación “TvNotas”, por lo que no podría razonablemente alegar que existió buena fe en el registro del nombre de dominio en disputa.
- Que debe recaer sobre la Demandada la carga de la prueba de probar la existencia de un interés legítimo.
- Que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se usa de mala fe.
- Que la marca TVNOTAS goza de un amplio reconocimiento por el público latinoamericano y por tanto es ampliamente distintiva en el mercado relevante.
Que el nombre de dominio en disputa está albergado en “Sedo” que es un conocido subastador. De allí se desprende la mala fe de la Demandada porque esta pretende obtener un lucro indebido al subastar un nombre de dominio que goza de reconocimiento del público en el sector relevante de publicaciones y entretenimiento en América Latina y que asimismo la Demandada pretende obtener un lucro indebido al generar tráfico a su sitio con hipervínculos esponsorizados que redirigen a los usuarios de Internet hacia otros sitios en línea.
Agregan finalmente que la marca TVNOTAS, dada la amplia difusión en medios masivos de comunicación y profuso presencia en el mercado mexicano y norteamericano es una marca que goza de amplio reconocimiento en el público en el sector relevante por lo que existe una presunción de que la notoriedad de la marca TVNOTAS no escapa al conocimiento de la Demandada y consecuentemente la adopción del nombre de dominio en disputa tuvo la intención de obtener un lucro indebido.
Solicita como medida que el nombre de dominio en disputa sea transferido a los Demandantes.
B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de los Demandantes.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, los Demandantes deben probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio en disputa respecto de las marcas sobre las que los Demandantes tienen derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al nombre de dominio en disputa; y
(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe.
Previo a todo debe analizarse cuál debe ser el idioma del presente procedimiento.
A. Idioma del procedimiento
Ante la intimación del Centro, el 6 de octubre de 2011, los Demandantes presentaron ante el Centro una solicitud para que el español fuese el idioma del procedimiento, junto con argumentos en apoyo de dicha solicitud. La Demandada, por su parte, no presentó comentario alguno.
De acuerdo al Reglamento, párrafo 11.a), “[…] el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.”
En el presente caso el acuerdo de registro está escrito en idioma inglés, la Demanda se presentó en español y los Demandantes han solicitado que el procedimiento se tramite en español. Para ello argumentaron que existía una presunción de que la Demandada estaba familiarizada con este idioma atendiendo a las siguientes circunstancias: (i) ambas partes tienen residencia en países de habla hispana, (México y Venezuela); (ii) el nombre de dominio en disputa está compuesto de palabras en español y (iii) el Registrador es una sociedad con residencia en una país de habla hispana (Panamá).
Teniendo en cuenta el idioma del acuerdo de registro y la proveniencia de las partes, el Experto decide que la decisión se dicte en español.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Para fundamentar el cumplimiento de este requisito, los Demandante han hecho una reseña de las diversas marcas de las que son titulares –directa o indirectamente– en Estados Unidos y México y han alegado la absoluta identidad entre sus marcas TVNOTAS y TV NOTAS y el nombre de dominio en disputa <tvnotas.com>. Nada de esto fue negado por la Demandada.
Para apreciar la similitud entre dos signos enfrentados hay que partir de una comparación objetiva entre ambos.
El Experto considera que, efectivamente, existe identidad entre el nombre de dominio en disputa <tvnotas.com> y la marca TVNOTAS de los Demandantes.
La única diferencia existente entre las marcas de los Demandantes y el nombre de dominio en disputa se refiere a la adición del sufijo de nivel superior genérico “.com”, característica funcional de un nombre de dominio. Tal como se ha sostenido repetidamente en decisiones pasadas bajo la Política, estas extensiones por ser de obligatoria inclusión en los nombres de dominio, no suelen entrar en el análisis comparativo para determinar la identidad o similitud con la marca.
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a).i) de la Política.
C. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
(i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
(ii) Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
(iii) Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante con ánimo de lucro.
Ninguno de estos supuestos se encuentran presentes en el caso bajo análisis, a saber:
- No consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca del que la Demandada sea titular.
- La Demandada no realiza, ni ha sido acreditado que haya realizado desde que registró el nombre de dominio, oferta alguna de productos o servicios de buena fe en ese nombre de dominio.
- La Demandada no es conocida por el nombre de dominio en disputa. En efecto, el nombre de la Demandada es diferente y no utiliza a titulo de identificación la marca de los Demandantes.
- Por ende el Experto encuentra que la Demandada no posee derechos ni intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en cuestión.
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a).ii) de la Política.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que la Demandada haya registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde las primeras decisiones adoptadas en el marco de la Política (World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001 o Robert Ehen Bogen v. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe de la Demandada tanto en el momento del registro del nombre de dominio en disputa y su posterior utilización.
Dada la difusión que la marca TVNOTAS tiene en la región no cabe otra posibilidad que el conocimiento por la Demandada al momento del registro de la marca de los Demandantes. Ello se ve asimismo corroborado con los indicios que se relatan mas adelante.
No existe evidencia alguna presentada por la Demandada que refute ello y los Demandantes han acreditado la amplia difusión de la marca TVNOTAS, registrada con anterioridad al nombre de dominio en disputa.
Finalmente se debe tener en cuenta que la Demandada ya fue objeto de diversos procedimientos bajo la Política. Así en los casos Barclays Bank PLC v. PrivacyProtect.org / Pantages Inc, Caso OMPI No. D2011-1215 y Bayer Aktiengesellschaft and Bayer Healthcare LLC v. PrivacyProtect.org, Domain Admin / Pantages Inc, Pantages, Caso OMPI No. D2011-0201, se consideró que la misma Demandada había obrado de mala fe al registrar los nombres de dominio objeto de esas disputas.
En similar sentido se concluyó en diversos procedimientos sustanciados ante otros provedores UDRP (ver casos Caso NAF No. 1380661, Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v Pantages Inc / Pantages; Caso NAF No. 1385951, Wells Fargo & Company v Pantages Inc / Pantages; Caso NAF No. 1387016, The Royal Bank of Scotland Group plc, Privilege Insurance Company Limited and Direct Line Insurance plc v Pantages Inc / Pantage, y Caso NAF No. 1391669, Globe Union (Bermuda) Trading Ltd. v Pantages Inc / Pantages).
Si bien cada caso debe analizarse en forma aislada y según sus particularidades, la existencia de todas estas decisiones constituyen indicios de la actuación de mala fe en el registro de nombres de dominio por parte de la Demandada.
La evidencia de este procedimiento y una visita al sitio web por parte del Experto es suficiente también para concluir, a juicio de este Experto, que la Demandada registró y está usando el nombre de dominio en disputa con el objectivo de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca de los Demandantes en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea conforme el párrafo 4.b).i) de la Política.
Por todo ello, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa se registró y se usa de mala fe.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <tvnotas.com> sea transferido a al menos uno de los Demandantes1.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 22 de noviembre de 2011
1 En la medida necesaria para fines de aplicación, la elección de uno de los dos demandantes debe ser presentada directamente por los Demandantes al Registrador.