Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL EXPERTO
Banco de España v. Emergencia Tecnologica
Caso No. D2010-2007
1. Las Partes
La Demandante es Banco de España con domicilio en Madrid, España, representada por Ungria, Patentes y Marcas, S.A., España.
La Demandada es Emergencia Tecnologica con domicilio en Montevideo, República Oriental del Uruguay.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bancodeespaña.com> (<xn--bancodeespaa-khb.com>).
El registrador del citado nombre de dominio es Dynadot, LLC (el “Registrador”).
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de noviembre de 2010. El 23 de noviembre de 2010 el Centro envió a el Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el de dominio en cuestión. El 25 de noviembre de 2010 el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 29 de noviembre de 2010. El 29 de noviembre de 2010, el Centro envió a las partes una comunicación en ingles y en español en relación con el idioma del procedimiento. El 30 de noviembre de 2010, la Demandante solicitó que el español sea el idioma del procedimiento. La demandada no hizo ningún comentario en relación con esta cuestión.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de diciembre de 2010. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de diciembre de 2010. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 29 de diciembre de 2010.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 11 de enero de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Cuestiones previas
Respecto al idioma del procedimiento, cabe recordar que de conformidad con el Reglamento, párrafo 11.a), “[…] el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.”
En el presente caso el idioma del acuerdo de registro fue el idioma inglés, según lo informado por el Registrador. La Demandante, en su Demanda alegó que “aunque el acuerdo de registro se encuentra redactado en inglés, ambas partes litigantes tienen como idioma oficial el español (castellano), por lo que se solicita se tramite el procedimiento en dicho idioma para una mejor comprensión de las partes”. La Demandada no contestó la Demanda ni brindó argumentos sobre cuál debe ser el idioma del procedimiento.
Si bien el idioma del acuerdo de registro fue el inglés, en el presente caso, la Demandante y la Demandada tienen domicilio en países cuyo idioma oficial es el castellano, la Demanda fue presentada en español, y el contenido del nombre de dominio en disputa está escrito en español. Ello demuestra que ambas partes pueden fácilmente comprender el español. Por ende el Experto decide que la decisión se dicte en español.
Finalmente, cabe notar que la Demandante, al cumplir con lo dispuesto en el Reglamento, párrafo 3.b) xiii), hace alusión en su Demanda a la jurisdicción de los Tribunales del Perú, sin embargo el 3 de febrero de 2011 la Demandante confirmó que pretendió someterse a los tribunales del domicilio de la Demandada, en este caso Uruguay.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es el Banco de España. El Banco de España es el banco central nacional de España cuya principal misión consiste en ser el supervisor del sistema bancario español. La existencia del Demandante data del año 1782, adoptando su actual nombre recién en el año 1856. Las funciones del Banco de España están reguladas por diversas normas del ordenamiento jurídico español a las que se hacen alusión en la Demanda.
La Demandante posee un nombre de dominio institucional localizado en “www.bde.es” y ha registrado la marca BANCO DE ESPAÑA en España y la Unión Europea en el año 2003.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 16 de julio de 2005.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante alega que el nombre de dominio es el nombre identificador de la Demandante, constituyendo, además una marca registrada. Luego de relatar las funciones y evolución histórica de la normativa española sobre el Banco de España, el Demandante sostiene que posee derechos marcarios sobre la marca BANCO DE ESPAÑA.
Alega que BANCO DE ESPAÑA constituye una marca registrada a favor de la Demandante a través de su registro en España y en la Unión Europea. A tal fin la Demandante alega y acompaña copia de los siguientes registros marcarios:
- Marca española, No. 2.564.882 BANCO DE ESPAÑA (con gráfico), concedida y en vigor ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en clases 9, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 del Nomenclador Internacional.
- Marca Comunitaria, No. 3.532.421 BANCO DE ESPAÑA (con gráfico), concedida y en vigor ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior, en clases 9, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 del Nomenclador Internacional.
Respecto a la existencia de un derecho o interés legitimo, la Demandante sostiene que la Demandada no ostenta ningún derecho registral sobre la denominación “Banco De España” que le legitime en el registro del nombre de dominio <bancodeespaña.com>. Por otra parte, agrega que la Demandante no ha consentido en ningún momento a la Demandada que registre el nombre de dominio en disputa.
En relación a la mala fe, señala que el nombre de dominio fue registrado y es usado de mala fe. Explica que tecleando la dirección “www.bancodeespaña.com” se accede a una página en Internet en que la se produce un uso destacado, a título de marca, de la denominación BANCO DE ESPAÑA. Alega que por la leyenda que se hace constar en dicha página bajo la marca BANCO DE ESPAÑA y la leyenda “Información de Bancos de España”, dicha página pretende ser un portal informativo de entidades bancarias españolas, que la Demandada está explotando sirviéndose de una denominación con respecto a la que no ostenta ningún derecho, trasladando además un cierto halo de oficialidad en la presentación de dicha página que puede hacer creer a cualquier navegante en Internet, que está en presencia de una página oficial de la principal institución bancaria de España.
El Demandante señala ciertas consideraciones sobre el nombre de dominio en disputa a saber: (i) el nombre de dominio <bancodeespaña.com> está en uso; (ii) a su través se accede a determinado sitio web en el que de forma destacada (marcaria) se incluye como marca la denominación corporativa de la Demandante, que está protegida como marca (BANCO DE ESPAÑA); (iii) en dicho sitio web se ofrecen servicios informativos relacionados con la banca española; (iv) el nombre de dominio <bancodeespaña.com> ha sido registrado con intención de aprovechar del error que puede causar en cualquier internauta, al relacionar las direcciones a que se accede a través de dicho nombre de dominio, con la página oficial del banco central de España.
Alega la Demandante que de todo lo expuesto no cabe sino deducir que la Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a determinada página Web, creando la posibilidad de que exista confusión entre el propietario de dicha web y la institución Demandante. Entiende que la Demandada no actúa de buena fe al acceder a la titularidad del nombre de dominio que constituye nombre y marca corporativa de una institución española como lo es el Banco de España, conocida internacionalmente. Expresa que en presencia de un sitio así, el público consumidor puede confundirse respecto de una aparente asociación, origen o patrocinio de la Demandante, creando un confusionismo gratuito en el mercado, trascendiendo fronteras, lo cual es perjudicial a los intereses de la Demandante así como del público en general.
Finalmente añade que en un comienzo el nombre de dominio <bancodeespaña.com> fue solicitado con fecha 16 de Julio de 2010 por el Sr. E. Cuadra Ortiz, quien posteriormente lo ha transferido a la entidad Demandada en estas actuaciones. Señala que el mentado Sr. Cuadra Ortiz fue sujeto pasivo de reclamos sobre otros nombres de dominio bajo la Política y ello amerita considerar que existe mala fe. Ello así pues el nombre de dominio en disputa fue solicitado por quien parece dedicarse al registro de nombres de dominio sin duda con finalidad lucrativa, quien registra nombres de dominio correspondientes a nombres y/o marcas ajenos, y que la Demandada ha adquirido dicho nombre de dominio sin duda siendo consciente, como no podría ser de otra forma, de todo ello, y en especial cuando ha comenzado a usar el nombre de dominio para un página web informativa del banco español.
Solicita por ende que se ordene la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante.
B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones
De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al nombre de dominio; y
(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Para fundamentar el cumplimiento de este requisito, la Demandante ha hecho una reseña de las marcas de las que es titular tanto en España y la Unión Europea, y ha alegado la absoluta identidad entre sus marcas BANCO DE ESPAÑA y el nombre de dominio <bancodeespaña.com>.
Para apreciar la similitud entre dos signos enfrentados hay que partir de una comparación objetiva entre ambos.
El Experto considera que, efectivamente, existe identidad entre el nombre de dominio <bancodeespaña.com> y las marcas BANCO DE ESPAÑA propiedad de la Demandante.
La única diferencia existente entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa se refiere a la extensión “.com”, característica de un nombre de dominio genérico (gTLD). Tal como se ha sostenido repetidamente en decisiones pasadas bajo la Política, estas extensiones por ser de obligatoria inclusión en los nombres de dominio de primer nivel, no suelen entrar en el análisis comparativo para determinar la identidad o similitud con la marca (Magnum Piering, Inc v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Caso OMPI No. D2000-1525 y Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño, Caso OMPI No. D2001-0562).
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a)i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
Ninguno de estos supuestos se encuentra presente en el caso bajo análisis, a saber:
No consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca del que la Demandada sea titular.
La Demandada no realiza, ni ha sido acreditado que haya realizado desde que registró el nombre de dominio, oferta alguna de productos o servicios de buena fe en ese nombre de dominio. Ello es así pues a la fecha de presentación de la Demanda y de esta decisión, el contenido del nombre de dominio en disputa consta de un blog con una serie de contenidos básicos con el título: “Información de Bancos de España”.
La Demandada no es conocida por el nombre de dominio en disputa. En efecto, el nombre de la Demandada es Emergencia Tecnologica y no utiliza a titulo de identificación la marca de la Demandante.
Por ende el Experto encuentra que la Demandada no posee derechos ni intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en cuestión.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que la Demandada haya registrado y usado el nombre de dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde las primeras decisiones adoptadas en el marco de la Política (World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001 o Robert Ehen Bogen v. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe de la Demandada tanto en el momento del registro del nombre de dominio como en su posterior utilización.
En el presente caso, el probado carácter notorio de la denominación “Banco de España” para identificar a la correspondiente entidad rectora en materia bancaria en España confirma la tesis de que el registro del nombre de dominio en disputa difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe de la Demandada. Más bien cabe presumir que con tal registro se pretendía inducir a los usuarios de Internet a la errónea creencia de que se trataba de un nombre de dominio identificativo de la Demandante, con el consiguiente perjuicio para ella. De hecho, el contenido del nombre de dominio en disputa hace alusión a entidades bancarias de España, con lo cual cabe presumir que la Demandada entendía y conocía la existencia de la Demandante y su carácter de entidad oficial, al momento de registro del nombre de dominio.
Tal como se sostuvo en el caso Comunidad Autonóma de Galicia v. Jesús Sancho Borraz, Caso OMPI No. D2000-1017 respecto a un nombres de dominio relacionado con una entidad oficial española, este Experto considera que la utilización ilegitima de un nombre de dominio que no fuera siendo realizado por el Demandante puede ser considerado un uso de mala fe por cuanto ha quedado probado que el único organismo que tiene derecho a la marca asociada con ese nombre de dominio es el Banco de España (cfr. similares argumentos en el caso de la Comunidad Autonóma de Galicia v. Jesús Sancho Borraz, supra).
En síntesis, se considera que la mala fe está presente en este caso. No existe relación alguna con la Demandada ni con su actividad. Tampoco existe, a juicio de este Experto, otro uso legitimo concebible del nombre de dominio en disputa que el relacionado con la actividad oficial de la Demandante (cfr. Cobham Plc v. Neog Inc, Caso OMPI No. D2005-0503; Microsoft Corporation v. Superkay Worldwide, Inc., Caso OMPI No. D2004-0071; Sony Kabushiki Kaisha v. sony.net, Caso OMPI No. D2000-1074 y Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403).
Por ende el Experto entiende que se encuentra presente el requisito del párrafo 4.a)iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <bancodeespaña.com> (<xn--bancodeespaa-khb.com>) sea transferido a la Demandante.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 25 de Enero de 2011