La Demandante es Energaz Elektrik Su Dagitim Anonim Sirketi representada por Aydin & Aydin Law Firm, Turquía, con domicilio en Istanbul.
El Demandado es Fco Javier Perez Perez, con domicilio en España.
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <energaz.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de abril de 2010. El 12 de abril de 2010 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 15 de abril de 2010 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”). Con fecha 19 de abril de 2010 el Centro notificó al Demandante que el idioma del acuerdo de registro era español y que la Demanda estaba redactada en inglés. Por ende instó al Demandante a probar la existencia de un acuerdo en inglés, a remitir la demanda traducida al español o a presentar una solicitud para que el idioma del procedimiento sea el inglés. Con fecha 29 de abril de 2010 la Demandante remitió una versión en español de la Demanda.
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de mayo de 2010. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de mayo de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 18 de mayo de 2010.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 31 de mayo de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante en este procedimiento administrativo es Energaz Elektrik Su Dagitim Anonim Sirketi. Es una sociedad establecida en Turquía dedicada a la distribución y provisión de gas, electricidad y servicios de agua.
La Demandante ha registrado la marca ENERGAZ en la Oficina de Patentes de Turquía bajo el número de Registro 2007/13396.
El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 8 de enero de 2001 y actualmente utiliza el nombre de dominio en disputa para informar respecto a cuestiones relativas a la energía.
La Demandante alega que el nombre de dominio es idéntico a la marca en que el Demandante tiene derechos. Asimismo, agrega que el nombre de dominio puede prestarse a confusión, causa error, o engaño.
La Demandante también dice haber registrado el dominio <energazenerji.com.tr>, el cual sería su sitio corporativo legítimo en Turquía, con fecha 30 de octubre de 2007.
En segundo lugar, la Demandante sostiene que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Además, que el Demandante no ha autorizado ni otorgado licencia alguna al Demandado para utilizar la marca notoriamente conocida y que el Demandante tiene derecho anterior para utilizar la marca.
Por último, la Demandante alega que el nombre de dominio fue registrado y es utilizado de mala fe por el Demandado, ya que el Demandado desvía usuarios de Internet de modo engañoso.
El Demandado contestó la demanda alegando que existen varias empresas de diferentes países que se denominan y/o utilizan el término “energaz” en Francia, Canadá, Rumania, Polonia, entre otros países. Asimismo, alega que la Demandante ha registrado la marca ENERGAZ en la Oficina de Patentes de Turquía en el año 2007 y que se trata de una fecha posterior a la del registro del nombre de dominio “ww.energaz.com” por parte del Demandado que fue realizado en el año 2001.
El Demandado sostiene que el nombre de dominio se usa para ofrecer información general sobre la energía y el uso eficiente de la misma y que a través del mismo no ofrece ningún producto o servicio comercial. Además, considera que no hay relación alguna ni coincidencia con el ámbito geográfico de la actividad del Demandante (Turquía) ni con el idioma utilizado (turco en el caso de la Demandante y en el caso del Demandado castellano).
Por otro lado, el Demandado define el término “energaz” a partir de la palabra en idioma vasco “energía” y el sufijo del idioma vasco “gaz”. Sostiene que la palabra “energía” significa en español “energía” y el término “gaz” es un sufijo asociativo que en el idioma español se traduce por “con”. Por lo tanto, esta primera combinación de palabras que forman el término “energaz” significaría “con energía”. Otro significado sería “en relación con la energía”.
El Demandado arguye que está haciendo un uso legítimo, leal y no comercial del nombre de dominio. Sostiene que no tiene ánimo de lucro ni intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca ENERGAZ.
Por último, el Demandado alega que no tiene intención de vender, alquilar o ceder el nombre de dominio, que no existe ninguna negociación ni relación comercial ni de ninguna otra clase entre la Demandante y el Demandado respecto al asunto del dominio en disputa. La única intención del Demandado es publicar en Internet información sobre la energía, a través de la página web “ww.energaz.com”.
Como cuestión previa, cabe recordar que de acuerdo con la cláusula 11(a) de la Política, el idioma del procedimiento administrativo debe ser el idioma del acuerdo de registro, que en este caso fue el español. Si bien la Demandante inicialmente ha presentado su demanda en inglés, luego procedió a traducirla al español en respuesta a una notificación sobre el idioma del procedimiento por el Centro. Por lo tanto, tomando en cuenta el idioma del acuerdo de registro, la respuesta en español por el Demandado, y el idioma del sitio web a que resuelta el Nombre de Dominio en disputa, el Experto decide que el idioma en que se llevará a cabo el procedimiento es el español.
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) creditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
(ii) creditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
(iii) creditar que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
Según lo alegado y probado por la Demandante, el Experto considera que el nombre de dominio <energaz.com> es prácticamente idéntico a la marca ENERGAZ de la Demandante.
El nombre de dominio contiene en forma completa la marca ENERGAZ, no hay nada en el nombre de dominio que permita distinguirlo de la marca ENERGAZ de la Demandante de un modo que impida la confusión entre la marca y nombre de dominio.
La única diferencia existente entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa se refiere a la extensión “.com”, característica de un nombre de dominio genérico (gTLD). Tal como se ha sostenido repetidamente en decisiones pasadas bajo la Política, estas extensiones por ser de obligatoria inclusión en los nombres de dominio de primer nivel, no deben entrar en el análisis comparativo para determinar la identidad o similitud con la marca bajo la Política (Magnum Piering, Inc v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Caso OMPI No. D2000-1525 y Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño, Caso OMPI No. D2001-562).
Por consiguiente, la Demandante ha probado el primer elemento de la Política, parágrafo 4(a)(i).
El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
En virtud de lo que se explica en el próximo punto referido a la inexistencia de mala fe en el momento de registro el Experto considera que no es necesario explayarse sobre la existencia o no de este elemento de la Política.
El último de los elementos previstos por la Política es que el Demandado haya registrado y usado el nombre de dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde las primeras decisiones adoptadas en el marco de la Política (World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI No. D99-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del nombre de dominio como en su posterior utilización.
Pese a esta doble exigencia la Política no define qué debe entenderse por mala fe. Sin embargo se limita a enunciar ciertas causas que son constitutivas de ello sin que este listado sea exhaustivo (Telstra Corporation Limited. v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, entre muchos otros).
Según la Política a los fines del párrafo 4 a) iii), las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se hallan presentes.
i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio, se ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
En el presente caso, ninguna de las circunstancias mencionadas han sido establecidas o probadas por el Demandante. El Demandante se limitó a señalar en su demanda que hay mala fe porque el Demandado pretende “desviar usuarios de Internet a su sitio web” pero no aportó prueba alguna de que ello haya ocurrido o esté ocurriendo. Cabe recordar que corresponde a la Demandante probar que el nombre de dominio fue registrado y es usado con mala fe (Ver Savings Bank of the Russian Federation (Open Joint-Stock Company) v. Dmitry Donetskov, Caso OMPI No. D2010-0424 y Camon S.p.A. v. Intelli-Pet, LLC, Caso OMPI No. D2009-1716, entre otros).
Según lo argumentado por el Demandado, la finalidad de la página de Internet es brindar información acerca de la “energía”, de modo que respecto del párrafo 4.b).iv) la Demandante no ha logrado comprobar la mala fe en este punto. El dominio se utiliza sin producir confusión con la actividad de la Demandante, máxime cuando existen numerosas empresas que utilizan la misma denominación para identificarse en el mismo rubro de la industria.
Este Experto entiende que en el presente caso no se ha probado mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa. Es una doctrina pacíficamente aceptada que en principio (salvo algunas excepciones que no se dan en presente el caso) no puede haber registro de mala fe si el nombre de dominio fue registrado con anterioridad a la existencia de la marca (ver Blue Financial Corporation v. DomainCA (Whois Protect Service), Mediablue, Caso OMPI No. D2010-0537; Coffee Bean Direct Corporation v. Claude Pope, Caso OMPI No. D2010-0162; Mehmet Kahveci, HyperLink International LTD. v. Murat Karagülle, Caso OMPI No. D2010-0125; Validas, LLC v. SMVS Consultancy Private Limited, Caso OMPI No. D2009-1413; Affin Bank Berhad v. Affinity Partners, Caso OMPI No. D2009-1266; Decal (Depositi Costieri Calliope) S.p.A. v. Gregory Ricks, Caso OMPI No. D2008-0585; Dreamgirls, Inc. v. Dreamgirls Entertainment, Caso OMPI No. D2006-0609, entre muchos otros).
Esta postura es calificada como de consenso en el documento elaborado por el Centro titulado Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions (1). Si bien a este documento no cabe asignársele el carácter de precedente vinculante, si refleja un detenido estudio de las diversas posiciones existentes en los primeros años de vigencia de la Política y entiendo que corresponde a cada experto seguir las opiniones de consenso o la visión mayoritaria teniendo en miras la necesidad de promover la consistencia de las decisiones adoptadas bajo la Política como una forma de brindar seguridad jurídica (Cfr. Fresh Intellectual Properties, Inc. v. 800Network.com, Inc., Caso OMPI No. D2005-0061).
En el presente caso no es posible concluir que el Demandado tenía conocimiento de la existencia de “Energaz” pues ésta sólo fue registrada como marca en Turquía en el año 2007, mientras que el dominio tiene fecha de registro en el año 2001, esto es, 6 años antes de la existencia de la marca. A ello se añade el hecho de que el Demandado reside en España mientras que el Demandante lo hace en Turquía, no habiéndose probado –más allá de su mera alegación-, que la referida marca sea reputada o notoria.
Tampoco es posible hablar de mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa. Si bien la Demandante acompañó como documentación anexa a la demanda en inglés una impresión de la pantalla del sitio “www.enargaz.com” (sin indicar fecha) donde no se advierte el contenido que la misma actualmente tiene (se aprecia el sitio con una leyenda en dos idiomas que dice “gure energía onso arekin” y “all our energy is for you”), la Demandante no ha argumentado ni probado la existencia de tenencia pasiva sumado a otros elementos que lleven a concluir la existencia de mala fe. Al momento de la presente decisión, existe un uso activo del nombre de dominio con claros fines informativos como explicó el Demandado en su contestación de demanda. Es también demostrativo de su buena fe el hecho que el Demandado está usando el nombre de dominio bajo una de las acepciones que dicho término puede tener en el idioma donde éste reside (cfr. Decal (Depositi Costieri Calliope) S.p.A. v. Gregory Ricks, supra).
Por todo lo expuesto el Experto concluye que el dominio no fue registrado de mala fe.
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 16 de Junio de 2010