Le Requérant est Dr. Michael McNamara, Monte-Carlo, Monaco, représenté par le Cabinet Donald Manasse, Monaco.
Le Défendeur est M. Thibault Julia, Bordeaux, France.
Le litige concerne le nom de domaine <ascanforlife.com> (le “Nom de Domaine”).
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le Nom de Domaine est enregistré est OVH.
Une plainte a été déposée par Dr. Michael McNamara auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 22 janvier 2010.
En date du 22 janvier 2010, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 25 janvier 2010, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d'application”), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l'application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 3 février 2010, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 février 2010. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 22 février 2010.
En date du 11 mars 2010, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Jacques de Werra. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.
Le Requérant opère à Monaco un centre médical le “Monaco Life Check Center” (“MLCC”) qui offre des services de diagnostic de santé à ses clients dans le domaine de l'imagerie médicale, et anime en outre une société monégasque dénommée “Monte-Carlo Life Check” (“MCLC”).
Le Requérant est titulaire d'une marque combinée comportant les termes A SCAN FOR LIFE (“la Marque”), qui est une marque monégasque déposée le 1er juillet 2008 (numéro 08.26830), MCLC étant pour sa part titulaire de deux marques (les “Marques de MCLC”), soit d'une marque française enregistrée le 28 septembre 2007 (numéro 07 3 496 858) et d'une marque internationale A SCAN FOR LIFE enregistrée le 22 octobre 2007 couvrant Monaco, la Russie, la Turquie et le Kazakhstan (numéro 943 946).
Le Requérant a enregistré différents noms de domaine basés sur la Marque, soit <ascanforlife.net>, <ascanforlife.biz>, <ascanforlife.us> et <ascanforlife.org>.
Le Requérant et le Défendeur ont été en relations contractuelles par le passé, le Défendeur ayant fourni des services de marketing et de gestion informatique au Requérant dans le cadre des activités de MLCC. Le Requérant et le Défendeur ont été en litige en lien avec ces relations contractuelles, notamment devant les juridictions prudhommales de Bordeaux, ville dans laquelle le Défendeur est établi. Le 21 mai 2008, MCLC et le Défendeur ont conclu un contrat de cession de marques par lequel le Défendeur a cédé la propriété de différentes marques à MLCC parmi lesquelles figurait les Marques de MCLC mentionnées ci-dessus.
Le Nom de Domaine a été enregistré par le Défendeur le 25 mai 2009. Il n'est pas activé et ne débouche sur aucun site.
Le Requérant soutient qu'il a racheté les Marques de MCLC du Défendeur que ce dernier avait enregistrées de mauvaise foi et qu'il dispose de plusieurs enregistrements de marques qui sont incontestables en droit français et en droit monégasque.
Il soutient en outre que le Nom de Domaine englobe totalement la Marque sans comporter d'éléments supplémentaires et que le Nom de Domaine est identique à la Marque.
Le Requérant argumente ensuite qu'il a inventé la Marque qui n'a pas d'autre signification que de se référer aux services qu'il offre dans le domaine de l'imagerie médicale et qu'il n'existe pas d'explication plausible de l'utilisation de la Marque par le Défendeur sinon la volonté de détourner la clientèle du Requérant et de l'attirer sur le futur site web associé au Nom de Domaine ou d'essayer de monnayer le Nom de Domaine sans développer de site web. Dans ce cadre, le Requérant indique que le Défendeur est parfaitement conscient que le Requérant devrait acquérir le Nom de Domaine pour protéger ses activités de toute concurrence déloyale ou de toute utilisation de mauvaise foi de la Marque, le Défendeur agissant ce faisant comme il l'a fait par le passé lorsqu'il a enregistré les Marques de MCLC en 2007 dans l'attente de les faire acquérir par le Requérant en 2008.
Le Requérant indique en outre que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine deux ans après qu'il ait appris l'existence du nom “a scan for life” de la bouche du Requérant dans le cadre de ses services de consultant en marketing et gestion informatique auprès de MLCC. Ainsi, le Défendeur a agi en pleine connaissance de cause de l'existence du Requérant et de ses droits et dans l'intention de détourner la clientèle du Requérant. Le Défendeur ne fait par ailleurs pas un usage non commercial ou loyal du Nom de Domaine étant donné qu'à la connaissance du Requérant, le Défendeur n'est impliqué dans aucun type d'activité sous le nom “a scan for life”. Sur cette base, le Défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le Nom de Domaine.
Le Requérant soutient enfin que le Nom de Domaine a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur dans le but de revendre le Nom de Domaine au Requérant, à un tiers ou à un concurrent à un prix qui excédera largement le montant des frais qu'il aura déboursés en rapport direct avec le Nom de Domaine. Il argumente en outre que le Nom de Domaine a été enregistré en vue d'empêcher le propriétaire de la Marque de reprendre celle-ci dans le Nom de Domaine correspondant, le Défendeur sachant que pour son activité commerciale le Requérant, inventeur de la Marque, devait enregistrer les différentes extensions de la Marque pour reprendre cette marque dans un nom de domaine correspondant. La mauvaise foi du Défendeur est d'autant plus apparente que ce dernier a été proche du Requérant quand il a travaillé comme consultant externe en marketing et gestion informatique pour MLCC et qu'il est le fils d'un ancien prestataire de services du Requérant qui est également en litige avec ce dernier. Ainsi, le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine de mauvaise foi.
Le Défendeur argumente pour sa part que le Requérant a exposé dans sa requête une situation tronquée, et qu'il n'a jamais été consultant ou intervenant indépendant pour le compte du Requérant mais son employé et salarié et que les Marques de MCLC ne lui ont pas été cédées contre un prix mais contre les coûts d'enregistrements liés à celles-ci.
Le Défendeur expose en outre que le Requérant n'a pas jugé bon de conserver le Nom de Domaine, car il l'a laissé retomber dans le domaine public, après avoir voulu tout simplement le détruire, le Nom de Domaine étant ainsi resté dans le domaine public pendant trois mois. Le Défendeur expose en outre qu'il a énormément contribué à la division marketing du MLCC, notamment par le fait d'avoir déposé pour son compte avec mes propres deniers les Marques du MCLC, ou bien encore le Nom de Domaine.
Le Défendeur indique en outre qu'il n'a jamais eu l'intention de lui vendre le Nom de Domaine, puisqu'il était disponible et libre à l'achat et qu'il ne compte pas l'utiliser dans le registre médical (bien qu'il soit l'initiateur du concept ainsi que le dépositaire de toutes les marques concernées).
Le Défendeur précise également qu'il est propriétaire du Nom de Domaine qui était libre à l'achat et qu'il souhaite le conserver pour l'utiliser à but non lucratif et humanitaire comme portail humanitaire pour un projet qui est le sien et sur lequel l'activité lucrative du Requérant n'a aucun droit.
Il indique en outre que le Requérant ne se sert pas et n'a jamais utilisé le Nom de Domaine, car il utilise depuis toujours <monacolifecheck.com> ou <montecarlolifecheck.com>.
Le Défendeur précise enfin que le Nom de domaine n'a pas été enregistré de mauvaise foi, car il était libre en tout état de cause lorsque le Défendeur l'a acheté, qu'il ne souhaite ni le vendre, ni le louer, pas plus qu'il n'a vendu ou loué les marques au Requérant pour un prix n'excédant pas le montant des frais qu'il avait déboursé. Le Défendeur précise à cet égard qu'il ne fait pas la même utilisation du Nom de Domaine que le Requérant, et qu'ils ne sont pas concurrents, ni n'ont d'intérêts communs sur le Nom de Domaine.
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir:
(i) si le Nom de Domaine est identique à une marque de produit ou de service appartenant au Requérant ou suffisamment proche pour engendrer la confusion ; et
(ii) si le Défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime à l'utilisation du Nom de Domaine; et
(iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine avec mauvaise foi.
La Commission administrative constate tout d'abord que le Requérant est titulaire de la Marque comportant les termes A SCAN FOR LIFE.
La Commission administrative relève ensuite que le Nom de Domaine reproduit l'intégralité de la Marque et qu'il est ainsi identique à celle-ci.
Dans ces circonstances, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
Si la charge de la preuve de l'absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur incombe au requérant, les commissions administratives considèrent qu'il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d'établir le contraire. S'il n'y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes. Voir Denios Sarl contre Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698.
En préambule, la Commission administrative note que les parties à la présente procédure ont été en litige dans le cadre de procédures judiciaires en France en relation avec les activités déployées par le Défendeur au service du Requérant et qu'il ne peut être question de trancher les questions soulevées dans le contexte de ces litiges dans le cadre de la présente procédure. Dans ces circonstances, les reproches mutuellement formulées par les parties par rapport à leurs comportements respectifs qui pourraient éventuellement être pertinents dans le cadre desdites procédures judiciaires n'ont pas d'impact dans le cadre de la présente procédure à moins qu'ils ne soient également pertinents sous l'angle des Principes directeurs. Dans ces circonstances, la Commission administrative n'est pas liée par les éléments constatés ou évoqués dans le cadre de ces procédures judiciaires, notamment concernant la qualification des relations contractuelles entre les parties, et n'est pas non plus supposée se prononcer sur ceux-ci.
Ceci étant précisé, la Commission administrative constate qu'il a été établi que le Défendeur avait enregistré les Marques de MCLC et que ces marques ont ensuite été cédées à MCLC dont le Requérant est le représentant. Elle constate aussi que le Défendeur n'a pas justifié avoir de droit ni d'intérêt légitime sur le Nom de Domaine, notamment quant à la création de cette désignation dont le Requérant est désormais titulaire (en tant que titulaire de la Marque). Dans ces circonstances, la Commission administrative peut en inférer que le Requérant est le titulaire légitime de la Marque et que le Défendeur n'a pas de légitimation particulière sur celle-ci, ce d'autant moins que l'enregistrement du Nom de Domaine par le Défendeur est intervenu après que le Défendeur a cessé toute activité pour le Requérant.
Bien que l'argumentation du Défendeur soit peu structurée (les mêmes arguments étant répétés ou complétés à différents passages de sa réponse), celle-ci consiste essentiellement à argumenter que le Défendeur vise à faire un usage non commercial du Nom de Domaine à des fins non lucratives, sans intention de porter préjudice, et sans volonté de vendre le Nom de Domaine au Requérant.
La Commission administrative relève toutefois que le Défendeur n'a aucunement prouvé ni même rendu vraisemblable la véracité de l'objectif d'exploitation non lucrative et humanitaire du site, le site n'ayant ainsi pas été exploité depuis l'enregistrement du Nom de Domaine qui est intervenu en mai 2009.
Le Défendeur croit par ailleurs pouvoir légitimer ses activités en application du principe du “premier arrivé, premier servi” qui lui conférerait le droit d'enregistrer et d'utiliser le Nom de Domaine sans égard aux prétentions du Requérant, et ce au vu du fait que le Requérant aurait laissé expirer le Nom de Domaine. Cependant, comme souligné par d'autres commissions administratives, le principe de la priorité du premier enregistrement ne vaut assurément pas sans limites et ne permet donc pas de légitimer les agissements du titulaire du nom de domaine concerné en toutes circonstances. Encore faut-il en effet que le premier arrivé ait agi de bonne foi. Voir LACER, S.A. v. Constantin Gómez Marzo, Litige OMPI No. D2001-0177 (“the first to come must come in good faith”); voir aussi Fiat S.p.A. and Fiat Group Automobiles S.p.A. v. Antonio Esposito, Litige OMPI No. D2007-1868. Dans cette perspective, il n'est pas pertinent de relever que le Requérant aurait laissé expirer le Nom de Domaine si l'enregistrement du Nom de Domaine par le Défendeur n'est pas intervenu de bonne foi.
A cet égard, vu en particulier que le Défendeur n'a pas fourni de quelconque justification crédible justifiant son projet d'usage non lucratif du Nom de Domaine et que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine après avoir cessé de fournir ses services au Requérant dont il savait qu'il utilisait la Marque en lien avec ses services d'imagerie médicale, la Commission administrative estime que le Défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le Nom de Domaine et que, partant, la seconde condition figurant au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est également remplie.
Aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:
(i) les faits montrent que le titulaire du nom de domaine a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine ;
(ii) le titulaire du nom de domaine a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et il est coutumier d'une telle pratique ;
(iii) le titulaire du nom de domaine a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent ; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le titulaire du nom de domaine a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.
Pour ce qui concerne l'enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine, la Commission administrative rappelle qu'un tel enregistrement peut être admis en cas d'enregistrement d'un nom de domaine composé de termes provenant du langage commun, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque le titulaire du nom de domaine qui a choisi ces termes avait à l'esprit le requérant, la marque ou les produits de ce dernier au moment de l'enregistrement du nom de domaine en cause. Voir notamment World Natural Bodybuilding Federation, Inc. v. Daniel Jones TheDotCafe, Litige OMPI No. D2008-0642.
En l'occurrence, la Commission administrative considère sur la base des faits de la cause et des explications respectives fournies par les parties que tel était le cas en l'occurrence. En effet, le Défendeur n'a pas fourni d'explications plausibles justifiant le choix des termes qui correspondent à l'identique à la Marque du Requérant comme seuls éléments du Nom de Domaine.
La Commission administrative constate de plus que le Requérant a démontré les faits - qui n'ont pas été contestés par le Défendeur - permettant de considérer que le Défendeur ne pouvait pas ignorer l'existence de la Marque, de sorte que la Commission administrative peut en conclure que le Nom de Domaine a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.
La Commission administrative est de plus poussée à admettre que le Défendeur utilise le Nom de Domaine de mauvaise foi dès lors que, sous le couvert d'un prétendu but d'exploitation future du Nom de Domaine à des fins non lucratives et humanitaires (qui n'a pas été démontré), le Défendeur ne fait aucun usage effectif du Nom de Domaine (voir par analogie, Blemain Group v. Mr. Stuart Frost, Litige OMPI No. D2006-0871, concernant un cas d'enregistrement de noms de domaine par un ex-employé de la requérante dans lequel la commission administrative a décidé que la menace d'un futur usage abusif des noms de domaine concernés constituait un usage de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs). La Commission administrative note par ailleurs qu'une détention passive du Nom de Domaine ne s'oppose pas à l'admission d'un usage de mauvaise foi de ce dernier (voir Polaroid Corporation v. Jay Strommen, Litige OMPI No. D2005-1005).
Par conséquent, la Commission administrative conclut que le Défendeur a enregistré et utilise de mauvaise foi le Nom de Domaine et que la troisième condition figurant au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est ainsi remplie.
Pour les motifs ci-dessus exposés, la Commission administrative décide que le Nom de Domaine enregistré par le Défendeur est identique à la Marque dont le Requérant est titulaire, que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le Nom de Domaine, et que ce dernier a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
Conformément au principe des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne le transfert au Requérant du nom de domaine <ascanforlife.com>.
Jacques de Werra
Expert Unique
Le 25 mars 2010