Die Gesuchstellerin ist Zühlke Engineering AG, Schweiz, vertreten durch A.Z., Schweiz.
Der Gesuchsgegner ist J.D.Z., Zuehlke Engineering, Schweiz.
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <zuehlke-engineering.ch> (nachfolgend der „Domain-Name”).
Die Registerbetreiberin ist SWITCH. Der Registrar ist Swizzonic AG.
Das Gesuch ging beim WIPO Schieds- und Mediationszentrum (das „Zentrum”) am 19 Januar 2021 per
E-mail ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist.
Am 20. Januar 2021 bestätigte die Registerbetreiberin SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Das Zentrum stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 22. Januar 2021 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Auf Antrag des Gesuchsgegners hat das Zentrum die Frist vom 11. Februar 2021 für die Einreichung einer Gesuchserwiderung bis zum 15. Februar 2021 verlängert.
Das Zentrum hat eine Gesuchserwiederung am 15. Februar 2021 erhalten. Eine erfolglose Schlichtung fand am 24. März 2021 statt. Der Gesuchsteller beantragte die Fortsetzung des Verfahrens am 29. März 2021.
Das Verfahren wurde in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Zentrum bestellte am 9. April 2021 Andrea Mondini als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.
Die Gesuchstellerin wurde 1968 in der Schweiz gegründet, hat rund 1,200 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten in und ausserhalb Europas und bietet Soft- und Hardware Entwicklungsdienstleistungen an.
Die Gesuchstellerin bietet Dienstleistungen unter dem Domain Name <zuehlke.com>.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der schweizerischen Marke ZÜHLKE (NR. P-545484) für Dienstleistungen in den Klassen 35, 41 und 42. Diese Marke wurde am 27. Januar 2006 hinterlegt und am 16. Mai 2006 eingetragen.
Der Domain-Name wurde am 3. April 2020 registriert.
Unter dem Domain-Namen war eine Webseite mit der Überschrift «Zühlke Engineering» mit Sitz in Tägerwilen, Schweiz abrufbar. Über diese Webseite wurden Engineering-Dienstleistungen u.a. für CAD Systeme angeboten.
Die Gesuchstellerin macht im Wesentlichen folgendes geltend:
Die Gesuchstellerin ist für ihre Soft- und Hardwaredienstleistungen weit bekannt und hat sich einen sehr guten Ruf erarbeitet. Die Gesuchstellerin ist seit 1968 in der Schweiz tätig.
Die vom Gesuchsgegner auf der Webseite, die unter dem Domain-Namen abrufbar ist, angebotenen Leistungen decken sich mit dem Angebot der Gesuchstellerin. Dies schafft eine Gefahr von Fehlzurechnungen, da für Dritten ist nicht erkennbar ist, dass keine geschäftliche Beziehung zwischen den Parteien besteht.
Unter «J.D.Z.» sei keine Person in der Schweiz zu finden. Die auf der Webseite des Gesuchsgegners publizierte Adresse sei gemäss <telsearch.ch> das Privatdomizil einer anderen Person. Der Gesuchsgegner habe einen Telefonanruf nicht unter dem Namen «Z.» entgegen genommen und eingeschriebene Briefe an Herrn «J.D.Z.» an diese Adresse wurden als unzustellbar zurückgesendet. Es sei somit fraglich, ob der Domain-Name tatsächlich einem Herrn «J.D.Z» gehöre, bzw. wer diese Webseite betreibe und ob damit effektiv eigene Leistungen angeboten werden. Es erscheine als naheliegend, dass Domaingrabbing vorliege.
Dadurch, dass der Gesuchsgegner unter dem Domain-Namen Engineering-Dienstleistungen angeboten habe, habe er die Marke ZÜHLKE der Gesuchstellerin verletzt. Damit habe der Gesuchsgegner Art. 13 MSchG verletzt.
Der Gesuchsgegner habe zudem den Firmenschutz (Art. 956 Abs. 1 OR) und Namenschutz (Art. 29 ZGB) der Gesuchstellerin verletzt und unlauteren Wettbewerb betrieben (Art. 3 lit. d UWG) begangen, da er den Domain-Namen in irreführender Weise benutzt habe und damit eine Verwechslungsgefahr geschaffen habe.
Der Gesuchsgegner macht im Wesentlichen geltend, sein Name sei D.Z. und er habe keine privaten, verwandtschaftlichen geschäftlichen oder sonstigen Beziehungen zur Gesuchsstellerin. Er bestätigte, dass er der Inhaber und Betreiber der Homepage ist, die unter dem Domain-Namen abrufbar ist.
Er weist den Verdacht, dass er nicht «Z.» heisse, zurück.
Eine Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben, denn die Gesuchsstellerin biete Software Engineering an. Dies biete die Zühlke Engineerig Tägerwilen nicht an, und dies sei auch nicht geplant. Die von den Parteien angebotenen Produkte würden sich nicht überschneiden. Er weise den Vorwurf des Domaingrabbing zurück und sei nicht bereit, den Domain-Namen auf die Gesuchstellerin zu übertragen.
Gemäss Paragraph 24(a) des Verfahrensreglements hat der Experte über das Gesuch unter Einhaltung des Verfahrensreglements und anhand der Vorbringen beider Parteien und den eingereichten Schriftstücken zu entscheiden. Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, welches dem Gesuchsteller nach schweizerischem oder liechtensteinischem Recht zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine solche Verletzung insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domainnamens rechtfertigt.
Die Gesuchstellerin hat dargetan, dass sie Inhaberin der schweizerischen Marke ZÜHLKE (NR. P-545484) für Dienstleistungen in den Klassen 35, 41 und 42 ist. Die Gesuchstellerin hat somit den Bestand von Markenrechten dargetan.
Aufgrund des Gebrauchs des Zeichens ZÜHLKE im Geschäftsverkehr kann sich die Gesuchstellerin zudem auch auf den lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz berufen (Art. 3 lit. d UWG).
Markenrecht
Gemäss Artikel 13 des Markenschutzgesetzes (MSchG) verfügt der Inhaber einer Marke über das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren und/oder Dienstleistungen zu gebrauchen, für die sie beansprucht wird. Das Vorliegen einer durch einen Domain-Namen geschaffene Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung der bezeichneten Website und der dort angebotenen Waren und Dienstleistungen zu beurteilen (BGer v. 8. November 2004, 4C.31/2004, E. 4.3, sic! 2005, 203 – riesen.ch). Zudem bietet Artikel 13 MSchG Schutz gegen den Gebrauch identischer oder ähnlicher Zeichen durch Dritte zwecks Kennzeichnung gleicher oder gleichartiger Ware oder Dienstleistungen (Artikel 3 MSchG in Verbindung mit Artikel 13 MSchG). Eine Verwechslungsgefahr besteht gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts, sobald „mit der Verwendung eines ähnlichen oder gleichlautenden Namens für einen Internet-Site durch einen schlechter Berechtigten die Gefahr von Fehlzurechnungen des Sites geschaffen wird“ (vgl. BGE 128 III 403; Mondini/Zollinger-Löw/Buri, SIWR III/2, Domain-Namen, Rz. 655 u. 664).
Die Marke der Gesuchstellerin ist in Klasse 35 für Unternehmensberatung und in Klasse 42 für «Ingenieurarbeiten, wissenschaftliche und industrielle Forschung und Produktentwicklung; technische Projektplanungen, Konstruktionsplanung; Erstellen technischer Gutachten; Erstellen von Computerprogrammen und Softwarelösungen; Computerberatungsdienste». Der Gesuchgegner hat den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke durch die Gesuchstellerin nicht bestritten.
Auf der Webseite, die unter dem Domain-Namen abrufbar ist, hat der Gesuchsgegner unter der Bezeichnung «Zühlke Engineering» insbesondere Engineering und Consulting Dienstleistungen u.a. für CAD Systeme angeboten.
Der Experte ist der Meinung, dass zwischen den für die Marke der Gesuchstellerin in den Klassen 35 und 42 beanspruchten Dienstleistungen einerseits und den unter dem Domain Namen angebotenen Dienstleistungen Gleichartigkeit besteht. Sodann ist die Ähnlichkeit zwischen der Marke ZÜHLKE und dem Domain-Namen gegeben, da der beschreibende Zusatz «engineering» die Verwechslungsgefahr nicht beseitigt, sondern eher verstärkt, zumal die Gesuchstellerin seit vielen Jahren technische Dienstleistungen anbietet.
Wenn der Gesuchsgegner wirklich «[Z.] hiesse, hätte er dies sehr einfach z.B. durch Einreichen einer Ausweiskopie belegen können. Das hat er jedoch nicht getan. Ob der Gesuchsgegner aber wirklich «Z.» heisst oder nicht, kann letztlich offen gelassen werde, denn selbst wenn er so hiesse, dürfte er gemäss Praxis des Bundesgerichts angesichts der Markenrechte der Gesuchstellerin seinen Namen nicht ohne unterscheidende Zusätze als Domain-Namen zu verwenden (BGer v. 21. Januar 2005, 4C.376/2004, E.3, sic! 2005, 391 ff. <maggi.com>). Doch vorliegend hat der Gesuchsgegner keinen unterscheidungskräftigen Zusatz gewählt, sondern einen Zusatz («engineering»), der die Verwechslungsgefahr sogar erhöht.
Es liegt somit eine klare Verletzung der Marke ZÜHLKE der Gesuchstellerin vor. Da eine Wiederholungsgefahr besteht, ist die Übertragung des Domain-Namens gerechtfertigt.
Unlauterer Wettbewerb
Domainnamen unterstehen überdies dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 245). Gemäss Artikel 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Diese Bestimmung gewährleistet den lauterkeitsrechtlichen Kennzeichenschutz.
Die Gesuchstellerin geniesst lauterkeitsrechtliche Priorität in der Schweiz, da sie belegt hat, dass sie das Zeichen ZÜHLKE seit Jahrzehnten in der Schweiz für Soft- und Hardwaredienstleistungen benutzt hat.
Die Registrierung des streitigen Domain-Namens und dessen Benutzung, um Engineering und CAD-Dienstleistungen anzubieten, schaffen eine klare Verwechslungsgefahr – und zwar wie oben erläutert unabhängig davon, ob der Gesuchsgegner in Wirklichkeit «Z.» heisst oder nicht. Es liegt somit eine klare Verletzung von Art. 3 lit. d UWG dar. Da eine Wiederholungsgefahr besteht, ist die Übertragung des Domain-Namens gerechtfertigt.
Die Registrierung und Benutzung des strittigen Domainnamens verstösst somit gegen Artikel 13 MSchG sowie Artikel 2 und Artikel 3 Abs. 1 lit. d UWG. Angesichts der klaren Verletzung des MSchG und des UWG muss nicht weiter untersucht werden, ob auch das Namensrecht oder der Firmenschutz der Gesuchstellerin beeinträchtigt sind.
Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt und entscheidet, dass der Domain-Name <zuehlke-engineering.ch> an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.
Andrea Mondini
Experte
Datum: 16. April 2021