El Promovente es Bathco, Inc., con domicilio en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América, representado por McDermott Will & Emery LLP, Washington D.C., Estados Unidos de América.
El Titular es Cybecorp S.A. de C.V., con domicilio en Tijuana, Baja California, México.
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <bathandbodyworks.com.mx>.
El Registrador del citado nombre de dominio es TUDOMINIOHOY.COM.
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de agosto de 2009. El 5 de agosto de 2009 el Centro envió a Registry.MX vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de agosto de 2009 Registry.MX remitió al Centro por igual vía, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, y proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente susbsanó las deficiencias en cuestión los días 16 y el 18 de septiembre de 2009. El Centro verificó que la Solicitud junto con las Enmiendas cumplieran con los requisitos aplicables de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando comienzo al procedimiento el 22 de septiembre de 2009. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 12 de octubre de 2009. El Titular no contestó la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 15 de octubre de 2009.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el día 21 de octubre de 2009, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Solicitud fue presentada originalmente en inglés. Una vez recibida la confirmación por parte de Registry.MX en el sentido de que el acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa se encuentra redactado en español, el Centro requirió al Promovente presentar una traducción de la Solicitud a ese idioma, misma que se exhibió de manera oportuna y con la cual se emplazó legalmente al Titular.
El Promovente es una empresa estadounidense que se dedica a la venta directa al público de sus propias lociones, perfumes y artículos de baño, productos de belleza y fragancias para el hogar, en sus más de 1,600 tiendas a lo largo de Estados Unidos de América y Canadá.
En México, el Promovente tiene registrada la marca BATH & BODY WORKS desde el año 2001 con respecto a las clases 3, 4, 5, 11, 35 y 42 del nomenclátor internacional, según se acredita con los certificados de registro correspondientes.
El Promovente mantiene desde 1997 un Portal de Internet bajo <bathandbodyworks.com> donde oferta en línea su amplia variedad de productos.
Por su parte, el Titular registró el nombre de dominio en disputa el 30 de septiembre de 2008, encontrándose este último actualmente inactivo.
Al advertir que el Titular registró sin derecho y sin consentimiento su marca registrada BATH & BODY WORKS como nombre de dominio, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento.
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
(i) El nombre de dominio objeto de la Solicitud es confusamente similar a la marca BATH & BODY WORKS porque incorpora esta última en su totalidad salvo por la sustitución del término “and” por el símbolo “&”;
(ii) La presencia del código territorial .mx no hace nada para distinguir el nombre de dominio en contienda de la marca registrada del Promovente;
(iii) Al reemplazar “and” por el “&”, el titular crea un riesgo de confusión con la marca del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del nombre de dominio y al sitio Web al cual se desvía;
(iv) Es improbable que el nombre de dominio en disputa no causará confusión, error o engaño al consumidor y desviará engañosamente a los usuarios de Internet que traten de localizar el Portal del Promovente;
(v) El Titular no está afiliado con, o tiene licencia o permiso para usar la marca del Promovente o cualquier otro nombre de dominio que incorpore la misma;
(vi) De acuerdo con la información que arroja el WhoIs, no se desprende que el Titular sea conocido comúnmente en calidad de particular, empresa u otra organización, por el nombre de dominio en disputa;
(vii) El Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa ya que la única razón por la que el Titular lo eligió fue para aprovecharse del nombre y reputación asociados con la marca famosa del Promovente;
(viii) En la actualidad cuando se tiene acceso, el nombre de dominio en disputa no dirige hacia ningún sitio Web;
(ix) No existe evidencia de que se han efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio para otro fin que desviar al sitio Web del Titular;
(x) De acuerdo con una interpretación conforme a la Política, el simple hecho de tener un nombre de dominio que infringe sin uso activo constituye uso de mala fe;
(xi) La existencia de registros marcarios mexicanos pone sobre aviso al Titular respecto de los derechos exclusivos de uso que el Promovente tiene conferidos al amparo de su marca BATH & BODY WORKS.
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Debido a que la Política está basada en el texto de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien múltiples expertos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automáticamente en una resolución favorable al demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la demanda) y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del demandado en contestar la demanda faculta al experto a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).
Es de explorado derecho que la cuestión principal en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet por cuanto al origen comercial de los bienes o servicios ofertados en el portal adscrito al nombre de dominio en disputa, sino dilucidar si este último por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acción al amparo de la Política. Ver Kirkbi AG v. Michele Dinoia, Caso OMPI No. D2003-0038 (confirmando que para el caso de una reclamación UDRP fundada en una marca, el estudio del elemento de confusión se reduce a una comparación entre el nombre de dominio y la marca por sí solos, con independencia de factores de uso y comercialización usualmente considerados en casos de infracción de marca y competencia desleal).
Bajo esta premisa se desprende de una comparación entre el nombre de dominio <bathandbodyworks.com.mx> y la marca BATH & BODY WORKS que los signos en estudio son no sólo confundibles desde el punto de vista gramatical, fonético y conceptual sino prácticamente idénticos ya que el nombre de dominio en disputa se conforma única y exclusivamente de la marca registrada del Promovente.
La conclusión que antecede se corrobora por el hecho público notorio de que los nombres de dominio son hasta ahora técnicamente incapaces de contener el símbolo “&” de la marca del Promovente que en inglés corresponde precisamente a la preposición “and” recogida por el nombre de dominio en disputa. Ver Euromarket Design, Inc. v. Domain Name For Sale VMI, Caso OMPI No. D2000-1195 (concluyendo que el nombre de dominio <crateandbarrel> era indistinguible desde cualquier óptica respecto de la marca CRATE & BARREL).
En el mismo orden de ideas, se ha establecido que la presencia del dominio de nivel superior genérico “.com” y del código territorial “.mx”, son irrelevantes para efectos de un análisis de identidad o confusión al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet.
Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i de la Política.
De las constancias que obran en el expediente se infiere que el Titular no es licenciatario de la marca BATH & BODY WORKS ni cuenta con registros marcarios propios sobre dicho signo distintivo. Asimismo, el Promovente asegura que hasta donde tiene conocimiento, el Titular no es conocido en ningún medio con el nombre de dominio en cuestión.
En la medida que tales deducciones y aseveraciones no fueron controvertidas por el Titular, es de presumirse que este último carece de derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en conflicto. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).
La presunción de inexistencia de derechos o intereses legítimos del Titular se confirma por la falta de uso de <bathandbodyworks.com.mx>, cuya inactividad excluye la posibilidad de que dicho nombre de dominio se esté utilizando en relación con un ofrecimiento de productos o servicios de buena fe, así como de que se esté realizando un uso legítimo y leal o no comercial del mismo sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro.
De esta manera se colma el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii de la Política.
Las pruebas ofrecidas por el Promovente demuestran fehacientemente que la marca BATH & BODY WORKS se encuentra registrada en México desde 2001, esto es ocho años antes del registro del nombre de dominio en disputa, por lo que el Titular pudo y debió haber sabido de la existencia en México de la marca del Promovente y la oponibilidad erga omnes de dicho registro marcario en el territorio donde el titular tiene señalado su domicilio. Ver Wendy's International, Inc. c. Elefante Digital, S.C., Caso OMPI No. DMX2009-0008 (resolviendo mala fe del titular al momento de registrar el nombre de dominio <wendys.com.mx> por haber invadido derechos de uso exclusivo sobre la marca WENDY'S que le eran oponibles legalmente por virtud del registro de dicha marca en México por parte del Promovente).
En el mismo tenor, atento a la vecindad de Tijuana donde radica el Titular con los Estados Unidos de América en donde la marca del Promovente goza de un amplio reconocimiento por el público consumidor, resulta improbable que el Titular hubiere registrado el nombre de dominio en controversia para otro fin que captar tráfico a expensas de la reputación que posee la marca BATH & BODY WORKS en Norteamérica, cuya circunstancia por sí sola constituye mala fe en el contexto de la Política. Ver Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) v. Portfolio Brains, LLC, Caso OMPI No. D2009-0805 (atendiendo a la proximidad geográfica entre California y México para presumir que el demandado estaba al tanto de la marca del demandante al momento de registrar el nombre de dominio en conflicto, toda vez que resultaría artificial suponer que el conocimiento del mundo exterior por parte del demandado se limita a sus propias fronteras).
En virtud de lo anterior se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su artículo 1.a.iii.
En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio < bathandbodyworks.com.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 4 de noviembre de 2009