Gesuchstellerin ist die diga möbel ag, Galgenen, Schweiz, vertreten durch die Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Schwyz, Schweiz.
Der Gesuchsgegner ist DomDoo LLC, Belize City, Belize.
Gegenstand des Verfahrens sind die Domain-Namen <diga-moebel.ch> und <diga-reisen.ch> (nachfolgend die „Domain-Namen”).
Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz.
Das Gesuch ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (das „Center”) am 9. September 2009 ein. Das Gesuch stützt sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist.
Am 10. September 2009 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson der Domain-Namen ist. Das Center stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 18. September 2009 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 8. Oktober 2009.
Das Center teilte mit Schreiben vom 28. Oktober 2009 mit, dass der Gesuchsgegner weder eine Gesuchserwiderung eingereicht, noch auf andere Weise gegenüber dem Center seine Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung zum Ausdruck gebracht habe. Die Gesuchstellerin wurde vom Center über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen.
Am 28. Oktober 2009 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt, und das Center bestellte am 28. Oktober 2009 Tobias Zuberbühler als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde, und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.
Die Gesuchstellerin ist ein Schweizer Möbelhaus, dessen erster Betrieb 1859 gegründet wurde. Sie erzielte 2008 mit neun Filialen in der ganzen Schweiz einen Umsatz von ca. 100 Mio. CHF. Neben dem Möbelgeschäft, welches über das Webportal „www.digamoebel.ch“ vermarktet wird, betreibt die Gesuchstellerin ein Online-Reisebüro über die Website „www.digareisen.ch“.
Die Gesuchstellerin ist u.a. Inhaberin der Schweizer Marken DIGA, DIGA MOEBEL und DIGA REISEN. Die Marke DIGA wurde am 20. März 1978 registriert.
Die streitigen Domain-Namen wurden am 28. Februar 2007 registriert. Die entsprechenden Websites enthalten Linksammlungen zu Möbel- bzw. Reiseanbietern.
Die Gesuchstellerin beruft sich auf ihre Marken und gibt an, dass der Gesuchsgegner durch Registrieren der Domain-Namen <diga-moebel.ch> und <diga-reisen.ch> die Rechte der Gesuchstellerin verletze, weil die Domain-Namen Verwechslungen bei den Kunden der Gesuchstellerin hervorrufen könnten.
Das Schaffen einer solchen Verwechslungsgefahr stellt laut Gesuchstellerin eine Verletzung dar von Art. 15 Abs. 1 MSchG (Rufausnützung einer berühmten Marke), Art. 13 Abs. 2 MSchG (Verwechslungsgefahr bei einer nicht berühmten Marke), Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG (unlauterer Wettbewerb) sowie Art. 29 Abs. 2 ZGB (Namensanmassung).
Der Gesuchsgegner hat keine Gesuchserwiderung eingereicht.
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt.
Wie oben dargelegt wurde, verfügt die Gesuchstellerin über schweizerische Kennzeichenrechte an den Marken DIGA, DIGA MOEBEL und DIGA REISEN.
Das schweizerische Bundesgericht hielt in einem Leitentscheid fest, dass Domain-Namen in ihrer Funktion die dahinter stehenden Personen, Produkte bzw. Sachen oder Dienstleistungen identifizieren und deshalb vergleichbar seien mit Personennamen, Firmen oder Marken (vgl. BGE 126 III 239, 244).
Ist ein Zeichen namens-, firmen- oder markenrechtlich geschützt, kann dessen Inhaber Unberechtigten die Verwendung dieses Zeichens als Domain-Namen verbieten, weil die unbefugte Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Website dem Falschen zugerechnet werden kann (BGE 4C.141/2002 in sic! 2003 438 ff.).
Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es mit einer älteren Marke identisch oder ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
Ob die Marken der Gesuchstellerin berühmte Marken im Sinne von Art. 15 MSchG sind, darf bezweifelt werden, kann aber im vorliegenden Fall dahingestellt bleiben. Unter Anbetracht der Umstände (s. Ziff. 4 oben) ist der Experte jedenfalls der Auffassung, dass zwischen den Marken DIGA, DIGA MOEBEL bzw. DIGA REISEN und den streitigen Domain-Namen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht. Die Domain-Namen <diga-moebel.ch> und <diga-reisen.ch> unterscheiden sich von den Marken DIGA MOEBEL und DIGA REISEN lediglich durch den Zusatz eines Bindestrichs. Zudem bietet der Gesuchsgegner unter den streitigen Domain-Namen Links zu den gleichen Waren an, die durch die Marken der Gesuchstellerin geschützt sind (Möbel bzw. Reisen).
Es ist also offensichtlich, dass der Gesuchsgegner den Ruf der Gesuchstellerin auszunutzen versucht, indem er sich einen Imagetransfer erhofft. Der Experte ist der Auffassung, dass der Gesuchsgegner damit die unmittelbare Verwechslungsgefahr bewusst im Wissen um die Marken der Gesuchstellerin geschaffen und die Kennzeichenrechte der Gesuchstellerin gemäss Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG verletzt hat.
Aus gleichen Überlegungen stellt die Benutzung der strittigen Domain-Namen eine Verletzung von Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG (treuwidriges Verhalten und Schaffung einer Verwechslungsgefahr) sowie eine Namensanmassung gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB dar.
Da der Gesuchsgegner, wie oben ausgeführt, keine Gesuchserwiderung eingereicht hat, welche die Darstellung der Gesuchstellerin widerlegt oder sein eigenes legitimes Interesse an den streitigen Domain-Namen begründet, befindet der Experte, dass die Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin durch die Registrierung und Verwendung der Domain-Namen seitens des Gesuchsgegners deren Übertragung rechtfertigt.
Der Experte entscheidet aus den oben genannten Gründen, dass die Domain-Namen <diga-moebel.ch> und <diga-reisen.ch> gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements an die Gesuchstellerin zu übertragen sind.
Tobias Zuberbühler
Experte
Datum: 10. November 2009