Powodem jest Andreas Stihl AG & Co KG z siedzibą w Niemczech, reprezentowany przez radcę prawnego Mieczysława Kordusa z Kancelarii Prawniczej „Advocatus” z Poznania, Polska.
Pozwanym jest Sylwester Zdobylak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Boldy Records, z siedzibą w Oleśnicy, Polska.
Stanowiąca przedmiot sporu nazwa domeny <stihl.pro> została zarejestrowana przez OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Polska (dalej “OVH”).
Pozew w niniejszej sprawie został złożony w Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (dalej “Centrum”) w dniu 26 listopada 2009 r. Tego samego dnia Centrum przesłało pocztą elektroniczną do OVH prośbę o weryfikację danych odnoszących się do spornej nazwy domeny przez rejestratora. W dniu 1 grudnia 2009 r. OVH potwierdził pocztą elektroniczną wysłaną do Centrum, że Pozwany jest podmiotem uprawnionym z rejestracji nazwy domeny, oraz podał jego dane kontaktowe. Centrum stwierdziło, że pozew odpowiada wymaganiom formalnym Jednolitych Zasad Rozstrzygania Sporów o Nazwy Domen (the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - dalej “Zasady” lub “UDRP”), Regułom Proceduralnym dla Jednolitych Zasad Rozstrzygania Sporów o Nazwy Domen (the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - dalej “Reguły Proceduralne”) oraz Uzupełniającym Regułom Proceduralnym WIPO dla Jednolitych Zasad Rozstrzygania Sporów o Nazwy Domen (WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - dalej “Uzupełniające Reguły Proceduralne”).
Na podstawie punktów 2(a) oraz 4(a) Reguł Proceduralnych Centrum formalnie powiadomiło Pozwanego o wpłynięciu pozwu i postępowanie w niniejszej sprawie rozpoczęło się w dniu 14 grudnia 2009 r. Zgodnie z punktem 5(a) Reguł Proceduralnych odpowiedź na pozew powinna zostać złożona do dnia 3 stycznia 2010 r. Pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew, w związku z czym w dniu 8 stycznia 2010 r. Centrum powiadomiło o jego zaniechaniu.
W dniu 15 stycznia 2010 r. Centrum wyznaczyło Marcina Krajewskiego na jedynego arbitra w sprawie. Arbiter stwierdza, że został prawidłowo powołany. Aby zapewnić zgodność z punktem 7 Reguł Proceduralnych, na wezwanie Centrum, arbiter złożył oświadczenie o przyjęciu sprawy oraz o swej bezstronności i niezależności (Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence).
Powodowi służą prawa z tytułu rejestracji słownego znaku towarowego STIHL. Znak został zarejestrowany w polskim Urzędzie Patentowym w dniu 26 września 1978 r. i wydano na niego świadectwo ochronne nr 56359. Ochrona z tytułu rejestracji znaku istnieje do dnia dzisiejszego.
Sporna nazwa domeny została zarejestrowana przez Pozwanego w dniu 20 października 2008 r. W dniu 8 kwietnia 2009 r. pełnomocnik Powoda w niniejszym postępowaniu zwrócił sie do Pozwanego z żądaniem przeniesienia prawa do spornej nazwy domeny na spółkę Andreas Stihl Sp. z o.o. (najprawdopodobniej podmiot zależny Powoda) za symboliczną złotówkę. W odpowiedzi pełnomocnik Pozwanego zaoferowała sprzedaż spornej nazwy domeny za kwotę 120.000,- zł. + VAT. W odpowiedzi na wymienioną ofertę pełnomocnik Andreas Stihl Sp. z o.o. zadeklarował gotowość nabycia nazwy domeny za cenę równą wysokości poniesionych przez Pozwanego kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem domeny. Pismo to pozostało bez odpowiedzi ze strony Pozwanego.
Wymienione powyżej fakty zostały ustalone na podstawie pozwu i załączników do pozwu w zgodzie z punktem 5(e) Reguł Proceduralnych.
Zdaniem Powoda w niniejszej sprawie spełnione zostały wszystkie trzy warunki, o jakich mowa w punkcie 4(a) Zasad. W szczególności Powód twierdzi, że:
Powód twierdzi, że nazwa domeny zarejestrowanej przez Pozwanego zawiera całą nazwę, która widnieje w zarejestrowanym znaku towarowym Powoda. Zdaniem Powoda stanowi to wystarczającą przesłankę dla ustalenia istnienia mylącego podobieństwa do znaku towarowego Powoda.
Powód twierdzi, że Pozwany nie jest związany z żadną ze spółek mających prawo posługiwania się zastrzeżonym znakiem towarowym STIHL. Zdaniem Powoda Pozwany nigdy nie był znany pod nazwą „Stihl”. Ani sam Powód, ani żadna z jego spółek zależnych nigdy nie udzieliła Pozwanemu prawa do używania znaku towarowego STIHL ani domeny o tej samej nazwie.
Zdaniem Powoda w świetle okoliczności sprawy jest mało prawdopodobne, aby Pozwany nie wiedział o istnieniu znaku towarowego STIHL i o tym, że jest on chroniony prawem. O złej wierze Pozwanego świadczy w szczególności treść korespondencji prowadzonej pomiędzy stronami, w której Powód podnosił, że rejestracja spornej domeny narusza prawo ochronne na znak towarowy Powoda. Zdaniem Powoda fakt złożenia przez Pozwanego oferty sprzedaży spornej nazwy domeny za kwotę 120.000,- zł. + VAT. bezsprzecznie dowodzi, że Pozwany zarejestrował nazwę domeny w celu jej zbycia i wzbogacenia sie w ten sposób kosztem Powoda.
Pozwany nie odniósł się do twierdzeń Powoda.
Zgodnie z punktem 4(a) Zasad, aby powództwo mogło zostać uwzględnione, konieczne jest ustalenie łącznego spełnienia trzech przesłanek:
(i) nazwa domeny zarejestrowana przez Pozwanego powinna być identyczna lub myląco podobna do znaku towarowego lub usługowego, do którego prawa przysługują Powodowi, oraz
(ii) Pozwany nie ma prawa do używania ani uzasadnionego interesu prawnego w odniesieniu do spornej nazwy domeny
(iii) nazwa domeny została zarejestrowana i jest używana w złej wierze.
Spełnienie tej przesłanki nie może budzić żadnych wątpliwości w stanie faktycznym niniejszej sprawy. Brzmienie spornej nazwy domeny w zasadniczej części jest prostym odwzorowanie słownego znaku towarowego przysługującego Powodowi. Dodatek “pro” stanowi określenie domeny pierwszego poziomu i co do zasady nie może być brany pod uwagę przy analizie podobieństwa.
Mając to na uwadze, należy uznać, że Powód wykazał spełnienie przesłanki, o jakiej mowa w punkcie 4(a)(i) Zasad.
Za przekonujące należy uznać twierdzenia Powoda, zgodnie z którymi Pozwany nie został upoważniony do posługiwania się zastrzeżonym znakiem towarowym STIHL, nie był znany pod nazwą “Stihl”, a ani sam Powód, ani żadna z jego spółek zależnych nigdy nie udzieliła Pozwanemu prawa do używania znaku towarowego STIHL, ani domeny o tej samej nazwie. Strona pozwana nie wykazała istnienia okoliczności wymienionych w punkcie 4(c) Zasad, ani żadnych innych okoliczności, które mogłyby wskazywać na istnienie jego prawa lub uzasadnionego interesu prawnego w odniesieniu do spornej nazwy domeny.
Mając to na uwadze, należy uznać, że Powód wykazał spełnienie przesłanki, o jakiej mowa w punkcie 4(a)(ii) Zasad.
Punkt 4(b) Zasad zawiera przykładowy katalog okoliczności wskazujących na rejestrację i używanie w złej wierze spornej nazwy domeny. Zgodnie z punktem 4(b) (i) Zasad zaliczają się do nich między innymi okoliczności wskazujące, że pozwany zarejestrował lub nabył sporną nazwę domeny głównie w celu sprzedaży, oddania do korzystania lub przeniesienia w inny sposób praw z rejestracji nazwy domeny na powoda, który jest uprawniony do znaku towarowego lub usługowego albo na konkurenta takiego uprawnionego, w zamian za znaczące wynagrodzenie przekraczające udokumentowane wydatki poniesione bezpośrednio w związku z domeną.
Ustalony stan faktyczny niniejszej sprawy wskazuje jednoznacznie na istnienie okoliczności, o jakich mowa powyżej. W szczególności należy zauważyć, że Pozwany zaoferował Powodowi możliwość nabycia spornej nazwy domeny za znaczącą cenę w wysokości 120.000,- zł + VAT. Następnie zaś Pozwany nie odpowiedział na skierowaną do niego ofertę odstąpienia nazwy domeny w zamian za wynagrodzenie odpowiadające poniesionym wydatkom. Takie postępowanie Pozwanego, bez jednoczesnego wykazania jakiegokolwiek innego celu w rejestracji i utrzymywaniu prawa do spornej nazwy domeny, jednoznacznie wskazuje, że cel wymieniony w punkcie 4 (b) (i) Zasad był zasadniczym celem jego działania przy rejestracji i utrzymywaniu nazwy domeny, a zatem, że rejestracja i utrzymywanie tej nazwy nastąpiły w złej wierze.
Mając to na uwadze, należy uznać, że Powód wykazał spełnienie przesłanki, o jakiej mowa w punkcie 4(a)(iii) Zasad.
Mając na uwadze powyższe, na podstawie punktu 4(i) Zasad oraz punktu 15 Reguł Proceduralnych, niniejszym nakazuję przeniesienie na Powoda nazwy domeny <stihl.pro>.
Marcin Krajewski
Arbiter
dnia 28 stycznia 2010 roku