Eiseres is Stichting World Press Photo, gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Nederland.
Verweerder is Eelhouse, gevestigd te Amsterdam, Nederland.
De onderhavige domeinnaam <worldpridephoto.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Uniserver Internet B.V.
De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 4 december 2008 per e-mail en op 9 december 2008 in hardcopy. Het Instituut heeft op 5 december 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 8 december 2008 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).
Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 10 december 2008 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 30 december 2008. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 5 januari 2009 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.
Het Instituut heeft Madeleine de Cock Buning op 9 januari 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.
Eiseres is een stichting die zich sinds 1955 inzet voor de internationale professionele persfotografie. Ook maakt zij zich sterk voor vrije en ongelimiteerde uitwisseling van informatie. Activiteiten die Eiseres organiseert zijn onder andere een jaarlijkse fotowedstrijd en fototentoonstellingen.
Eiseres is sinds 1960 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zij is houdster van de volgende merken (de “Merken”):
- Benelux merkregistratie nr. 488715 voor het woordmerk WORLD PRESS PHOTO voor diensten in klasse 35 en klasse 41 (“organiseren van fototentoonstellingen”), gedeponeerd op 27 november 1990;
- Benelux merkregistratie nr. 492215 voor het beeldmerk WORLD PRESS PHOTO voor diensten in klasse 42 (“organiseren van fototentoonstellingen”), gedeponeerd op 18 december 1990;
- Europees gemeenschapsmerkregistratie nr. 2019495 voor het woordmerk WORLD PRESS PHOTO, voor waren in klasse 16 (“boeken, tijdschriften, brochures, posters, foto's en andere drukwerken”) en diensten klasse 41 (“organiseren van fototentoonstellingen”) gedeponeerd op 28 december 2000; en
- Internationale merkregistratie nr. 749967 voor het merk WORLD PRESS PHOTO voor diensten in klasse 41 (“organiseren van fototentoonstellingen”) gedeponeerd op 22 december 2000.
Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd op 2 juni 2008. Op “www.worldpridephoto.nl” is op dit moment geen website actief.
Eiseres stelt rechthebbende te zijn op de Merken en wijst daarbij op registraties bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, het Office for Harmonization in the Internal Market en de World Intellectual Property Organization, zoals hierboven genoemd onder 4. Voorts heeft Eiseres gesteld dat het merk WORLD PRESS PHOTO verondersteld mag worden een bekend merk te zijn. De Domeinnaam stemt volgens Eiseres verwarringwekkend overeen met dit bekende merk en ook met de handelsnaam Stichting World Press Photo (de “Handelsnaam”).
Eiseres stelt onder verwijzing naar artikel 2.2 van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (het “BVIE”) dat zij zich kan beroepen op het uitsluitende recht op de Merken of een daarmee overeenstemmend teken.
Voorts betoogt Eiseres: “Verweerder heeft op geen enkele wijze aanspraak op de (rechten op de) Domeinnaam”. Aan deze stelling legt zij het volgende ten grondslag:
- Uit diverse persberichten van 2 juni 2008 blijkt dat de Domeinnaam gebruikt zal worden voor identieke diensten als waarvoor de Merken en de Handelsnaam bestemd zijn, “te weten een fototentoonstelling voor homoseksuele fotografen”;
- De Domeinnaam is zonder voorafgaande toestemming van Eiseres geregistreerd;
- Het gebruik van de Domeinnaam leidt tot verwatering van de Merken of doet op andere wijze afbreuk aan de Merken;
- Registratie van de Domeinnaam maakt inbreuk op de exclusieve rechten van Eiseres op de Merken, aangezien de registratie als “gebruik in het economisch verkeer” te kwalificeren is en “gebruik anders dan ter onderscheiding van waren” oplevert.
Eiseres voert aan dat Verweerder op de hoogte was van het gebruik van de Merken en de Handelsnaam in de Benelux door Eiseres gedurende de afgelopen drie jaren. Door het gebruik van de Domeinnaam haalt Verweerder ongerechtvaardigd voordeel en wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de Merken. Tevens betoogt zij in dit verband dat er sprake is van gebruik van een verwarringwekkende handelsnaam.
Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.
Omdat geen Verweerschrift is ingediend, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 7.4 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. De Geschillenbeslechter zal daarom moeten beoordelen of de vordering haar onrechtmatig of ongegrond voorkomt.
De Geschillenbeslechter heeft de Eis met bijlagen beoordeeld. Op grond van deze documenten komt de Geschillenbeslechter tot de volgende bevindingen.
Uit de Regeling vloeit voort dat Eiseres moet voldoen aan de gronden neergelegd in artikel 2.1. Eiseres moet bewijzen dat:
A. de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is;
B. Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
C. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.
In het hiernavolgende wordt elk van deze vereisten afzonderlijk besproken.
Eiseres heeft kopieën overgelegd van de inschrijving van de Merken en de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vast staat dat de Merken geldig zijn in de Benelux en dat Eiseres daarop rechthebbende is.
De Domeinnaam is niet identiek aan de Merken en/of de Handelsnaam. Eiseres dient in de Eis derhalve tenminste aannemelijk te maken dat er sprake is van zodanige overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en de Merken en de Handelsnaam anderzijds dat er verwarring kan ontstaan.
Niet aannemelijk is gemaakt dat er zodanige overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en de Merken en de Handelsnaam anderzijds is dat er (directe) verwarring kan ontstaan. Uit hetgeen Eiseres heeft aangevoerd met betrekking tot de hier na te bespreken grond onder B, leidt de Geschillenbeslechter af dat zij kennelijk een – niet nader gemotiveerd – beroep op indirect verwarringsgevaar wenst te doen. Hoewel in casu onvoldoende onderbouwd, is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter niet volkomen onaannemelijk dat er indirecte verwarring zou kunnen ontstaan tussen enerzijds de Domeinnaam van Verweerder en anderzijds de Merken van Eiseres (zie bijv. AB Electrolux v. Marcel Vlaar, WIPO Zaaknr. DNL2008-0005 en Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). Niet volledig uitgesloten kan immers worden geacht dat het publiek door de relatieve (gedeeltelijke) gelijkenis van de Merken en de Domeinnaam ten onrechte zou kunnen menen dat er een economische band bestaat tussen Eiseres en Verweerder. Wat onderhavige grond onder A betreft, komt de Geschillenbeslechter de vordering dan ook niet volledig ongegrond voor.
Volgens vaste rechtspraak dient een eiser prima facie aannemelijk te maken dat de verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op verweerder de bewijslast om aan te tonen dat hij een recht heeft op of een legitiem belang bij de domeinnaam (zie Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Case No. D2003-0455; Brooke Bollea, a.k.a. Brooke Hogan v. Robert McGowan, WIPO Case No. D2004-0383; Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002).
Eiseres is er niet in geslaagd prima facie aannemelijk te maken dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Zij heeft slechts betoogd dat Verweerder geen aanspraak zou hebben op de Domeinnaam omdat de Domeinnaam inbreuk zou maken op de Merken en/of de Handelsnaam. Dit (merk- en handelsnaamrechtelijke) argument is onder artikel 2.1 sub b van de Regeling op zich niet doorslaggevend bij de bepaling of sprake is van een recht of legitieme belang van de verweerder bij de domeinnaam, gelet ook op de verdere overwegingen in deze Uitspraak.
Eiseres heeft ook geen aansluiting gezocht bij de in artikel 3.1 van de Regeling genoemde voorbeelden van mogelijke bewijslevering voor partijen, die bedoeld zijn om houvast te bieden ten aanzien van dit onderdeel van de Regeling.
Voorts komt het de Geschillenbeslechter niet onaannemelijk voor dat Verweerder een legitiem belang zou kunnen hebben bij de Domeinnaam. “World Pride” is de naam van een wereldwijd evenement voor homoseksuelen. Het heeft in 2000 in Rome en in 2006 in Jeruzalem plaatsgevonden. In 2012 is de volgende World Pride in Londen. Daarnaast wordt verwezen naar de door Eiseres zelf als Bijlage 4 overgelegde brief aan de Gemeente Amsterdam. In deze brief wordt nadrukkelijk gerefereerd aan een lokaal evenement met de naam Amsterdam Gay Pride en aan World Pride, zonder overigens nadere informatie te geven.
Ook nu Verweerder geen Verweerschrift heeft ingediend, leiden de bovenstaande overwegingen naar het oordeel van de Geschillenbeslechter tot de conclusie dat de vordering van Eiseres op dit punt ongegrond is en Eiseres derhalve niet heeft voldaan aan de tweede grond zoals neergelegd in artikel 2.1 sub b van de Regeling.
Ten overvloede zal de Geschillenbeslechter nog ingaan op het derde onderdeel van artikel 2.1 van de Regeling.
De Geschillenbeslechter concludeert dat Eiseres kwader trouw aan de zijde van Verweerder evenmin prima facie aannemelijk heeft gemaakt zodat de vordering van Eiseres ook op dit punt ongegrond voorkomt. Dit oordeel is gebaseerd op de volgende overwegingen.
Op grond van artikel 2.1 sub c en artikel 3.2 van de Regeling rust op de eiser (een redelijke) bewijslast om aan te tonen dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Artikel 3.2 van de Regeling geeft hiervoor enkele voorbeelden:
“a. de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd of verworven om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan de eiser of een van diens concurrenten;
b. de domeinnaam is geregistreerd om de eiser te beletten deze te gebruiken;
c. de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om activiteiten van eiser te verstoren;
d. de domeinnaam is of wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk, de handelsnaam, de persoonsnaam, de naam van een Nederlands publiekrechtelijke rechtspersoon of de naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting. De hierboven genoemde verwarring betreft bijvoorbeeld de oorsprong, de sponsoring, het verband met of de goedkeuring van de website of ander online locaties(s) van de domeinnaamhouder of van producten of diensten op zijn website of een andere online locatie.”
Uit de stellingen van Eiseres leidt de Geschillenbeslechter af dat Eiseres zich kennelijk bedoelt te beroepen op sub d van artikel 3.2 van de Regeling. Eiseres heeft echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de Domeinnaam is of wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website van de domeinnaamhouder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de Handelsnaam en de Merken.
Niet aannemelijk is gemaakt dat Verweerder de Domeinnaam (heeft) gebruikt om commercieel voordeel te behalen. De Domeinnaam bevat op dit moment geen inhoud, er is geen website actief. Dat Verweerder uit was op het creëren van (indirecte) verwarring om zodanig internetgebruikers naar zijn website te lokken is evenmin aannemelijk gemaakt. Na eenvoudige raadpleging van de website van Gay Krant waaraan Bijlage 3 van de Eis (deels) ontleend is, heeft de Geschillenbeslechter geconstateerd dat onder het door Eiseres overgelegde artikel van de website van Gay Krant een aantal niet door Eiseres overgelegde reacties is geplaatst. Twee van de bijdragen zijn afkomstig van initiatiefnemer van World Pride Photo Jelle Houtsma. Hij schrijft:
“(…) Ik was aangenaam verrast dat de Gaykrant met deze onthulling kwam. Het uitwerken van het idee is nog maar net begonnen, maar ik hoop binnenkort met meer informatie te komen over World Pride Photo. (…)”.
Naar aanleiding van de reactie van een andere forumgebruiker schrijft hij vervolgens:
“(…) Er zitten gewoon een stelletje goeie speurneuzen bij de Gaykrant. Complimenten daarvoor.”
De Geschillenbeslechter concludeert dat – in tegenstelling tot hetgeen door Eiseres gesteld is – het verband tussen Eiseres en World Pride Photo primair is gelegd door de schrijver van het artikel op de website van Gay Krant. Dat andere media dit vervolgens hebben overgenomen kan Verweerder op zich niet worden verweten.
Ook voor het overige heeft Eiseres niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van registratie of gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. Ook onder artikel 2.1 sub c van de Regeling geldt dat merk- en handelsnaamrechtelijke argumenten op zich niet doorslaggevend zijn bij de bepaling of sprake is van registratie of gebruik te kwader trouw.
De bovenstaande overwegingen leiden naar het oordeel van de Geschillenbeslechter tot de conclusie dat de vordering van Eiseres op dit punt ongegrond is en Eiseres derhalve niet heeft voldaan aan de derde grond zoals neergelegd in artikel 2.1 sub c van de Regeling.
De vordering van Eiseres komt de Geschillenbeslechter als ongegrond voor, aangezien Eiseres niet heeft voldaan aan de minimale motiveringsvereisten op grond van de Regeling. Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af.
De Geschillenbeslechter voegt hier aan toe dat het Eiseres vrijstaat om deze zaak voor te leggen aan de bevoegde rechter, voor een beoordeling die niet gebonden is aan de meer beperkte criteria en het procedurele raamwerk van de Regeling.
Madeleine de Cock Buning
Geschillenbeslechter
Datum: 30 januari 2009