Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE EXPERTOS
1. Las Partes
El Promovente es Mattel, Inc., con domicilio en California, Estados Unidos de América, representado por Olivares & Cía., México.
El Titular es Luis Rodríguez de Francia, con domicilio en Asunción, Paraguay.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio <mattel.com.mx>.
El Registrador del nombre de dominio antes señalado es NIC-México.
3. Historia Procesal
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de abril de 2008. El 22 de abril de 2008 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El 22 de abril de 2008, NIC-México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que Luis Rodríguez de Francia es el titular del nombre de dominio en cuestión al estar registrado como contacto administrativo y técnico del mismo, proporcionando además sus datos de localización completos.
El Centro revisó que la Solicitud cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro corrió traslado de la Solicitud y sus anexos al Titular, notificándole que el procedimiento instaurado en contra suya daba comienzo formalmente el 9 de mayo de 2008.
Con fundamento en el artículo 5A. del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 29 de mayo de 2008. El Titular no contestó la Solicitud. Por consiguiente, el Centro acusó la rebeldía correspondiente el 30 de mayo de 2008.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 12 de junio de 2008, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es el principal fabricante y vendedor de juguetes en el mundo, los cuales incluyen a la popular muñeca Barbie®,, así como a una gran variedad de artículos distribuidos en más de 150 países bajo las marcas HotWheels, MatchBox, Tyco y FisherPrice, entre otras.
Para distinguir los productos que pone a la venta en México, el Promovente tiene registrada la marca MATTEL ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) desde 1979, con respecto a las clases 9, 12, 18, 20, 22 y 28 del nomenclátor internacional.
El Promovente mantiene un Portal de Internet en <mattel.com>, donde ofrece información sobre su empresa y sus productos.
El Titular por su parte, registró el nombre de dominio en disputa el 15 de mayo de 2006, mismo que ha utilizado para hospedar un sitio Web cuyo contenido temático se refiere al juego en todas sus vertientes incluyendo videojuegos, juegos de mesa y juegos de azar, aludiendo además expresamente a las marcas Mattel, Barbie y Fisherprice.
Al considerar que el registro y uso del nombre de dominio <mattel.com.mx> infringen los derechos al uso exclusivo de su marca MATTEL, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
(i) De un análisis de primer impacto, el nombre de dominio <mattel.com.mx> resulta idéntico en su totalidad a la marca MATTEL que es propiedad del Promovente;
(ii) De acuerdo a los precedentes aplicables bajo la Política, ni los sufijos “.com.mx” en el nombre de dominio en conflicto, ni las letras mayúsculas o los elementos gráficos de la marca del Promovente deben tomarse en cuenta al momento de efectuar la comparación entre dichos signos;
(iii) En razón de lo anterior se acredita el supuesto de identidad respecto de la marca sobre la cual el Promovente tiene derechos adquiridos con más de 26 años de anticipación y que es por demás reconocida en el mercado internacional de juguetes infantiles;
(iv) El Titular no cuenta con ningún registro marcario que justifique el uso que hace de la marca MATTEL en el nombre de dominio controvertido. De hecho resulta imposible que el Titular pudiera haber registrado la marca MATTEL en México simplemente porque la existencia de los registros marcarios del Promovente se lo hubieran impedido;
(v) Tampoco hay ningún elemento que pudiera hacer suponer que el Titular es conocido con el nombre de MATTEL entre los fabricantes y distribuidores de juegos y juguetes, ni en algún otro medio;
(vi) Puede afirmarse asimismo que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en controversia, toda vez que este último ha venido utilizándose para estacionar una página electrónica que de forma enmascarada ofrece servicios de venta y/o subasta en línea, lo que demuestra que el Titular tiene conocimiento que la marca MATTEL es mundialmente reconocida dentro del ramo de juegos y juguetes;
(vii) Contrario a lo que sería un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa, el Titular lo ha utilizado para ofrecer al público consumidor juegos y juguetes que no garantizan estar fabricados ni ser distribuidos bajo licencia del Promovente, por tratarse de sitios no avalados ni respaldados por el propio Promovente;
(viii) La mala fe del Titular se demuestra al haber éste registrado un nombre de dominio más de 26 años después de que el Promovente registrara su marca, lo que deja al descubierto que el Titular sabía de la existencia de las marcas del Promovente al momento de registrar el nombre de dominio;
(ix) El registro del nombre de dominio en cuestión fue hecho con el único fin de crear confusión en el público consumidor que accede a la red en busca de juegos o juguetes fabricados o distribuidos por el Promovente y atraerlos al portal del Titular, incluso haciendo uso de otras marcas registradas del Promovente como Max Steel, Fisher Price o Barbie;
(x) El Titular se aprovechó de la fama de la marca MATTEL para registrar un nombre de dominio que sabía importaría el ingreso de una gran cantidad de usuarios, valiéndose de una práctica abusiva conocida como “parking”, de la cual deriva ganancias por cada acceso al Portal. El “parking” o estacionamiento de nombres de dominio ha sido ya sancionado por otros Expertos;
(xi) El Titular empaña y pone en riesgo el buen nombre de la marca MATTEL al ofrecer juegos y juguetes respecto de los que no se tiene la certeza si provienen del Promovente o de sus licenciatarios o distribuidores autorizados.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
6. Debate y conclusione
General
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Preliminar
Debido a que la Política está basada en el texto de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien múltiples Expertos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automáticamente en una resolución favorable al Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el Experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la Demanda) y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del Demandado en contestar la Demanda faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables)
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Es de explorado derecho que la cuestión principal en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet respecto al origen comercial de los bienes o servicios ofertados en el Portal adscrito al nombre de dominio en disputa, sino dilucidar si el nombre de dominio por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.
Así las cosas, de una comparación entre <mattel.com.mx> y la marca registrada MATTEL, se advierte a primera vista que el nombre de dominio sujeto a estudio se conforma única y exclusivamente por la marca del Promovente, lo que indefectiblemente trae aparejada la identidad entre los signos en pugna.
Como bien señala el Promovente, la conclusión que antecede se mantiene inalterada por la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genérico “.com” y del código territorial “.mx”, ya que como lo han reiterado un sinnúmero de expertos, al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, dichos componentes no pueden servir para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio al tenor de la Política.
Igualmente intrascendentes para desvirtuar la determinación de identidad resultan los elementos figurativos de la marca del Promovente, pues estos no pueden reproducirse en el nombre de dominio en disputa. Ver EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation, Caso OMPI No. D2000-0036 (excluyendo del examen de confusión componentes gráficos de la marca como un triangulo y la estilización de una letra).
En este orden de ideas, reconociendo que los nombres de dominio son técnicamente incapaces de distinguir caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, tal disparidad tipográfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, tampoco resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del Demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).
Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i de la Política
B. Derechos o intereses legítimos
El Promovente asegura que el Titular no cuenta con registros marcarios propios sobre el signo distintivo MATTEL ni es conocido en ningún medio con esa denominación. Asimismo el Promovente acusa que el Titular está utilizando el nombre de dominio <mattel.com.mx> de manera ilegítima y desleal, con la intención de desviar a los consumidores de manera equivocada y de empañar el buen nombre del Promovente.
Las afirmaciones antes referidas y no controvertidas se juzgan idóneas para inferir que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No.D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution N° AF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor)
En consonancia con lo anterior, el Experto aprecia que la aplicación que da el Titular al nombre de dominio en contienda no puede considerarse bajo ninguna circunstancia como una oferta de buena fe de productos o servicios ni como un uso legítimo y leal del mismo, debido a que dentro del Portal respectivo se usa sin autorización la marca MATTEL con respecto a hipervínculos de contenido temático en el segmento de juegos, mismo que se relaciona estrechamente con los productos que ofrece el Promovente bajo su marca registrada.
Consecuentemente se tiene por verificado el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii de la Política
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Debido a que MATTEL es una denominación inventada (cuyo origen se explica por el apocorístico de uno de los fundadores Harold “Matt” Matson y las primeras letras del nombre del otro cofundador Elliot Handler) que no tiene otro significado o función mas que como marca del Promovente, así como al hecho de que dicha marca es mundialmente reconocida en el mercado de los juegos y juguetes, resulta inconcebible que el Titular no hubiese tenido en mente justamente la marca MATTEL al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, máxime si el Portal está orientado al juego en el sentido amplio de la palabra y dentro del propio sitio Web se hace alusión expresa a la marca MATTEL y a otras marcas del Promovente. Ver Jafra Cosmetics, S.A. de C.V. and Jafra Cosmetics International, S.A. de C.V. v. ActiveVector, Caso OMPI D2005-0250 (destacando el carácter intrínsecamente distintivo de la marca JAFRA, que es un término creado arbitrariamente con las primeras letras de los nombres de los fundadores de la compañía Jan y Frank Day); Sullair Corporation v. Ricardo Ramírez Hernández, Caso OMPI No. DMX2007-0001 (resolviendo mala fe por parte del titular al advertir que la palabra SULLAIR fue acuñada ex profeso por el promovente para servirle de marca) y Société des Produits Nestlé, S.A. v. Heinz Windheim, Caso OMPI No. DMX2006-0007 (donde el experto determinó mala fe apoyado en la circunstancia de que en el sitio de Internet del Titular aparecía la imagen de una taza de café, en referencia a uno de los productos identificados bajo el signo distintivo NESCAFÉ, que no admite otro significado mas que como marca del promovente).
A mayor abundamiento, vista la imposibilidad de atribuir otra connotación a la marca del Promovente, se impone concluir que no puede haber un uso del nombre de dominio de buena fe por parte del Titular en el caso concreto (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No.D2000-0003).
Por consiguiente se presume del conjunto y concatenación lógica de los indicios acreditados e inferidos en el presente caso, que el Titular ha venido utilizando el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer a su Portal con ánimo de lucro usuarios de Internet que buscaban dirigirse a la única fuente a la que puede atribuirse haber dado sentido al término MATTEL, actualizándose así la causal demostrativa de mala fe prevista en el artículo 1.b.iv de la Política.
Bajo estas circunstancias se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su artículo 1.a.iii.
7. Decisión
En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <mattel.com.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 27 de junio de 2008