Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

FontShop International USA contre Best Select International

Litige n° DFR2008-0012

1. Les parties

Le requérant est FontShop International USA, San Francisco, Californie, États-Unis d’Amérique, représenté en interne.

Le défendeur est Best Select International, Paris, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <fontshop.fr> enregistré le 30 octobre 2006.

Le prestataire Internet auprès duquel le nom de domaine est enregistré est Amen, France.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 4 mars 2008, par courrier électronique et le 11 mars 2008, par courrier postal.

Le 10 mars 2008, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 10 mars 2008, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur le 17 mars 2008. Le défendeur n’ayant adressé aucune réponse, le Centre a notifié le défaut du défendeur en date du 7 avril 2008.

Le 9 avril 2008, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

Afin d’obtenir des précisions complémentaires du requérant, l’Expert a rendu le 11 avril 2008 une Ordonnance en application de l’article 17c) du Règlement.

Les délais impartis pour répondre à ladite Ordonnance ont été prorogés jusqu’au 22 avril 2008 pour le requérant et 25 avril 2008 pour le défendeur.

4. Les faits

Le 5 novembre 1999 une marque communautaire (donc valable en France) FONT SHOP, déposée le 1^{e r} avril 1996, a été enregistrée au nom de la société allemande FSI Fonts und Software GmbH sous le n°000060640.

Cette marque figurative, mais dont l’un des éléments essentiel est le mot “Fontshop”, a été demandée dans la classe de produits n° 9 (programmes informatiques).

Elle a été renouvelée en 2006 et est donc toujours en vigueur.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le requérant, FontShop International, USA, fait valoir en premier lieu que l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux par le défendeur est une atteinte aux droits des tiers. En effet le nom de domaine <fontshop.fr> est une atteinte flagrante aux droits constitués par la marque communautaire susvisée dont le requérant affirme être le propriétaire.

Le requérant expose aussi que le nom de domaine litigieux redirige les internautes vers une entreprise nommée “Body Temptation” qui propose des services de divertissements érotiques.

Le requérant expose enfin que le nom de domaine <fontshop.fr> était la propriété de la société allemande FSI Fonts und Software GmbH et que son prestataire informatique était Quantix. Une facture de renouvellement du nom de domaine en date du 18 juillet 2005 est versée au présent dossier. En février 2007 la société allemande ci-dessus s’aperçoit que son prestataire informatique a disparu, que son nom de domaine a été perdu, et qu’il a été enregistré, à son insu, le 30 octobre 2006 par le défendeur “Best Select International”. D’où la présente procédure.

En réponse à notre Ordonnance du 11 avril 2008, le requérant a soumis de nouvelles pièces. Il s’agit notamment de la marque communautaire susvisée telle qu’elle figure dans la base de données OAMI-ONLINE, ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 juin 2007 adressée au défendeur par le cabinet d’avocats Herbert Smith, au nom de son client “FSI Fonts und Software GmbH”, qui met ledit défendeur en demeure de restituer le nom de domaine litigieux <fontshop.fr>.

Enfin le mandataire allemand (contact secondaire) du requérant nous indique dans une lettre du 22 avril 2008 que la propriétaire de la marque communautaire est bien la société allemande et que “FSI FontShop International USA” est une filiale de la société allemande qui a été chargée d’engager la présente procédure pour le compte de ladite société allemande.

Le requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transmis.

B. Défendeur

Le défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre.

6. Discussion

Conformément aux dispositions de l’article 20 (c) du Règlement “L’expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Chartre et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.

L’Expert rappelle que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et aux droits au nom, au prénom et au pseudonyme d’une personne”.

Enregistrement du nom de domaine litigieux

Au vu du dossier il apparaît clairement que le requérant “FSI FontShop International USA” n’est pas titulaire des droits de propriété industrielle qu’il invoque. Toutes les pièces versées démontrent sans ambigüité que c’est la société allemande “FSI Fonts und Software GmbH” qui détient les droits de propriété industrielle. C’est d’ailleurs confirmé dans la lettre du 22 avril 2008 du mandataire allemand du requérant.

De plus nous constatons qu’aucune inscription n’a été faite au registre communautaire des marques au profit du requérant.

La lettre du 22 avril 2008 ajoute que la société “FSI Fontshop International USA” est une filiale de la société allemande et qu’elle a été chargée d’engager la présente procédure pour le compte de sa société mère.

Or il est de principe que “nul ne peut plaider par procureur”. Ce principe s’applique même lorsqu’il s’agit d’une filiale.

Subsidiairement rien ne figure au dossier concernant le détail des liens financiers et juridiques (notamment contractuels) entre la société mère allemande et le requérant.

Donc, selon nous, et au vu des pièces du dossier, la preuve n’est pas rapportée que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le défendeur porte atteinte aux droits du requérant “FSI FontShop International USA”.

Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

Compte tenu des observations précédentes la discussion de ce point est sans objet.

Il est à noter que la présente décision est sans préjudice d’un nouveau dépôt de plainte par le titulaire de droit de marque.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert rejette la demande du requérant.

Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique

Le 30 avril 2008