Die Gesuchstellerin ist die Nutrimont S.A.S, Annemasse, Frankreich, vertreten durch Herrn Michel Montignac, Präsident.
Die Gesuchsgegnerin ist die Trendmail AG, Jona, Schweiz, vertreten durch Herrn Andreas Schöbi, Direktor.
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <montignac.ch> (der „Domain-Name”). Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zürich, Schweiz.
Das Gesuch betreffend <montignac.ch> und <montignac.org> ging beim WIPO Arbitration und Mediation Center (das „Center”) am 26. Juni 2008 in französischer Sprache ein. Das Gesuch stützte sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für „.ch” und „.li” Domainnamen („Verfahrensreglement”), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist. Am 30. Juli 2008 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Mit Schreiben vom 7. Juli 2008 wies das Center die Gesuchstellerin darauf hin, dass sich das Gesuch auf den Domain-Namen <montignac.ch> beschränken müsse, da für <montignac.org> ein anderes Verfahren anwendbar sei. Weiter stellte das Center fest, dass die Gesuchstellerin entgegen dem Paragraphen 7(a) des Verfahrensreglements ihre Eingabe auf Französisch und nicht in der Sprache des Registrierungsvertrages eingereicht hatte. Mit Eingabe vom 8. Juli 2008 beantragte die Gesuchstellerin, dass das vorliegende Verfahren auf den Domain-Namen <montignac.ch> zu beschränken und in französischer Sprache zu führen sei und übermittelte ein Ergänzung zum Gesuch.
Das Center stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.
Am 25. Juli 2008 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist für die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 14. August 2008.
Die Gesuchserwiderung traf innert Frist beim Center ein. Darin beantragte die Gesuchsgegnerin, dass das Verfahren auf Deutsch zu führen sei. Am 19. August 2008 bestätigte das Center den Empfang der Gesuchserwiderung der Gesuchsgegnerin vom 13. August 2008, worin die Gesuchsgegnerin ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung erklärte.
Eine Schlichtungsverhandlung fand am 24. September 2008 statt, blieb jedoch erfolglos. Das Center teilte mit Schreiben vom 24. September 2008 mit, dass die Schlichtungsverhandlung nicht zu einem Vergleichsschluss geführt habe.
Am 26. September 2008 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Center bestellte am 16. Oktober 2008 Theda König Horowicz als Expertin. Die Expertin stellte fest, dass sie ordnungsgemäss bestellt wurde und in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements ihre Unabhängigkeit erklärt hat.
Mit verfahrensleitender Anordnung vom 11. November 2008 ordnete die Expertin an, dass die Verfahrenssprache Deutsch ist. Auf eine Übersetzung des Gesuchs der Gesuchstellerin wurde jedoch verzichtet, da die Gesuchsgegnerin dieses verstanden und auch in der Gesuchserwiderung darauf geantwortet hatte. Weiter forderte die Expertin die Gesuchstellerin im Sinne des Paragraphen 21(c) des Verfahrensreglements auf, bis am 21. November 2008 weitere Informationen über die rechtlichen Verhältnisse zwischen ihr und der Gesuchsgegnerin mitzuteilen und allfällige Beilagen nachzureichen. Der Expertenentscheid wurde auf den 28. November 2008 festgelegt.
Mit Eingabe vom 21. November 2008 reichte die Gesuchstellerin die geforderten Erklärungen nach. Gleichentags erfolgte eine Antwort der Gesuchsgegnerin auf vorgenannte Eingabe. Am 24. November 2008 nahm die Gesuchstellerin nochmals Stellung auf die Eingabe der Gesuchsgegnerin. Sämtliche Eingaben wurden von der Expertin berücksichtigt.
Die Gesuchstellerin vermarktet den Namen und die Produkte des bekannten Ernährungsberaters Michel Montignac, der zugleich als Präsident der Gesellschaft Nutrimont S.A.S. auftritt.
Die Gesuchsgegnerin hat den streitgegenständlichen Domain-Namen im Jahr 2002 reserviert. Unter dem Domain-Namen <montignac.ch> werden Michel Montignac und seine Ernährungsmethode vorgestellt. Zudem werden seine Ernährungsbücher zum Verkauf angeboten. Potentielle Buchbesteller werden von der <montignac.ch> Webseite (die „Webseite”) automatisch auf den <trendmail.ch> Webshop (der „Webshop”) umgeleitet. Dieser Webshop bietet Produkte aus den verschiedensten Lebensbereichen an.
Im April 2008 schickte die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin zwei Abmahnungsbriefe mit der erfolglosen Bitte, den Domain-Namen <montignac.ch> unverzüglich an die Gesuchstellerin zu übertragen und die Webseite zu deaktivieren.
Die Gesuchstellerin macht die folgenden Ausführungen:
Die Gesuchsgegnerin hat den Domain-Namen <montignac.ch> ohne vorgängige Zustimmung der Gesuchstellerin registriert.
Als die Gesuchstellerin im Jahr 2005 die Registrierung bemerkte, verlangte sie unverzüglich die Übertragung des Domain-Namens. Die Gesuchsgegnerin machte geltend, sie brauche den Domain-Namen zum Verkauf eines Ernährungsbuches von Michel Montignac und bat deshalb um eine Frist für die Übertragung des Domain-Namens. Um ihr den Vertrieb dieses Buches zu erleichtern, erlaubte man ihr die Nutzung des strittigen Domain-Namens bis Ende 2005. Am Ende dieser Frist unternahm die Gesuchsgegnerin jedoch keine Schritte, um den Domain-Namen <montignac.ch> an die Gesuchstellerin zu übertragen.
Mit eingeschriebenem Brief vom 23. April 2008 wurde die Gesuchsgegnerin letztmalig aufgefordert, den Betrieb der Webseite unverzüglich einzustellen und den Domain-Namen an die Gesuchstellerin zu übertragen.
Die Marke MICHEL MONTIGNAC ist in der Schweiz eingetragen und geniesst ein internationales Renommee. Es ist deswegen für die Gesuchstellerin nicht zumutbar, dass Dritte den guten Ruf der Marke MICHEL MONTIGNAC sowie das Bild und den Namen von Michel Montignac, Inhaber und Präsident der Gesuchstellerin, wirtschaftlich ausbeuten. Die Webseite <montignac.ch> verweist zudem auf den Webshop <trendmail.ch>, welcher aufgrund der dort angebotenen Produkte dem Zeichen „Michel Montignac” einen Schaden zufügt.
Die Gesuchstellerin unterstreicht weiter, dass sie mit der Gesuchsgegnerin vertraglich nicht gebunden ist und ihr auf jedem Fall nie die Erlaubnis gegeben hat, den Domain-Namen <montignac.ch> zu registrieren. Der Domain-Name wurde ohne ihr Wissen von der Gesuchsgegnerin registriert.
Die Gesuchsgegnerin macht folgende Ausführungen:
Die Gesuchstellerin hat nicht gegen die Registrierung des Domain-Namens im Jahr 2002 protestiert. Schliesslich profitierte sie davon, dass die Gesuchsgegnerin ihre Bücher über diese Webseite in der Schweiz vertrieb. Die Webseite wurde in der Vergangenheit immer aktualisiert und durch ein Forum erweitert. Ausserdem wurde in den Printmedien Werbung in Höhe von circa CHF 1'000'000.-- in Auftrag gegeben. Das Forum enthält inzwischen über 80'000 Beiträge, was für eine gute Benutzung der Webseite spricht. Dank dem Betrieb dieser Webseite sind der Name und die Marke MICHEL MONTIGNAC auch in der Schweiz sehr bekannt geworden.
Die Bestellung der Montignac Bücher in der Schweiz erfolgt über einen direkten Link zum Webshop von <trendmail.ch>. Dieser Link ist erforderlich, da Bestellungen über den Webshop abgewickelt werden. Die Montignac Bücher werden alle durch von der Gesuchstellerin lizenzierte Verlage bezogen. Insofern verdient die Gesuchstellerin indirekt an den Buchverkäufen der Gesuchsgegnerin mit.
In der Schweiz ist keine Marke „Montignac” eingetragen. Damit liegt durch die Registrierung und den Betrieb der Webseite auch keine Markenrechtsverletzung vor.
Einer Übertragung des Domain-Namens kann nur zugestimmt werden, sofern ein entsprechendes Entgelt für die bisherigen Aufbaukosten, die Umsätze aus den Buchverkäufen und die Einnahmen aus der Onlinewerbung vereinbart wird.
Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt die Expertin dem Gesuch um Übertragung statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichnungsrechts darstellt, das der Gesuchstellerin nach dem Recht der Schweiz zusteht.
Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung insbesondere vor, wenn kumulativ folgende Elemente nachgewiesen werden:
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt.
Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie Inhaberin einer seit 1994 registrierten internationalen Marke MICHEL MONTIGNAC (Klassifikationen 29, 30 und 31) ist, die sich insbesondere auf die Schweiz bezieht. Ausserdem verfügt die Gesuchstellerin über das Recht, den Namen und das Bild von Herrn Michel Montignac, Präsident und Inhaber der Gesuchstellerin, zu benutzen. Aus diesen Gründen, ist es unbestritten, dass die Gesuchstellerin über Kennzeichenrechte für den Namen “Michel Montignac” verfügt.
Gemäss Art. 13 des Markenschutzgesetzes verfügt der Inhaber einer Marke über das ausschliessliche Recht dieser Marke zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen. Der Inhaber einer Marke kann daher einer dritten Partei den unerlaubten Gebrauch einer Marke verbieten. Massgebend ist dabei, ob der Gebrauch eines Zeichens durch einen Dritten zu einer Verwechslungsgefahr für die Marke führt. Im Zusammenhang mit Domainnamen führt eine Registrierung dann zu einer Verwechslungsgefahr, wenn ein identischer oder ähnlicher Name einer Internetseite zu einer fehlerhaften Zuordnung für eine Ware oder Dienstleistung führt (BGE 128 III 401). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich im Kennzeichenrecht nach den gleichen Kriterien wie im Lauterkeitsrecht. Es ist daher entscheidend, ob ein durchschnittlicher Internetnutzer unter einem Domainnamen bestimmte Dienstleistungen, Waren oder Informationen über eine Marke oder einen Markeninhaber erwartet.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der MICHEL MONTIGNAC Marke und vermarktet unter diesem Zeichen verschiedene Produkte für ein ganzheitliches Ernährungskonzept. Dieses Gesamtkonzept nennt die Gesuchstellerin auch „Montignac Methode”. Es ist unbestritten, dass „Michel Montignac” in der Schweiz in Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen einer speziellen Ernährungskonzeption in Verbindung gebracht wird. So hält insbesondere die Gesuchsgegnerin fest, dass diese Marke mittlerweile in der Schweiz sehr bekannt geworden ist. Damit ist erwiesen, dass diese Marke im Geschäftsverkehr eine Bekanntheit im Zusammenhang mit Ernährung erlangt hat.
Der Domain-Name <montignac.ch> ist mit der registrierten Marke der Gesuchstellerin identisch. Mit dem Einwand, dass nur die Marke „Michel Montignac”, jedoch keine Marke „Montignac” in der Schweiz geschützt sei, mag die Gesuchsgegnerin nicht durchdringen. Der kennzeichnungskräftige Teil der Marke der Gesuchstellerin ist der Bestandteil „Montignac”. Eine andere Annahme wäre nicht zu vertreten, da bereits die Gesuchsgegnerin selber den Zusatz „Michel” in Zusammenhang mit ihrem Internetauftritt kaum verwendet.
Es kommt aus den eingereichten Unterlagen klar hervor, das der Domain-Name <montignac.ch> für dieselben Waren und Dienstleistungen der in der Schweiz geschützten MICHEL MONTIGNAC Marke benutzt wird. Die mit dem Domain-Namen verlinkte Webseite bedient sich einerseits unmittelbar des Zeichens „Michel Montignac”. Weiter werden für die Hauptrubriken der Webseite die Begriffe „Montignac Methode”, „Montignac Forum” und „Montignac-Schlank-Sensation” verwendet.
Die Gesuchsgegnerin macht geltend, dass die Gesuchstellerin durch den Betrieb der Webseite und der damit verbundenen Steigerung des Bekanntheitsgrades der Marke profitiere.
Auch wenn Herr Schöbi, damals Präsident einer anderen Firma, für jene Firma eine Unterlizenz (gültig bis Ende 2005) von Lizenznehmerinnen der Gesuchstellerin für den Vertrieb (durch Versand ausschliesslich) eines Buchs von Herrn Montignac bekommen hat, so wurde er, wie von Herrn Montignac vorgebracht, weder autorisiert das Buch im Internet anzubieten noch die Marke als Domain-Namen zu registrieren.
In diesem Zusammenhang stellt die Expertin fest, dass die Registrierung und die Verwendung des strittigen Domain-Namens durch die Gesuchsgegnerin widerrechtlich erfolgte, weil ohne jegliche Genehmigung der Gesuchstellerin. Damit ist es unerheblich, ob die Gesuchstellerin durch den Betrieb dieser Webseite in irgendeiner Form partizipiert haben könnte.
Weiter ist es auch irrelevant, dass die Gesuchstellerin erst nach drei Jahren gegen eine Registrierung protestiert hat. Durch ihre klare Aufforderung zur Übertragung des Namens im Jahr 2005 und 2008 hat sie eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass sie auf ihr Recht besteht. Damit ist auch keine Verwirkung der Rechte im Sinne einer verspäteten Rechtsausübung gegeben (vgl.auch Schweizerische Eidgenossenschaft handelnd durch die Schweizerische Bundeskanzlei v. Stefan Frei, WIPO Case No. DCH2006-0003). An dieser Tatsache ändert auch nicht, dass die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin das Recht zur Benutzung des Domain-Namens im Jahr 2005 kurzzeitig eingeräumt hat in Hinblick auf die zugesagte Übertragung des Domain-Namens.
Die Expertin befindet, dass durch die Registrierung und den Betrieb des Domain-Namens eine imminente Verwechslungsgefahr für einen durchschnittlichen Internetnutzer besteht. Aber auch ein versierter Nutzer wird im konkreten Fall über den wahren Inhaber der Webseite getäuscht. Die sehr professionelle Aufmachung der Webseite erweckt den Eindruck, von der rechtmässigen Markeninhaberin zu stammen.
Unter diesen Umständen ist eine Verletzung der Markenrechte der Gesuchstellerin erwiesen.
Gemäss Artikel 3 lit. d des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb („UWG”) handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.
Domainnamen identifizieren in ihrer Funktion die dahinter stehenden Personen, Produkte bzw. Sachen oder Dienstleistungen und sind deshalb vergleichbar mit Personennamen, Firmen oder Marken. Die Kennzeichenfunktion von Domainnamen hat zur Folge, dass diese gegenüber absolut geschützten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben (BGE 126 III 239).
Wie bereits ausgeführt, spiegeln der strittige Domain-Name und die Aufmachung der Webseite dem Durchschnittsnutzer vor, sich auf einer Internetseite der rechtmässigen Markeninhaberin zu befinden.
Bei einer zu tätigenden Buchbestellung auf der Webseite wird der Nutzer in einem separaten Fenster automatisch auf den Webshop der Gesuchsgegnerin umgeleitet. Dieser Webshop bietet neben zwei Büchern der Gesuchstellerin hauptsächlich ein breites Sortiment von verschiedenen Produkten an. Unter den angebotenen Produkten befinden sich auch Ernährungszusatzprodukte sowie andere Produkte, welche eine Gewichtsregulierung versprechen. Die Gesuchsgegnerin behauptet, dass diese Verlinkung zur Ausführung des Bestellvorganges notwendig sei, was von der Gesuchsstellerin bestritten wird.
Der Argumentation der Gesuchsgegnerin kann nicht gefolgt werden. Die Verlinkung mit dem Webshop hat nicht zum primären Ziel, einem potentiellen Buchkäufer lediglich die Abwicklung seiner Bestellung zu ermöglichen. Der sich in einem separaten Fenster öffnende Webshop zielt vielmehr darauf ab, fehlgeleitete Internetnutzer auf die Produkte der Gesuchsgegnerin aufmerksam zu machen. Damit besteht kein Zweifel, dass die Gesuchsgegnerin durch Ausbeutung des guten Rufs der Marke MICHEL MONTIGNAC eine Beziehung zu ihren eigenen Produkten herstellen will, zumal die Gesuchsgegnerin selber Artikel aus dem Produktbereich der Gesuchstellerin anbietet. Internetnutzer könnten damit den Webshop irrtümlicherweise mit der Marke MICHEL MONTIGNAC in Verbindung bringen und würden dabei über dessen wirkliche Herkunft irregeführt.
In diesem Zusammenhang muss auch festgestellt werden, dass die Gesuchsgegnerin für die Abtretung des Domain-Namens ein noch zu verhandelndes Entgelt verlangt, welches unter anderem die Aufbau- und die Promotionskosten der Webseite berücksichtigt. Für die Printwerbung wird ein nichtausgewiesener Betrag von CHF 1'000'000.-- geltend gemacht. Die Gesuchsgegnerin zeigt damit, dass sie an einem Verkauf des Domain-Namens interessiert ist. Diese Grundhaltung und der sehr hohe Ablösebetrag sind ein eindeutiges Indiz dafür, dass die Gesuchsgegnerin sich bei der Registrierung des Domain-Namens über den kommerziellen Wert desselben bewusst war und ihn auswählte, um einen unerlaubten Nutzen daraus zu ziehen (vgl. auch Hitachi Europe Ltd v. Print & More Competence AG, WIPO Case No. DCH2005-0002).
Unter diesen Umständen ist auch eine Verletzung von Art. 3 lit. d UWG gegeben.
Da bereits eine klare Verletzung des Markenrechts und des UWG besteht, erübrigt sich eine weitere Analyse einer möglichen Verletzung des Namensrechts vom Michel Montignac.
Aus vorstehenden Ausführungen unter A, B und C ergibt sich, dass die vorgebrachten Verteidigungsgründe nicht schlüssig bewiesen wurden und dass die Rechtsverletzung die Übertragung des Domain-Namens rechtfertigt.
Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements gibt die Expertin dem Gesuch statt und entscheidet, dass der Domain-Name <montignac.ch> an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.
Theda König Horowicz
Expertin
Datum: 1. Dezember 2008