Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Caja de Ahorros de Castilla La Mancha v. Jorge Andrés Pedrosa Silva
Caso No. D2008-0984
1. Las Partes
La Demandante es Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, Cuenca, España, representada por LB&A Abogados, España.
El Demandado es Jorge Andrés Pedrosa Silva sin representación en este procedimiento, Pontevedra, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <cajacastilla.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Interdomain.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de junio de 2008. El 30 de junio de 2008 el Centro envió a Interdomain via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 3 de julio de 2008 Interdomain envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de julio de 2008. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de julio de 2008. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 22 de julio de 2008.
El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 20 de agosto de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
A petición del Experto de que se extendiera el plazo para dictar la Decisión, en virtud de las facultades conferidas por el parágrafo 10 c) del Reglamento, el Centro notificó a las partes que la Decisión sería dictada el día 11 de septiembre de 2008.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:
4.1. La Demandante, Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, es titular de las marcas españolas No. 2.516.178 y No. 2.520.558, CCM CAJA CASTILLA LA MANCHA.
Además, es titular de la marca comunitaria No. 004494886, CCM CAJA CASTILLA LA MANCHA.
4.2. El Demandado es titular del nombre de dominio cuya transferencia se solicita <cajacastilla.com>.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante basa su reclamación en los siguientes argumentos:
- La titularidad de las marcas que se han reseñado en los Antecedentes, que contienen todas ellas los vocablos “Caja Castilla”, acompañados de otros términos como “La Mancha” y las siglas “CCM”.
- La existencia de una práctica identidad entre el nombre de dominio <cajacastilla.com> y las marcas CCM CAJA CASTILLA LA MANCHA pues aunque la denominación no es idéntica, sin embargo la similitud entre nombre de dominio y marca es susceptible de provocar confusión en los usuarios.
- El carácter notorio en España de las marcas titularidad de la Demandante que merece un trato privilegiado, tanto por la legislación nacional española como por los Convenios internacionales sobre la materia y como se recomienda en el propio “Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet”.
- La predominancia del elemento denominativo en las marcas, constituido por los vocablos “CCM Caja Castilla La Mancha”, ya que es el que el público retiene con mayor facilidad.
- Las siglas “CCM” son las iniciales de esa denominación y el significado de éstas no genera ninguna duda en el territorio español, dada la notoriedad de las marcas.
- La presencia de la marca en todas las sucursales de la Demandante, siendo “Castilla La Mancha” la indicación del origen del servicio y, por tanto, “Castilla” es el término fundamental de la misma.
- El usuario español identifica “CAJA CASTILLA” con la Demandante por lo que fácilmente se generará confusión ante la identidad entre este elemento y el nombre de dominio impugnado.
- Respecto al derecho e interés legítimo, alega que la Demandante es la única persona con interés legítimo para utilizar la denominación cuestionada, derivado de los signos distintivos de los que es titular, sin que el Demandado ostente autorización de la legítima titular para utilizar sus marcas. Además, no existe ningún tipo de relación entre Demandante y Demandado y éste no ha llevado a cabo una oferta de productos y servicios, sin haber preparado siquiera un comienzo de su actuación.
- En cuanto a la mala fe en el registro, encuentra la Demandante que dada la notoriedad de sus marcas en España y estando domiciliado también en España el Demandado, es imposible que no conociera las marcas de la Demandante, pues es enorme la publicidad que ha hecho de las mismas.
- El mero registro de un nombre de dominio semejante a una marca notoria es ya constitutivo de mala fe, mucho más cuando coincide el área geográfica de Demandante y Demandado. Además, el registro del nombre de dominio impide a aquélla utilizar una parte esencial de los vocablos que configuran sus marcas, como nombre de dominio pues, sostiene la Demandante que puede ser perfectamente identificada a través de los vocablos “Caja Castilla” sin necesidad de utilizar los términos “La Mancha”.
- En cuanto al uso de mala fe, la Demandante alega la inactividad del nombre de dominio <cajacastilla.com> puesto que no conduce a ningún sitio Web y alega, en este sentido, la doctrina del Centro respecto a la asimilación de no uso de nombre de dominio como uso de mala fe. También se refiere a aquellas Decisiones del Centro en las que se vincula el registro de mala fe a la utilización de mala fe.
- Por último, se refiere a una carta de requerimiento que remitió al Demandado, por burofax, el 25 de abril de 2007, sin que pudiera ser entregado por ser, al parecer, un “destinatario desconocido”, sin que le constase ningún otro domicilio para notificar ese requerimiento.
- Finalmente alega el contenido de los preceptos relativos a la Ley Española de Marcas que establecen a la prohibición de usar un signo idéntico o semejante al registrado, en redes de telecomunicación telemáticas y como nombre de dominio.
- La demanda termina solicitando que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.
B. Demandado
El Demandado al contestar a la demanda alega básicamente lo siguiente:
- Hace unas primeras consideraciones respecto a que la Demandante no se denomina realmente “CCM Caja Castilla La Mancha” sino que la denominación oficial protegida en sus Estatutos es la de “Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha”.
- Añade que Castilla es una denominación geográfica que se utiliza tanto para designar la Comunidad Autónoma Española de Castilla-La Mancha como la Comunidad Autónoma de Castilla-León, por lo que el término “Castilla” es un topónimo que puede ser utilizado por innumerables personas físicas y jurídicas y que poseen, incluso, otras entidades crediticias.
- Resalta el hecho de que el nombre de dominio que registró la Demandante fue <ccm.es> el 22 de enero de 1997 y es el que viene utilizando hasta la actualidad para entrar en su sitio Web donde publicita sus productos y servicios, resaltando siempre, la marca CCM pero sin hacer referencia al término “Castilla La Mancha”. Esto significa que la Demandante quiso darse a conocer bajo la marca CCM pues, en otro caso, habría registrado el dominio cuestionado <cajacastilla.com> que no fue registrado por el Demandado hasta el 30 de agosto de 2002.
- Tampoco registró la Demandante hasta el año 2005 otros nombres de dominio como son <cajacastillalamacha.com>, <cajacastillalamancha.es> y <cajacastillalamancha.org>, ni tiene registrado el nombre de dominio <cajacastilla.es>, que lo fue por la editorial San Millán S.L., el 29 de noviembre de 2005. En la actualidad están sin registrar los nombres de dominio <cajacastilla.org> y <cajacastilla.net>.
- Alega que las marcas base de la demanda proceden de un expediente de renovación y fusión de una serie de marcas que no se conocen, ya que no se aporta prueba ni datos sobre las mismas, con fecha de resolución de los años 2003 y 2005. En opinión del Demandado esto significa que las 3 marcas en las que se apoya la demanda fueron publicadas con posterioridad al registro del nombre de dominio <cajacastilla.com>.
- Igualmente acompaña datos sobre diversas marcas que consisten en la denominación CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CASTILLA y CAJA DE CASTILLA Y LEÓN, conteniendo ambas los términos “Caja” y “Castilla”. Ambas marcas son respectivamente de los años 1991 y 1992, encontrando en este dato el Demandado la explicación por la que la Demandante optó por darse a conocer por el término CCM aunque ahora pretenda cambiar de estrategia.
- Rebate la afirmación que se contiene la demanda de que la Demandante es la única entidad crediticia española que utiliza el término “Castilla” en su denominación social y en sus registros de marca puesto existe la entidad “Banco de Castilla” que es titular del nombre de dominio <bancocastilla.es>.
- De todo ello concluye el Demandado que la Demandante ha venido actuando voluntariamente hasta la actualidad bajo la marca CCM y el nombre de dominio <ccm.es> que es realmente el vocablo por el que se la conoce.
- Afirma que no existe confusión alguna entre el nombre de dominio <cajacastilla.com> y las marcas de la Demandante al no poseer aquél ni las letras “CCM” ni los términos “La Mancha”. Además son muchos los interesados que usan el vocablo “Castilla” que no puede ser reclamado en exclusiva por la Demandante.
- Asegura no haber tenido conocimiento de la existencia de las marcas de la Demandante hasta que recibió la demanda ya que estas marcas, en opinión del Demandado, no tienen el carácter de notorias.
- Justifica el registro del nombre de dominio en un proyecto de inversión en la provincia de Zamora (Comunidad Autónoma de Castilla-León) que no ha podido ser todavía materializado debido a su envergadura y las necesidades financieras que ello conlleva.
- Alega el Demandado que nunca ha podido hacer uso malintencionado o desleal del nombre de dominio.
- Respecto a la inexistencia de mala fe en el registro se argumenta que el nombre de dominio fue inscrito 5 años después de que la Demandante optase en 1997 por identificarse y registrar el nombre de dominio <ccm.es> y utilizarlo para entrar en su Web.
- Con respecto al área geográfica de residencia de ambas partes, argumenta que España está dividida en 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas y que la Demandante no tiene ninguna oficina en la Comunidad de Galicia que es donde reside el Demandado, ni tampoco en ninguna otra provincia limítrofe a la Comunidad Autónoma de Galicia. Todo ello le permite concluir el desconocimiento de las marcas de la Demandante y afirmar que no existe ninguna marca denominada CAJA CASTILLA por lo que es imposible que actuara de mala fe a la hora de registrar el nombre de dominio ya que la marca ni es idéntica ni siquiera similar al nombre de dominio.
- Combate el uso de mala fe alegando que el registro del nombre de dominio no impide que la Demandante refleje sus marcas como nombre de dominio ya que las marcas no consisten en la denominación CAJA CASTILLA.
- En cuanto a la imposible localización del Demandado y haber sido devuelto ese burofax que en su día se envío, alega que comunicó en tiempo y forma al Registrador el cambio de dirección y que no es responsabilidad suya si éste no lo ha reflejado en la base de datos relativa al nombre de dominio.
- Por todo ello, el Demandado solicita que se rechace la demanda.
6. Debate y conclusiones
El párrafo 4.a) de la Política exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la Demanda sea admisible:
(i) Que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos.
(ii) Que el Demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio y,
(iii) Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
Teniendo en cuenta que la Demandante es una entidad española y que varios de sus registros de marca son españoles, así como que el Demandado es también de nacionalidad y residencia españolas, son de especial atinencia, junto con las Reglas de la Política, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante alega que existe indudable similitud entre sus marcas CCM CAJA CASTILLA LA MANCHA y el nombre de dominio <cajacastilla.com> porque los vocablos “Castilla La Mancha” indican el origen del servicio que presta y, por tanto, dentro de esa denominación, el término “Castilla” es básico. Añade que el anagrama “CCM” es identificado por el público general como las iniciales que corresponden a cada uno de los sustantivos que componen su denominación. Y finalmente, completa su argumento con la afirmación de que el usuario español identifica una única “Caja Castilla” que no es otra de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha.
El Demandado se opone alegando que el vocablo “Castilla” es una denominación geográfica que comparten las Comunidades Autónomas españolas, Castilla La Mancha y Castilla León por lo que, como tal topónimo es utilizado por innumerables personas físicas y jurídicas, incluidas otras entidades crediticias como la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castilla o la Caja de Castilla y León así como el Banco de Castilla cuya dirección Web es “www.bancocastilla.es”. Asimismo, afirma que la expresión que realmente identifica a la Demandante y ha querido proteger desde su creación son las siglas “CCM” que destaca en sus marcas y eligió para registrar su primer nombre de dominio <ccm.com>, en 1997.
Una vez examinados todos los antecedentes y alegaciones de las Partes, el Experto ha de hacer las siguientes consideraciones.
En el caso examinado, las marcas de la Demandante, además de estar formadas por la denominación geográfica “Castilla La Mancha”, contienen la palabra “Caja” y las siglas “CCM”. Sin embargo, las marcas del Demandante, que en su conjunto gozan de distintividad, no se encuentran incorporadas en su totalidad en el nombre de dominio. En particular, el elemento más distintivo de las marcas, “CMM”, no se incluye en el nombre de dominio.
Por ello, haciendo una comparación directa entre el nombre de dominio y las marcas del Demandante, el Experto considera que no puede entenderse que exista identidad ni semejanza capaz de producir confusión entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante pues los únicos términos que podrían entrar en conflicto con dicho nombre de dominio son la palabra “Caja” y la indicación geográfica “Castilla”, no siendo distintivos ambos términos. En efecto, el término “Caja” es de uso habitual tanto en marcas como en nombres de dominio, y la palabra “Castilla” por si sola (cuando utilizada como denominación geográfica) no está típicamente protegida por la UDRP, como han declarado diversas Decisiones del Centro.
Por tanto, el Experto concluye que no se cumple el primer requisito de la Política, contenido en el párrafo 4(a).
No cumpliéndose este primer requisito no procede entrar a examinar si concurren los demás.
7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
María Baylos Morales
Experto Único
Fecha: 11 de septiembre de 2008