Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI
DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO
Banca Toscana S.p.A.c. Pierluigi Casagrande
Procedura No. D2008-0139
1. Le parti
Le Ricorrente è Banca Toscana S.p.A., una società di diritto italiano con sede in Firenze, Italia, rappresentata dall’Studio legale Rapisardi, Milano, Italia.
La Resistente è Pierluigi Casagrande, Roma, Italia.
2. Il nome a dominio e l’ente di registrazione
Il nome a dominio in contestazione, <bancatoscana.mobi>, è registrato presso la società Register.It S.p.A.
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 29 gennaio 2008, via email ed il 31 gennaio 2008, in formato cartaceo. Il 31 gennaio 2008, il Centro ha trasmesso via e-mail alla Register It S.p.a una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio in esame. Il 1 febbraio 2008, Register It S.p.a ha trasmesso al Centro via e-mail la risposta.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In data 5 febbraio 2008, il Centro ha notificato il ricorso. La Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 25 febbraio 2008.
La Risposta è stata inviata il 24 febbraio 2008 via e-mail ed il 28 febbraio in formato cartaceo.
In data 25 febbraio 2008, il Centro ha invitato il Dottor Luca Barbero a ricoprire il ruolo di esperto nel caso in esame, trasmettendogli la richiesta di dichiarazione di accettazione e di dichiarazione di imparzialità e di indipendenza. Il Collegio in data 26 febbraio 2008 ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme.
Il Centro in data 27 febbraio 2008 ha nominato il Dottor Barbero Membro Unico del Collegio. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme ed, avendo esaminato la documentazione ricevuta, il Collegio ritiene che il Centro abbia assolto agli obblighi previsti dall’articolo 2(a) delle Norme nell’impiegare i mezzi ragionevolmente disponibili per rendere edotta la Resistente in merito alla presente procedura.
4. I presupposti di fatto
La Ricorrente è una società attiva da oltre cento anni nel settore bancario e finanziario e che oggi fa parte del Gruppo MPS, uno dei primi cinque gruppi bancari italiani.
La Ricorrente è il titolare dei seguenti marchi italiani: No. 950126 BANCA TOSCANA (parola e figurativo) depositato il 10 agosto 2001 e registrato il 21 dicembre 2004 nelle classi internazionali 35, 36 e 42; No. 950125 BANCA TOSCANA (parola e figurativo) depositato il 10 agosto 2001 e registrato il 21 dicembre 2004 nelle classi internazionali 35, 36 e 42; No. 882048 BANCA TOSCANA SELF (parola) depositato l’ 8 luglio 1999 e registrato il 28 gennaio 2003 nelle classi internazionali 16, 35 e 36.
La Resistente ha registrato il dominio < bancatoscana.mobi > il 6 ottobre 2006.
In accordo a quanto previsto dall’articolo 11(a) delle Norme, in assenza di un diverso accordo delle parti, la lingua della procedura deve essere la medesima di quella del contratto di registrazione e pertanto la presente procedura è condotta in italiano.
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
Il Collegio viene informato che la Ricorrente è stata costituita nel 1904 come società cooperativa, nel 1930 ha assunto la denominazione di Banca Toscana S.p.a. ed è attualmente parte del Gruppo MPS, uno dei primi cinque gruppi bancari italiani, presente sull’intero territorio nazionale e sulle principali piazze internazionali, con un’operatività che spazia dall’attività bancaria tradizionale all’Asset Management e Private Banking (fondi comuni d’investimento mobiliari, gestioni patrimoniali, fondi pensione e polizze vita), dall’investment banking alla finanza innovativa d’impresa (project finance, merchant banking e consulenza finanziaria).
La Ricorrente afferma di essere titolare di numerosi marchi di impresa costituiti, o comunque comprensivi della dicitura “Banca Toscana” e conclude che, pertanto, il nome a dominio conteso è identico ai marchi italiani di sua titolarità.
La Ricorrente sostiene, inoltre, che tali marchi sono famosi in Italia e i servizi dagli stessi contraddistinti godono di un’elevata reputazione presso il pubblico dei consumatori e nota che tali marchi sono usati per contraddistinguere differenti prodotti e servizi bancari e finanziari, diretti ai privati, alle imprese, agli enti e alle istituzioni nonché servizi di private banking.
La Ricorrente evidenzia che, contestualmente ed a sostegno della sua attività di natura economica, è intervenuta in numerosi eventi e le iniziative tese a valorizzare la ricchezza del patrimonio di storia, arte e cultura del territorio in cui opera, in particolare in Toscana, facendosi promotrice di eventi culturali, a cominciare da alcuni significativi restauri, e rafforzando in tal modo la notevole capacità distintiva dei marchi di cui è titolare.
Il Collegio viene invitato a considerare il fatto che, da quanto risulta alla Ricorrente, non vi sono elementi che possano in alcun modo collegare il signor Casagrande, titolare del nome a dominio conteso, al nome “Banca Toscana”: egli non risulta infatti in alcun modo collegato o affiliato alla società “Banca Toscana”, titolare dei marchi BANCA TOSCANA né, tanto meno, autorizzato a svolgere attività, commerciali o non con tale nome e non è comunemente conosciuto nel web con il nome corrispondente al nome a dominio registrato.
La Ricorrente ritiene che la Resistente all’epoca della registrazione fosse certamente consapevole del fatto che stava registrando un nome a dominio del tutto identico alla denominazione sociale della Ricorrente e ai marchi di cui la stessa è titolare, in quanto signor Casagrande risiede in Italia, Paese in cui la società “Banca Toscana” è stata costituita e gode di considerevole fama. Secondo la Ricorrente si deve concludere che lo scopo che il signor Casagrande si era prefissato al momento della registrazione era quello di sfruttare la notorietà di tale marchio e la sua elevata capacità attrattiva per lo svolgimento di una qualche propria attività o, più verosimilmente, di rivendere il nome a dominio al titolare dell’omonimo marchio ad una cifra ben superiore rispetto ai costi sostenuti per la registrazione del medesimo.
A supporto di tale affermazione, la Ricorrente precisa che “dopo essere venuta a conoscenza della registrazione di <bancatoscana.it> (rectius <bancatoscana.mobi>) effettuata da un terzo non autorizzato”, ha inviato al signor Casagrande una lettera di diffida.
La Ricorrente rileva infine che signor Casagrande ha risposto a tale diffida dichiarando la propria disponibilità alla cessione a titolo oneroso del nome a dominio in oggetto e che, nonostante non vi sia indicazione precisa dell’importo richiesto, dal tenore della lettera della Resistente “appare evidente l’intento di offrire il nome a dominio per una somma eccedente le spese sostenute per i costi di registrazione”.
B. Resistente
La Resistente invita, in primo luogo, il Collegio a considerare che i marchi registrati di titolarità della Ricorrente non sono usati per contraddistinguere prodotti e servizi bancari e finanziari diretti ai privati, alle imprese, agli enti e alle istituzioni attraverso telefoni cellulari, in quanto la Ricorrente per l’erogazione e la promozione del proprio servizio bancario di mobile banking utilizza il marchio “BT Mobile Bank”.
La Resistente sottolinea, inoltre, che la Ricorrente, ad ulteriore dimostrazione del suo disinteresse ad utilizzare il nome a dominio <bancatoscana.mobi> per l’erogazione del suddetto servizio, non ha esercitato il suo diritto di prelazione durante il Sunrise Period dei nomi a dominio “.mobi” e non ha intrapreso alcuna azione nei dodici mesi successivi alla liberalizzazione dell’acquisto dei nomi a dominio “.mobi”, non temendo evidentemente eventuale confusione nei navigatori Internet e nei suoi clienti nello specifico.
Il Collegio viene informato del fatto che il nome a dominio oggetto del contandere è stato acquistato per realizzare un progetto no-profit denominato “Banca Toscana del Tempo e del Lavoro”. Secondo quanto affermato dalla Resistente, tale progetto prevede “un sito internet MOBILE dove i visitatori possono scambiarsi liberamente e senza scopo di lucro prestazioni con altri visitatori usando il tempo come unità di misura degli scambi, ad esempio riparare una lavatrice e ricevere in cambio un servizio di baby sitting, per i cittadini della regione Toscana dello stato italiano”.
La Resistente precisa inoltre che i servizi previsti non sono bancari o finanziari e non hanno scopo di lucro e pertanto non possono creare confusione nei visitatori del sito stesso. Secondo la Resistente la finalità no profit del progetto e la tipologia dei servizi previsti dimostrano in modo inequivocabile la assoluta mancanza della volontà di ingannare e/o sottrarre clienti al Ricorrente o di screditare i marchi, i prodotti ed i servizi dello stesso.
La Resistente evidenzia che, in quanto persona fisica, non ha i titoli per erogare servizi bancari e/o finanziari e quindi non è e non può essere in competizione con la Ricorrente, nè tanto meno è ipotizzabile che abbia intenzione di arrecare danno agli affari della Ricorrente nella fornitura di servizi di mobile banking. Secondo la Resistente inoltre “non esistono banche competitrici di Banca Toscana con nomi simili che potrebbero avere interesse ad acquistare o noleggiare il nome a dominio oggetto del ricorso”.
La Resistente afferma che, data la complessità funzionale e tecnica del progetto, esso è ancora in fase di realizzazione e sostiene, altresì, che precedentemente alla ricezione della lettera di diffida, erano attivi dei servizi di base di promozione dell’iniziativa e che ha ritenuto opportuno togliere le pagine di promozione del progetto e pubblicare una pagina recante l’indicazione “in costruzione” intimidito dal tono minaccioso della lettera di diffida.
La Resistente sostiene di aver offerto via email il nome a dominio conteso alla Ricorrente facendo seguito ad un colloquio telefonico intercorso con “una Avvocatessa dello studio legale che rappresenta il Ricorrente”, nel corso del quale il legale dopo aver prospettato la complessità e l’onerosità del procedimento amministrativo, ha invitato la Resistente ad una composizione amichevole della controversia e a manifestare attraverso una e-mail la sua volontà a procedere in tal senso.
In conclusione la Resistente precisa di aver espresso nella suddetta e-mail la volontà di comporre amichevolmente la questione, preoccupata dalla difficoltà di affrontare un litigio con una banca e non avendo a disposizione fondi a sufficienza per dare vita ad un nuovo progetto, ed avendo investito del proprio denaro nel progetto, di aver proposto una soluzione che gli consentisse un parziale recupero dell’investimento effettuato senza specificare alcun importo a ulteriore dimostrazione della sua buona fede e della mancanza di volontà di trarne profitto.
6. Motivi della decisione
L’articolo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”.
L’articolo 4(a) della Policy elenca tre elementi che la Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il dominio registrato dalla Resistente debba essere cancellato o trasferito alla Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui la Ricorrente vanti diritti; ed
(ii) la Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
A. Identità o somiglianza del nome a dominio disputato con il marchio della Ricorrente
La Ricorrente ha documentato di essere titolare di varie registrazioni per il marchio BANCA TOSCANA, fornendo al Collegio un estratto da un database proprietario con gli estremi fra altri dei seguenti marchi italiani: No. 950126 BANCA TOSCANA (parola e figurativo) depositato il 10 agosto 2001 e registrato il 21 dicembre 2004 nelle classi internazionali 35, 36 e 42; No. 950125 BANCA TOSCANA (parola e figurativo) depositato il 10 agosto 2001 e registrato il 21 dicembre 2004 nelle classi internazionali 35, 36 e 42; No. 882048 BANCA TOSCANA SELF (parola) depositato l’ 8 luglio 1999 e registrato il 28 gennaio 2003 nelle classi internazionali 16, 35 e 36.
Il Collegio osserva che non sono rilevanti, ai fini della valutazione dell’identità o somiglianza del nome a dominio con il marchio della Ricorrente, le osservazioni espresse dalla Resistente in ordine all’uso posto in essere di tale segno distintivo né la lamentata inattività della Ricorrente durante la fase di Sunrise del “.mobi”.
Il Collegio decide che il nome a dominio < bancatoscana.mobi > è identico al marchio della Ricorrente, considerando irrilevante il suffisso “.mobi” in quanto meramente funzionale all’utilizzo in Internet (Tengizchevroil v. Hardinvestments Limited, WIPO Case No. D2002-0061; Joe David Graedon v. Modern Limited. – Cayman Web Development, WIPO Case No. D2003-0640; Pomellato S.p.A. v. Richard Tonetti, WIPO Case No. D2000-0493; Rollerblade, Inc. v. McCrady, WIPO Case No. D2000-0429; Chevy Chase Bank, F.S.B. v. Peter Ojo, WIPO Case No. D2000-1770.
Il Collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia dimostrato quanto richiesto dall’articolo 4(a)(i) della Policy, ossia che il nome a dominio contestato sia identico a un nome sul quale la Ricorrente vanta dei diritti di marchio.
B. Assenza di diritti o di interessi legittimi della Resistente in relazione al nome a dominio contestato
La Ricorrente deve dimostrare che la Resistente non goda di diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato.
La Resistente in una procedura condotta secondo le regole della UDRP non assume l’onere della prova, ma, secondo quanto disposto dall’articolo 4(c) della Policy, può stabilire di avere un diritto o un legittimo interesse in un dominio contestato dimostrando:
a) che prima di avere avuto notizia della contestazione ha usato o si è preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi in buona fede; oppure;
b) che è conosciuta con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha acquisito alcun diritto di marchio; oppure;
c) che del nome a dominio intende fare un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare ingannevolmente la clientela della Ricorrente o di violarne il marchio registrato.
La Resistente non è conosciuta con il nome corrispondente al nome a dominio nè è risultato che abbia alcuna connessione o affiliazione con la Ricorrente la quale, a sua volta, non ha concesso in licenza né in altro modo autorizzato la Resistente ad utilizzare tale segno distintivo o fare domanda di registrazione per alcun nome a dominio costituito o comprendente il marchio BANCA TOSCANA.
Il Collegio rileva che la Resistente nella Risposta, non ha fornito alcuna prova o documentazione in ordine al progetto no profit denominato “Banca Toscana del Tempo e del Lavoro”, né fornito al collegio alcuna convincente motivazione sulla necessità di scegliere un nome a dominio identico al marchio della Ricorrente per sviluppare tale progetto e neanche alcun documento comprovante i lamentati investimenti sostenuti in relazione allo stesso.
Inoltre la Resistente non ha fornito al Collegio alcuna evidenza dell’uso posto inizialmente in essere del nome a dominio contestato, inclusa una semplice immagine del sito Internet con i “servizi di base di promozione dell’iniziativa” pubblicato prima di avere ricevuto la diffida del Ricorrente che possano contribuire a stabilire un uso per offerta al pubblico di beni e servizi in buona fede.
In considerazione di quanto sopra, il Collegio conclude che la Resistente - ancorchè non debba assumere l’onere della prova - non ha tuttavia stabilito di avere un diritto o un legittimo interesse in relazione al nome a dominio contestato ai sensi dall’articolo 4(a)(ii) della Policy.
C. Registrazione e Uso in Malafede
Ai sensi dell’articolo 4(b) della Policy, le seguenti circostanze, in particolare ma senza limitazione, se ritenute presenti dal Collegio, saranno considerate prova della registrazione e dell’uso del nome a dominio in malafede:
i) circostanze che indichino che il titolare del dominio ha registrato o ha acquisito il nome a dominio principalmente allo scopo di vendere, cedere in uso, o in altro modo trasferire il nome a domino registrato alla Ricorrente, titolare del marchio, o ad un concorrente della Ricorrente, per un corrispettivo che sia superiore ai costi documentati direttamente collegati al nome a dominio; oppure;
ii) il titolare abbia registrato il nome a dominio al fine di impedire al titolare del marchio di riflettere il marchio in un nome a dominio corrispondente, posto che tale comportamento abbia costituito il modo consueto di agire del titolare; oppure;
iii) il titolare ha registrato il nome a dominio con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente; oppure;
iv) utilizzando il nome a dominio, il titolare del dominio ha intenzionalmente tentato di attrarre, per un guadagno commerciale, utenti Internet sul suo sito web o su altre collocazioni on-line, creando una probabilità di confusione con il marchio della Ricorrente con riguardo all’origine, la cooperazione, l’affiliazione, o l’esistenza di un’autorizzazione in capo al titolare del sito web o rispetto alla collocazione di un prodotto o di un servizio presenti sul sito del titolare o con la sua collocazione.
Come stabilito dall’articolo 4(a) della Policy, requisito essenziale per attivare la presente procedura è pertanto la presenza della malafede della Resistente anche al momento della registrazione del nome a dominio.
Alla luce della notorietà, almeno in Italia, del marchio della Ricorrente ed in considerazione della residenza e nazionalità della Resistente, il Collegio ritiene che la Resistente non avrebbe ragionevolmente potuto non essere a conoscenza del marchio della Ricorrente al momento della registrazione.
Il Collegio, in linea con quanto ripetutamente affermato in precedenti decisioni, ritiene che la preventiva conoscenza dei marchi della Ricorrente al momento della registrazione del nome a dominio da parte del Resistente costituisca un elemento da cui poter dedurre la malafede nella registrazione del dominio (in tal senso Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net, WIPO Case No. D2000-0226; e Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation c. Mattia Gerolanda, WIPO Case No. D2003-0752).
In ordine alla malafede successiva, il Collegio osserva che nella documentazione fornita dalla Ricorrente vi era anche il testo di un messaggio della Resistente in data 27 dicembre 2007 nel quale veniva indicato: “…le propongo la cessione del dominio in oggetto alla sua assistita e come recupero di quanto investito, i costi che la sua assistita sosterebbe per il contenzioso”. Ancorchè non si tratti di una determinazione precisa del corrispettivo richiesto da parte della Resistente, è comunemente noto che i costi relativi anche solo per la presente procedura ai sensi della UDPR - che presuppongono un versamento minimo pari a US$ 1500 escluse le spese e competenze del Consulente - od i costi di una procedura giudiziale, eccedono di gran lunga le spese ordinarie sostenute per la registrazione e mantenimento del nome a dominio contestato.
Il Collegio inoltre osserva, in conformità a quanto espresso in precedenti pronunce quali, fra altre, Gutterbolt, Inc. v. NYI Bldg. Prod. Inc., NAF Case No. 96076; Metallica v. Schnieder, NAF Case No. 95636 e Baron Philippe de Rothschild SA v. Nick Gebbie, WIPO Case No. D2002-0891, che il corrispettivo richiesto dalla Resistente a fronte del trasferimento di un nome a dominio non deve necessariamente consistere in una somma di denaro determinata, ma può trattarsi di qualsiasi bene o servizio il cui valore ecceda le spese sostenute per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio.
Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene il paragrafo 4(b)(i) applicabile al caso in esame.
Il Collegio, concordando con quanto affermato ripetutamente in numerose decisioni precedenti (Ferrero S.p.A. v. Fistagi S.r.l., WIPO Case No. D2001-0262; Telstra Corp. Ltd. v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003; WWF Entertainment, Inc. v. Ringside Collectibles, WIPO Case No. D2000-1306; Telstra Corporation Limited v. Norman Fry, WIPO Case No. D2001-0757 ; Telstra Corporation Limited v. Barry Cheng Kwok Chu, WIPO Case No. D2000-0423; Société des Hôtels Méridien v. ABC-Consulting, WIPO Case No. D2004-0792), ritiene che il concetto di uso in mala fede di un nome a dominio ai sensi dell’articolo 4(a) (iii) della Policy non vada interpretato in senso restrittivo con esclusivo riferimento ad una condotta di tipo attivo della Resistente, bensì includa anche situazioni di “passive holding of the domain”, ovvero di inattività della medesima successivamente all’atto della registrazione e pertanto si possa considerare l’inattività del Resistente per oltre un anno dalla registrazione come un’ulteriore circostanza atta a provare la malafede.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che le circostanze di cui all’articolo 4 (a)(iii) della Policy siano state provate e pertanto decide che il nome a dominio <bancatoscana.mobi> sia stato registrato e venga usato in malafede.
7. Decisione
In considerazione di quanto precede, il Collegio ritiene che (a) il nome a dominio sia identico ai marchi della Ricorrente; (b) la Resistente non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio; e che (c) il nome a dominio sia stato registrato ed utilizzato dalla Resistente in malafede.
Per tali motivi il Collegio dispone che il nome a dominio <bancatoscana.mobi> venga trasferito alla Ricorrente.
Dr. Luca Barbero
Membro Unico del Collegio
Data: 12 marzo, 2008