Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
El Corte Inglés, S.A. v. Ravi Gurnani Gurnani/VRK Corporación
Caso N° DTV2007-0006
1. Las Partes
La Demandante es El Corte Inglés, S.A. con domicilio en Madrid, España, representada por Miguel Ángel Conde Moreno, España.
La Demandada es Ravi Gurnani Gurnani/VRK Corporación, con domicilio en Rivas Vaciamadrid, Madrid, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <latiendaencasa.tv>.
El registrador del citado nombre de dominio es Nominalia Internet S.L.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de marzo de 2007. El 29 de marzo de 2007 el Centro envió a Nominalia Internet S.L. via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 30 de marzo de 2007 Nominalia Internet S.L. envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de abril de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de mayo de 2007. El Demandado contestó a la Demanda vía correo electrónico el 6 de mayo de 2007 siendo recibido en formato papel al día siguiente.
El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 11 de mayo de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Demandante es titular de las siguientes marcas:
Marca |
Título |
Fecha concesion |
Clase |
Titular |
LA TIENDA EN CASA |
1723877 |
05-04-95 |
España 16ª |
El Corte Inglés, S.A. |
LA TIENDA EN CASA |
1731365 |
05-04-95 |
España 16ª |
El Corte Inglés, S.A. |
LA TIENDA EN CASA |
1723878 |
28-06-96 |
España 35ª |
El Corte Inglés, S.A. |
LA TIENDA EN CASA |
1617085 |
24-07-97 |
España 39ª |
El Corte Inglés, S.A. |
La Demandante es notoriamente conocida como “La Tienda en Casa”, en España en general y, en la provincia de Madrid, en particular, donde tiene la sede de sus establecimientos y donde suscita razonables expectativas acerca de la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca, por lo que puede recibir la calificación de marca renombrada.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
El nombre de dominio <latiendaencasa.tv> es idéntico a la marca registrada de la Demandante, LA TIENDA EN CASA, lo que produce confusión entre los consumidores y usuarios de Internet.
Además de constituir una marca registrada, LA TIENDA EN CASA constituye una marca notoria en España siendo utilizada por El Corte Inglés, S.A. a través de anuncios en las diferentes televisiones nacionales, autonómicas y locales, radio y en la prensa nacional para realizar venta por catálogo, telefónica y a través de Internet de todo tipo de productos para lo que aportan documental. El Demandado no posee el registro de la marca LA TIENDA EN CASA , ni tal denominación se identifica con una sociedad, producto o servicio alguno por el que pueda ser conocido el titular del nombre de dominio, y no dispone por lo tanto de ningún derecho ni interés legítimo para utilizar la denominación “La Tienda En Casa” o similares para identificar productos o servicios bajo ese nombre. Además, en ningún momento, la parte Demandante ha autorizado al Demandado la utilización de ninguna de sus marcas y por supuesto tampoco la marca LA TIENDA EN CASA o similares.
Manifiesta igualmente el Demandante, que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe con la finalidad de realizar un uso indebido en la red de la marca y denominación “La Tienda En Casa”, tratando de confundir al usuario de Internet ofreciendo productos similares a los ofertados por “La Tienda En Casa”, aprovechándose de la reputación y buena fama de la organización El Corte Inglés, S.A. y de su marca LA TIENDA EN CASA y así obtener lucro económico con las ventas de esos productos.
Por lo demás, es imposible que el Demandado no conozca al Demandante ni a su marca especializada en el mismo sector al que se dedica por lo que entiende que era perfectamente consciente que perjudicaba los derechos de la parte Demandante y que podía ser susceptible de inducción a error a los usuarios de Internet, acerca de la verdadera identidad del dominio y así aprovecharse de la reputación ajena, con la identidad del dominio con la marca LA TIENDA EN CASA.
B. Demandado
El Demandado por su parte admite que el nombre de dominio en disputa coincide con la marca, propiedad de la Demandante más niega que pueda generar confusión al público entre otras razones por no coincidir en los productos concretos y de actividad además del carácter internacional del Demandado.
Declara “disponer de claros intereses legítimos para hacer uso del referido nombre de dominio por estar” constituido por “dos términos genéricos” que hacen referencia a los productos que forman parte de su actividad comercial y al servicio que presta. Esto es, de productos “para la casa”, muy diferentes en gran parte de ellos a los ofertados por el Demandante. Insiste, además, que la “asociación de los dos términos se refieren al servicio prestado”, esto es, “la venta a distancia y distribución de dichos productos a los hogares”, actividad que desarrolla el Demandado a nivel nacional e internacional.
Por otra parte, manifiesta que en ningún momento ha contactado con la empresa Demandante a los efectos “de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro al demandante, en calidad de supuesto titular de la marca de productos o de servicios, o a un competidor del demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos del demandado que están relacionados directamente con el o los nombres de dominio”.
Igualmente y, como prueba de buena fe en el registro y utilización del nombre de dominio, alega que no se han vertido opinión ni se ha realizado conducta alguna contra la imagen o el buen nombre de la contraparte pues únicamente el Demandado ha procedido a la venta de sus artículos integrados en su catálogo a través de unos nombres de dominio (<latiendaencasa.tv> y <latiendaencasa.eu>) para nada estratégicos para la otra parte, como si pueden ser el “.es” o incluso “.com”, quien centra sus servicios casi exclusivamente al mercado nacional. En definitiva, declara que Demandante y Demandado no son competidores.
6. Debate y conclusiones
El párrafo 15.a) del Reglamento establece que el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Política y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables por lo que ante el hecho de que las partes intervinientes en este procedimiento administrativo son de nacionalidad española (o, en su defecto ser el lugar del establecimiento principal del Demandado) será de aplicación las leyes españolas no como fundamento de derecho por encontrarnos ante una disputa en relación a un nombre de dominio geográfico de primer nivel (“.tv”) pero sí como un hecho más a tener en cuenta para la resolución, toda vez el Experto tiene también nacionalidad española y es conocer de su legislación.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Este Experto considera que entre el nombre de dominio controvertido <latiendaencasa.tv> y la marca del Demandante LA TIENDA EN CASA registradas con anterioridad al registro del citado dominio, existe una perfecta identidad. Por tanto, dicha identidad produce un riesgo de confusión entre las marcas de las que es titular el Demandante y el nombre de dominio controvertido.
Acreditada la existencia de una marca sobre la que la Demandante ostenta derechos y constatada la absoluta identidad entre el nombre de dominio y la marca, el Panel considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Política en su párrafo 4.a).i).
B. Derechos o intereses legítimos
El Demandante alega que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en conflicto. De la prueba aportada por las partes es claro que las partes no mantienen relación comercial, ni tampoco existe autorización de uso de la marca a favor del Demandado. Es mas éste no es conocido en ningún momento como “La Tienda En Casa”.
Por su parte, el Demandado alega que utiliza el nombre de dominio por “estar constituido por dos términos genéricos que hacen referencia a los productos que forma parte de su actividad comercial.....se trata de productos para la casa, muy diferentes gran parte de ellos a los ofertados por la contraparte en su web....”. Indica igualmente que su actividad no sólo es nacional, sino también internacional, negando, en definitiva, que la utilización de su nombre de dominio pueda abocar a desviar consumidores del Demandante en su propio beneficio.
Lo cierto es que de la prueba aportada cabe apreciar cómo los productos comercializados por ambas partes son similares, e idénticos. E, igualmente, debe concluirse que la marca del Demandante LA TIENDA EN CASA es una marca notoria.
Por todo ello, la cuestión es determinar si el uso efectuado por el Demandado es permitido o no conforme a la Política. En este sentido, el párrafo 4.c).iii) de la Política declara que el registrador puede probar ser titular de derecho o interés legítimo en relación al uso del nombre de dominio si el titular registral hace: “un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro”. Por otra parte, merece traer a colación que ha quedado probado la falta de interés legítimo del Demandado, conforme al derecho español, al hacer uso el Demandante de la facultad de prohibir el uso de la marca como nombre de dominio en redes de comunicación telemáticas.
Pues bien, este Experto considera que el Demandado no ha logrado demostrar la existencia de un derecho o interés legítimo en el uso que realiza del nombre de dominio: la existencia de una marca notoria conocida por el propio Demandado, la inexistencia de relación comercial, el hecho de no ser conocido el Demandado como “La Tienda En Casa” o, la propia solicitud de transferencia del nombre de dominio en ejercicio de la facultad reconocida por el artículo 34 de la Ley de marcas española, avalan dar por cumplido el segundo de los requisitos de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El Demandado fundamenta su registro en el distinto ámbito territorial de sus actividades empresariales pero sin negar el conocimiento de la marca del Demandante. Por tanto, ni la notoriedad de las marcas de las que es titular el Demandante ni la implantación acreditada de las mismas en territorio español pudieron pasar inadvertidas al Demandado en el momento del registro.
De esta manera y, siguiendo el criterio establecido en numerosas decisiones del Centro, el registro de un nombre de dominio coincidente con una marca notoria sólo puede tener su razón en la realización de un registro de mala fe. Así, entre otros muchos, en el caso Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI Nº D2000-1402).
En cuanto al requisito del uso del nombre de dominio de mala fe, este Experto considera que el simple uso de una marca notoria como LA TIENDA EN CASA permite una práctica desleal y de aprovechamiento de la reputación ajena en beneficio de la actividad del Demandado.
Así pues, se considera probada la mala fe del Demandado, tanto en el registro, cuanto en la utilización del nombre de dominio, y por ello cumplido el requisito de la mala fe en el registro y el uso establecido por el párrafo 4.a)iii) de la Política.
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <latiendaencasa.tv> sea transferido al Demandante.
Manuel Moreno-Torres
Experto
Fecha: 28 de mayo de 2007