Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
G.D. Searle LLC v. Misocy Cazares Bursiaga [cytotec]
Caso N° DMX2007-0002
1. Las Partes
El Promovente es G.D. Searle LLC, con domicilio en Peapack, New Jersey, Estados Unidos de América, representada por Calderón y de la Sierra y Cía., S.C., México.
El Titular es Misocy Cazares Bursiaga [cytotec], con domicilio registrado en Chilpancingo, Distrito Federal, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio <cytotec.com.mx> objeto de la Solicitud se encuentra registrado por NIC-México.
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de marzo de 2007. El 4 de abril de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El mismo día NIC-México remitió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como contacto administrativo y técnico, proporcionando al efecto sus datos de localización. En respuesta a una prevención del Centro en el sentido de que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 23 de abril de 2007. El Centro verificó que la Solicitud modificada cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 24 de abril de 2007. Con arreglo al artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 de mayo de 2007. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 16 de mayo de 2007.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de mayo de 2007, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Con fecha 21 de mayo de 2007, el Centro recibió un correo electrónico por parte del Titular señalando que estaba abierto a considerar una oferta económica del Promovente a cambio de transferirle voluntariamente el nombre de dominio en cuestión. En consecuencia, el Centro reenvío la comunicación en comento al Promovente informándole que en caso de que deseara negociar la cesión voluntaria del nombre de dominio podía solicitar la suspensión temporal del procedimiento. El Promovente no solicitó tal suspensión.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa estadounidense que se dedica a la investigación, desarrollo, manufactura y comercialización de productos farmacéuticos. Desde hace más de veinte años el Promovente distribuye bajo la marca CYTOTEC tanto en México como en otros países un medicamento destinado al tratamiento de úlceras gastrointestinales.
El Promovente es titular en México desde 1984 del registro de marca N° 302,949 sobre la denominación CYTOTEC en las clases internacionales 01, 03 y 05 respecto de productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos para uso médico, entre otros.
Desde hace unos años, el Promovente forma parte del grupo Pfizer, Inc., una de las empresas líderes mundialmente en la industria farmacéutica que ahora se encarga de la comercialización en México y otros países del medicamento que ampara la marca CYTOTEC.
Para brindar información corporativa y respecto de los productos que ofrece en el mercado, el conglomerado al que pertenece el Promovente mantiene desde 1992 un sitio web bajo el nombre de dominio <pfizer.com>, entre muchos otros más.
Por su parte, el Titular registró el 17 de diciembre de 2006 el nombre de dominio en litigio. El portal de Internet vinculado a este último asegura ser el sitio oficial en México del fármaco CYTOTEC.
Al percatarse del registro y uso del nombre de dominio en controversia y sin estar documentado que haya mediado contacto previo entre las partes, el Promovente inició el procedimiento administrativo al rubro identificado.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
(i) El nombre de dominio <cytotec.com.mx> invade los derechos del Promovente al usar sin autorización una denominación idéntica a su marca registrada sobre cuyo uso tiene el derecho exclusivo, el cual se encuentra vigente y surtiendo todos sus efectos legales;
(ii) El Promovente tiene un mejor y previo derecho para ser el legítimo titular del nombre de dominio en litigio como consecuencia de los más de veintidós años que la marca ha permanecido registrada en favor del Promovente con antelación al registro del nombre de dominio cuya transferencia se reclama;
(iii) El nombre de dominio en controversia incorpora completamente la marca del Promovente, causando confusión en el público consumidor respecto del origen de <cytotec.com.mx>;
(iv) El Promovente no ha licenciado ni autorizado al Titular a usar su marca como nombre de dominio;
(v) El Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión ya que en el portal de Internet adscrito se observa una supuesta descripción de los efectos del producto CYTOTEC y posteriormente se muestran fotografías en las que aparece el medicamento que comercializa el Promovente al amparo de la marca CYTOTEC;
(vi) El uso de la marca CYTOTEC por parte del Titular para comercializar el propio medicamento del Promovente pero con una finalidad distinta a la que tiene dicho producto de ninguna manera puede considerarse un interés legítimo sobre la denominación CYTOTEC;
(vii) El Titular tenía conocimiento de la fama y éxito de la marca CYTOTEC y fue precisamente para beneficiarse de tales atributos que registró el nombre de dominio en disputa;
(viii) La mala fe del Titular en el uso del nombre de dominio en conflicto se hace evidente al ofrecer el medicamento CYTOTEC para la interrupción de embarazos de hasta nueve semanas, con lo que desinforma y engaña al público consumidor y lo que resulta más grave aún, pone en riesgo la salud de mujeres embarazadas que pretendiesen seguir el “tratamiento” descrito por el Titular, toda vez que el propio CYTOTEC está contraindicado para mujeres en estado de gravidez;
(ix) El Titular engaña al público consumidor haciéndole creer que el medicamento identificado con la marca CYTOTEC tiene por finalidad interrumpir embarazos, lo cual es completamente falso;
(x) El Titular crea confusión en el consumidor al asociar el nombre de dominio en controversia con la marca del Promovente ya que hace suponer al público que <cytotec.com.mx> pertenece o tiene alguna relación con el Promovente;
(xi) El hecho de que el Titular haya creado un sitio de Internet vinculado al nombre de dominio en disputa para comercializar un producto farmacéutico del Promovente con base en las contraindicaciones del mismo y sin contar con la autorización por parte de aquél, constituye una prueba fehaciente para acreditar la mala fe por parte del Titular.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
6. Debate y conclusiones
General
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Preliminar
Debido a que la Política se basa en la UDRP, este Experto considera pertinente tener en consideración la jurisprudencia asentada en la UDRP respecto de la falta de contestación a una demanda. En este orden de ideas, si bien múltiples Grupos Administrativos de Expertos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la Política UDRP no se traduce automáticamente en una Decisión en favor del Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el Demandante, siempre y cuando el Panel Administrativo las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI N° D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la demanda); y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del Demandado en contestar la demanda faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no es determinar si existe la posibilidad de que se produzca confusión entre los usuarios de Internet en la forma a que están expuestos los consumidores en los mercados locales tradicionales (esto es, confusión en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relación con un portal de Internet) Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N° D2000-1415, sino dilucidar si el nombre de dominio por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.
Ahora bien, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio <cytotec.com.mx> se compone única y exclusivamente de la marca registrada CYTOTEC del Promovente, lo que indefectiblemente conlleva a determinar la identidad gráfica y fonética entre los signos en pugna, así como su identidad conceptual en vista de que la marca en comento es una denominación acuñada ex profeso para identificar el medicamento comercializado por el Promovente.
La conclusión que antecede se mantiene intacta ante la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genérico “.com” y del codigo de pais “.mx” ya que como lo han reiterado un sinnúmero de Expertos, al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, no constituyen elementos relevantes jurídicamente para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio.
En la misma tesitura, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, una desigualdad de esa naturaleza entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI N° D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI N° D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI N° DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI N° DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).
Por consiguiente se tiene por surtida la hipótesis prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
La posición del Promovente con relación a este elemento puede resumirse en que el Titular carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en controversia toda vez que a este último no le ha sido otorgada licencia, facultad o autorización alguna para usar la marca del Promovente como nombre de dominio. Asimismo, el Promovente alega que el uso no autorizado que hace el Titular de la marca CYTOTEC, ofreciendo en venta el medicamento fabricado por el Promovente a mujeres embarazadas para las que dicho fármaco está expresamente contraindicado, de ninguna manera puede conferir al Titular un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
Lo anterior resulta suficiente para tener por demostrado prima facie el segundo requisito de la Política, revirtiéndose con ello la carga de la prueba al Titular para acreditar alguna de las defensas contenidas en el artículo 1.c de la Política. Ver Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Caso OMPI N° D2000-1553 e Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI Nº D2000-1467.
Vista la falta de contestación a la Solicitud, este Experto presume que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI Nº D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio); Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o interés legítimo cuando ninguno de estos le resultaba al Panel aparente a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo que estimase en su favor).
En el mismo sentido, de las pruebas ofrecidas por el Promovente y las circunstancias del caso, al Experto no le resulta evidente, argumentable o demostrable alguna de las hipótesis absolutorias que de forma enunciativa contempla el artículo 1.c) de la Política, en la especie: que el Titular sea conocido con la denominación <cytotec.com.mx>; que haya usado el nombre de dominio correspondiente en relación con un ofrecimiento auténtico de productos o servicios; ni mucho menos que haya hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro.
Esto es así debido a que la voz CYTOTEC no tiene otra acepción sino como marca del Promovente, a que el uso del nombre de dominio en conflicto tiene fines lucrativos y por último a que la promoción del medicamento identificado con la marca del Promovente para fines distintos de los que fue autorizado por las autoridades de salud correspondientes no puede dar lugar a una conducta legítima ni a una oferta de productos de buena fe en el sentido del artículo 1.c. inciso iii) de la Política. Ver Ares Trading S.A. v. Bill Edwards, Caso OMPI N° D2005-0189 (a propósito de los medicamentos ofrecidos al público bajo las marcas SERONO, SAIZEN y SEROSTIM que eran anunciados por el Titular para fines recreativos y deportivos muy distintos a los serios tratamientos médicos para los que fueron aprobados por la agencia de salud estadounidense).
En consecuencia se determina que el Promovente ha demostrado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii) de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
El Promovente ha demostrado que el Titular registró el nombre de dominio <cytotec.com.mx> luego de más de veintidós años de vigencia ininterrumpida de la marca que dicho nombre de dominio incorpora. El Experto que suscribe destaca la finalidad única que tiene el vocablo CYTOTEC reservado por el Promovente.
En estas circunstancias, es incuestionable que el Titular sabía de la existencia de la marca del Promovente y por lo mismo no pudo haber habido otra razón para registrar de mala fe el nombre de dominio en conflicto mas que para beneficiarse económicamente del reconocimiento y reputación de que goza la marca CYTOTEC en los distintos países en que se usa en el comercio. Ver F. Hoffmann-La Roche AG v. Ashima Kapoor, Caso OMPI N° D2005-1351 (respecto del conocido fármaco identificado con la marca famosa VALIUM, resolviendo el Panel que la única conclusión a que podía llegarse con certeza era que el Titular había registrado de mala fe los nombres de dominio en disputa para atraer visitantes a su portal para su beneficio económico al propiciar la posibilidad de confusión entre los usuarios de Internet con la marca del Promovente).
Asimismo, salta a la vista del suscrito la inconsistencia de los datos de contacto provistos por el Titular, situación que se tiene por comprobada al haber realizado el Experto en uso de sus facultades implícitas para mejor proveer que previene en su favor el artículo 12 del Reglamento, una búsqueda en un portal público gratuito que contiene el mapa de la ciudad de México, arrojando como resultado la falta de correspondencia entre la calle, colonia y el código postal proporcionados por el Titular, lo que aunando a la inexistencia del número telefónico asentado permite determinar la falsedad de los datos de contacto que fueron proporcionados al Registrador. Esta circunstancia por sí misma ha sido considerada por otros Grupos Administrativos de Expertos como suficiente para resolver la mala fe en el registro del nombre de dominio. Ver Laboratorios Brovel, S.A. de C.V. v. Braco Internacional, S.A. de C.V., Caso OMPI N° D2004-0263.
Por otra parte, el Experto advierte que el portal vinculado al nombre de dominio en disputa se autoproclama “el sitio o página oficial de Cytotec México”, resultando claro que el Titular está usando de mala fe el nombre de dominio en litigio para hacer creer erróneamente a usuarios de Internet que buscan información sobre el producto identificado con la marca del Promovente, que el Titular está relacionado con este último o ha sido autorizado para usar la denominación CYTOTEC y/o vender el medicamento identificado bajo ese nombre. Ver Lilly ICOS LLC v. Jay Kim, Caso OMPI N° D2004-0891 (determinando mala fe como consecuencia de la explotación comercial que se hacía dentro del portal vinculado al nombre de dominio <cialis.com> en que se ofrecían en venta medicamentos bajo la marca CIALIS del Promovente).
A mayor abundamiento, el Experto estima que el Titular ha usado de mala fe el nombre de dominio en cuestión puesto que lejos de mencionar en su portal el tipo de padecimientos para cuyo tratamiento fue concebido el medicamento amparado con la marca CYTOTEC, el Titular promueve dicho medicamento con fines de interrupción al embarazo, en contra de lo expresamente indicado por el propio fabricante y sin advertir el Titular sobre los riesgos a la salud que tal uso inapropiado conlleva. Ver N.V. Organon c. Johnatan Johnston, Caso OMPI N° D2001-1077 (El Titular registró y usó de mala fe el nombre de dominio <decadurabolin.org> debido a que el portal adscrito asociaba el medicamento identificado bajo la marca DECA-DURABOLIN del Promovente con el físico-constructivismo, un uso explícitamente señalado como imprevisto y peligroso para la salud).
Las razones arriba apuntadas permiten concluir que el Titular registró y ha venido usando el nombre de dominio en conflicto de manera intencionada con el fin de atraer a su sitio Web con ánimo de lucro usuarios de Internet para aprovecharse de la reputación y reconocimiento asociados a la marca registrada CYTOTEC del Promovente, creando la posibilidad de que exista confusión con dicha marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web vinculado a <cytotec.com.mx> y del medicamento ofrecido a través de dicho portal, actualizándose así la causal demostrativa de mala fe tipificada en el articulo 1.b.iv) de la Política.
En tal virtud se concluye que el Promovente ha satisfecho su carga probatoria bajo el articulo 1.a.iii) de la Política.
7. Decisión
En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <cytotec.com.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 4 de junio de 2007