WIPO Arbitration and Mediation Center
ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS
Lilly ICOS LLC v. Denis Konrad/ Medical Ltd.
Case No. D2007-1762
1. Die Parteien
Beschwerdeführerin ist Lilly ICOS LLC, Wilmington, Delaware, USA.
Beschwerdegegner ist Denis Konrad/ Medical Ltd., Echterdingen, Deutschland.
2. Domain Name und Domainvergabestelle
Der streitige Domainname <cialis-apotheke.com> (der „Domainname“) ist bei Cronon AG, Berlin (die „Domainvergabestelle“) registriert.
3. Verfahrensablauf
Die Beschwerde ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (das „Zentrum“) am 29. November 2007 per E-Mail und am 05. Dezember 2007 per Post in englischer Sprache ein. Am 13. Dezember 2007 bestätigte die Domainvergabestelle, dass der Beschwerdegegner Inhaber der streitigen Domain ist.
Nachdem das Zentrum der Beschwerdeführerin am 17. Dezember 2007 mitteilte, dass die Verfahrenssprache Deutsch ist, reichte die Beschwerdeführerin eine geänderte Beschwerde in deutscher Sprache ein, die am 21. Dezember 2007 per E-Mail und am 28. Dezember 2007 in körperlicher Form beim Zentrum einging.
Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde nunmehr den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie“), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung“) und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Ergänzenden Verfahrensregeln“) genügt.
Nach Maßgabe der Verfahrensordnung, Paragraph 4(c), wird der 4. Januar 2008 als Tag der förmlichen Einleitung des Beschwerdeverfahrens festgelegt.
Am 4. Januar 2008 hat das Zentrum dem Beschwerdegegner ordnungsgemäss mitgeteilt, dass gegen ihn eine Beschwerde eingereicht wurde, die formellen Verfahrensvoraussetzungen erfüllt sind und bis spätestens 24. Januar 2008 eine Beschwerdeerwiderung eingereicht werden kann. Da keine Beschwerdeerwiderung eingereicht wurde, teilte die Beschwerdestelle am 25. Januar 2008 die Säumnis des Beschwerdegegners mit.
Das Zentrum bestellte Herrn Peter Burgstaller am 31. Januar 2008 als Einzelpanelmitglied. Das Panel stellt fest, dass es ordnungsgemäß bestellt wurde. Das Panel hat eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit gemäß Paragraf 7 der Verfahrensordnung am 30. Januar 2008 abgegeben.
Die Verfahrenssprache ist Deutsch.
Am 18. Februar 2008 hat das Zentrum eine Email vom Beschwerdegegner erhalten, in der er angab, dass der Domainname seit drei Monaten nicht mehr aktiv sei. Das Beschwerdepanel hat diese ausserhalb der Frist eingereichte Email in Betracht gezogen, welche allerdings nichts an der Entscheidung des Beschwerdepanels ändert.
4. Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware, mit dem Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA.
Gemäß Anlage 2 ist der Beschwerdegegner Domaininhaber des streitigen Domainnamens <cialis-apotheke.com>. Als administrativer Kontakt ist Herr Denis Konrad ausgewiesen.
Registrar des streitigen Domainnamens ist die Firma Cronon AG, Berlin. Der streitige Domainname wurde am 28. April 2006 vom Beschwerdegegner registriert.
Die Beschwerdeführerin vertreibt unter dem Warenzeichen CIALIS ein pharmazeutisches Produkt. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke CIALIS insbesondere für die Klasse 5 („pharmazeutische und medizinische Präparate insbesondere zur Vorbeugung und Behandlung sexueller Dysfunktion“), und zwar in einer Vielzahl von Ländern, darunter USA, Kanada, Deutschland, Europäische Union usw. (Anlage 7). Bereits 1999 hat die Beschwerdeführerin beim USPTO die Marke CIALIS angemeldet; die Marke wurde im Hauptregister 2003 registriert.
Im Jahr 2004 gab die Beschwerdeführerin für die Vermarktung des Markenprodukts CIALIS 39 Mio. USD aus und erwirtschaftete einen Umsatz von mehr als $ 500 Mio. weltweit. 2006 betrug der Weltumsatz mit dem Markenprodukt CIALIS bereits 971 Mio. USD.
Seit etwa dem Jahr 2001 wird über das Markenprodukt CIALIS auch medial berichtet.
Der Beschwerdegegner hatte unter dem streitigen Domainnamen eine Website zum Abruf bereitgehalten, auf der neben dem Markenprodukte CIALIS der Beschwerdeführerin auch Konkurrenzprodukte dazu (z.B. Viagra) zum Kauf angeboten wurden (Anlage 13, 14).
Die Beschwerdeführerin hat den Beschwerdegegner zur Verwendung der Marke CIALIS nicht ermächtigt oder sonst autorisiert.
5. Parteivorbringen
A. Beschwerdeführerin
Die Beschwerdeführerin hat folgende Argumente vorgebracht:
Der streitige Domainname <cialis-apotheke.com> ist mit der Marke CIALIS der Beschwerdeführerin, die in einer Vielzahl von Ländern registriert wurde und als wohlbekannte Marke angesehen werden kann, zumindest verwechselbar ähnlich und der Beschwerdegegner verwendet den Domainnamen unbefugt, weil er dafür keine Autorisierung bzw. sonstige Berechtigung hat.
Aufgrund des Umstandes, dass auf der unter dem streitigen Domainnamen abrufbaren Website des Beschwerdegegner unter anderem auch CIALIS-Produkte (neben Konkurrenzprodukten) der Beschwerdeführerin zum Kauf angeboten werden, ist offensichtlich, dass sich der Beschwerdegegner den guten Ruf des Warenzeichens CIALIS unberechtigt zu Nutzen macht. Im Zeitpunkt der Registrierung des streitigen Domainnamens war dem Beschwerdegegner das Markenzeichen CIALIS auch bekannt, war doch die mediale Präsenz des Markenzeichens CIALIS groß und ergibt sich dies auch aus der Gestaltung der Website gemäß Anlage 13, wo nicht nur CIALIS-Produkte angeboten wurden, sondern sogar auf „Lilly“ verwiesen wird.
Der streitige Domainname wurde daher vom Beschwerdegegner bösgläubig registriert und auch verwendet.
B. Beschwerdegegner
Der Beschwerdegegner hat keine formale Beschwerdeerwiderung erstattet. Am 18. Februar 2008 sandte er jedoch ein Email and das Zentrum, in der er aber lediglich angab, dass der Domainname seit drei Monaten nicht mehr aktiv sei.
6. Entscheidungsgründe
Voraussetzung für eine erfolgreiche Beschwerde gemäß Paragraf 4(a)(i)-(iii) der Richtlinie ist, dass
- der strittige Domainname mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfähig ähnlich ist (i); und
- der Beschwerdegegner weder ein Recht noch ein berechtigtes Interesse am strittigen Domainnamen hat (ii); und
- der strittige Domainname bösgläubig registriert wurde und bösgläubig verwendet wird (iii).
Sämtliche aufgezeigten Voraussetzungen (i – iii) müssen kumulativ erfüllt werden, um erfolgreich die Beschwerde durchzusetzen.
A. Identisch oder verwechslungsfähig ähnlich
Aus Sicht des Beschwerdepanels ist der strittige Domainname verwechselbar ähnlich mit den in der Anlage 7 dargestellten Marken an denen die Beschwerdeführerin Markenrechte hat, weil der den zitierten Marken angehängte Zusatz „apotheke“ bloß beschreibend ist und nichts am kennzeichnenden Charakter des Zeichens CIALIS ändert.
In dieser Hinsicht folgt das Beschwerdepanel der ständigen Spruchpraxis auch anderer Beschwerdepanels in Zusammenhang mit dem Zeichen „CIALIS“ (vgl Lilly ICOS LLC v. John Hopking / Neo net Ltd, WIPO Case No. D2005-0694; Lilly ICOS LLC v. The Counsel Group, LLC, WIPO Case No. D2005-0042; Lilly ICOS LLC v. Jay Kim, WIPO Case No. D2004-0891; usw.) sowie der Ansicht der Beschwerdeführerin, wonach eine verwechslungsfähige Ähnlichkeit zwischen den Marken gemäß Anlagen 7 und dem strittigen Domainnamen besteht.
Die Voraussetzung des Paragraf 4(a)(i) der Richtlinie ist dem zufolge erfüllt.
B. Rechte oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen
Das Beschwerdepanel geht auch davon aus, dass der Beschwerdegegner keine Rechte und auch kein berechtigtes Interesse am strittigen Domainnamen geltend machen kann.
Den Behauptungen der Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegner, ausser dem Email vom 18. Februar 2008 keine Argumente entgegengesetzt, obwohl es an ihm gelegen wäre, nach einem geeigneten Vortrag der Beschwerdeführerin, diese Behauptungen zu entkräften/widerlegen – „Beweislastumkehr“ (vgl Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., WIPO Case No. D2000-0270).
Für das Beschwerdepanel sind die Behauptungen, zusammen mit den vorgelegten Beweisen, nachvollziehbar und glaubwürdig, dies insbesondere auch deswegen, weil der Beschwerdegegner gemäß Anlage 13 nicht nur CIALIS-Produkte angeboten hat, sondern auch Konkurrenzprodukte – eine Zustimmung dazu ist der Beschwerdeführerin wohl kaum zu unterstellen. Anhaltspunkte für einen bona fide Gebrauch des streitigen Domainnamens oder für eine Bekanntheit des Beschwerdegegners unter dem streitigen Domainnamen bzw. für einen noncommercial oder fair use kann das Beschwerdepanel nicht feststellen – dazu fehlt jeglicher Vortrag des Beschwerdegegners.
Das Beschwerdepanel geht daher davon aus, dass der Beschwerdegegner keine eigenen Rechte und kein berechtigtes Interesse am strittigen Domainnamen ableiten kann und damit auch die Voraussetzung gemäß Paragraf 4(a)(ii) der Richtlinie erfüllt ist.
C. Bösgläubige Registrierung und Verwendung des Domainnamens
Gemäß Paragraf 4(a)(iii) der Richtlinie bedarf es des Nachweises durch die Beschwerdeführerin, dass die strittige Domain vom Beschwerdegegner nicht nur bösgläubig genutzt, sondern auch bösgläubig registriert wurde. Wesentlich dabei ist, dass die Bösgläubigkeit im Zeitpunkt der Registrierung der strittigen Domain vorgelegen haben muss.
Die Beschwerdeführerin hat ihre CIALIS-Markenrechte, beginnend ab dem Jahr 1999, dargelegt. Die Investitionen in die Vermarktung des Produkts und der weltweite Umsatz waren bereits im Jahr 2004 erheblich (Anlage 8). Die mediale Berichterstattung über CIALIS-Produkte startete 2001.
Da der Beschwerdegegner offenbar im Bereich pharmazeutischer Produkte tätig ist, musste er auch im Zeitpunkt der Registrierung des streitigen Domainnamens um die Markenrechte der Beschwerdeführerin Bescheid wissen, dies umso mehr, als allgemein bekannt ist, dass gerade im Bereich Pharmazeutika Marken und Patente von besonderer Bedeutung sind.
Aus diesen Gründen ist das Beschwerdepanel der Überzeugung, dass im Zeitpunkt der Registrierung der strittigen Domain durch den Beschwerdegegner, nämlich am 28. April 2006, diesem die Bösgläubigkeit zu unterstellen ist - die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Beweismittel lassen daran keine Zweifel übrig, insbesondere mit Verweis auf Anlage 13.
Dass der strittige Domainname zudem auch bösgläubig benutzt wurde, zeigt sich ebenfalls im Besonderen aus der Anlage 13, wonach der Beschwerdegegner nicht nur die Produkte der Beschwerdeführerin zum Kauf anbot, sondern zudem auch auf „Lilly Cialis“ unter dem Menüpunkt „Kategorien“ verweist und auch Konkurrenzprodukte anbot.
Das Beschwerdepanel ist nach den vorgelegten Anlagen der Überzeugung, dass der Beschwerdegegner es gerade darauf anlegte, aus der Bekanntheit der Markenprodukte der Beschwerdeführerin Nutzen zu schlagen, insbesondere indem er Internetbenutzer zu seiner Website leitet (vgl auch Lilly ICOS LLC v. East Coast Webs, Sean Lowery, WIPO Case No. D2004-1101). Dem potenziellen Käufer werden zudem nicht nur CIALIS-Produkte, sondern sogar auch Konkurrenzprodukte angeboten – insofern werden Interessenten sogar, auch zulasten der Beschwerdeführerin, in die Irre geführt.
Die Voraussetzungen nach Paragraf 4(a)(iii) der Richtlinie liegen daher vor.
Auch wenn der Inhalt der Website heruntergenommen wurde und jetzt keine aktive Website sichtbar ist, so ändert das passive Halten eines Domainnamens, insbesondere in Anbetracht des Bekanntheitsgrads der Marken der Beschwerdestellerin, nichts am Befund der bösgläubigen Verwendung des Domainnamens (vgl auch Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003).
7. Entscheidung
Aus den vorgenannten Gründen ordnet das Beschwerdepanel in Übereinstimmung mit Paragraf 4(i) der Richtlinie und Paragraf 15 der Verfahrensordnung an, dass der Domainname <cialis-apotheke.com> an die Beschwerdeführerin zu übertragen ist.
Peter Burgstaller
Einzelpanelist
Datum: 19. Februar 2008