Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Caixa D’Estalvis Laietana v. Victor Manuel Pendas Suárez

Caso No. D2007-1196

1. Las Partes

La Demandante es Caixa D’Estalvis Laietana, con domicilio en Barcelona, España, que actúa representada por UBILIBET.

El Demandado es Victor Manuel Pendas Suarez, con domicilio en Oviedo, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <caixalaietana.cat>.

El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de agosto de 2007. El 17 de agosto de 2007 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 20 de agosto de 2007 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de agosto de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de septiembre de 2007. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de septiembre de 2007.

El Centro nombró a Ángel García Vidal como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 28 de septiembre de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Orden de procedimiento: El 2 de octubre de 2007, se dicta una orden de procedimiento, la número 1. La orden de procedimiento responde a la objeción del Demandado según la cual el firmante de la Demanda no había acreditado ser representante autorizado de la entidad Caixa d’Estalvis Laietana. El Experto único, pese a considerar que no cabe apreciar defecto formal alguno en la presentación de la Demanda [porque de acuerdo con el párrafo 3 xiv) del Reglamento, la certificación contenida en la demanda es suficiente para acreditar la relación legal entre el demandante y su abogado] resuelve: “Solicitar al demandante la oportuna prueba de que la Caixa d’Estalvis Laietana ha apoderado suficientemente al Sr. Ponz Corella para la actuación en este procedimiento o de que ratifica la actuación de éste. Dicha prueba deberá ser aportada con carácter urgente, y en todo caso, antes del viernes 5 de octubre de 2007. La comunicación se puede enviar al centro por correo electrónico y facsímile.”

El 3 de octubre de 2007 el Demandante presenta ante el Centro la documentación solicitada, quedando acreditado que el firmante de la Demanda representa efectivamente a Caixa d’Estalvis Laietana.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- Caixa d’Estalvis Laietana es una Caja de Ahorros, que tiene su origen en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Mataró creada en el año 1863, que en 1967 cambió su denominación por la de Caja de Ahorros Layetana y, que finalmente, en 1997, catalanizó su denominación oficialmente y pasó a designarse Caixa d’Estalvis Laietana.

- Caixa d’Estalvis Laietana acredita ser titular de los siguientes signos distintivos:

Varias marcas españolas denominativas con gráfico en las que figura el signo CAIXA LAIETANA, en particular las marcas M1190572, registrada en la clase 16 del Nomenclátor Internacional, M1190573 (clase 35); M1190574 (clase36); M1190575 (clase 37); M1190576 (clase 41); M1190577 (clase 42); M2192365 (clase 38); M2192367 (clase 38).

Marca española denominativa con gráfico número M1155359, en la que figura la denominación CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA, registrada para productos de la clase 35.

Marca española denominativa con gráfico número M2586024, en la que figura la denominación GRUP CAIXA LAIETANA, registrada para las clases 16, 36 y 38.

Marca comunitaria figurativa CAIXA LAIETANA número 004759742, registrada para las clases 33, 36 y 37.

- La Demandante afirma ser titular registral de otras marcas, pero no lo acredita, limitándose a remitir a las bases de datos online de la OEPM y de la OAMI.

- Caixa d’Estalvis Laietana usa en el tráfico la denominación Caixa Laietana, como denominación abreviada, omitiendo la palabra genérica “ahorros” (en voz catalana “estalvis”), tal como hacen la mayoría de Cajas de Ahorros.

- La Demandante comercializa todo clase de productos de cajas de ahorros a empresas y particulares: créditos hipotecarios, créditos al consumo, depósitos financieros, planes de pensiones, etc. bajo la marca CAIXA LAIETANA y sus derivadas. Como consecuencia el término Caixa Laietana goza de notoriedad en el tráfico.

- El nombre de dominio <caixalaietana.cat> fue registrado el 2 de mayo de 2006.

- El 31 de octubre de 2006 el Demandado remitió una carta certificada y con acuse de recibo al Demandante, que éste recibió el 3 de noviembre de 2006 y en la que se ponía en contacto con el Demandante a fin de establecer conversaciones referentes al dominio, siempre “respetuosas con los posibles derechos de marca registrada”, afirmando que “en modo alguno suponen un intento o fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio”.

- Bajo el nombre de dominio <caixalaietana.cat> se ofrece una página web en la que únicamente se lee el siguiente texto: “www.caixalaietana.cat Página en construcción. Contacte amb nosaltres”, indicándose a continuación una dirección de correo electrónico y un número de teléfono móvil. Y más abajo “Servicio de parking de dominio de arsys.es. Alojamiento Web. Housing. Hosting. Servidores Dedicados. Dominios. ADSL”. La Demandante aporta una copia impresa de esta web, sin indicar la fecha en que se obtiene. No obstante, este Experto, a fecha de 8 de octubre de 2007, ha comprobado personalmente que el contenido de la web sigue siendo ese. Y además el Demandado admite en la contestación a la Demanda que, efectivamente, la página está en construcción.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandante son las siguientes:

- El nombre de dominio <caixalaietana.cat> es idéntico a la mayoría de las marcas de sus titularidades y muy similar a otros signos distintivos también de su titularidad, hasta el punto de crear confusión en los consumidores.

- El Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio <caixalaietana.cat>, porque el Demandado no es titular de ningún signo distintivo bajo la denominación “Caixa Laietana” en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ni en la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Además, afirma el Demandante que la denominación no se identifica tampoco con ninguna sociedad mercantil con la que tenga relación el Demandado, y el Demandado tampoco ha destinado este nombre de dominio a ofrecer productos o servicios de buena fe, ni ha realizado actos preparatorios al objeto de comercializar productos o servicios mediante el nombre de dominio objeto de controversia. Finalmente, afirma el Demandante que el Demandado tampoco ha sido conocido en ningún momento en el tráfico mercantil por el nombre de dominio objeto de litigio.

- El nombre de dominio <caixalaietana.cat> ha sido registrado de mala fe porque, dada la notoriedad y renombre de la marca CAIXA LAIETANA, la amplia actividad financiera desplegada por el Demandante a lo largo del territorio español, y el hecho de que el Demandado tenga su domicilio en España, es imposible que éste desconociera la existencia de Caixa Laietana en el momento del registro del nombre de dominio <caixalaietana.cat>. Según el Demandante, con sus actos el Demandado habría pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de dicha marca, aprovechamiento expresamente prohibido por la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su artículo 34. De igual modo, entiende el Demandante que el Demandado ha infringido la “.CAT sponsored Top-Level Domain Charter”, apuntando falsamente que iba a usar en breve el nombre de dominio en pro de la lengua y cultura catalanas como exigen el Reglamento y la normativa de registro.

- El nombre de dominio <caixalaietana.cat> es usado de mala fe porque bajo él se hospeda una página en construcción genérica facilitada por el servidor del Registrador Asrys Internet SL, lo que implicaría que el Demandado no está realizando ningún uso con este nombre de dominio ni presta servicios de buena fe bajo el mismo, conducta inactiva que se encardinaría dentro de la doctrina de la tenencia pasiva establecida por la OMPI, que viene interpretando que esta tenencia pasiva de un nombre de dominio ha de considerarse como un uso de mala fe. Por otra parte, destaca el Demandante que cualquier uso potencial que el Demandado pudiera hacer del nombre de dominio <caixalaietana.cat> provocaría un riesgo de futura perturbación de las actividades de Caixa Laietana en Internet, aumentado por el hecho de que la Demandante sea una entidad financiera y que sus clientes pueden desarrollar actividades de capital sobre sus cuentas por medio de Internet.

- El registro del nombre de dominio <caixalaietana.cat> obstruye ilegítimamente a la Demandante el legítimo acceso a Internet bajo su marca propia; lo cual se ve agravado por el hecho que el dominio .cat está destinado para la Comunidad catalana a la que pertenece tanto el Demandante como la mayoría de sus clientes. Caixa Laietana (lo cual no podía ser desconocido por el Demandado). Asimismo, entiende la Demandante que se estaría induciendo a los consumidores actuales o potenciales de la Demandante a pensar que la Demandante no posee un sitio Web o que es técnicamente incapaz de mantenerlo operativo.

Por todo lo anterior, la Demandante solicita que se dicte una resolución por la que se ordene la transferencia a su favor del nombre de dominio <caixalaeiatana.cat>.

B. Demandado

Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:

- Niega todos los hechos contenidos en la Demanda que no sean expresamente admitidos.

- El firmante de la Demanda no reúne la condición de parte procesal legítima, porque simplemente manifiesta ser representante autorizado de Caixa D’estalvis Laietana, sin que tales afirmaciones se vean respaldadas por documento alguno que haga prueba.

- El Demandado admite que el nombre de dominio <caixalaietana.cat> es idéntico o similar a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos, conforme a lo dispuesto en el párrafo 4.a)i) de la Política.

- El Demandado afirma la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <caixalaietana.cat>. Invoca a tal efecto el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos [adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948], y el artículo 20 de la Constitución española de 2978, en los que se reconoce el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Afirma el Demandado que dada su formación jurídica y su concienciación respecto a la problemática de derechos de los consumidores y usuarios, su intención es establecer una pagina Web, no comercial, y carente de animo de lucro, en la que de manera altruista, ciudadanos afectados por la posición de dominio de los Bancos y Cajas de ahorro, puedan exponer sus quejas, ofrecerse consejo mutuo, y alcanzar soluciones. En este sentido, invoca el email que remitió a la Fundación Puntcat en el que especificaba el Intended Use del dominio litigioso, y donde se indicaba “que dada mi condición de Abogado su contenido iría orientado a la información, en catalán, a los consumidores y usuarios de servicios, que creo tienen derecho a recibir una información jurídica veraz y accesible”. Afirma también el Demandado, que presta servicios profesionales en la ciudad de Oviedo, donde no existen oficinas de Caixa Laietana, y pocos clientes de la entidad puedan existir, con lo que no se está intentando prestar servicio profesional alguno, sino mas bien que se trata de una actividad netamente particular, un “hobby”. Tal “hobby”, y tal intención critica, pero leal, con la entidad Caixa Laietana, y en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, es _según el Demandado_ totalmente legitima.

- El nombre de dominio <caixalaietana.cat> no ha sido registrado de mala fe, porque no se ha adquirido fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro al Demandante o a un competidor del Demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos del Demandado que están relacionados directamente con el nombre de dominio. Entiende a estos efectos el Demandado, que la carta remitida al Demandante en la que se ofrecía a establecer conversaciones referentes al dominio no puede ser entendida como una muestra de mala fe, pues en ella el Demandado dejaba claro que dichas conversaciones “en modo alguno suponen un intento o fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio.”

- Además, mantiene el Demandado que el nombre de dominio <caixalaietana.cat> no ha sido registrado a fin de impedir que el Demandante refleje la marca en un nombre de dominio; que el Demandante y el Demandado no compiten entre sí, de modo que el nombre de dominio no ha sido registrado por el Demandado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial del Demandante; y que el nombre de dominio tampoco ha sido registrado por el Demandado de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del Demandado o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Demandado, de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web del Demandado o en su sitio en línea.

- El Demandante, como titular de una marca tiene derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, y podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, la utilicen en el tráfico económico, pero sostiene el Demandado que en ningún momento ha utilizado el dominio <caixalaietana.cat> en el trafico económico, ni ha logrado el Demandante demostrar que así lo hiciera.

- El Demandado es miembro activo de la comunidad lingüística catalana, en tanto que conoce y utiliza el idioma catalán, así como los idiomas inglés, y español. Además el .CAT Sponsored Top-Level Domain no es un dominio territorial genérico adscrito a territorio alguno sino que tiene por finalidad servir a las necesidades de la comunidad lingüística y cultural catalana en Internet. Sobre esta base argumenta el Demandado que la página Web alojada en el dominio <caixalaietana.cat> actualmente en construcción, está en lengua catalana, y que todas las comunicaciones entre el Demandado y la Fundación Puntcat se efectuaron recíprocamente en lengua catalana. Finalmente, mantiene del Demandado que la referencia territorial a que el Demandado tenga su domicilio en el Principado de Asturias, España, es un intento de discriminar al mismo por razón de “territorio”, vulnerando de esta manera lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Española.

Por todo lo expuesto, el Demandado solicita que se rechacen los recursos solicitados por el Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el párrafo 4 de la Política, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El primer requisito que establece el párrafo 4 de la Política para que prospere la pretensión del Demandante es que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y dicha marca.

Tanto el Demandante como el Demandado admiten la concurrencia de este requisito de la Política y de los presupuestos de que se conforma. Por esta razón no cabe entrar en este momento a realizar mayores consideraciones al respecto, pues ha quedado acreditado que el Demandante es titular de varias marcas en las que figura el signo CAIXA LAIETANA, y es obvio también que aplicando los criterios manejados por los Grupos de expertos (la comparación ha de hacerse sin tener en cuenta el nombre de dominio de primer nivel, ni los elementos gráficos de las marcas), cabe apreciar una clara similitud entre esas marcas y el nombre de dominio en litigio, hasta el punto de crear confusión.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga éxito la reclamación del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Así se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com, Caso OMPI No. D2000-0120; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI No. D2001-0017, Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero, Caso OMPI No.D2002-1037 o Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya c. Col.legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, Caso OMPI No. D2007-0168, por citar sólo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos, tal como dispone expresamente el párrafo 4.c) de la Política.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario en este tipo de procedimientos nunca sería posible dictar una resolución favorable al Demandante. Y esta interpretación debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones de los casos, Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc Caso OMPI No. D2000-0079, y Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas, Caso OMPI No. D2004-0803).

Según la Demandante, el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio <caixalaietana.cat>, porque el Demandado no es titular de ningún signo distintivo bajo la denominación “Caixa Laietana” en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ni en la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Además, afirma el Demandante que la denominación elegida como nombre de dominio tampoco se identifica con ninguna sociedad mercantil con la que tenga relación el Demandado, y que el Demandado tampoco ha destinado este nombre de dominio a ofrecer productos o servicios de buena fe, ni ha realizado actos preparatorios al objeto de comercializar productos o servicios mediante el nombre de dominio objeto de controversia. De igual modo, considera el Demandante que el Demandado no ha sido conocido en ningún momento en el tráfico mercantil por este nombre de dominio objeto de litigio.

A la vista de las alegaciones y documentación que presenta la Demandante se puede concluir que ésta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio por parte del Demandado.

Llegados a este punto, debe analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos Para intentar probar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido, el Demandado alega que registró el nombre de dominio con la intención de crear una página web no comercial, y carente de animo de lucro, en la que de manera altruista, ciudadanos afectados por la posición de dominio de los Bancos y Cajas de ahorro, pudiesen exponer sus quejas, ofrecerse consejo mutuo, y alcanzar soluciones. De este modo, la elección y registro del nombre de dominio estarían amparados por el derecho a la libertad de opinión y de expresión. En palabras del Demandado se trataría de una actividad netamente particular, un “hobby”, y este “hobby”, y la intención critica, pero leal, con el Demandante y en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, sería totalmente legítima.

Pues bien, debe dejarse constancia, en primer lugar, de que el Demandado no ha aportado prueba alguna que demuestre que el nombre de dominio <caixalaietana.cat> se pretende utilizar efectivamente con finalidad crítica, no constando tampoco que haya hecho hasta el momento preparativo alguno al respecto. Pero aunque se llegara a admitir que en verdad esa era la finalidad perseguida al registrar el nombre de dominio, y aceptando que la utilización de un nombre de dominio puede estar amparada por la libertad de expresión, la interpretación del Demandado no puede ser acogida. En efecto, debe distinguirse claramente el nombre de dominio del contenido de la página web ofrecida bajo ese nombre de dominio. La libertad de expresión, reconocida en la Constitución española de 2978 y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podría ser invocada para justificar las críticas que se pudieran llegar a realizar en la página web del Demandado (aunque debe destacarse que en modo alguno se han realizado hasta el momento). Sin embargo, la libertad de expresión no ampara la elección de un nombre de dominio exactamente igual a una marca de la cual es titular el sujeto que recibe las referidas críticas. Así se ha reconocido en múltiples resoluciones de Grupos de expertos, como las de los casos, Compagnie de Saint Gobain v. Com-Union Corp, Caso OMPI No. D2000-0020; Estée Lauder Inc. v. estelauder.com, estelauder.net and Jeff Hanna, Caso OMPI No. D2000-0869; Riyad Bank v. J. Boschert No D2001-1235; Bonneterie Cevenole S.A.R.L. v. Sanyouhuagong Caso OMPI No. D2001-1309, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. v. Luis Toribio Troyano, Caso OMPI No. D2003-0438.

El Demandado podía haber elegido otro nombre de dominio que reflejara el carácter independiente y crítico del sitio web, en cuyo caso la libertad de expresión sí podría haber constituido un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio, tal y como se ha reconocido en repetidas ocasiones con relación a los denominados “suckdomains”: Vid. por ejemplo, las resoluciones de los casos Direct Line Group Ltd., Direct Line Insurance, plc, Direct Line Financial Services, Ltd, Direct Line Life Insurance Company Ltd, Direct Line Unit Trusts Ltd, Direct Line Group Services. Ltd v. Purge I.T.Ltd; Caso OMPI No. D2000-0583, y Wal-Mart Stores, Inc v. wallmartcanadasucks.com anf Kenneth J. Havey, Caso OMPI No. D2000-1104.

Al no hacerlo así, y al registrar a sabiendas un nombre de dominio formado únicamente por la marca del Demandante, el Demandado no puede pretender ostentar un derecho o interés sobre el nombre de dominio litigioso.

En definitiva, cabe concluir que también concurre el segundo de los requisitos exigidos en el párrafo 4.a) de la Política para que prospere la Demanda.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Para dictar una resolución favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y además al uso del nombre de dominio.

La mala fe a la hora de registrar y de usar un nombre de dominio en conflicto ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes.

Registro de mala fe

La Demandante alega que el nombre de dominio <caixalaietana.cat> ha sido registrado de mala fe porque, dada la notoriedad y renombre de la marca CAIXA LAIETANA, el Demandado era consciente de dicha marca y habría pretendido aprovecharse de su reputación. De igual modo, entiende la Demandante que existiría un acto de obstrucción y que el Demandado ha infringido la “.CAT sponsored Top-Level Domain Charter”, apuntando falsamente que iba a usar en breve el nombre de dominio en pro de la lengua y cultura catalanas.

Por el contrario, el Demandado argumenta que no se cumple ninguna de las circunstancias establecidas en la Política como prueba de la existencia de mala fe en el registro. Y también destaca el Demandado que es miembro activo de la comunidad lingüística catalana, en tanto que conoce y utiliza el idioma catalán. Además el .CAT Sponsored Top-Level Domain no es un dominio territorial.

Con carácter previo al análisis de la mala fe en el registro del nombre de dominio, debe dejarse expresa constancia de que no pretende este Experto determinar si el Demandado cumple o no con las condiciones exigidas para poder obtener un nombre de dominio bajo el Top Level Domain “.cat” (como parece poner en duda la Demandante) porque el presente procedimiento no se enmarca en el ámbito de la Política de resolución de conflictos sobre los requisitos de admisibilidad del .Cat de la Fundación puntCAT (conocida por las siglas de la denominación inglesa ERDRP). Por el contrario, se trata aquí de un procedimiento de resolución de conflictos de nombres de dominio que debe resolverse aplicando la Política conocida como UDRP.

Pues bien, debe recordarse que uno de los factores que es tenido en cuenta por los grupos de expertos a la hora de apreciar la mala fe en el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca (Así, entre otras muchas resoluciones, las de los casos, Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L, Caso OMPI No. D2002-0830; BolognaFiere S.p.A. v. Bonopera Daniele; OMPI No. D2003-0295; Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc, Caso OMPI No. D2005-0556).

Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el nombre de dominio se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan la amplitud de uso de la marca y el carácter notorio o renombrado de la marca (Así, entre otros muchos casos, J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI No. D2001-0017; Freixenet S.A. v. L&T, Caso OMPI No. D2001-1104, o Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco José Caso OMPI No. D2003-0675).

A la vista de estas circunstancias, existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio <caixalaietana.cat> se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha creditado un interés legítimo para su registro, y porque conocía las marcas del Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio.

Uso de mala fe

Ha quedado acreditado en este procedimiento que bajo el nombre de dominio <caixalaietana.cat> no se ofrece contenido alguno, salvo la indicación de que la página se encuentra en construcción.

Significa esto que el nombre de dominio <caixalaietana.cat> no está siendo objeto de un uso efectivo. No obstante, en determinadas circunstancias la falta de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilización de los mismos de mala fe. Tal ocurre cuando el nombre de dominio coincide o es similar a una o varias marcas de una notoriedad tal que no es razonable creer que el titular del nombre de dominio ignora que su dominio coincide o es similar a dichas marcas. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo” ha sido sentada en multitud de decisiones de Grupos de expertos, desde la pionera decisión del caso Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows. Caso OMPI No. D2000-0003 (Vid. por ejemplo, los casos Compaq Computer Corporation v. Boris Beric; Caso OMPI No. D2000-0042; CBS Broadcasting, Inc. v. Dennis Toeppen; Caso OMPI No. D2000-0400; Revlon Consumer Products Corporation v. Yoram Yosef aka Joe Goldman; Caso OMPI No. D2000-0468; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. N/A, Caso OMPI No. D2003-0996). Como se afirma en la decisión del Caso OMPI No. D2000-0239, J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, hay que reconocer que no tiene sentido, y es ilógico, registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa sería una vía utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio idéntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar después vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Sería suficiente con registrar el nombre de dominio, no usarlo para nada, y esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Por todo ello, hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.

De este modo, cabe concluir que el Demandado ha usado el nombre de dominio <caixalaietana.cat> de mala fe, pues no hay evidencias de que haya usado el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios, ni de que haya hecho preparativos serios de dicho uso. Manifiesta el Demandado que su intención era usar el nombre de dominio en una web crítica con el Demandante, pero no acredita ningún preparativo serio de dicho uso.

A estas consideraciones hay que añadir que, generalmente, quien registra un nombre de dominio de mala fe lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, los derechos de un tercero (En este mismo sentido, entre otras, la decisión del Grupo administrativo de expertos en el caso Comunidad Autónoma de Galicia v. Jesús Sancho Borraz, Caso OMPI No . D2000-1017).

Alega el Demandado que en ningún momento ha utilizado el dominio <caixalaietana.cat> en el trafico económico, de donde se derivaría que no habría infringido las marcas de la Demandante. No obstante, esta constatación resulta improcedente en un procedimiento administrativo de solución de controversias como el presente. En efecto, la falta de uso del nombre de dominio en el tráfico económico impide considerar que el Demandado esté infringiendo los derechos de marca del Demandante, desde el punto de vista de la Ley española de marcas o del Reglamento (CE) núm. 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 2003, sobre la marca comunitaria (Aunque esta es una valoración que sólo compete realizar a los Tribunales de Justicia). Pero la inexistencia de una lesión de las marcas de la Demandante desde el punto de vista del Derecho español y comunitario de marcas no significa que no pueda prosperar su Demanda en este procedimiento, pues los presupuestos de la Política no son iguales a los establecidos en dichos ordenamientos, y basta con que se manifiesten los requisitos de la Política para dar acogida a sus pretensiones.

En definitiva, también se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el párrafo 4 de la Política para que prospere la demanda.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <caixalaietana.cat> sea transferido a la Demandante.

Prof. Dr. Ángel García Vidal
Experto Único

Fecha: 11 de octubre de 2007