WIPO Arbitration and Mediation Center

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

Holz Hoerz GmbH v. Orthofer & Stritzinger Pedalo Touristik OEG

Verfahren Nr. D2007-0947

1. Die Parteien

Beschwerdeführerin ist die Holz Hoerz GmbH aus Münsingen, Deutschland, extern vertreten.

Beschwerdegegnerin ist die Orthofer & Stritzinger Pedalo Touristik OEG aus Michaelnbach, Österreich, extern vertreten.

2. Domain Name und Domainvergabestelle

Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <pedalo.com>.

Die Domainvergabestelle ist Schlund & Partner aus Karlsruhe, Deutschland.

3. Verfahrensablauf

Die Beschwerde ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem “Center”) am 28. Juni 2007 per E-Mail und am 2. Juli 2007 per Post in englischer Sprache ein. Die Domainvergabestelle bestätigte am 2. Juli 2007, dass die Beschwerdegegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens <pedalo.com> sei.

Nach einer Mitteilung der Domainvergabestelle und einer Information der Parteien durch das Center, dass die Registrierungs-Vereinbarung auf Deutsch abgeschlossen worden war, reichte die Beschwerdeführerin am 17. Juli 2007 (per E-Mail) bzw.

24. Juli 2007 (per Post) eine deutsche Übersetzung der Beschwerde ein.

Das Center stellte fest, dass die Beschwerde den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie”), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung”) und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (den („Ergänzenden Verfahrensregeln”) genügt.

Am 20. Juli 2007, wurde die Beschwerdeschrift gemäss Paragraphen 2(a) und 4(a) der Verfahrensordnung ordnungsgemäss an die Beschwerdegegnerin übermittelt. Gemäss Paragraph 5(a) der Verfahrensordnung war die Frist zur Einreichung der Beschwerde- erwiderung der 9. August 2007. Die Beschwerdeerwiderung wurde am 7. August 2007 (per E-Mail) bzw. am 14. August 2007 (per Post) dem Center eingereicht.

Am 21. August 2007, teilte das Center mit, dass ein Beschwerdepanel in der Person von Herrn Tobias Zuberbühler bestellt wurde, und dass das Panelmitglied eine Annahmeerklärung und eine Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit abgegeben habe.

4. Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin ist seit 1991 Inhaberin verschiedener nationaler und IR-Marken mit dem Bestandteil „pedalo“, unter anderem in den Klassen 10, 212, 15, 28 des Nizzaer Klassifikationsabkommens, und hat auch den Domainnamen <pedalo.de> registriert. Die Beschwerdeführerin ist gemäss eigenen Angaben ein Unternehmen mit internationalen Aktivitäten, das im Bereich von Spielwaren und Sportausrüstungen sehr bekannt ist.

Die Beschwerdegegnerin, Orthofer & Stritzinger Pedalo Touristik OEG, wurde 1994 gegründet und ins Firmenbuch (Handelsregister) beim Landgericht Wels (Österreich) eingetragen. Gemäss Angaben der Beschwerdegegnerin trat diese seit 1994 unter dem sog. Firmenschlagwort “Pedalo” auf.

Am 6. April 1994, registrierte der Geschäftsführer der Beschwerdegegnerin die Wort/Bildmarke PEDALO beim Österreichischen Patentamt für die Klassen 39 und 41 des Nizzaer Klassifikationsabkommens. Das Ergebnis der Ähnlichkeitsprüfung des Österreichischen Patentamtes anlässlich der Markenregistrierung ergab keine registrierte Marke, die mit der Marke der Beschwerdegegnerin ähnlich oder identisch wäre.

Der strittige Domainname wurde am 12. November 1997 registriert und wird von der Beschwerdegegnerin für die Vermarktung von Fahrradreisen eingesetzt.

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdeführerin

Die Beschwerdeführerin behauptet, dass der strittige Domainname mit Marken der Beschwerdeführerin identisch sei und dass die Beschwerdegegnerin keine Markenrechte oder andere gewerbliche Schutzrechte in Bezug auf den Domainnamen geltend machen könne. Zudem habe die Beschwerdegegnerin bei der Registrierung des Domainnamens pflichtwidrig nicht überprüft, ob Rechte Dritter an dem von ihr gewählten Domainnamen bestehen. Der strittige Domainname sei daher bösgläubig registriert worden und werde weiterhin bösgläubig benutzt. Deshalb sei der Domainname auf die Beschwerdeführerin zu übertragen.

B. Beschwerdegegnerin

Die Beschwerdegegnerin wendet ein, dass ihre Firma seit 1994 den Begriff “Pedalo” enthalte, sodass ein Schutz gemäss österreichischem Firmenrecht und UWG bestehe. Zudem habe die Beschwerdegegnerin die Wort/Bildmarke PEDALO 1994 beim Österreichischen Patentamt für die Klassen 39 und 41 registriert. Eine Ähnlichkeitsprüfung anlässlich dieser Registrierung habe keine registrierte Marke ergeben, die mit der Marke der Beschwerdegegnerin ähnlich oder identisch gewesen wäre. Da die Beschwerdegegnerin zum Zeitpunkt der Registrierung des strittigen Domainnamens (1997) bereits seit drei Jahren eine entsprechende Marke registriert hatte und der Domainname bereits seit ca. 10 Jahren ein integraler Bestandteil ihrer Geschäftstätigkeit sei, könne man nicht von eine bösgläubigen Registrierung und Benutzung ausgehen.

6. Entscheidungsgründe

Paragraph 4(a) der Richtlinie führt drei Elemente auf, die der Beschwerdeführer nachweisen muss, damit ein Domainname vom Beschwerdegegner auf den Beschwerdeführer übertragen wird:

(i) der Domainname ist mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfähig ähnlich; und

(ii) der Beschwerdegegner hat weder ein Recht noch ein berechtigtes Interesse am Domainnamen; und

(iii) der Domainname wurde bösgläubig registriert und wird bösgläubig benutzt.

A. Identisch oder verwechselbar ähnlich

Der Domainname ist identisch mit den registrierten Marken der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdeführerin erfüllt damit Paragraph 4(a)(i) der Richtlinie.

B. Rechte oder berechtigte Interessen am Domainnamen

Der Begriff “Pedalo” ist seit 1994 Bestandteil des Firmennamens der Beschwerdegegnerin und wurde im gleichen Jahr von dieser als Wort/Bildmarke in Österreich registriert. Der strittige Domainname wurde bereits vor ca. 10 Jahren registriert und wird seither von der Beschwerdegegnerin zur Vermarktung von Fahrradreisen benutzt. Diese Umstände allein müssten zu einer Abweisung der Beschwerde führen.

Das Beschwerdepanel sieht im vorliegenden Fall und unter den gegebenen Umständen keinen Anlass den guten Glauben des Beschwerdegegners bei der Markeneintragung zu untersuchen. Darüber hinaus weist das Beschwerdepanel darauf hin, dass eventuelle Streitigkeiten bezüglich des Umfangs oder der Priorität der respektiven Markenrechte der Parteien ausserhalb des Rahmens dieses UDRP-Verfahrens liegen würden.

C. Bösgläubige Registrierung und Benutzung des Domainnamens

Es kommt hinzu, dass eine Ähnlichkeitsprüfung des Österreichischen Patentamtes anlässlich der Markenregistrierung durch die Beschwerdegegnerin keine registrierte Marke ergab, die mit der Marke der Beschwerdegegnerin ähnlich oder identisch wäre. Man kann also davon ausgehen, dass die Beschwerdegegnerin zum Zeitpunkt der Registrierung des Domainnamens keine Kenntnis von der Beschwerführerin hatte und die Registrierung somit auch nicht bösgläubig erfolgte.

7. Entscheidung

Aus den vorgenannten Gründen wird die Beschwerde abgewiesen.

Tobias Zuberbühler
Einzelpanelist

Datum: 4. September 2007