Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Chocolates Turín, S.A. de C.V. c. José Luis Aguilar Peñalosa
Caso N° DMX2006-0015
1. Las Partes
El Promovente es Chocolates Turín, S.A. de C.V. con domicilio en México, D.F. C.P., México, representada por José Juan Méndez Cortés.
El Titular es José Luis Aguilar Peñalosa con domicilio en Tipp City, Ohio, Estados Unidos de America.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <chocolatesturin.com.mx>.
El registrador del citado nombre de dominio es Network Information Center-México (Nic México).
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de diciembre de 2006. El 22 de diciembre de 2006 el Centro envió al registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 29 de diciembre de 2006 el registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 13 de enero de 2007. El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) (la “Política”), Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los Artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 7 de enero de 2007. De conformidad con el Artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 5 de febrero de 2007. El Escrito de Contestación a la Solicitud fue presentado ante el Centro el 5 de febrero de 2007.
El Centro nombró a Miguel B. O'Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 19 de febrero de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artículo 9 del Reglamento.
El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es titular de la marca TURIN (& diseño) y algunas marcas que comprenden la voz TURIN, como por ejemplo “ALTA REPOSTERIA TURIN (& diseño)”. Todas ellas fueron registradas con anterioridad a que el Titular registrara el nombre de dominio objeto de la presente Solicitud.
El Titular es titular del nombre de dominio <chocolatesturin.com.mx> registrado el 24 de febrero de 2005.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
El Promovente alega que:
Chocolates Turín S.A. de C.V. es titular de diversos registros de marcas con la denominación TURIN (diseño) y ALTA REPOSTERIA TURIN (& diseño) en México, encontrándose vigentes y surtiendo efectos legales.
Tales registros de marca son anteriores a la fecha en que fue registrado el nombre de dominio <chocolatesturin.com.mx>, por lo que sus derechos son anteriores a los del Titular.
El nombre de dominio <chocolatesturin.com.mx> es confundible con sus registros de marca. A tal fin, compara el nombre de dominio y sus marcas en los planos gráfico, fonético e ideológico.
El Titular no posee derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio, ya que no hace una oferta auténtica de productos o servicios.
El nombre de dominio <chocolatesturin.com.mx> ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Al registrar el nombre de dominio en cuestión, el Titular conocía al Promovente. Prueba de ello es que en el sitio web “www.chocolatesturin.com.mx” el Titularse refiere a las marcas, denominación social y giro de actividades del Promovente.
La intención del Titular al registrar el nombre de dominio <chocolatesturin.com.mx> es la de desviar a los cibernautas a su sitio web, aprovechándose del prestigio y fama de Chocolates Turín.
No cuestiona la libertad que pueda tener el Titular para referirse al Promovente, sino la falta de derechos e intereses legítimos que ostenta para hacerlo a través de un nombre de dominio semejante en grado de confusión a sus marcas.
Es clara la utilización de mala fe que el Titular hace del nombre de dominio en cuestión, ya que tras ingresar a su sitio web “www.chocolatesturin.com.mx” “.mx” aparece información que no es la información comercial que pudiera ser exhibida por una empresa que entre su giro comercial se encuentra la fabricación y venta de chocolates.
Por último, el Promovente solicita que el nombre de dominio <chocolatesturin.com.mx> sea transferido al Demandante Chocolates Turín S.A de C.V.
B. Titular
El Titular alega que:
Es incorrecto que el nombre de dominio <chocolatesturin.com.mx> resulte engañoso con los servicios y productos relacionados con las marcas que el Promovente dice tener, ya que en el sitio web que corresponde al referido dominio no se promueven o venden productos de repostería por lo cual es imposible crear confusión alguna a clientes/consumidores sobre los productos que el Promovente fabrica.
El objetivo fundamental del sitio web “www.chocolatesturin.com.mx” es informar a la opinión pública sobre actuaciones indebidas en las cuales incurrieron ciertos individuos relacionados con el Promovente para intentar despojar a la “Sucesión de la Señora Clementina Santillán Legorreta Vda. de Peñaloza” y a sus herederos de las marcas entre las cuales está la de Turin.
El Promovente nunca fue legítima dueña de las marcas que menciona, prueba de ello es la sentencia de fecha 5 de diciembre de 1995 en donde se condena a el Promovente a regresar dichas marcas a su legítima propietaria la “Sucesión de la Señora Clementina Santillán Legorreta Vda. de Peñaloza”, cuya copia acompaña.
No se le ha impedido al Promovente reflejar la marca TURIN en un nombre de dominio con similitud a la marca en cuestión ya que el Promovente es propietario del dominio <turin.com.mx>.
El nombre de dominio en cuestión no ha sido registrado por el Titular para perturbar la actividad comercial del Promovente ni tampoco ha sido registrado de manera intencionada de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio.
Por lo expuesto el Titular solicita que la Solicitud sea rechazada.
6. Debate y conclusiones
Conforme el Artículo 1.a) el Promovente deberá probar los siguientes elementos:
(i) que el nombre de dominio es idéntico o parecido hasta el punto de crear de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos;
(ii) que el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Conforme el Artículo 19 del Reglamento, el Panel resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicable.
El Panel encuentra útil aclarar que las diversas acusaciones formuladas por las partes en sus escritos de Solicitud y Escrito de Contestación que no se refieren a lo atinente al registro y uso del nombre de dominio exceden la competencia de este Panel.
El Panel debe limitarse a verificar si se encuentran probados los elementos requeridos en la Política, de conformidad con el Artículo 12 del Reglamento, sin adentrar en las cuestiones de hecho y de derecho que exceden este estricto marco, las cuales deben ser dejadas en manos de los tribunales con el fin de posibilitar a las partes la amplitud de debate y prueba necesarias.
En razón de ello, el Panel se limitará a atender solamente aquellos argumentos de las partes que fueron planteados por ellas en tiempo oportuno y que a juicio del Panel resulten conducentes para la decisión del caso.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Panel encuentra que existe similitud hasta el punto de crear confusión entre el nombre de dominio <chocolatesturin.com.mx> y las marcas de la Promovente Chocolates Turín S.A. de C.V. que contienen la voz distintiva y característica Turin.
La palabra “chocolates” no aporta distintividad al nombre de dominio y no resulta suficiente para mitigar la confusión con las marcas del Promovente, desde la perspectiva del usuario de Internet. Por el contrario, es evidente que Turín es el elemento principal, característico y distintivo, tanto en el nombre de dominio en cuestión como en las marcas del Promovente.
El Titular sostiene que el Promovente nunca fue legítima dueña de las marcas que menciona y que prueba de ello es la sentencia de fecha 5 de diciembre de 1995 en donde se condena al Promovente a regresar dichas marcas a su legítima propietaria, la “Sucesión de la Señora Clementina Santillán Legorreta Vda. de Peñaloza”.
Al respecto, el Panel entiende que cuestiones como las planteadas por el Titular exceden el limitado campo de acción del Panel. Sin perjuicio de ello, de la copia de la sentencia acompañada por el Titular no surge que Chocolates Turín S.A. de C.V. haya sido condenado a “regresar” al Titular las marcas sobre las que el Promovente basa el presente reclamo, ni que el Titular haya sido alguna vez su titular.
Por lo expuesto, el Panel entiende que el Promovente ha acreditado el primer elemento requerido en la Política Artículo 1.a)i).
B. Derechos o intereses legítimos
La Promovente alega que el Titular no posee derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio, ya que no hace una oferta auténtica de productos o servicios.
Asimismo, sostiene que la intención del Titular al registrar el nombre de dominio <chocolatesturin.com.mx> es la de desviar a los cibernautas a su sitio web, aprovechándose del prestigio y fama de Chocolates Turín.
Por otro lado, no cuestiona la libertad que pueda tener el Titular para referirse al Promovente sino la falta de derechos e intereses legítimos que ostenta para hacerlo a través de un nombre de dominio semejante en grado de confusión con sus marcas.
De las constancias de la causa y de las propias manifestaciones del Titular al presentar el Escrito de contestación surge que al menos uno de los fines del sitio es criticar y formular acusaciones contra la Promovente.
El panel encuentra que esta conducta del Titular no puede equipararse a un uso legítimo y leal del nombre de dominio. El Titular puede ejercer su derecho de libertad de expresión en Internet, pero ello no significa que tenga derechos para utilizar un nombre de dominio confundible con una marca ajena, sin la debida autorización de su titular.
Por todo lo expuesto, el Panel encuentra que el Promovente ha acreditado el segundo elemento requerido en la Política párrafo 4(a)(ii).
C. Registro o utilización del nombre de dominio de mala fe
El Promovente debe probar que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Es evidente que la actividad que intenta llevar adelante el Titular en su sitio web, esto es, criticar y formular acusaciones contra el Promovente, resulta perturbadora de su actividad comercial.
El Panel entiende que el registro de un nombre de dominio confundible con una marca prestigiosa con el fin de criticar y formular acusaciones contra su titular constituye una conducta teñida de mala fe a los fines de la Política.
Por consiguiente, el Panel encuentra que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Por todo lo expuesto, el Panel encuentra que el Promovente ha acreditado el tercer elemento requerido en la Política párrafo 4(a)(iii).
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los Artículos 1.a) de la Política y 12 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <chocolatesturin.com.mx> sea transferido a Chocolates Turín S.A. de C.V.
Miguel B. O'Farrell
Experto Único
Fecha: 5 de marzo de 2007