WIPO

 

Centre d'arbitrage et de mdiation de l'OMPI

 

DCISION DE L’EXPERT

AMITEL SA et LTV GELBE SEITEN AG contre EDICIEL SARL

Litige nDFR2006-0018

 

1. Les parties

Les Requrants sont AMITEL SA, Bourg-en-Bresse, France et LTV GELBE SEITENAG, Zrich, Suisse, reprsents par SELCA CMS Bureau FrancisLefebvreLyon, Lyon, France.

Le Dfendeur est EDICIEL SARL, Saint-Leu-la-Fort, France, reprsent par CabinetPlasseraud, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <local.fr> enregistr le 24juillet2006.

Le prestataire Internet est la socit EDICIEL.

 

3. Rappel de la procdure

Une demande dpose par les Requrants auprs du Centre d’arbitrage et de mdiation de l’Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle (ci-aprs dsign le”Centre”) a t reue le 22dcembre2006par courrier lectronique et le 29dcembre2006par courrier postal.

Le 27dcembre2006, le Centre a adress l’Association Franaise pour le Nommage Internet en Coopration (ci-aprs l’“Afnic”) une demande aux fins de vrification des lments du litige et de gel des oprations.

Le 27dcembre2006, l’Afnic a confirm l’ensemble des donnes du litige.

Le Centre a vrifi que la demande rpond bien au Rglement sur la procdure alternative de rsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dcision technique (ci-aprsle”Rglement”) en vigueur depuis le 11mai2004, et applicable l’ensembledes noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformment la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprs la”Charte”).

Conformment l’article14(c) du Rglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prsente procdure administrative, a t adresse au Dfendeur le 11janvier2007. Le Dfendeur a adress une rponse au Centre, reue le 31dcembre2006par courrier lectronique et le 5janvier2007par courrier postal.

Le 12fvrier2007, le Centre nommait Louis B. Buchman comme Expert dans le prsent litige. L’Expert constate qu’il a t nomm conformment au Rglement. L’Expert a adress au Centre une dclaration d’acceptation et une dclaration d’impartialit et d’indpendance, conformment l’article 4du Rglement.

 

4. Les faits

Les Requrants AMITEL SA (“AMITEL”) et LTV GELBE SEITEN AG (“LTV”) sont des socits sœurs dtenues respectivement 100% et 48% par la socit Publigroupe, qui ditent respectivement en France et en Suisse des annuaires intituls “Local”, et LTV a lanc en avril2006un portail internet “www.local.ch” qui propose un moteur de recherche et les donnes des annuaires.

LTV a dpos en Suisse la marque LOCAL LTV le 31mars2000, ensuite tendue la Communaut Europenne selon l’Arrangement de Madrid et enregistre sous le n892300auprs de l’Organisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle le 15mars2006dans les classes 9, 16, 38et 42de la classification internationale.

AMITEL a dpos en France la marque LOCAL le 2octobre2006auprs de l’Institut National de la Proprit Industrielle, enregistre sous le n063454207dans les classes 16, 38et 41de la classification internationale.

Le Dfendeur EDICIEL SARL (“EDICIEL”) ayant rserv le 24juillet2006le nom de domaine <local.fr>, AMITEL est entr en ngociation avec lui le 25juillet2006afin de tenter d’acqurir ce nom de domaine, puis, constatant que le Dfendeur ne l’exploitait pas activement, lui a adress une lettre de mise en demeure le 7novembre2006, par lettre recommande avec accus de rception, afin de tenter d’obtenir le transfert amiable dudit nom de domaine.

Le Dfendeur n’ayant rpondu favorablement ni cette proposition d’achat, ni cette proposition transactionnelle, les Requrants ont alors engag la prsente procdure.

 

5. Argumentation des parties

A. Requrants

Selon les Requrants, l’enregistrement du nom de domaine <local.fr> par le Dfendeur porte atteinte leurs droits de proprit industrielle:

En effet, le nom de domaine litigieux <local.fr> reproduirait l’lment principal et distinctif de la marque internationale dpose par LTV, et sa rservation constituerait un acte de contrefaon de ladite marque en violation des dispositions des articles L713-2et L 713-3du Code de la Proprit Intellectuelle.

Les Requrants allguent que le nom de domaine litigieux porte galement atteinte aux droits d’AMITEL sur la marque franaise LOCAL, dpose le 2octobre2006notamment pour dsigner des services de “publicit en ligne sur un rseau informatique”.

Les Requrants observent que la reproduction et/ou l’imitation de marque appartenant un tiers, sans autorisation, constitue une atteinte qui doit tre sanctionne.

En outre, il importerait peu que la ou les marques aient t enregistres au moment de la rservation du nom de domaine litigieux.

Les Requrants invoquent avoir un intrt lgitime sur le nom de domaine litigieux ds lors qu’ils subissent de son fait une atteinte leurs droits sur les marques dont ils sont titulaires.

De surcrot, la rservation du nom de domaine litigieux constituerait une atteinte aux rgles de la concurrence et du comportement loyal en matire commerciale:

En effet, les Requrants indiquent que bien que prestataire internet, EDICIEL a procd, sans effectuer de vrification pralable que sa rservation ne porterait pas atteinte aux droits de tiers, la rservation du nom de domaine litigieux pour le compte d’une socit allemande NETWORK.DE. Or, ni NETWORK.DE, ni EDICIEL n’ont vocation exploiter ce nom de domaine. Aucune de ces socits n’a dvelopp d’activit internet autour du terme LOCAL et du nom de domaine litigieux.

Les Requrants font galement valoir qu’une rservation effectue dans de telles conditions est empreinte de mauvaise foi et est rprhensible. Le nom de domaine <local.fr> n’est pas exploit, et le fait de conserver de manire injustifie l’enregistrement d’un nom de domaine sans que le site internet soit actif constitue un acte de rtention injustifie du nom de domaine litigieux.

Les Requrants considrent que l’intention spculative du Dfendeur dans l’utilisation du nom de domaine litigieux est manifeste puisque son but en le rservant tait de le revendre.

Les Requrants demandent le transfert du nom de domaine litigieux AMITEL.

B. Dfendeur

Selon le Dfendeur, les marques invoques sont de simples dpts et le terme “local” est un terme gnrique et descriptif telle enseigne et qu’il existe 403marques protges en France comportant le terme ”local” pour dsigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 38et 41(cf. Annexes C et D). Ce simple fait dmontre la banalit du terme ”local”.

En outre, le Dfendeur soutient que la rservation antrieure par ses soins du nom de domaine <local.fr> doit tre considre comme un droit opposable la marque postrieure (sous rserve de prsenter une mme activit), et une demande d’enregistrement de marque ou un enregistrement postrieur ne saurait valablement tre oppos un nom de domaine antrieur.

Par ailleurs, EDICIEL reconnat l’existence de logiciels robots procdant la demande de rservation d’un nom de domaine ds qu’il est juste libr, mais argue que le titulaire antrieur du nom de domaine litigieux a t radi du Registre du Commerce et des Socits le 5janvier2005et en conclut que la rservation du nom de domaine <local.fr> a t artificiellement maintenue et que depuis la radiation du greffe, ce nom de domaine devait tre considr comme “res nullius” en raison de l’absence de titulaire rel.

EDICIEL fait valoir en outre qu’il s’est coul prs d’un mois et demi entre l’abandon du nom de domaine litigieux par le prcdent titulaire et la rservation qu’il a effectue.

EDICIEL nie avoir utilis une quelconque pratique dloyale ou que sa rservation du nom de domaine litigieux, dont l’lment qui le constitue est gnrique, usuel et descriptif, puisse tre considre comme une quelconque atteinte un droit de tiers.

Le Dfendeur observe que n’est pas en soi contraire aux rgles du commerce la rservation d’un nom de domaine (qui plus est si celui-ci est constitu d’un terme gnrique) avec pour objectif la revente de ce dernier.

EDICIEL dclare cependant n’avoir eu aucune intention premire de revendre le nom de domaine litigieux, et que sa rservation n’tait pas indue car il n’y a pas eu tentative de sa part de monnayer une rtrocession mais au contraire une approche de la part des Requrants, sans rencontre de l’offre et de la demande sur le prix du nom de domaine litigieux.

EDICIEL conclut au rejet de la demande des Requrants en raison de l’absence de droits valablement opposables, de l’absence de risque de confusion, et d’absence totale de mauvaise foi ou de comportement contraire aux rgles de la concurrence et du comportement loyal en matire commerciale, et la confirmation de sa rservation du nom de domaine litigieux.

 

6. Discussion

Conformment l’article 20(c) du Rglement, “(c) L’expert fait droit la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dfinie l’article 1du prsent rglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rparation demande est la transmission du nom de domaine, lorsque le requrant a justifi de ses droits sur l’lment objet de ladite atteinte et sous rserve de sa conformit avec la Charte”.

L’article 1du Rglement dfinit l’atteinte aux droits comme: “une atteinte aux droits des tiers protgs en France et en particulier la proprit intellectuelle (proprit littraire et artistique et/ou proprit industrielle), aux rgles de la concurrence et du comportement loyal en matire commerciale et au droit au nom, au prnom ou au pseudonyme d’une personne.”

Ds lors, il appartient l’Expert de dterminer en premier lieu si l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine <local.fr> porte atteinte, au regard du droit franais, aux droits des Requrants, ou de l’un d’entre eux seulement, et en second lieu, puisque la mesure de rparation demande est la transmission du nom de domaine litigieux, si les Requrants, ou l’un d’entre eux seulement, ont justifi de leurs droits sur l’lment objet de l’atteinte.

A. Atteinte aux droits des Requrants

(i) Atteinte aux droits de marque

Les articles L 713-2et L 713-3du Code de la Proprit Intellectuelle sanctionnent la reproduction ou l’imitation d’une marque antrieure, ainsi que l’usage d’une marque imite, pour des produits ou services identiques ou similaires, sans autorisation du titulaire de ladite marque.

L’Expert doit donc rechercher au vu des signes et produits ou services en prsence si la reproduction ou l’imitation des marques des Requrants par le nom de domaine du Dfendeur est caractrise.

La marque internationale LOCAL LTV enregistre sous le n892300le 15mars2006est effectivement antrieure la rservation par le Dfendeur du nom de domaine litigieux.

L’Expert retient que le nom de domaine litigieux <local.fr> reproduit quasi-totalement la marque LOCAL LTV dont le Requrant LTV a justifi tre titulaire.

Toutefois, les Requrants ne dmontrent pas que pralablement au blocage du nom de domaine litigieux par l’Afnic, celui-ci tait exploit par le Dfendeur.

Or, il a t jug que le titulaire d’une marque ne peut agir en contrefaon de marque sur le fondement des articles L 713-2et L 713-3du Code de la Proprit Intellectuelle contre le propritaire d’un nom de domaine qui ne l’exploite pas (Cass.Com.13dcembre2005).

Il n’y a donc pas en l’occurrence de contrefaon de marque caractrise, contrairement aux allgations des Requrants.

(ii) Atteinte aux rgles de la concurrence et du comportement loyal en matire commerciale

L’article 12de la Charte imposait au Dfendeur de s’assurer, avant tout enregistrement, que le terme qu’il souhaitait utiliser titre de nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits de tiers. Le Dfendeur ne justifie pas s’tre acquitt de cette obligation. En ne procdant pas cette vrification, il s’est rendu coupable de ngligence fautive, sans prjudice des constations qui suivent.

En effet, a posteriori, le Dfendeur a procd une recherche d’antriorit de marques qui lui a rvl l’existence de 403marques protges en France comportant le terme LOCAL pour dsigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 38et 41.

Si donc le Dfendeur avait satisfait son obligation au regard des dispositions de la Charte, il aurait d constater que sa rservation risquait de porter atteinte aux droits de nombreux tiers et s’en abstenir.

En outre, le Dfendeur argue que du fait de la radiation du Registre du Commerce et des Socits du prcdent propritaire du nomde domaine litigieux, celui-ci tait devenu disponible bien avant le 24juillet2006et que s’il ne l’avait pas rserv cette date, d’autres l’auraient fait.

Sur ce dernier point, l’Expert constate au vu de la pice F produite par le Dfendeur que la radiation invoque est intervenue le 5janvier2005pour transmission universelle du patrimoine de Construction Expert SA, et que donc loin d’tre devenu de ce fait “res nullius”, le nom de domaine a t transmis avec le reste du patrimoine de Construction Expert SA, et n’tait donc pas rest sans titulaire depuis cette date.

L’Expert constate que face une offre de cession du nom de domaine litigieux portant sur € 5.000, le Dfendeur est rest vasif tout en conservant inactif le nom de domaine litigieux, qui pointait vers une page blanche.

L’Expert constate de surcrot que le Dfendeur ne nie pas avoir t inform de discussions portant sur l’achat du nom de domaine litigieux entre les Requrants et NETWORK.DE, bnficiaire rel de la rservation du nom de domaine pour le compte duquel il semble avoir agi, puisque le Dfendeur produit lui-mme la copie d’un courriel entre le Requrant LTV et NETWORK.DE (Cf. Pice M du Dfendeur).

Le fait que le Dfendeur est prestataire internet, et que son activit statutaire est le “conseil, la conception, l’dition, la ralisation et la commercialisation de produits et services informatiques” (Cf. pice n8des Requrants) apparat au vu de ce qui prcde comme une circonstance aggravante.

Dans ces conditions, l’Expert considre que le comportement du Dfendeur va au-del de la simple ngligence fautive et est empreint de mauvaise foi, et que comme il a dj t jug, le fait de conserver de manire injustifie l’enregistrement d’un nom de domaine litigieux sans que le site internet soit actif constitue un acte de rtention injustifie du nom de domaine. Ceci est particulirement vrai lorsque, comme dans le prsent litige, aucun usage caractre gnrique ou descriptif n’a t fait du nom de domaine.

Un tel acte est contraire un comportement loyal en matire commerciale.

L’atteinte aux droits des Requrants est donc caractrise par le comportement du Dfendeur.

B. Justification des droits des Requrants sur le nom de domaine litigieux

Le Rglement n’impose nullement que les droits du Requrant sur l’lment objet de l’atteinte soient antrieurs la rservation du nom de domaine litigieux, voire mme antrieurs l’introduction de la plainte. L’existence des droits des Requrants sur l’lment objet de l’atteinte est un critre purement objectif ne s’inscrivant aucunement dans une logique de comparaison chronologique avec la date de rservation par le Dfendeur du nom de domaine litigieux: L’Expert doit se contenter de constater si de tels droits existent ou non.

Au vu des pices verses au dossier, l’Expert considre que les Requrants justifient de droits exclusifs sur la dnomination LOCAL titre de marque.

Les Requrants sont donc bien fonds demander la transmission du nom de domaine litigieux au profit du Requrant AMITEL.

 

7. Dcision

Conformment aux articles20(b) et (c) du Rglement, l’Expert ordonne la transmission au profit d’AMITEL SA du nom de domaine <local.fr>.


Louis B. Buchman
Expert

Le 2mars2007