Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE EXPERTOS
Register.com, Inc. v. David Ward
Procedimiento No. DMX2005-0002
1. Las Partes
El Promovente en este procedimiento administrativo es Register.com, Inc., una sociedad mercantil incorporada al amparo de las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, representada por sus abogados internos Roni Jacobson y Brett E. Lewis.
El Titular es el señor David Ward, en su carácter de Director General de The Domain Name Company Limited, una empresa domiciliada en Wellington, Nueva Zelanda.
2. Nombre de Dominio y Entidad Registradora
El nombre de dominio objeto de la presente controversia <register.com.mx> se encuentra registrado con NIC-México.
3. Historia Procesal
El 19 de abril de 2005, se recibió por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo “El Centro”) una Solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio, de conformidad con la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (la Política LDRP) y el Reglamento de la Política LDRP (el Reglamento).
En cumplimiento de sus obligaciones bajo el Reglamento de la Política LDRP, el Centro requirió de NIC-México la provisión de información contenida en su base de datos relacionada con el nombre de dominio en disputa, así como la corroboración de otros datos manifestados por el Promovente en su Solicitud, mismo requerimiento que fue oportunamente atendido por parte de NIC-México.
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento de la Política LDRP, el Centro examinó la Solicitud del Promovente, encontrando en ella deficiencias formales consistentes en la omisión de ciertas declaraciones exigidas por el artículo 3.B incisos (ix),(xi) y (xi) del Reglamento de la Política LDRP, así como la necesidad de incluir a los contactos técnico y administrativo, en la especie el señor David Ward, como el Titular en el presente procedimiento en sustitución de The Domain Name Company Limited, en atención a lo dispuesto por el párrafo III(d)(iii) de las Políticas Generales de NIC-México.
Con fecha 28 de abril de 2005, el Centro previno por escrito al Promovente a fin de que este último subsanare las deficiencias apuntadas anteriormente, otorgándole al efecto un plazo de cinco días naturales, so pena de considerar retirada su Solicitud. En respuesta, el Promovente elaboró una Solicitud Modificada que remitió de nueva cuenta al Centro el 9 de mayo de 2005, en formato electrónico, seguida de su recepción en forma impresa el 13 de mayo de 2005.
Considerando que la Solicitud Modificada daba cabal cumplimiento a sus observaciones formuladas, con fundamento en el artículo 4.c) del Reglamento de la Política LDRP, el Centro comunicó a las partes el inicio formal del presente procedimiento administrativo a partir del 17 de mayo de 2005. Asimismo, el Centro le hizo saber al Titular su derecho para presentar la contestación a la Solicitud del Promovente en un plazo de 20 días naturales.
Toda vez que ninguna contestación a la Solicitud se produjo dentro del plazo requerido, con fecha 13 de junio de 2005, el Centro comunicó a las partes la continuación del procedimiento en contumacia.
Así las cosas, habiendo el Promovente manifestado su voluntad para que la controversia fuese decidida por un panel unipersonal y cubierto el importe de las tasas contenidas en el Reglamento Adicional del Centro, éste último notificó a las partes la designación del suscrito como Experto Único en el presente procedimiento, previa recepción de la Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia correspondiente.
Por último, después de haber estudiado las constancias que obran en el expediente respectivo y con fundamento en el artículo 17 del Reglamento de la Política LDRP, el Experto Único notificó a las partes mediante correo electrónico de fecha 24 de junio de 2005, su determinación de dar por concluido el procedimiento administrativo al considerar que las mismas tuvieron una oportunidad justa y equitativa de presentar su caso, pasándose en consecuencia el expediente a estado de resolución a efecto de remitir al Centro para su revisión de forma, la versión preliminar de esta decisión dentro del plazo que al efecto dispone el artículo 20 del propio Reglamento.
El idioma aplicable al procedimiento administrativo en que se actúa y la presente decisión es el español, siendo este último el idioma del contrato de registro del nombre de dominio en controversia.
4. Antecedentes fácticos
De acuerdo con información que consta en el expediente, el Promovente fue la segunda compañía acreditada por la ICANN para operar como Entidad Registradora de nombres de dominio y desde entonces se ha consolidado como una de las empresas líderes en el sector, administrando actualmente 2.9 millones de nombres de dominio aproximadamente, con una capitalización de mercado de 136 millones de dólares, percibiendo ingresos netos superiores a los 400 millones de dólares durante los últimos cuatro años y contar con una planta laboral de 500 trabajadores.
Para identificar sus servicios de registro de nombre de dominio, de puesta a disposición de motores de búsqueda, de hospedaje y desarrollo de portales de Internet y otros relacionados, el Promovente ha venido utilizando ininterrumpidamente desde 1994, las marcas “REGISTER” Y “REGISTER.COM”, registradas ante la Oficina de Marcas de los Estados Unidos de América bajo los números 2.664.968, 2.664.967, 2.785.206 y 2.828.845, todas ellas vigentes al día de hoy.
El Promovente ha destinado alrededor de 10 millones de dólares a lo largo de los últimos cinco años, en publicitar sus marcas a través de medios impresos y electrónicos incluyendo importantes sitios de Internet, radio y televisión, por lo cual aquéllas gozan de reconocimiento por un extenso número de consumidores de servicios de Internet, lo que se demuestra por los millones de visitantes registrados mes con mes en su portal <register.com>.
Por su parte el Titular, quien se dedica a prestar servicios de idéntica naturaleza a aquéllos prestados por el Promovente, registró el nombre de dominio objeto de la presente controversia el 7 de febrero de 2004.
Desde su registro hasta el día de hoy, el dominio <register.com.mx> no se ha utilizado en relación con sitio de Internet alguno.
Habiéndose percatado del registro por parte del Titular del nombre de dominio en disputa y al considerar que dicho acto infringía sus derechos sobre sus marcas “REGISTER” y “REGISTER.COM”, con fecha 15 de febrero de 2005, el Promovente contactó vía correo electrónico al Titular a efecto de solicitar que The Domain Name Company Limited se abstuviera de seguir utilizando el nombre de dominio en cuestión y realizara su transmisión inmediata al Promovente, para lo cual este último ofreció la cantidad de 100 dólares americanos.
En su respuesta remitida el mismo día y por igual vía, el Titular, ostentándose como Director General de la Demandada The Domain Name Company Limited, negó todo derecho o interés legítimo por parte del Promovente, no sin antes hacer algunas apreciaciones en torno al estatus de su contraparte y el mérito de su reclamación, a la que calificó de temeraria, fabricada para causar daño económico a The Domain Name Company Limited, así como difamatoria, por lo que aseguró que llegado el momento se defenderían legalmente en esos términos. No obstante lo anterior, aduciendo que el nombre de dominio de referencia no había representado hasta ese entonces utilidad alguna para su empresa, el Titular ofreció en venta el mismo por la suma de 2,000 dólares americanos.
Sin mediar ninguna otra comunicación, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen al presente procedimiento.
5. Argumentos de las Partes
A. Demandante
Los argumentos en que el Demandante apoya la procedencia de su acción de transferencia del nombre de dominio en controversia son los siguientes:
i. El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas REGISTER y REGISTER.COM al sólo haberles sido adicionado el sufijo .mx, circunstancia esta última que ha sido considerada intrascendente por Grupos de Expertos constituidos de conformidad con la Política LDRP.
ii. El Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en controversia ya que el Promovente en ningún momento ha licenciado, transferido o autorizado al Titular para utilizar sus marcas o variaciones de estas como nombres de dominio de Internet.
iii. El Titular carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en cuestión toda vez que nunca se ha dado a conocer, tanto como empresa como en lo personal, bajo la denominación “REGISTER.COM.MX”, ni ha utilizado el nombre de dominio en relación con un ofrecimiento auténtico de productos o servicios.
iv. El nombre de dominio <register.com.mx> ha sido registrado y es utilizado de mala fe, dado que el propósito del Titular al registrar y usar este nombre de dominio objeto de la controversia fue desviar a los consumidores de la marca original y a la vez atraer intencionalmente a los usuarios de Internet a los sitios del Titular con el fin de crear confusión y así obtener un aprovechamiento comercial.
v. El Titular registró el nombre de dominio objeto de la controversia diez años después de que el Promovente comenzó a usar las marcas “REGISTER” y “REGISTER.COM” en el mercado para identificar la prestación de sus servicios de Internet.
vi. El Titular rechazó la petición de devolución del nombre de dominio comunicada el 15 de febrero de 2005, por parte del Promovente y en su lugar ofreció venderle el nombre de dominio, oferta que demuestra la mala fe con que se condujo el Titular.
vii. El Titular ha venido desarrollando un patrón de conducta respecto del registro abusivo de marcas conocidas y/o famosas como nombres de dominio, lo cual constituye evidencia adicional de su mala fe.
B. Titular
El Titular no produjo contestación alguna a la Solicitud presentada por el Promovente, oponiendo las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
6. Análisis y Conclusiones
Preliminar
Resulta trascendente destacar que si bien es cierto que la falta de contestación a una Solicitud de resolución de controversia de nombre de dominio no se traduce automáticamente en una decisión a favor del Promovente (como se refleja en el párrafo 4.6 del recién publicado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”, que interpreta el instrumento del cual se deriva la Política LDRP), también lo es que como ha quedado confirmado por múltiples Paneles constituidos al amparo de la UDRP, es posible aceptar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el Promovente, siempre y cuando el Grupo Administrativo de Expertos las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdain v. Holding AG v. AAIM, Procedimiento OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la demanda); y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Procedimiento NAF No. 95095 (resolviendo que la omisión del Titular para contestar la demanda instaurada en su contra faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables).
General
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1(a) de la Política LDRP, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto a cada uno de los extremos siguientes:
i. El nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
ii. El titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
iii. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe
A. Identidad o Similitud en Grado de Confusión
Como ha quedado sentado desde Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Procedimiento OMPI No. D2000-1415, el quid en este tipo de análisis no es determinar si existe la posibilidad de que se presente la confusión en la forma que acontece en el campo de las marcas (esto es, confusión en cuanto a la procedencia, causada por el nombre de dominio y su uso en relación con un portal de Internet) sino dilucidar si el nombre de dominio per se, se confunde lo suficiente con la marca del Promovente como para justificar la procedencia de una acción bajo la Política LDRP.
En este orden de ideas, en el caso que nos ocupa puede apreciarse que el nombre de dominio <register.com.mx> incluye en su totalidad las marcas de servicios “REGISTER” y “REGISTER.COM” que sirven de base a la acción incoada por el Promovente.
Al respecto cabe apuntar que la jurisprudencia en la materia ha definida y repetidamente establecido que la presencia de dominios (sean de nivel superior genéricos como <.com> o relativos a códigos de países como en la especie lo constituye el <.mx>) al obedecer su existencia a razones técnicas y no servir para identificar a un determinado prestador de servicios como la fuente de los productos o servicios, no constituyen elementos trascendentes jurídicamente para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio. Véanse por ejemplo: Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Procedimiento OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo <.com>; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Procedimiento OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores/Marco Benítez Arteche, Procedimiento OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Motor Corporation et al. v. Cobian Consulting Group, Procedimiento OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el demandado apropiado indebidamente de dicha marca tal como es).
Por lo anterior se concluye que el nombre de dominio en controversia es idéntico visual, fonética y conceptualmente hablando, a las marcas de que el Promovente se vale para justificar la procedencia de su acción, actualizándose por tanto la hipótesis contenida en el artículo 1(a)(i) de la Política LDRP.
B. Interés Legítimo respecto del Nombre de Dominio
Con relación a este elemento, el Promovente aduce que el Titular carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio objeto de la presente controversia toda vez que no les ha sido transmitida, licenciada o autorizada facultad alguna respecto a las marcas de que el Promovente es titular a fin de que estas últimas pudiesen ser utilizadas como parte de un nombre de dominio del Titular.
De igual forma se afirma que el Titular no es conocido bajo la denominación “REGISTER.COM.MX” ni ha utilizado el nombre de dominio correspondiente en conexión con un ofrecimiento auténtico de productos o servicios.
En virtud de lo anterior y de conformidad con un gran número de decisiones emitidas bajo la UDRP, el Experto Único está convencido de que el Promovente ha demostrado prima facie el segundo factor de la Política LDRP, revirtiendo con ello la carga de la prueba al Titular. Ver Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Procedimiento OMPI No.D2000-1553 e Intocast AG v. Lee Daeyoon, Procedimiento OMPI No. D2000-1467.
En estas circunstancias, el Experto estima procedente considerar la falta de contestación a la Solicitud como indicio suficiente para presumir que el Titular carece de derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc. v. Greenhouse Agency Ltd., Procedimiento OMPI No. D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio); Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Procedimiento eResolution No. AF-0336 (determinando falta de derechos o interés legítimo cuando ninguno de estos le resultaba al Panel aparente a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo que estimase en su favor).
En suma, del análisis de los medios de prueba y argumentos legales presentados por el Promovente, no se advierte por el Experto en forma evidente que alguna de las defensas contenidas en el artículo 1.c de la Política LDRP resulte aplicable, argumentable o demostrable por el Titular en el caso concreto.
Por ende se determina que el Promovente ha demostrado suficientemente el estándar requerido en el artículo 1(a)(ii) de la Política LDRP.
B. Registro o Uso del Nombre de Dominio de Mala Fe
El Promovente ha ofrecido elementos de prueba que al no ser objetados por el Titular, fueron valorados por el Experto en el sentido de conferirles valor probatorio bastante para tener por acreditado que el nombre de dominio ha permanecido inactivo desde su registro, así como el hecho de el Titular se dedica a actividades comerciales idénticas a aquéllas de que se ocupa el Promovente, esto último incluso admitido por el propio Titular en su comunicación de 15 de febrero de 2005, arriba referida.
En esta tesitura, el Experto considera que vista la concurrencia de actividades entre ambas partes y la presencia y promoción de las marcas del Promovente en el mercado por más de diez años de antelación al registro del nombre de dominio en disputa, es innegable que el Titular efectivamente tuvo conocimiento de la existencia de las marcas del Promovente y por tanto inconcebible que hayan registrado el nombre de dominio en controversia para otro propósito que aprovecharse indebidamente del prestigio y reconocimiento de las marcas del Promovente al desviar la atención de los internautas que pretendiesen visitar el portal del Promovente, a su propio sitio web, habiendo propiciado la confusión de dichos usuarios respecto del origen, patrocinio, afiliación o aprobación del sitio o los servicios del Titular con aquéllos del Promovente, configurándose por tanto la circunstancia descrita en el artículo 1(b)(iv) de la Política LDRP. Ver Société des Produits Nestlé SA v. Telmex Management Services, Procedimiento OMPI No. D2002-0070.
Aunado a lo anterior, el Experto estima que las acciones del Titular se traducen en mala fe de su parte en el sentido del artículo 1(b)(iii) de la Política LDRP, ya que inconcusamente, el Titular “compite con el Promovente por la atención de usuarios de Internet que espera atraer a su portal”. Ver Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullah, Procedimiento OMPI No. D2000-1406.
No obstante la aplicación de cualquiera de las causales arriba apuntadas resulta suficiente bajo la Política LDRP para tener por acreditada la mala fe por parte del Titular, a mayor abundamiento y al resultar evidente que una circunstancia adicional se actualiza en el presente caso, el Experto tiene conocimiento de que un gran número de Paneles han confirmado que la tenencia pasiva de un nombre de dominio bajo determinadas circunstancias es indicativo de mala fe en su uso. Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Procedimiento OMPI No. D2000-0003, así como la opinión consensuada que identifica el arriba citado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions” en su párrafo 3.2.
En el caso que nos ocupa, el Experto identifica al menos las siguientes circunstancias como indicativas de mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular, que habrán de apreciarse en conjunto con su aludida falta de utilización de aquel:
(i) Las marcas del Promovente son ampliamente conocidas por los consumidores y gozan de una fuerte reputación en el sector de servicios registrales de nombres de dominio de Internet y conexos;
(ii) No es posible sostener un posible desconocimiento por parte del Titular de los servicios del Promovente amparados bajo las marcas “REGISTER” y “REGISTER.COM”, al momento del registro del nombre de dominio en disputa;
(iii) El Titular profirió una serie de denuestos en su respuesta de fecha 15 de febrero de 2005, en torno a la naturaleza de la reclamación del Promovente, a la que calificó entre otros adjetivos de “hostil y beligerante”, y no obstante haber prometido defenderse en un procedimiento legal, omitió apersonarse en el presente procedimiento, mas no así ofrecer en venta el nombre de dominio en disputa por un valor cierto que supera (en la especie 2,000 dólares americanos) los costos diversos documentados que estén relacionados directamente con el nombre de dominio, en contravención al artículo 1(b)(i) de la Política LDRP. Ver The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Donal Bergin, Procedimiento OMPI No. DTV2002-0003; Warner Lambert Export Limited v. Mr. Darren Darcy, Procedimiento OMPI No. D2000-0453; y Playboy Enterprises International, Inc. v. Federico Concas, a.k.a. John Smith, a.k.a. Orf3vsa, Procedimiento OMPI No. D2001-0745.
(iv) Tomando en cuenta lo anterior en su conjunto, no es posible concebir un uso futuro del nombre de dominio que resultare legítimo y no infringiere los derechos de marca del Promovente o evitara producir un engaño a los consumidores.
La determinación de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa se robustece en el presente caso al inferirse del conjunto de las pruebas y consideraciones jurídicas presentadas, que el Titular en efecto registró y ha venido utilizando el nombre de dominio objeto de esta controversia “con el propósito (expreso) de causar confusión con el Promovente y con el fin de beneficiarse de tal confusión”, ver Sydney Markets Limited v. Nick Kakis, trading as Shell Information Systems, Procedimiento OMPI No. D2001-0932.
De lo anterior se colige que la exigencia requerida en el artículo 1(a)(iii) de la Política LDRP ha sido satisfecha sobradamente en el caso concreto.
7. Resolución
En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto Único concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción planteada y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1(g) de la Política LDRP así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <register.com.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 4 de julio de 2005