Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE L’EXPERT
IMPHY ALLOYS (Groupe ARCELOR) contre INGEO
Litige n° DFR 2005-0005
1. Les parties
Le Requérant est la société Imphy Alloys, La Défense, France, représentée par Maîtres Marie-Hélène Tonnelier et Frédéric Sardain, Latournerie Wolfrom & Associés, Paris, France.
Le Défendeur est la société Ingeo, Saint Omer, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <invar.fr> enregistré le 18 mai 2004.
Le prestataire Internet est la société Ugi Engineering.
3. Rappel de la procédure
Une plainte déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 19 avril 2005, par courrier électronique et le 21 avril 2005, par courrier postal.
Le 20 avril 2005, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le 21 avril 2005, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la “Charte”).
Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la plainte, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 22 avril 2005. Le Défendeur n’ayant adressé aucune réponse, le Centre a adressé le 20 mai 2005 aux parties une notification de défaut du Défendeur.
Le 26 mai 2005, le Centre nommait Stéphane Lemarchand comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.
4. Les faits
Le Requérant, la société Imphy Alloys qui fait partie du groupe Arcelor, est un acteur majeur dans la conception, l’élaboration et la transformation d’alliages de nickel et de cobalt.
Il a été mis au point, en 1896, un alliage à 36% de nickel présentant la particularité d’avoir une dilatation quasi nulle. Cet alliage utilisé dans de nombreux domaines tels que les instruments de mesure de précision, la cryogénie ou les téléviseurs, est commercialisé par le Requérant sous la marque INVAR.
Le Requérant justifie être titulaire de la marque suivante :
- Marque française verbale INVAR déposée pour la première fois le 16 mars 1904, enregistrée sous le n° 84012, enregistrement continuellement renouvelé jusqu’à aujourd’hui sous le n° 1 510 517 pour désigner les produits suivants : “métal sans dilatation” relevant de la classe 6.
Le Défendeur, la société INGEO, est une société à responsabilité limitée ayant pour activité : “la création de bureaux d’Études Techniques, l’exercice de toutes activités liées à la topographie, à la cartographie et à la photogrammétrie, le conseil et l’étude de tous aménagements, l’utilisation, l’étude, le développement, la commercialisation de tous moyens informatiques nécessaires ou utiles à l’activité de la société”.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <invar.fr> le 18 mai 2004.
Ce nom de domaine redirige automatiquement vers le site Internet “www.fauquembergue.geometre-expert.fr” présentant les activités d’une société de géomètre-experts.
Par courrier du 25 novembre 2004, le Requérant a mis en demeure le Défendeur de procéder à la transmission volontaire du nom de domaine litigieux.
Par courrier du 19 janvier 2005, le conseil du Défendeur a informé le Requérant de son refus de céder le nom de domaine au motif que l’utilisation du nom de domaine <invar.fr> ne peut créer aucune confusion avec la marque INVAR détenue par le Requérant.
C’est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant indique, en premier lieu, être titulaire de droits privatifs sur la dénomination INVAR, laquelle bénéficie d’une certaine notoriété. Cette notoriété lui valant notamment de figurer dans le dictionnaire.
Par conséquent, selon le Requérant l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <invar.fr> par le Défendeur constituent une atteinte aux droits du Requérant pour les raisons suivantes :
S’agissant de l’enregistrement du nom de domaine :
- Compte tenu de la notoriété de la marque INVAR et de l’activité du Défendeur, celui-ci ne pouvait ignorer, au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, les droits du Requérant attachés au terme INVAR;
- L’argument avancé par le Défendeur dans sa lettre en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée, selon lequel il utiliserait des “mires en invar” dans le domaine de la topométrie de précision ne se vérifie nullement et revêt par conséquent un caractère mensonger, le nom de domaine litigieux n’ayant jamais été utilisé par le Défendeur aux fins de mettre en avant une hypothétique activité “d’utilisation de mires en invar”.
- A supposer que les allégations du Défendeur visant “l’utilisation de mires en invar” soient vérifiées, ceci ne saurait autoriser l’enregistrement de la marque INVAR en tant que nom de domaine pour promouvoir ses propres activités.
- Au surplus, il s’avère que depuis le 10 mars 2005, le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine pour mettre en avant une hypothétique “utilisation de mire en invar”, mais pour rediriger automatiquement les internautes vers le site “www.fauquembergue.geometre-expert.fr”, qui présente les activités d’une société de géomètre-experts, spécialisée dans l’acquisition de données informatiques. Cette société porte d’ailleurs le nom du gérant du Défendeur. L’utilisation du nom de domaine litigieux n’est donc nullement justifiée et n’a d’autre finalité que de spéculer et de s’inscrire dans le sillage de la marque INVAR. En effet, le Défendeur n’a d’autre but que d’orienter les industriels utilisant l’invar vers le site Internet litigieux présentant les nombreuses activités de cette sociétés dont Aménagement et Ingénierie; Imagerie virtuelle et Diagnostics en tous genres, lesquelles sont susceptibles d’intéresser les industriels qui utilisent l’invar.
- En toute hypothèse, le Défendeur, conformément à l’article 19(1) de la Charte de nommage de l’Afnic, aurait du vérifier, avant d’enregistrer le nom de domaine litigieux, que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits des tiers.
S’agissant de l’utilisation du nom de domaine :
- Le nom de domaine <invar.fr> a pendant de longs mois été inactif. Or, après avoir été informé des droits du Requérant, le Défendeur n’a pas jugé utile de rétablir le Requérant dans ses droits.
- Depuis le 10 mars 2005, l’utilisation du nom de domaine <invar.fr> redirige les internautes vers le site d’une société de géomètre-experts, “www.fauquembergue.geometre-expert.fr”, qui porte le nom du gérant du Défendeur et qui est domiciliée à la même adresse que ce dernier.
- Par conséquent, l’utilisation du nom de domaine <invar.fr> n’apparaît nullement justifiée et ne peut avoir d’autre finalité que de spéculer et de s’inscrire dans le sillage de la marque de renommée “INVAR”.
B. Défendeur
Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite en conséquence sa transmission à son profit.
L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20(c) du Règlement, “il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent Règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.
L’Expert rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”.
En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits du Requérant et, le Requérant sollicitant la transmission de ce nom de domaine à son profit, s’il justifie de droits sur ce nom de domaine.
Enregistrement du nom de domaine litigieux
La reproduction et/ou l’imitation de marques ou autres droits privatifs appartenant à un tiers ou exploités par un tiers, sans autorisation, constitue une atteinte qui doit être sanctionnée.
En l’espèce, l’Expert constate que le Requérant justifie de longue date être titulaire de la marque suivante :
- Marque française verbale “INVAR” déposée pour la première fois le 16 mars 1904, enregistrée sous le n° 84012, enregistrement continuellement renouvelé jusqu’à aujourd’hui sous le n° 1 510 517 pour désigner les produits suivants : “métal sans dilatation” relevant de la classe 6.
L’Expert constate également que cette marque qui désigne un produit bien spécifique (un alliage à 36 % de nickel) jouit d’une certaine notoriété sur le territoire français. cette notoriété lui valant d’ailleurs de figurer dans le dictionnaire.
Il n’appartient pas à l’Expert de se prononcer sur la validité de la marque.
Il ressort des pièces communiquées par le Requérant que celui-ci veille qu’au sein de ses documents destinés au public ainsi qu’au sein du dictionnaire, il soit fait mention de ce que la dénomination INVAR est une marque déposée.
Dès lors, en raison de la notoriété et de la spécificité du produit exploité sous la marque INVAR, il y a tout lieu de croire que le Défendeur, domicilié en France, ne pouvait, au jour de l’enregistrement du nom de domaine <invar.fr>, ignorer l’existence des droits antérieurs détenus par le Requérant.
D’ailleurs, le Défendeur, dans sa réponse faite à la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par le Requérant, ne nie pas avoir eu connaissance de l’existence des droits antérieurs de celui-ci au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Tout laisse donc à supposer que le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur en connaissance des droits antérieurs détenus par le Requérant.
De surcroît, avant de procéder à l’enregistrement du nom de domaine, il appartenait au Défendeur, conformément à l’article 19(1) de la Charte de nommage de l’Afnic de vérifier que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits des tiers.
Utilisation du nom de domain en violation des droits des tiers
S’agissant plus précisément de l’atteinte aux droits des tiers :
En application de la jurisprudence française actuelle, laquelle est d’ailleurs reprise au sein de décisions antérieures concernant le “.fr” (Décision OMPI n° DFR2004-0001, Euroinformation contre Skiwebcenter; Décision OMPI n° DFR2004-0004, Artcurial contre Kangaroo), la seule réservation d’un nom de domaine est neutre et ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon.
Il convient donc d’analyser si, en l’espèce, l’utilisation qui est faite du nom de domaine <invar.fr> constitue une exploitation injustifiée de la marque notoire INVAR.
Si à la date de l’enregistrement, le nom de domaine n’était pas exploité par le Défendeur, il s’avère que depuis le 10 mars 2005 ce nom de domaine renvoie directement vers un site de géomètre-experts et plus précisément vers le site Internet de la société Fauquembergue Lemaire & Associés.
Contrairement aux affirmations du Requérant, l’activité présentée par le biais de ce site Internet n’est pas restreinte à l’acquisition de données informatiques.
En effet, il ressort des recherches effectuées par l’Expert que ce site Internet propose divers services liés notamment à la topographie, à l’aménagement et l’ingénierie, à l’imagerie virtuelle et à la réalisation de diagnostics (plomb, thermite …).
Il est également précisé sur ce site Internet que dans le cadre de l’activité de microtopométrie, pour le nivellement, il est utilisé le NAK2 “Leica”, lequel comporte une mire INVAR permettant des lectures au 1/10 de millimètre, voire aux 5/100.
Toutefois, cette seule référence faite à la marque INVAR ne saurait justifier de l’enregistrement en tant que nom de domaine d’une marque notoire.
En effet, l’activité présentée par le biais du site Internet n’est pas dédiée à l’INVAR ; il s’agit de la seule présentation de l’activité de géomètre-experts, qui sont amenés pour certaines études à utiliser des appareils techniques comprenant un alliage dénommé INVAR.
Par conséquent, il n’existe aucun lien direct entre le nom de domaine enregistré et le site Internet exploité.
Dès lors, il semble que l’utilisation qui est faite du nom de domaine a pour seul objet de tirer indûment profit de la notoriété de la marque INVAR, en détournant sur le site Internet d’une société de géomètre-experts les internautes qui pensent légitimement obtenir des informations sur le produit exploité sous la marque INVAR.
Il s’agit là d’une exploitation injustifiée de la notoriété de la marque d’autrui.
A cet égard, il est intéressant de noter que le Défendeur n’a jamais eu l’intention d’exploiter ce nom de domaine pour présenter sa propre activité.
En effet, dans un premier temps, le Défendeur avait fait le choix de laisser le nom de domaine inactif, puis quelques semaines après l’envoi par le Requérant de la lettre de mise en demeure, le Défendeur a décidé de rediriger le nom de domaine vers une société tierce de géomètre-experts.
Il ressort des pièces communiquées par le Requérant que le gérant du Défendeur, Monsieur Julien Fauquembergue, présente a priori un lien de parenté avec le co-gérant de la société Fauquembergue Lemaire & Associés dont l’activité est présentée sur le site Internet litigieux.
Dès lors, le Défendeur n’a jamais entendu faire une exploitation légitime du nom de domaine litigieux mais a tenté de faire profiter indûment un tiers, avec lequel il présente a priori un lien de parenté, de la notoriété de la marque INVAR, en détournant sur le site Internet en cause les internautes qui légitimement pensaient obtenir des informations sur la marque INVAR.
Au surplus, cette utilisation illicite du nom de domaine est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute qui sera fondé à croire qu’il existe entre le Défendeur et le Requérant des liens commerciaux ou qu’à tout le moins l’usage de la marque INVAR en tant que nom de domaine est un usage consenti.
Il résulte de ce qui précède que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <invar.fr> ont été effectués de manière déloyale aux seules fins de tirer indûment profit de la notoriété attachée à la marque INVAR et priver par la même le Requérant de disposer de la déclinaison de la marque dont il est titulaire en “.fr”.
En conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur sont intervenus tout à la fois en violation des droits du Requérant sur la marque dont il est titulaire et en violation du principe de loyauté dans les relations commerciales.
7. Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <invar.fr>.
Stéphane Lemarchand
Expert
Le 9 juin 2005