WIPO

 

Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Galeras Vinon, S.A. v. Ildefonso Gmez Rus

Caso No. D2004-0840

 

1. Las Partes

La Demandante es Galeras Vinon, S.A. representada por Cuatrecasas Abogados, Espaa, con domicilio en Paseo de Gracia, Espaa.

El Demandado es Ildefonso Gmez Rus, con domicilio en Barcelona, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <vinon.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.

 

3. Iter Procedimental

La demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el“Centro”) el 13deoctubrede2004. El 14deoctubrede2004, el Centro envi a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, va correo electrnico, una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 14deoctubrede2004, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, tcnico y de facturacin. El Centro verific que la demanda cumpla los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la“Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el“Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el“ReglamentoAdicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21deoctubrede2004. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la demanda se fij para el 10denoviembrede2004. El Demandado no contest a la demanda. Por consiguiente, el Centro notific al Demandado su falta de personacin y ausencia de contestacin a la demanda el 15denoviembrede2004.

El Centro nombr a ngel Garca Vidal como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 18denoviembrede2004, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo7 del Reglamento. El Experto nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El acuerdo de registro del nombre de dominio <vinon.com> est en espaol y la demanda fue presentada en este mismo idioma. A la vista de estos hechos, el Experto nico, haciendo uso de la facultad conferida por el prrafo11a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el espaol, razn por la cual esta decisin se dicta en esa lengua.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se tienen por debidamente acreditados

La sociedad mercantil “Galeras Vinon, S.A.” es titular de las siguientes marcas registradas en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas:

(a) Marca “Vinon” n 1308050, solicitada el 10demarzode1989 y concedida el 16demarzode1992, registrada en la Clase 11 del Nomencltor internacional.

(b) Marca “Vinon” n 1308052, solicitada el 10demarzode1989 y concedida el 16deenerode1992, registrada en la Clase 35 del Nomencltor internacional.

(c) Marca “Vinon” n 1308544, solicitada el 13demarzode1989 y concedida el 16deenerode1993, registrada en la Clase 8 del Nomencltor internacional.

“Galeras Vinon, S.A.” tambin es titular del rtulo de establecimiento n 105194, registrado en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas el 20deseptiembrede1972; y de la marca comunitaria figurativa “Vinon” n 650716, solicitada el 14deoctubrede1997 y concedida el 24defebrerode1999, registrada en las clases 8, 11, 20, 21 y 35del Nomencltor internacional.

Los signos distintivos de la sociedad “Galeras Vinon, S.A.” han adquirido un considerable grado de notoriedad en Espaa en el sector de la distribucin de productos de diseo para el hogar.

La sociedad “Galeras Vinon, S.A.” es asimismo la titular de los nombres de dominio <vincon.com>, <vincon.es> y <vincon.com.es>, registrados, respectivamente, el 15deabrilde1997, el 21demayode1999 y el 30dejuliode2003.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega, en primer lugar, que su marca VINON goza de notoriedad en el mercado espaol de la distribucin de productos de diseo para el hogar, entre otras razones por el hecho de haber promocionado extensamente su marca.

A juicio de la Demandante, est claro que existe una identidad absoluta entre las marcas VINON y el nombre de dominio <vinom.com>, sin que a ello obste el hecho de que, a nivel puramente tcnico, la configuracin de los caracteres a entrar en el registro del nombre de dominio sea “xn--vinon-0ra.com”, porque esta configuracin tcnica, debida a que los nombres de dominio multilinges se encuentran en fase de implantacin no debe ser tenida en cuenta; no es ms que el soporte tcnico de la denominacin <vinon.com>, que fue el objeto real de registro por parte del Demandado. De este modo, afirma la Demandante que la nica diferencia entre la marca y el nombre de dominio es la inclusin del sufijo “.com” en el dominio, debiendo prescindirse del mismo tal y como han afirmado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Poltica.

Entiende igualmente la Demandante que en el presente caso no concurren las circunstancias previstas en el prrafo 4.c) de la Poltica, ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o de un inters legtimo del Demandado respecto del nombre de dominio. En particular, sostiene la Demandante que en ningn momento ha concedido al Demandado una licencia o cualquier otro tipo de autorizacin de uso de las marcas VINON de las que es titular; y que el Demandado no ha sido ni es conocido por el nombre “Vinon”. Adems, dada la notoriedad de la marcas de la Demandante, est claro, segn la Demandante, que el Demandado conoca perfectamente la existencia de dichas marcas y que el registro como nombre de dominio del trmino “Vinon”, sin significado ni en castellano ni en cataln, no responda a la voluntad de utilizarlo en relacin con su propia persona o actividades, sino a aprovecharse de la notoriedad de la marca, lo cual es un elemento suficiente para considerar que el Demandado no ostenta ningn tipo de derecho o inters legtimo sobre el nombre de dominio.

Finalmente, considera la Demandante que el nombre de dominio <vinon.com> ha sido registrado y usado de mala fe. Ha sido registrado de mala fe- afirma- porque dada la notoriedad de la marca VINON en la ciudad de residencia del Demandado, y el hecho de que el trmino “Vinon” no signifique nada, el Demandado registr el nombre de dominio siendo plenamente consciente de que corresponda a una marca ajena, sin tener ninguna conexin con sus actividades profesionales o particulares. De igual modo, el nombre de dominio es objeto de un uso de mala fe, a juicio de la Demandante, porque el hecho de mantener un nombre de dominio inactivo, combinado con el hecho de saber que dicho nombre de dominio corresponde a la marca de un tercero, constituye un uso de mala fe, en el sentido de la Poltica de la ICANN.

B. Demandado

El Demandado no ha contestado en el plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en el procedimiento, sin que tampoco lo haya hecho despus de habrsele notificado formalmente la ausencia de contestacin.

 

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el prrafo 4dela Poltica, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usa el nombre de dominio de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

El primer requisito que establece el prrafo 4dela Poltica para que prospere la pretensin del Demandante es que el nombre de dominio sea “idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.

Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de varias marcas espaolas que protegen la denominacin “Vinon”, as como de una marca comunitaria, constituida tambin por el signo “Vinon”.

De igual modo, este Experto nico considera que existe identidad entre el nombre de dominio <vinon com> y las marcas de la Demandante constituidas por la denominacin “Vinon”. La comparacin entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos grficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes tcnicos de los nombres de dominio impiden en stos la existencia de esos elementos. Con estos presupuestos, es clara la identidad entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa. Y esta conclusin no se ve alterada por el hecho de que, por encontrarse los nombres de dominio multilinges en fase de implantacin, la configuracin tcnica del nombre de dominio <vinon.com> sea “xn--vinon-0ra.com”, pues el nombre de dominio verdaderamente registrado es <vinon.com>.

B. Derechos o intereses legtimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga xito la reclamacin del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legtimos del Demandado sobre elsigno), lo cual, como toda prueba negativa es prcticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legtimos. (As se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos OMPI N D2000-0120 Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com, ND2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, o N D2002-1037, Caja de Ahorros del Mediterrneo v. Antonio Acua Racero, por citar slo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legtimos, tal como dispone expresamente el prrafo4.c) de la Poltica.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legtimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sera posible dictar una resolucin favorable a los demandantes. Y esta interpretacin debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones de los casos OMPI N D2000-0079, Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc, N D2004-0803, Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas).

Pues bien, el Demandante pone de relieve en su demanda que no se da ninguna de las circunstancias que, en virtud del prrafo4c) de la Poltica, demuestran por s solas la existencia de derechos o intereses legtimos por parte del Demandado. No hay prueba alguna susceptible de demostrar que el Demandado ha sido conocido corrientemente por los dominios registrados ni por alguna denominacin similar. Asimismo, el Demandado tampoco ha utilizado los nombres de dominio en litigio en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia. Por ltimo, el Demandado tampoco realiza un uso legtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, pues el nombre de dominio <vinon.com> no es usado en modo alguno por el Demandado.

Este Experto nico entiende, pues, que no se da ninguna de las circunstancias que, en virtud del prrafo4.c) de la Poltica, demuestran por s solas la existencia de derechos o intereses legtimos por parte del Demandado.

Adems, el Demandado no ha contestado la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificado en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implcito por su parte de que no posee derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio <vinon.com>. Porque si el Demandado tuviere algn derecho o inters legtimo sobre dicho nombre de dominio debera haber adoptado una posicin activa a la hora de defenderlos en este procedimiento (Vid. en este mismo sentido, las resoluciones de los casos OMPI N D2000-0045, Hipercor, S.A., v. Miguel A. Gonzlez, N D2000-1502, Banco Urquijo, S.A., v. Fernando Labada Pardo, y N D2001-1027, Harrods Limited v. Harrod’s Closet).

A la vista de todo lo expuesto, este Experto nico considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el prrafo 4.a) de la Poltica de la ICANN.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Para dictar una resolucin favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y adems al uso del nombre de dominio.

La mala fe a la hora de registrar y de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. Sin embargo, la mala fe es un elemento interior y eminentemente subjetivo, razn por la cual basta con que el Demandante muestre indicios de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado aportar evidencias de la buena fe (Eneste sentido se manifiestan, entre otras, la decisin del caso OMPI ND2000-1467, Intocast AG v. Lee Daeyoon, o la decisin del caso OMPI N D2002-1037, Cajade Ahorros del Mediterrneo v. Antonio Acua Racero).

Registro de mala fe

A la vista de la notoriedad de la marca VINON en la ciudad de Barcelona, ciudad de residencia del Demandado, parece lgico suponer que el Demandado conoca la existencia de la misma y de los derechos de la Demandante sobre el signo “Vinon”. Esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses legtimos sobre el trmino “Vinon” por parte del Demandado, permite concluir que el Demandado al registrar el nombre de dominio ha actuado de mala fe, pues no poda ignorar que con ello estara, como mnimo, obstaculizando la posicin de un tercero.

De igual forma, hay que tener en cuenta que el hecho de que el Demandado no haya contestado a la demanda puede ser interpretado como una manifestacin de su mala fe, tal y como se hace en mltiples decisiones emitidas por Grupos de expertos en aplicacin de la Poltica, como la del caso OMPI N D2000-0147, NFL Properties Inc. v. BBC.

Uso de mala fe

El nombre de dominio <vinon.com> no ha sido usado. No obstante, en determinadas circunstancias la falta de uso de un nombre de dominio puede constituir una utilizacin del mismo de mala fe. Tal ocurre cuando el nombre de dominio coincide o es similar a una o varias marcas de una notoriedad tal que no es razonable creer que el titular del nombre de dominio ignora que su dominio coincide o es similar a dichas marcas. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo”, ha sido sentada en una multitud de decisiones de Grupos de expertos, desde la pionera decisin del caso OMPI N D2000-0003, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows. (Vid. por ejemplo, los casos OMPI N D2000-0042, Compaq Computer Corporation v. Beric; N D2000-0400, CBS Broadcasting, Inc. v. Dennis Toeppen; ND2000-0468, Revlon Consumer Products Corporation v. Yoram Yosef aka Joe Goldman; N D2003-0996, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. N/A).

Como se afirma en la decisin del caso OMPI ND2000-0239, J. Garca Carrin, S.A. v. M Jos Cataln Fras, hay que reconocer que no tiene sentido y es ilgico, registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa sera una va utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio idntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar despus vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Sera suficiente con registrar el nombre de dominio, no usarlo para nada, y esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio. Por todo ello, hay que considerar que la falta de uso del nombre de dominio para hacer algn tipo de oferta de bienes o servicios en la web constituye una forma de uso, al utilizar el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.

De este modo, cabe concluir que el Demandado ha usado el nombre de dominio <vinon.com> de mala fe, pues no hay evidencias de que haya usado el nombre de dominio en relacin con una oferta de buena fe de bienes o servicios, ni de que haya hecho preparativos serios de dicho uso.

A estas consideraciones hay que aadir que, generalmente, quien registra un nombre de dominio de mala fe lo usar de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tena en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legtima, los derechos de un tercero (En este mismo sentido, ver, entre otras, la decisin del Grupo administrativo de expertos en el caso OMPI ND2000-1017, Comunidad Autnoma de Galicia v. Jess Sancho Borraz).

En definitiva, tambin se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el prrafo4dela Poltica para que prospere la demanda.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, de conformidad con los prrafos4.i) de la Poltica y 15delReglamento, el Experto nico ordena que el nombre de dominio <vinon.com> sea transferido al Demandante.


ngel Garca Vidal
Experto nico

Fecha: 1dediciembrede2004