Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISION DE PANEL ADMINISTRATIVO
David Valls Biosca v. Alex Blasi Mas
Caso No. D2000-0749
1. Las Partes
El Demandante es D. David Valls Biosca, con domicilio en Avinguda Pau Bertrán N°57, 08293 Collbato, España (en adelante el "Demandante"). Actúa en representación del Demandante Da. Elia Sugrañes Coca, con domicilio en c. Provenza 304, 08008 Barcelona, España (en adelante la "Representante").
El Demandado es Alex Blasi Mas, con domicilio en C/ Balmes, 406 AT4 08022, Barcelona, España (en adelante el "Demandado ").
2. Nombre de dominio y Registrador
El nombre de dominio en disputa es "davidvalls.com". El registrador es register.com, Inc. (en adelante el "Registrador") de New York, New York, USA.
3. Historia Procesal
El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante el "Centro") recibió la Demanda (en adelante la "Demanda") el 7 de Julio de 2000 por correo electrónico y en copia firmada en papel el 10 de Julio de 2000.
El Demandante realizó el pago de los aranceles requeridos.
El Demandado produjo la Contestación de Demanda (en adelante la "Contestación") al recibir la notificación que le cursó directamente el Demandante según la disposición del párrafo 3) b) xii) del Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante las "Reglas"). El Centro recibió la Contestación por correo electrónico el 27 de Julio de 2000. El Demandado no remitió al Centro copia firmada en papel. Al día siguiente, el Centro hizo saber al Demandado que el Procedimiento Administrativo todavía no se había iniciado y le recordó su derecho a contestar la demanda dentro del plazo fijado por las Reglas.
Habiendo verificado que la Demanda satisface los recaudos formales de la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en adelante la "Política") y de las Reglas, aprobados por la ICANN el día 4 de Octubre de 1999, así como del Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, (en adelante las "Reglas Adicionales), el 28 de Julio de 2000 el Centro envió al Demandado una notificación de acuerdo al artículo 2(a) de las Reglas, acompañando copias de la Demanda y declaró que el Procedimiento Administrativo quedaría oficialmente iniciado el 31 de Julio de 2000.
El 6 de agosto de 2000 el Demandado comunicó al Centro que se atendría en el Caso a su Contestación enviada por correo electrónico el 27 de Julio de 2000 que ratificaba.
El Centro envió al Registrador un requerimiento de verificación de los datos de registro, que fue contestado por el Registrador el 23 de Agosto de 2000 confirmando que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Registrador, que el Demandado es el registrante "corriente" y que los nombres de dominio están en estado "activo".
El 29 de Agosto de 2000, luego de recibir de su parte una Manifestación de Aceptación y Declaración de Imparcialidad e Independencia, el Centro designó al Sr. Antonio Millé como miembro único de Panel Administrativo (en adelante el "Panelista"). En la misma fecha, el Centro notificó a las partes de esa designación.
El 30 de Agosto de 2000, el Demandante, por medio de su Representante, solicitó al Panelista "presentar pruebas y alegaciones complementarias para replicar al demandado". Este pedido motivó que en cumplimiento del artículo 10 de las Reglas, el Panelista decidiera otorgar al Demandante un plazo de 7 días para presentar "nuevas pruebas y alegaciones" y al Demandado un plazo igual para responderlas y presentar a su vez pruebas y alegaciones complementarias. La decisión se notificó por el Centro a las partes el 13 de Septiembre de 2000.
El 14 de septiembre de 2000, el Demandante presentó vía fax sus alegaciones complementarias y distintas fotocopias de artículos periodísticos (en adelante "Alegaciones Complementarias") que fueron notificadas al Demandado al día siguiente. El 22 de septiembre de 2000 el Demandado presentó un escrito con su contestación a las Alegaciones Complementarias (en adelante "Contestación a las Alegaciones Complementarias"). El mismo día el Centro notificó a las partes que el Caso quedaba en estado de ser resuelto, notificando que el plazo para dictar Resolución vencería el 6 de octubre de 2000.
4. Idioma del procedimiento
El Demandante presentó la Demanda en idioma español y el Demandado la contestó en el mismo idioma. Conforme el párrafo 11 de las Reglas:
a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.
Teniendo en cuenta la conducta de las partes, no haberse invocado reglas en contrario en el acuerdo de registro (que ninguna de las partes presentó en copia) y tener ambas partes su domicilio en territorio de España, el Panelista decidió que el idioma del procedimiento administrativo será el español y dictar la presente decisión en dicho idioma.
5. Hechos
La Marca de Comercio sobre la que se basa la Demanda es DAVID VALLS, que contiene el nombre civil del Demandante. En la Demanda, el Demandante invoca seis registros de la marca mencionada en España. Solo acompaña copias de certificados correspondientes a dos registros efectuados en ese país bajo los números 1.111.622 y 1.554.468, en ambos casos dentro de la clase 25, para prendas de vestir. En sus Alegaciones Complementarias alega ser titular de 14 registros más realizados en otros tantos países. No agregó copias de certificados correspondientes a estas últimas marcas.
En Demandado no ha negado el registro de las marcas invocadas por el Demandante. Por el contrario, lo ha reconocido tácitamente al decir en la Contestación "las marcas registradas DAVID VALLS son conocidas, en general por los profesionales del sector de la moda en Barcelona y España" y aludir a la existencia de "una marca registrada que coincide con un nombre y apellido de lo más común". En la Contestación a las Alegaciones Complementarias, el demandado guardó silencio respecto de los 14 registros de marcas fuera de España alegados por el Demandante.
El Demandante alegó ser "un importante y destacado diseñador de Barcelona con distintos establecimientos en esta ciudad y siendo una marca acreditada en distintas partes del mundo" y "conocidas por el público de Barcelona y España en general". Sin perjuicio de usar un lenguaje irónico sobre la magnitud del prestigio profesional de su contraparte, el Demandado de manera alguna negó conocer la actividad del Demandante como diseñador de moda, la existencia de al menos "una sola tienda en Barcelona", ni la reputación de sus marcas. Tampoco tuvo el Demandado nada que responder al traslado que se le corrió sobre las copias de artículos periodísticos agregados a las Alegaciones Complementarias que dan cuenta de la actividad profesional del Demandante.
El Demandante afirmó que el nombre de dominio no brinda acceso a una página Web con contenido. El Demandado confirmó esta circunstancia al afirmar en la Contestación que "no hay página en la red que provoque daño a la marca". El Panelista verificó que a la fecha de dictarse la Resolución el uso del nombre de dominio en disputa como dirección de Internet no produce acceso a ningún sitio Web activo, exhibiendo la página accedida un mensaje de "Coming Soon" y publicidad provistos por el Registrador.
El Demandado dice que se propone usar el nombre de dominio para identificar un sitio donde publicar las aventuras de un "personaje popular en la historia de la familia" de su cónyuge que en los relatos de la madre de ésta llevaba el nombre de "David Valls". No acompaña ninguna prueba que avale la existencia de tales relatos y personaje ni evidencia acerca de la efectiva preparación de un sitio "con finalidad ecológica y de respeto a los bosques y valles" que rodearon el hogar de esa familia.
El Demandante afirma en las Alegaciones Complementarias que luego de haber presentado la Demanda un Sr. Javier Mestre se puso en contacto con la oficina de su Representante proponiendo transferir el nombre de dominio en disputa a favor del Demandante a cambio de recibir un pago. El Demandado, que había invocado en la Contestación que "no ha habido contactos para la venta del nombre de dominio", niega enfáticamente tener relación alguna con persona llamada Javier Mestre y en consecuencia refuta haber propuesto al Demandante la transferencia del nombre de dominio por un precio.
5. Argumentos de las partes.
5.1 Argumentos del Demandante.
El Demandante alega en apoyo de la Demanda que:
a) Las marcas registradas DAVID VALLS son conocidas por el público en Barcelona y España.
b) La inexistencia de un sitio Web activo que tenga como dirección el nombre de dominio en disputa "parece indicar que ha sido registrado con un único ánimo lucrativo esperando que le fuera ofrecida su compra".
c) El Demandado no posee en España derechos sobre la marca DAVID VALLS en alguna clase.
c) Existe el peligro de que el nombre de dominio pudiera ser usado para redirigir hacia otras direcciones a los usuarios de Internet o para transferirlo a un competidor del Demandante.
d) Invoca como antecedente que lo favorece la resolución dictada respecto de los nombres de dominio "banesto.org" y "Banesto.net".
e) La propuesta de transferencia del nombre de dominio por un precio que atribuye al Demandado es prueba de la mala fe del mismo.
5.2 Argumentos del Demandado.
En apoyo de la Contestación de Demanda, el Demandado arguye que:
a) Las marcas registradas por el Demandante están formadas por un nombre de pila y un apellido común en Cataluña, siendo poco conocidas por el público en Barcelona y España.
b) El Demandante no manifestó interés en registrar el nombre de dominio en cuestión antes de que fuera registrado por el Demandado.
c) La inexistencia de un sitio Web bajo el nombre de dominio en disputa no prueba que exista de su parte mala fe.
d) Se propone usar el nombre de dominio del Caso para un sitio relacionado con un personaje de tradición oral así denominado.
e) El registro como marca de un nombre y apellido común no impide el uso de ese nombre y apellido como nombre de dominio por personas distintas del registrante de la marca.
6. Análisis y Conclusiones
La Política establece en el artículo 4(a) los extremos que deben ser probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuación la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.
"4a(i) Identidad o similaridad que cause confusión"
Siendo la extensión ".com" un atributo del gTDL, común a todos los nombres de dominio bajo dicho TDL, no puede discutirse que la Marcas de Comercio DAVID VALLS es idéntica al nombre de dominio "davidvalls.com". En consecuencia, el requisito del parrafo a(i) del artículo 4 de la Política se cumple en el Caso.
"4a(ii) Ausencia de derechos o interés legítimo del Demandado en el nombre de dominio"
De acuerdo a lo alegado y probado en el Caso, ni el nombre "David" ni el apellido "Valls" son los del Demandado ni de su esposa ni tienen relación directa con su familia. Tampoco la expresión "Valls", en su significado en lengua catalana sirve de denominación a empresa o negocio de propiedad del Demandado, ni fueron o son usados por el Demandado con algún propósito no comercial, ni constituyen el título de una obra de su autoría o producción. La eventual existencia de la voluntad de organizar un sitio Web que operaría en algún futuro bajo tal denominación, no puede considerarse fuente de derechos o base para un interés legítimo en el uso de dichas expresiones como nombre de dominio.
El Demandado repetidamente alude a lo comunes que son en Cataluña el nombre de pila "David" (que, recuerda, "aparece en el Santoral") y el apellido "Valls" (al que atribuye repetida figuración en la Guía Telefónica). El Panelista observa que la gran difusión de nombres o apellidos no añade título alguno para su registro como marca a quienes no los llevan ni tienen relación alguna con su uso lícito y que tampoco altera el régimen establecido por el artículo 4. de las Políticas respecto de las marcas comerciales que los incluyan. En cambio, lo importante a los efectos del Caso es que -siendo por completo ajeno a su uso con cualquier propósito- el Demandado no acredita derechos ni interés legítimo al uso de la expresión "David Valls", más allá de que la misma constituya o no un nombre y apellido difundido en alguna región del mundo.
El Demandado no demostró la existencia de las circunstancias aludidas en los parráfos "i." a "iii." del artículo 4.c. de la Política, ni la existencia de cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos o interés al uso de los nombres de dominio a los fines del parráfo 4(a)(ii) de la Política. En particular:
Sobre 4.(c)(i):
No existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que "antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia" el Demandado hubiera usado los nombres de dominio o "efectuado preparativos demostrables" para hacerlo "en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios".
Sobre 4.(c)(ii):
Tampoco existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que el Demandado haya sido "conocido corrientemente por el nombre de dominio" en disputa.
Sobre 4.(c)(iii):
Resulta igualmente inexistente alegación o prueba en el sentido de que el Demandado haya hecho o esté haciendo algún "uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio", cualquiera fuera su intención o propósito.
Sobre tales bases, el Panelista concluye que el Demandado no tiene interés legítimo en el uso del nombre de dominio "davidvalls.com". En consecuencia, el requisito del párrafo a.(ii) del artículo 4. de la Política se cumple en el Caso.
"4a(iii) Registro y uso del Nombre de dominio con mala fe por el Demandado"
Dado que el párrafo bajo examen requiere la existencia del mala fe tanto en el registro como en el posterior uso del nombre de dominio, el Panelista hace mérito de que:
a) Las dos marcas respecto de las que el Demandante proporciona copia de los certificados de registro fueron concedidas en 1988 y 1993 respectivamente y que de acuerdo a la información que surge del material periodístico agregado por el Demandante a las Alegaciones Complementarias el mismo trabajó en Cataluña pública y activamente como modisto desde la misma época del registro de esas marcas. Esto lleva al Panelista a considerar que a la fecha del registro del nombre de dominio (15 de Mayo de 2000) el Demandado usó deliberadamente un nombre y apellido que constituían a esa fecha una denominación impuesta a la memoria y gusto del mercado catalán por otra persona.
b) Se considera que la mera "reserva" del nombre de dominio registrado aun cuando no permita a los usuarios de Internet operar el acceso a un sitio Web activo, constituye un "uso" de tal nombre de dominio, ya que de esa forma éste no puede ser registrado ni usado por otra persona (Así lo viene considerando la jurisprudencia del Centro desde tan temprano como el Caso D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows).
Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta del Demandado al registrar y usar los nombres de dominio en disputa, deberán revisarse ahora las alegaciones de las partes acerca de las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de evidencias de mala fe inclusas en los cuatro párrafos del artículo 4.(b) de la Política:
Sobre 4(b)(i):
Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan a considerar que el Demandado haya realizado el registro y uso del nombre de dominio en disputa con "con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante o a un competidor de ese demandante". Las afirmaciones del Demandante en tal sentido han sido negadas por el Demandado y no existe evidencia alguna que las sostenga.
Sobre 4.(b)(ii):
Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan al Panelista a considerar que el Demandado haya "registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente".
Sobre 4.(b)(iii):
El Demandado no es un competidor del Demandante y en consecuencia no pudo haber "registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor".
Sobre 4.(b)(iv):
El Panelista considera que en caso de que el Demandado usara efectivamente el nombre de dominio como URL de algún sitio activo en la Web estaría realizando una tentativa deliberada para "atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea". En tal supuesto, los usuarios de Internet se verían llevados a "confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción" del sitio creado por el Demandado "o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea".
La Contestación de ninguna manera descarta la posibilidad de confusión por parte de usuarios de Internet que buscaran el sitio del Demandante introduciendo como dirección el nombre de dominio que contiene su nombre individual y marca. En opinión del Panelista, en tal caso los usuarios de Internet tendrían motivos para pensar que el uso de la denominación como nombre de dominio implica alguna clase de participación del Demandante en los documentos o servicios que el Demandado ofreciera en la dirección identificada con el mismo. En consecuencia, el Panelista concluye que la circunstancia constitutiva de mala fe indicada en el párrafo 4.(b)(iv) de la Política se verifica en el Caso.
Para terminar el punto, el Panelista hace constar que tuvo en cuenta que la evidencia producida en el Caso acredita el hecho -reconocido por el Demandado- de que las marcas comerciales sobre las que se basa el reclamo coinciden con el nombre civil del Demandante, que es a la vez el que usa para distinguirse como profesional de la moda y el que identifica su tienda. El uso deliberado del nombre ajeno se considera por el Panelista un elemento corroborante de la mala fe en la conducta del Demandado, que juega como una evidencia más de conducta de mala fe en el caso.
En razón de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusión de que el Demandado registró y usó el nombre de dominio "davidvalls.com" con mala fe. En consecuencia, el requisito del Párrafo a(iii) del artículo 4. de la Política se cumple en el Caso.
7. Precedentes aplicables
En su Demanda, el Demandante invoca como antecedente la Resolución dictada en el Caso No. D2000-0018, que el Demandado repele como inaplicable al Caso. El Panelista halla razón al Demandado, en tanto en el Caso mencionado la parte accionante fue el Banco Español de Crédito, S.A., una persona de existencia ideal que reclamaba como titular de su reputada marca de fantasía BANESTO, lo que motivó al panel actuante a destacar que:
.. en el caso de marcas de alto renombre, condición que se reconoce a BANESTO, el registro de un nombre de dominio equivalente a dicha marca renombrada, cuyo conocimiento previo se acepta, es constitutivo de mala fe, con independencia o no de actuaciones similares en el pasado por parte del titular del dominio.
A diferencia del Caso No. D2000-0018, en el caso bajo examen está de por medio un nombre civil y profesional (no una denominación de fantasía) y la marca que lo contiene -si bien suficientemente acreditada según se hizo mérito- no alcanza la condición de "alto renombre".
En cambio, cree el Panelista procedente recordar resoluciones dictadas por otros paneles del Centro que contribuyen a reforzar la posición asumida en el Caso por el Panelista:
· Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group - Caso No. D2000-0162
En este caso, el demandado alegó la existencia de un supuesto cliente cuyo nombre civil coincidiría con el nombre y apellido contenido en la marca comercial "Pedro del Hierro". La no probada existencia de ese personaje fue uno de los motivos que dieron causa a la aceptación de la demanda:
In absence of any evidence that such "Mr. Pedro Hierro" really exists, and that he is the real owner of the domain name, the Panel considers that the Respondent The Gallery Group is who has to prove its own rights or legitimate interests in the domain name at issue. It fails to do so. .. Following its domain name registration the Respondent´s conduct was very far from any use in good faith. It tried to hide behind a most likely non-existing person such as a "Mr. Pedro Hierro", it failed to develop a web site that could refer to any kind of legitimate activity, and it omitted any other fair use of the domain name.
· Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd - Caso No. D2000-0210
En ese caso, estuvo en discusión un nombre de dominio conteniendo un nombre civil y profesional que no era una marca de comercio. El panel consideró que el constante uso con fines comerciales y la difusión del nombre de una artista de cine lo transformaba en una marca de hecho ("common law trademark") susceptible de protección bajo los principios de la Política aplicables a las marcas comerciales. La artista actora ganó el caso y recibió la transferencia del nombre de dominio "juliaroberts. com".
· Jeanette Winterson v. Mark Hogarth - Caso No. D2000-0235
En este caso, una escritora reaccionó contra quien registró su nombre civil y profesional como nombre de dominio. La Resolución favoreció a la demandante, reconociendo el valor del nombre civil y profesional como marca comercial de hecho:
The Complainant does not rely upon any registered trade marks but on her common law rights in her real name, JEANETTE WINTERSON. The Complainant's case is that, under that Mark, she has achieved international recognition and critical acclaim for the works identified above and that use of that Mark has come to be recognised by the general public as indicating an association with words written and produced exclusively by the Complainant. As a result, the Complainant asserts that she has common law rights in the Mark, which are sufficient for the purposes of this Complaint.
· Rita Rudner v. Internetco Corp. - Caso No. D2000-0581
Es un caso similar a los anteriores, en el que se reconoció el carácter de marca de hecho al nombre civil y profesional. El Panel destacó que la utilización del nombre de dominio por un tercero obstaba a que quien ostentaba el nombre civil y profesional lo utilizara como dirección en la Web:
Respondent’s conduct prevented Complainant from registering her own name and common law trademark as her domain name.
8. Decisión
El Demandante ha probado que el nombre de dominio es idéntico a su Marca de Comercio, que el Demandado carece de derechos o interés legítimo al uso del nombre de dominio, y que el Demandado registró y usa el nombre de dominio con mala fe. En consecuencia, de acuerdo al artículo 4. parágrafo (i) de la Política, el Panel requiere que el registro del nombre de dominio "davidvalls.com" se transfiera al Demandante.
Antonio Millé
Panelista Presidente
Fechado: 26 de Septiembre de 2000