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SOLICITANTE

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0339-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 709523-2017/DSD

DENUNCIANTES: GAULME, CAROLINA HERRERA LTD. y PUIG FRANCE, SOCIETÉ ACTIONS SIMPLIFIÉE

DENUNCIADA: LA PERFUMERIE DE LV S.A.C.

Acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial – Aplicación del inciso e) del artículo 155 de la Decisión 486 – Actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena

Lima, veinte de febrero de dos mil diecinueve.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 6 de junio de 2017, Carolina Herrera Ltd. (Estados Unidos de América), y Gaulme y Puig France, Societé Actions Simplifiée (ambas de Francia) interpusieron denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial y por actos de competencia desleal en la modalidad de actos de explotación indebida de la reputación ajena contra La Perfumerie de LV S.A.C. (Perú) – entre otras[1] – manifestando lo siguiente:

(i). Son titulares, según corresponda, de las siguientes marcas que distinguen productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, en base a las cuales formulan su denuncia:

Marca	Certificado N°	Titular
	90127	Gaulme
	138005	Gaulme
212 BY CAROLINA HERRERA	38280	Carolina Herrera Ltd.
CAROLINA HERRERA CHIC	71159	Carolina Herrera Ltd.
	137666	Carolina Herrera Ltd.
CH L’EUA	177152	Carolina Herrera Ltd.
CAROLINA HERRERA	71608	Carolina Herrera Ltd.
LADY MILLION	154737	Puig France, Societé Actions Simplifiée
INVICTUS	231587	Puig France, Societé Actions Simplifiée
	133239	Puig France, Societé Actions Simplifiée
NINA RICCI	23125	Puig France, Societé Actions Simplifiée
PACO RABANNE	10473	Puig France, Societé Actions Simplifiée
ULTRAVIOLET	57658	Puig France, Societé Actions Simplifiée
1 MILLION	137595	Puig France, Societé Actions Simplifiée

(ii) Sus empresas destacan en el mercado por la capacidad de construir marcas a través de la moda y, en especial, por traducir esa imagen al mundo de las fragancias y perfumes.

(iii) Cuentan con varias marcas registradas en Perú y alrededor del mundo.

(iv) Han tomado conocimiento de que la denunciada está utilizando indebidamente en el Perú, las marcas LADY MILLION, INVICTUS, BLACK XS PACO RABANNE, 212 BY CAROLINA HERRERA, CAROLINA HERRERA CHIC, CH CAROLINA HERRERA, CH L’EAU, JEAN PAUL GAULTIER LE MALE, CAROLINA HERRERA, NINA RICCI, JEAN PAUL GAULTIER, PACO RABANNE, ULTRAVIOLET y 1 MILLION, en tablas de equivalencia, para comercializar fragancias y/o perfumes en módulos identificados con el nombre de EQUIVALENZA, situación que es susceptible de generar confusión entre los consumidores, infringiéndose con ello lo estipulado en el literal c) del artículo 155 de la Decisión 486.

(v) Los actos de ofrecimiento, comercialización, promoción de manera oral y publicidad de las fragancias y/o perfumes de la denunciada se realizan a través de códigos de equivalencias, los cuales están relacionados con las fragancias identificadas con las marcas de sus empresas.

(vi) Los hechos materia de denuncia no sólo infringen los derechos de Propiedad Industrial, en materia de signos distintivos, sino que también constituyen actos de competencia desleal en la modalidad de actos de explotación indebida de la reputación ajena.

(vii) Sus marcas base de denuncia son notoriamente conocidas en el sector económico de las fragancias y/o perfumes, ya que cuentan con un reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.

(viii) La conducta de la denunciada vulnera lo establecido en los literales c) y e) del artículo 155 de la Decisión 486.

(ix) En atención a lo anterior, solicitaron lo siguiente:

- Se realice una diligencia de inspección en el Módulo Isla s/n – Nivel 1, Boulevard de Servicios del Centro Comercial Mall del Sur, ubicado en la Avenida Los Lirios con Pedro Miotta, San Juan de Miraflores, Lima, a fin de verificar los hechos denunciados.

- Se dispongan las siguientes medidas cautelares: a) El cese de la comercialización de fragancias y/o perfumes EQUIVALENZA, los cuales harían uso indebido de las marcas de las denunciantes, sea en la promoción, publicidad, oferta física y verbal, apoyo de venta, en cartillas de equivalencias, y cualquier otro medio; b) La incautación o comiso, sin aviso previo de las cartillas de equivalencias; y, c) cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado de los actos denunciados o que tenga como finalidad la cesación de estos.

- Se ordene a la denunciada que asuma el pago de las costas y costos derivados del presente procedimiento.

Adjuntaron medios probatorios con la finalidad de sustentar sus argumentos.

Mediante Resolución s/n de fecha 7 de agosto de 2017, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, dispuso – entre otros aspectos – por cuenta y riesgo de la denunciante, sin previa notificación a la denunciada, practicar la inspección solicitada, a fin de verificar los hechos denunciados.

Mediante Resolución s/n de fecha 8 de agosto de 2017, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos:

(i) Dictó la medida cautelar consistente en el CESE DE USO por parte de la denunciada de los signos CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE y/o JEAN PAUL GAULTIER, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color y demás elementos que se le pudiera haber adicionado, en cartillas y/o tablas de equivalencia en las que se haga referencia a fragancias y/o perfumes de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

(ii) De verificarse en la diligencia de inspección ordenada, la existencia de cartillas y/o tablas de equivalencia de perfumes y/o fragancias de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, en los que se usen y/o haga referencia a los signos CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE y/o JEAN PAUL GAULTIER, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color y demás elementos que se les pudiera haber adicionado, por cuenta y riesgo de las denunciantes, dictó la medida cautelar consistente en el COMISO de tales artículos.

(iii) DENEGÓ las medidas cautelares solicitadas por las denunciantes respecto del signo NINA RICCI.

Con fecha 25 de agosto de 2017, se llevó a cabo la diligencia de inspección ordenada, levantándose la correspondiente acta, en la cual se dejó constancia de lo siguiente:

(i) Se verificó que en dicho local se comercializan perfumes y fragancias.

(ii) Se constató la existencia de una cartilla o tabla de equivalencias de perfumes con los signos materia de cese de uso, con los cuales ofrece sus fragancias (dicha cartilla está enmicada con rajaduras).

(iii) Se tomaron fotografías de la tabla de equivalencia verificada.

(iv) Se hicieron efectivas las medidas cautelares de cese de uso de los signos materia de denuncia y comiso de productos, en la cantidad de una cartilla o tabla de equivalencias de perfumes y fragancias con los signos objeto de cuestionamiento[2].

Con fecha 4 de septiembre de 2017, La Perfumerie de LV S.A.C. absolvió el traslado de la denuncia formulada en su contra, manifestando lo siguiente:

(i) Las denunciantes buscan eliminar la competencia y perjudicar a los consumidores negándoles la posibilidad de contar con alternativas que puedan ajustarse a sus posibilidades económicas.

(ii) Las actas levantadas —por el notario y el personal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi— son pruebas que adolecen de valor, por lo que carecen de efectos.

(iii) Las denunciantes la han inducido a cometer la presunta infracción, ya que el notario convenció a su empleado a mostrar la tabla de equivalencia, documento confidencial e interno de su empresa. De la misma manera el personal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi sorprendió a un simple vendedor, sin capacidad y conocimientos para oponerse.

(iv) La tabla de equivalencia comisada —documento confidencial— es una prueba que no tiene efectos, dado que los funcionarios del Indecopi no contaban con autorización judicial para realizar tal acción.

(v) La forma en la que fue redactada el acta es susceptible de generar alguna confusión, ya que la misma da a entender que se encontraron productos distinguidos con las marcas de las denunciantes.

(vi) El ofrecer productos equivalentes forma parte de su derecho, por tanto, las actividades económicas que realiza no son susceptibles de generar confusión ya que los productos que comercializa se encuentran distinguidos con su propia marca EQUIVALENZA.

(vii) Los productos EQUIVALENZA son elaborados por el propio equipo de perfumistas de la empresa Equivalenza 3 S.A.C., cuya matriz se ubica en Barcelona.

(viii) La modalidad de venta de los perfumes se fundamenta en las familias y sub familias olfativas a la que pertenece cada fragancia.

(ix) Todos los perfumes cuentan con un mismo empaque, así como con una combinación de código y color, la cual dependerá de la familia o sub familia olfativa de la que se trate.

(x) En las tablas de equivalencia se observa la siguiente referencia:

“Este es un material de uso interno y exclusivo de empleados de Equivalenza, cualquier uso que se le diere fuera de dicho uso interno acarreará las responsabilidades penales a que hubiere lugar.

Los propietarios de las marcas en este recuadro no patrocinan, no apoyan y no están afiliados de manera alguna con los productos de Equivalenza. Nuestros productos se fabrican con formulaciones propias, inspiradas en las fragancias y tendencias olfativas más vendidas a nviel mundial, por lo que las marcas se utilizan solo a nivel referencial de forma confidencial e interna.

Las formulaciones de nuestros competidores, así como sus marcas son propiedad de ellos y por tanto Equivalenza no ha copiado ni sus marcas ni sus fórmulas.”

(xi) Las marcas base de denuncia no han sido reconocidas como notorias.

(xii) Los signos objeto de cuestionamiento no han sido usados en el comercio, la consignación de los mismos corresponde a un documento interno y confidencial.

Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar sus afirmaciones.

Con fecha 15 de noviembre de 2017, Gaulme, Carolina Herrera Ltd. y Puig France, Societé Actions Simplifiée manifestaron lo siguiente:

(i) La modalidad de negocio de la denunciada es el uso de marcas prestigiosas, a través de la asociación de las mismas a determinados códigos que figuran en las tablas de equivalencia.

(ii) La compra de los productos EQUIVALENZA se realiza luego de que la denunciada, por medio de las prácticas efectuadas por sus vendedores, se haya valido indebidamente de sus marcas reconocidas.

(iii) La denunciada, al haber señalado que las marcas CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER son tendencias olfativas, está reconociendo el prestigio y notoriedad de las mismas.

(iv) Las tablas de equivalencia son documentos esenciales para que la denunciada pueda efectuar su actividad comercial.

(v) El hecho de que en las tablas de equivalencia se haga referencia a que las mismas son de “uso interno y exclusivo de los empleados”, resulta irrelevante dado que el notario y el funcionario de Indecopi, en sus respectivas diligencias, han podido constatar que la denunciada las pone a disposición de los consumidores con la finalidad de efectuar la venta de sus productos. En ese sentido, la denunciada no ha logrado acreditar que dicho documento sea de uso interno.

(vi) El derecho a imitar, según la Resolución N° 1091-2005/TDC-INDECOPI, el mismo que constituye precedente, no puede ser ejercido de forma irrestricta, si no respetando los límites.

(vii) Según el modelo de negocio utilizado por la denunciada, se puede verificar que ésta obtiene una ventaja al aprovecharse de la reputación de las marcas base de denuncia.

Mediante Resolución Nº 1265-2018/CSD-INDECOPI de fecha 13 de marzo de 2018, la Comisión de Signos Distintivos:

Primero.- Declaró FUNDADA la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial interpuesta contra La Perfumerie de LV S.A.C., en el extremo referido a la aplicación del literal e) del artículo 155 de la Decisión 486, en relación con la marca notoria CAROLINA HERRERA (Certificado N° 71608).

Segundo.- Declaró INFUNDADA la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial interpuesta contra La Perfumerie de LV S.A.C., en relación con las marcas inscritas bajo Certificados N° 90127, N° 138005, N° 38280, N° 71159, N° 137666, N° 177152, N° 154737, N° 231587, N° 133239, N° 23125, N° 10473, N° 57658 y N° 137595.

Tercero.- Declaró FUNDADA la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, interpuesta contra La Perfumerie de LV S.A.C.

Cuarto.- SANCIONÓ a La Perfumerie de LV S.A.C. con una multa equivalente a 10 UIT.

Quinto.- PROHIBIÓ a La Perfumerie de LV S.A.C. el uso de las denominaciones, CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color y demás elementos que se le pudiera haber adicionado, en las tablas de equivalencia que utiliza para comercializar los perfumes EQUIVALENZA.

Sexto.- Dispuso que La Perfumerie de LV S.A.C. asuma el pago de costas y costos incurridos por Gaulme, Carolina Herrera Ltd. y Puig France, Societé Actions Simplifiée, con motivo del presente procedimiento.

La Comisión basó su resolución en las siguientes consideraciones:

Cuestión previa

(i) La denunciada indicó que, al comercializar sus productos equivalentes está ejerciendo su derecho a imitar. Del mismo modo, las denunciantes señalaron que, según la Resolución N° 1091-2005/TDC-INDECOPI, dicho derecho no puede ser ejercido de forma irrestricta, si no respetando los límites.

(ii) La presente denuncia corresponde a un procedimiento relacionado con la infracción de derechos de Propiedad Industrial y actos de competencia desleal vinculados a signos distintivos, en el cual, de manera objetiva se determinará si la denunciada, por medio de la realización de los actos cuestionados, vulneró los derechos de las denunciantes. En ese sentido, determinar si la actividad desarrollada por la denunciada corresponde o no al ejercicio de su derecho a imitar, según los lineamientos desarrollados por el Tribunal de Defensa de la Competencia, no resulta pertinente en este procedimiento, el cual se centrará en verificar si la conducta de la denunciada vulnera derechos de Propiedad Industrial o configura un acto de competencia desleal en la modalidad de actos de explotación de la reputación ajena.

Respecto de la notoriedad de las marcas base de denuncia

(iii) Las denunciantes fundamentaron su denuncia, entre otros argumentos, en la notoriedad de sus marcas base del presente procedimiento.

Respecto de las marcas LADY MILLION, INVICTUS, BLACK XS PACO RABANNE, 212 BY CAROLINA HERRERA, CAROLINA HERRERA CHIC, CH CAROLINA HERRERA y grafía especial, CH L´EAU, JEAN PAUL GAULTIER “LE MALE”, ULTRAVIOLET y 1 MILLION

(iv) Del análisis de los medios probatorios aportados, se advierte que los mismos no resultan suficientes (en cantidad y/o volumen) para verificar el nivel de conocimiento entre el público consumidor, ni su grado de participación en el mercado peruano respecto de las demás empresas competidoras. Así, dichos medios probatorios no resultan suficientes para acreditar la notoriedad alegada de conformidad con la normativa Comunitaria Andina.

(v) En ese sentido, no corresponde aplicar el literal e) del artículo 155 de la Decisión 486, en este extremo.

Respecto de las marcas NINA RICCI, PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER

(vi) De los medios probatorios merituados, se advierte que se han desplegado los esfuerzos necesarios para propiciar el prestigio y la reputación de dichas marcas en el mercado; sin embargo, los mismos no resultan suficientes (en cantidad y/o volumen) para verificar el nivel de conocimiento entre el público consumidor, ni su grado de participación en el mercado peruano respecto de las demás empresas competidoras. Así, dichos medios probatorios no resultan suficientes para acreditar la notoriedad alegada de conformidad con la normativa Comunitaria Andina.

(vii) En ese sentido, no corresponde aplicar el literal e) del artículo 155 de la Decisión 486, en este extremo.

Respecto de la marca CAROLINA HERRERA

(viii) Del análisis en conjunto de los medios probatorios merituados, se advierte que la marca CAROLINA HERRERA constituye un signo ampliamente conocido por el público consumidor del sector pertinente, debido a su difusión, conocimiento, publicidad y uso constante en relación con perfumes de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, por lo que corresponde considerarla como marca notoriamente conocida.

Infracción de derechos de Propiedad Industrial

Determinación de los signos usados por la denunciada

(ix) De la valoración conjunta de todos los medios probatorios obrantes en autos, se concluye que la denunciada usa tablas de equivalencia en las que se consignan nombres de perfumes. De otro lado, si bien la denunciada manifestó que el uso de las mismas sería interno y exclusivo de sus trabajadores, se ha verificado, de las constancias notariales levantadas, que las tablas de equivalencia son puestas a disposición de los consumidores.

(x) Las tablas de equivalencia cuestionadas contienen los siguientes signos:

SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

JEAN PAUL GAULTIER

JEAN PAUL GAULTIER LE MALE

212 CAROLINA HERRERA

CH CAROLINA HERRERA

CAROLINA HERRERA

LADY MILLION

BLACK XS PACO RABANNE

INVICTUS

PACO RABANNE

ULTRAVIOLET

1 MILLION

Evaluación de la conducta imputada a la denunciada

(xi) En el presente procedimiento, las denunciantes manifestaron – por un lado – que la conducta realizada por la denunciada vulnera lo establecido en el literal c) del artículo 155 de la Decisión 486, el cual requiere de la verificación de las siguientes condiciones:

- Que la marca del titular esté “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

- Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

(xii) Si bien se puede verificar que los signos objeto de denuncia se encuentran consignados en las tablas de equivalencia, dicho material no está destinado a ser incorporado en el producto, por lo que las marcas cuestionadas, por medio de la detentación de dicho material, no serán aplicadas en el artículo comercializado, supuesto exigido por la norma alegada a fin de determinar una posible infracción.

(xiii) Por las consideraciones señaladas, en la medida que se ha verificado que las tablas de equivalencia corresponden a un material que no será aplicado al producto a fin de lograr su identificación, se determina que la conducta materia de denuncia no se encuentra dentro del supuesto contemplado en el literal c) del artículo 155 de la Decisión 486, por lo que no procede su aplicación; en consecuencia, corresponde declarar infundada la denuncia formulada por Gaulme, Carolina Herrera Ltd. y Puig France, Societé Actions Simplifiée, en este extremo.

Respecto de la protección de la marca notoriamente conocida CAROLINA HERRERA

(xiv) En el presente caso, ha quedado demostrada la calidad de notoriamente conocida de la marca CAROLINA HERRERA (Certificado Nº 71608). Asimismo, ha quedado acreditado que la denunciada usó, entre otras, la denominación CAROLINA HERRERA en las tablas de equivalencia.

(xv) Si bien dicho uso, no fue susceptible de ser sancionado por lo establecido en el literal c) del artículo 155 de la Decisión 486, dada la calidad de notoria que goza la marca CAROLINA HERRERA, corresponde analizar si se encuentra dentro de los alcances del literal e) del artículo 155.

(xvi) Al respecto, el uso de las tablas de equivalencia, en las que se consigna la marca notoria CAROLINA HERRERA, concierne a un uso en el comercio de las mismas, ya que corresponden a material comercial de la denunciada, usado por ésta con la finalidad de comercializar los productos que oferta, el mismo que si bien contiene una referencia en la que se precisa que su uso sería interno y exclusivo de los trabajadores, se ha verificado, de las constancias notariales levantadas, que las tablas en cuestión son puestas a disposición de los consumidores, excediendo así la supuesta esfera privada que tendrían.

Respecto de la marca notoria CAROLINA HERRERA

(xvii) Realizado el examen comparativo, se aprecia que los signos en conflicto son idénticos, debido a que ambos se encuentran conformados por la denominación CAROLINA HERRERA.

Aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria CAROLINA HERRERA

(xviii) Considerando que el signo objeto de cuestionamiento resulta idéntico a la marca CAROLINA HERRERA, que ostenta la calidad de marca notoriamente conocida, se puede verificar que la denunciada estaría aprovechando la imagen positiva y/o prestigio de la misma, en la medida que los consumidores podrían transferir dicho prestigio a los productos que la denunciada comercializa.

(xix) En ese sentido, el uso por parte de la denunciada del signo objeto de cuestionamiento genera un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria antes señalada.

Riesgo de dilución de la marca notoria CAROLINA HERRERA

(xx) En la medida que la marca notoriamente conocida CAROLINA HERRERA distingue perfumes y el signo objeto de cuestionamiento se encuentra en las tablas de equivalencia que sirven para comercializar los perfumes que oferta la denunciada, no es posible que se configure el riesgo de dilución aludido.

Conclusión

(xxi) Teniendo en cuenta la identidad existente entre los signos en conflicto, se concluye que éstos resultan confundibles.

(xxii) Adicionalmente a ello, si bien el uso en el comercio por parte de la denunciada del signo objeto de cuestionamiento, no ocasiona la dilución del poder distintivo del signo notoriamente conocido, sí genera un aprovechamiento del prestigio que éste ostenta.

(xxiii) Por las consideraciones expuestas, se acredita que la denunciada ha infringido los derechos de Propiedad Industrial de Carolina Herrera Ltd., configurándose los actos previstos en el literal e) del artículo 155, de la Decisión 486; en consecuencia, corresponde declarar fundada en este extremo la denuncia formulada.

Respecto de la denuncia por actos de competencia desleal

(xxiv) Las marcas CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE, NINA RICCI (cuyo uso no ha sido verificado en las tablas de equivalencia de la denunciada) y JEAN PAUL GAULTIER han logrado acreditar determinada reputación en el Perú para fragancias y/o perfumes, ello como resultado del esfuerzo efectuado por los titulares en el uso de publicidad y otros medios de difusión.

(xxv) Dado que las actividades de las denunciantes y la denunciada concurren en el mercado, ya que ambas se dedican al rubro de los perfumes, resulta razonable asumir que La Perfumerie de LV S.A.C. tenía conocimiento de que las marcas CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER gozan de una reputación favorable en el mercado nacional; por lo que, al utilizarlas en las tablas de equivalencia, se determina que ésta se encuentra recurriendo a las mismas para facilitar su acceso al mercado – dado que así evita incurrir en costos – con la finalidad de obtener una ventaja, aprovechándose de la reputación y prestigio de aquellas, explotando el esfuerzo comercial realizado por las titulares de las mismas para crear y mantener su imagen.

(xxvi) Dicha conducta determina que La Perfumerie de LV S.A.C. ha incurrido en la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de explotación indebida de la reputación ajena, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal.

Imposición de la sanción

(xxvii) Teniendo en cuenta que la presente infracción se configura por el uso de un signo idéntico a la marca notoria base de denuncia, así como en la comisión de un acto de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, corresponde imponer la sanción de MULTA a La Perfumerie de LV S.A.C., de conformidad con lo establecido en los artículos 120 y 121 del Decreto Legislativo 1075.

(xxviii) En el presente caso, debe tomarse en cuenta lo siguiente:

● La denunciada ha usado un signo idéntico a la marca notoria CAROLINA HERRERA.

● La denunciada ha cometido actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena en contra de las denunciantes al haber utilizado las denominaciones, cuyo prestigio quedó acreditado, CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER, en las tablas de equivalencia que utiliza para comercializar sus productos.

● No existe información respecto del provecho ilícito que la denunciada pudo haber obtenido con la comisión de la infracción y de los actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena.

(xxix) En virtud de lo expuesto, el monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 10 UIT.

Medidas definitivas

(xxx) En la medida que se ha verificado la existencia de una infracción a los derechos de Propiedad Industrial por el uso de un signo idéntico a la marca notoria base de denuncia, así como la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena por parte de la denunciada, corresponde prohibirle el uso de la denominación CAROLINA HERRERA, cuya notoriedad y prestigio quedaron acreditados, así como de las denominaciones PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER, cuyo prestigio quedó acreditado, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color y demás elementos que se le pudiera haber adicionado, en las tablas de equivalencia que utiliza para comercializar los perfumes EQUIVALENZA.

(xxxi) Dicha prohibición incluye, además, la obligación de retirar de los circuitos comerciales los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales en los que se utilizan dichas denominaciones, así como los materiales y medios que sirvieron predominantemente para cometer la infracción y los actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena.

Costas y costos del procedimiento solicitados por las denunciantes

(xxxii) Las incidencias del procedimiento, las mismas que constituyen infracción a los derechos de Propiedad Industrial por el uso de una marca notoria y actos de competencia desleal, en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena debido al uso de denominaciones prestigiosas en las tablas de equivalencia, así como el hecho que las partes se dedican al mismo rubro económico, permiten presumir que la denunciada se encontraba en condiciones de prever que podía ser objeto de una denuncia.

(xxxiii) En tal sentido, corresponde imponer a la denunciada el pago de las costas y costos en los cuales han incurrido Gaulme, Carolina Herrera Ltd. y Puig France, Societé Actions Simplifiée en el presente procedimiento.

Con fecha 27 de abril de 2018, La Perfumerie de LV S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i) Interpone recurso de apelación en relación con las disposiciones primera, tercera, cuarta, quinta y sexta de la parte resolutiva de la Resolución N° 1265-2018/CSD-INDECOPI de fecha 13 de marzo de 2018.

(ii) En el presente caso no se ha cuestionado el valor de los hechos constatados por el Notario Público que levantó el acta que sirve de prueba para la presente denuncia, sino la forma en que las denunciantes indujeron a su empleado a mostrar un documento confidencial y privado para propiciar la comisión de una infracción, supuesto que se encuentra contemplado para el ámbito penal, en el artículo 24 del Código Penal bajo el epígrafe de “instigación”.

(iii) Se ha sorprendido a un simple vendedor sin capacidad y conocimientos legales para oponerse al ejercicio abusivo de un derecho, consistente en el comiso de un documento interno y confidencial de la empresa (la denominada “cartilla de equivalencias”), excediéndose de las facultades previstas en el artículo 115 del Decreto Legislativo 1075, en clara afectación de sus derechos fundamentales.

(iv) La “cartilla de equivalencias” no es un documento que pueda servir para acreditar los extremos de la denuncia, puesto que nunca es puesta en conocimiento del consumidor.

(v) La forma en la que se ha redactado el acta de la visita a su local, puede inducir a pensar que se habrían encontrado productos con las marcas o publicidad de aquellas, lo cual es completamente falso.

(vi) No ha existido en su tienda un uso de las marcas base de la denuncia a título de marca o que violentara de forma alguna una disposición legal.

(vii) La normativa marcaria permite el uso de marcas ajenas en ciertos supuestos, por ejemplo, en publicidad comparativa, usos informativos o usos que no son a título de marca.

(viii) Las marcas objeto de la denuncia no han sido usadas en el comercio, puesto que no se ha ofrecido, distribuido o comercializado en el mercado, producto alguno que reproduzca una marca igual o similar a las que sustentan la presente denuncia.

(ix) Los envases y envolturas de las fragancias EQUIVALENZA, no contienen referencia o mención alguna de las marcas objeto de la denuncia, siendo que son comercializadas bajo un mismo empaque primario y secundario, siendo identificadas con un número o código y un color que se por la combinación de la familia o sub-familia olfativa de la cual se trate.

(x) En el supuesto negado que se considere que la “tabla de equivalencias” sea considerada como un documento comercial y no confidencial o privado, debe tenerse en cuenta que las marcas sustento de la presente denuncia no han sido utilizadas a título de marca, sino que únicamente se ha actuado de buena fe, realizando un uso limitado a fines informativos, el mismo que no es capaz de inducir al público consumidor a confusión sobre la procedencia de los productos.

(xi) En el supuesto negado de que la denuncia sea declarada fundada, el monto de la multa impuesta por la Primera Instancia resulta desorbitante y desproporcionado, debiendo tenerse en cuenta que las marcas no han sido ofrecidas en el mercado.

(xii) No se ha demostrado que el uso confidencial de un documento pueda causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, un aprovechamiento injusto de su prestigio, dado que se trata de un documento cuyo uso no es público y cuya difusión no es masiva, sino muy limitada y, por ende, no puede generar un riesgo de confusión o asociación con los productos de la competencia.

(xiii) La marca de un tercero, en un único documento confidencial e interno de la empresa no puede dar lugar a una multa tan alta.

(xiv) Si bien no existen elementos que demuestren el supuesto provecho ilícito por la conducta incurrida, ello no significa que una multa deba imponerse caprichosamente bajo supuestos subjetivos y presunciones de daños que no han sido acreditados, como ha ocurrido en el presente caso.

(xv) Su empresa es pequeña y su movimiento económico es modesto, por lo que la imposición de una multa de 10 UIT resulta a todas luces injusto.

(xvi) Por las razones expuestas, además, deberán dejarse sin efecto las medidas definitivas y la orden de pago de las costas y costos del procedimiento.

Con fecha 19 de julio de 2018, Gaulme, Carolina Herrera Ltd. y Puig France Societé Actions Simplifiée absolvieron el traslado de la apelación interpuesta por las denunciantes, manifestando lo siguiente:

(i) Conforme a lo señalado a lo largo del presente procedimiento y conforme a lo constatado en la visita inspectiva de fecha 25 de agosto de 2017, efectuada por un funcionario del Indecopi, la denunciada utiliza en el Perú las marcas CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER para comercializar y ofrecer al mercado, sus propias fragancias y/o perfumes, en módulos identificados con el nombre EQUIVALENZA, a través de códigos de equivalencias, los cuales están relacionados con las fragancias identificadas con sus marcas registradas.

(ii) Dicho mecanismo se refleja tanto en las cartillas o tablas de equivalencia, como en la promoción oral de los productos EQUIVALENZA.

(iii) El consumidor no adquiere los productos de la denunciada por sus características intrínsecas, sino porque cada código representa o identifica características de una marca de prestigio, y lo hace únicamente luego de que el vendedor se los ofrece haciendo referencia a que dicho código es una fragancia equivalente a aquellas identificadas por las marcas CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE y JEAN PAL GAULTIER.

(iv) Las fragancias y/o perfumes identificados con sus marcas CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE y JEAN PAL GAULTIER no son “tendencias olfativas”, sino que son productos que han ganado gran prestigio en el mercado debido a la gran inversión realizada por sus titulares. Además, al señalar que tales fragancias constituyen “tendencias olfativas”, la denunciada reconoce el gran prestigio y notoriedad de dichas marcas.

(v) Las cartillas o tablas de equivalencia constituyen un documento comercial de EQUIVALENZA, que no sólo están relacionadas con el desarrollo de la venta de los productos, sino que son esenciales para dicha actividad empresarial, siendo el modelo de negocio de la denunciada. Más aún, tanto el Notario Público, como el funcionario del Indecopi, han verificado y constatado que la denunciada muestra dichas cartillas y/o tablas en sus ventas, resultando falso que los mismos sean exclusivamente de uso interno.

(vi) La denunciada ha cuestionado la validez de los documentos que obran en el expediente basándose en meras presunciones que realiza de manera conveniente.

(vii) Resulta evidente que la denunciada obtiene una ventaja competitiva injusta en el mercado, al aprovecharse ilícitamente de la reputación, prestigio y buen nombre de marcas que han logrado gran éxito en el mercado nacional e internacional.

(viii) El “derecho a imitar” contempla el derecho a replicar las iniciativas empresariales de otro concurrente, y no a hacer uso de marcas sobre las cuales existe un derecho de exclusiva, protegidos por las normas de Propiedad Intelectual y competencia desleal del ordenamiento jurídico peruano.

(ix) El comportamiento desleal de las denunciadas se configura como un acto ilícito en contra de los derechos de los titulares de marcas registradas, el cual debe considerarse un uso parasitario de las mismas, a fin de direccionar las decisiones de consumo de los consumidores de perfumes y/o fragancias de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De la revisión de los actuados, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (en adelante la Sala) deberá determinar:

a) Si La Perfumerie de LV S.A.C. ha vulnerado los derechos de Propiedad Industrial de Carolina Herrera Ltd.

b) Si La Perfumerie de LV S.A.C. ha incurrido en actos de competencia desleal en la modalidad de aprovechamiento indebido de la reputación ajena contra Gaulme, Carolina Herrera Ltd. y Puig France Societé Actions Simplifiée.

c) De ser el caso:

- Las sanciones a imponer a la denunciada.

- Si corresponde a ordenar a la denunciada el pago de las costas y costos del procedimineto.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que, Carolina Herrera Ltd. (Estados Unidos de América) es titular de la marca constituida por la denominación CAROLINA HERRERA, que distingue toda clase de productos de perfumería y cosméticos, tales como perfumes, colonias, esencias, aguas de tocador, cosméticos, creyones para los labios, cejas y pestañas, brillantinas, shampoo, tinturas y cremas para el cabello, cremas y polvos para la cara y el cuerpo, jabones perfumados, aceites esenciales, lociones capilares, desodorantes para el cuerpo y dentífricos de la clase 3 de Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 71608, vigente hasta el 16 de noviembre de 2022.

2. Cuestiones previas

2.1 Extremos apelados

En el presente caso, las denunciantes alegaron que la denunciada ha incurrido en las conductas contempladas en los incisos c) y e) del artículo 155 de la Decisión 486, así como en actos de competencia desleal en la modalidad de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

Mediante Resolución Nº 1265-2018/CSD-INDECOPI de fecha 13 de marzo de 2018, la Comisión de Signos Distintivos:

Tercero.- Declaró FUNDADA la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, interpuesta contra La Perfumerie de LV S.A.C.

Cuarto.- SANCIONÓ a La Perfumerie de LV S.A.C. con una multa equivalente a 10 UIT.

En su resolución, la Comisión consideró – además – lo siguiente:

- Respecto de las marcas NINA RICCI, PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER, se han desplegado los esfuerzos necesarios para propiciar el prestigio y la reputación de dichas marcas en el mercado.

- La conducta desplegada por la denunciada no se encuentra dentro del supuesto contemplado en el literal c) del artículo 155 de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar infundada la denuncia en este extremo.

Contra dicha resolución, la denunciada interpuso recurso de apelación en relación con las disposiciones primera, tercera, cuarta, quinta y sexta de su parte resolutiva. Las denunciantes no interpusieron recurso de apelación contra la resolución emitida por la Primera Instancia.

Por tal motivo, han quedado consentidos los extremos por los cuales se declaró infundada la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra La Perfumerie de LV S.A.C. respecto de las conductas contempladas en:

- El literal c) del artículo 155 de la Decisión 486.

- El literal e) del artículo 155 de la Decisión 486, en relación con las marcas inscritas bajo Certificados N° 90127, N° 138005, N° 38280, N° 71159, N° 137666, N° 177152, N° 154737, N° 231587, N° 133239, N° 23125, N° 10473, N° 57658 y N° 137595.

Del mismo modo, la Sala advierte que de la lectura del recurso de apelación formulado por la denunciada se desprende que dicha parte no ha cuestionado la acreditación de la notoriedad de la marca CAROLINA HERRERA, ni del prestigio obtenido por dicha marca y las marcas NINA RICCI, PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER, ya que ésta únicamente ha sustentado su defensa en el supuesto uso a título informativo de los signos objeto de cuestionamiento, por lo que los extremos antes referidos también han quedado consentidos.

2.2 Respecto del acta de constatación notarial

En su recurso de apelación, la denunciada ha sostenido que en el presente caso no se ha cuestionado el valor de los hechos constatados por el Notario Público que levantó el acta que sirve de prueba para la presente denuncia, sino la forma en que las denunciantes indujeron a su empleado a mostrar un documento confidencial y privado para propiciar la comisión de una infracción, supuesto que se encuentra contemplado para el ámbito penal, en el artículo 24 del Código Penal bajo el epígrafe de “instigación”.

Asimismo, sostuvo que se ha sorprendido a un simple vendedor sin capacidad y conocimientos legales para oponerse al ejercicio abusivo de un derecho, consistente en el comiso de un documento interno y confidencial de la empresa (la denominada “cartilla de equivalencias”), excediéndose de las facultades previstas en el artículo 115 del Decreto Legislativo 1075, en clara afectación de sus derechos fundamentales.

Según el Acta de Constatación Notarial de fecha 7 de marzo de 2017, presentada en calidad de medio probatorio por parte de las denunciantes, el Notario Público de Lima Carlos Enrique Becerra Palomino y los abogados de la denunciante se aproximaron a la tienda denominada “Equivalenza”, ubicada en las instalaciones del Centro Comercial Mall del Sur, en el distrito de San Juan de Miraflores, con el fin de verificar los hechos objeto de cuestionamiento, verificando lo siguiente:

“(…) SIENDO LAS ONCE HORAS Y DIECISIETE MINUTOS DEL DÍA, LA SRTA DUPONT HUAPAYA, EN MI PRESENCIA, SE ACERCÓ AL MOSTRADOR EXPRESANDO SU INTERÉS EN ADQUIRIR PERFUMES OFERTADOS EN DICHO PUESTO, PREGUNTANDO SI VENDÍAN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS:

- CAROLINA HERRERA

- PACO RABANNE

- JEAN PAUL GAULTIER

- NINA RICCI

RESPECTO A LA PREGUNTA, LA RESPUESTA DEL VENDEDOR, QUIEN MANIFESTÓ LLAMARSE JEFFERSON PAZ HERNÁNDEZ, DE NACIONALIDAD VENEZOLANA, FUE NEGATIVA. MANIFESTÓ QUE OFERTABAN LOS PRODUCTOS DE PERFUMERÍA “EQUIVALENZA” Y EXPLICÓ QUE ESTA MARCA OFRECE LAS VERSIONES “ALTERNATIVAS” O “EQUIVALENTES” A PERFUMES DE CONOCIDAS MARCAS DE TERCEROS COMO LAS DESCRITAS ANTERIORMENTE (…)”

“(…) MANIFESTÓ NO CONTAR CON FRAGANCIAS EQUIVALENTES A LA MARCA NINA RICCI. SEÑALÓ QUE EQUIVALENZA COMERCIALIZA FRAGANCIAS INSPIRADAS EN LAS CASAS MÁS VENDIDAS.

CON TAL FIN, EL VENDEDOR MOSTRÓ UNA TABLA DONDE SE CONSIGNAN LOS PRODUCTOS EQUIVALENZA ASOCIADOS A DICHAS MARCAS (…)”. (Subrayado agregado)

De lectura del acta bajo comentario, se aprecia que en la misma no se evidencia una inducción o instigación por parte de los abogados de las denunciantes a fin de que el empleado que atendió a la persona interesada en la compra de sus productos muestre la “tabla de equivalencias” que, según refiere, constituye un documento confidencial de uso interno de su empresa. En efecto, se advierte que el empleado que estuvo presente durante la constatación notarial mostró dicha tabla a fin de realizar el cotejo entre las marcas de las denunciantes (CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER) con sus respectivas versiones “alternativas”, con el fin de ofrecer a la compradora la “tendencia olfativa” equivalente a los productos “de marca” solicitados por ésta.

Visto lo anterior, en el presente caso no ha quedado acreditado que durante la constatación notarial se haya buscado sorprender al vendedor presente en el stand de la denunciada, ya que éste habría respondido espontáneamente las inquietudes de la cliente, con la finalidad de concretar la venta.

Por otro lado, la denunciada ha sostenido que la forma en la que se ha redactado el acta de la visita a su local, puede inducir a pensar que se habrían encontrado productos con las marcas o publicidad de aquellas, cosa que es completamente falsa.

Sobre el particular, esta Sala advierte que dicha afirmación no se desprende del contenido del Acta de Constatación Notarial en referencia, ya que en la misma se ha indicado expresamente que “(…) el vendedor mostró una tabla donde se consignan los productos EQUIVALENZA asociados a dichas marcas (…)”, siendo que dicho vendedor, además, señaló que no vendían los productos identificados con las marcas CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE, JEAN PAUL GAULTIER y NINA RICCI, que le fueran solicitados.

Finalmente, cabe señalar que las facultades previstas en el artículo 115 del Decreto Legislativo 1075, corresponden a las investigaciones realizadas por la autoridad nacional competente en materia de Propiedad Industrial, por lo que no se puede alegar un ejercicio abusivo de las mismas en el presente caso, ya que el acto cuestionado por la denunciada corresponde a una Constatación Notarial efectuada a solicitud de las denunciantes.

3. Infracción a los derechos de Propiedad Industrial

El artículo 238 de la Decisión 486[3] establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

El Artículo 155 de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Finalmente, el ordenamiento legal vigente faculta al titular de un derecho de Propiedad Industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos, agregando que procede también en caso de que exista peligro inminente que los derechos del titular puedan ser conculcados.

3.1 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, durante la tramitación del procedimiento ante la Primera Instancia ha quedado acreditado que la denunciada La Perfumerie de LV S.A.C. hizo uso de la marca notoria CAROLINA HERRERA, en las “tablas de equivalencia” que utiliza para comercializar sus perfumes, identificados bajo el signo EQUIVALENZA.

A fin de acreditar la conducta denunciada, las denunciantes presentaron los siguientes medios probatorios:

● Seis copias de las “tablas de equivalencia” usadas por la denunciada, en las cuales se señalan los códigos de los perfumes que ofrece, con su correspondiente “tendencia olfativa”, las cuales no serán tomadas en consideración para el presente análisis por carecer de fecha cierta.

● Cinco muestras físicas de perfumes, en cuyo anverso se aprecia la representación del signo descarga y los códigos 125, 144, 147, 227, 262, 227, en tanto que, en su reverso, se aprecia la frase “Importado por Perú // EQUIVALENZA 3 S.A.C: RUC 20554803629”.

● El Acta Notarial de Constatación de Hechos, levantada por el Notario Público señor Carlos Enrique Becerra Palomino, de fecha 7 de marzo de 2017, a través de la cual se dejó constancia de que en la tienda denominada EQUIVALENZA, ubicada en el Centro Comercial Mall del Sur, perteneciente a La Perfumerie LV S.A.C., se ofertaban productos de perfumería bajo el signo “EQUIVALENZA”, constatándose lo siguiente:

- CAROLINA HERRERA

- PACO RABANNE

- JEAN PAUL GAULTIER

- NINA RICCI

“(…) MANIFESTÓ NO CONTAR CON FRAGANCIAS EQUIVALENTES A LA MARCA NINA RICCI. SEÑALÓ QUE EQUIVALENZA COMERCIALIZA FRAGANCIAS INSPIRADAS EN LAS CASAS MÁS VENDIDAS.

CON TAL FIN, EL VENDEDOR MOSTRÓ UNA TABLA DONDE SE CONSIGNAN LOS PRODUCTOS EQUIVALENZA ASOCIADOS A DICHAS MARCAS (…)”. (Subrayado agregado)

A dicha acta se adjuntaron las siguientes fotografías que corresponden a las “tablas de equivalencia” utilizadas por la denunciada:

Cabe señalar que en la parte inferior de dichas tablas se consigna la siguiente información:

“Este es un material de uso interno y exclusivo de empleados de Equivalenza, cualquier uso que se le diere fuera de dicho uso interno acarreará las responsabilidades penales a que hubiere lugar.

Las formulaciones de nuestros competidores, así como sus marcas son propiedad de ellos y por tanto Equivalenza no ha copiado ni sus marcas

ni sus fórmulas.”

Por su parte, como sustento de su defensa, la denunciada ha sostenido que el uso que ha realizado no constituye un uso infractor en tanto:

- No ha existido en su tienda un uso de las marcas base de la denuncia a título de marca o que violentara de forma alguna una disposición legal.

- La normativa marcaria permite el uso de marcas ajenas en ciertos supuestos, por ejemplo, en publicidad comparativa, usos informativos o usos que no son a título de marca.

- Las marcas objeto de la denuncia no han sido usadas en el comercio, puesto que no se ha ofrecido, distribuido o comercializado en el mercado, producto alguno que reproduzca una marca igual o similar a las que sustentan la presente denuncia.

Conforme se puede apreciar de los medios de prueba presentados por las denunciantes, La Perfumerie de L.V. S.A.C. ha comercializado en el mercado productos identificados bajo el signo , siendo que al ofrecerlos al público consumidor y ante la consulta sobre una fragancia en específico, la persona encargada de la venta manifestó expresa y espontáneamente que no se trataba de productos identificados bajo las marcas inscritas a favor de las denunciantes, refiriendo que en el establecimiento de la denunciada se ofrecían productos “alternativos” o “equivalentes” a los productos identificados bajo dichas marcas.

En efecto, se advierte que con el fin de concretar sus ventas, la denunciada hace uso de “tablas de equivalencia” a través de las cuales “informa” a los consumidores que los productos que ofrece emanan un aroma similar al de los productos identificados bajo las marcas de las denunciadas, entre las cuales se encuenta la marca declarada notoria en Primera Instancia, CAROLINA HERRERA.

Cabe señalar que, éstas últimas no son aplicadas a los productos comercializados y los consumidores son informados de que se trata de “fragancias inspiradas en las casas más vendidas”, siendo que en las referidas “tablas de equivalencia” también se señala que “los propietarios de las marcas”, las cuales se utilizan sólo de manera “referencial”.

4. Aplicación del artículo 155 inciso e) de la Decisión 486

El artículo 155 inciso e) de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

Como argumento de defensa contra la denuncia formulada en su contra, La Perfumerie LV S.A.C. manifestó que la normativa marcaria permite el uso de marcas ajenas en ciertos supuestos, por ejemplo, en publicidad comparativa, usos informativos o usos que no son a título de marca. Asimismo, sostuvo que las marcas objeto de la denuncia no han sido usadas en el comercio, puesto que no se ha ofrecido, distribuido o comercializado en el mercado, producto alguno que reproduzca una marca igual o similar a las que sustentan la presente denuncia.

Al respecto, el artículo 157 de la Decisión 486 establece que los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

Dicho artículo establece, además, que el registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Sin perjuicio de lo anterior, de la lectura del inciso e) del artículo 155 de la Decisión Andina, se advierte que – a diferencia de lo que ocurre en el caso del inciso d)[4]

del artículo antes referido – para que se configure una infracción por el uso de un signo similar o idéntico a una marca notoria, no se requiere la configuración de un riesgo de confusión o de asociación con dicha marca, sino que basta que se verifique la posibilidad de un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular..

De este modo, para el caso de la marca notoria el hecho de que el uso de la misma haya sido realizado “a título informativo”, en particular, que dicho uso haya sido realizado para informar a los consumidores que las fragancias ofrecidas por la emplazada poseen las características olfativas del perfume CAROLINA HERRERA, sin identificar sus productos con dicha marca en su empaque o en su oferta comercial, no resulta relevante, en la medida que el daño se evidenciará en la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, o en el aprovechamiento injusto de su prestigio o el de su titular, el cual puede producirse aun cuando se trate de un uso “a título informativo”.

Visto lo anterior, en el presente caso se deberá determinar si el uso de la marca notoria CAROLINA HERRERA por parte de la denuncia puede causar al titular de dicha marca notoria un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

4.1 Acerca de la dilución de la marca

4.1.1 Marco conceptual y doctrinal

La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza.

El Tribunal de la Comunidad Andina^{^[5]} ha precisado que: “Respecto del riesgo de dilución, se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”

Asimismo, ha establecido lo siguiente:

“La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por tanto, de su valor comercial.

El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.

Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, (la norma comunitaria no hace distinción entre la marca notoria y renombrada, por lo que le da los mismos efectos y protección), la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia.” (MONTEAGUDO, MONTIANO, “La Protección de la Marca Renombrada”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. pág. 283)”.

Si bien - de acuerdo a la doctrina antes citada - la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina - entiéndase la Decisión 486 - no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas.

La doctrina refiere que la utilización de un signo idéntico o similar a la marca por el tercero enturbia esa vinculación exclusiva que el tráfico establece entre el concreto signo de alto renombre y los productos o servicios a los que se aplicó en primer término, o entre el signo y su fuente de procedencia^{^[6]}.

Carlos Fernández Novoa^{^[7]} señala que: “Es innegable que al acreditar que la marca es conocida por el sector pertinente del público o por el público en general, el titular habrá establecido prima facie la presunción de que su marca tiene un elevado carácter distintivo. Un indicio a este efecto relevante puede ser la originalidad del signo constitutivo de la marca porque, obviamente, un signo original tiene per se un elevado carácter distintivo; otro indicio muy significativo puede ser la unicidad del signo constituido de la marca: el carácter distintivo de la marca será a todas luces alto si en los restantes sectores del mercado no existen marcas idénticas”.

El mismo autor señala, respecto del debilitamiento o dilución de la fuerza distintiva de una marca, que si el público comprueba que la marca renombrada es usada por un tercero en relación con productos diferentes de aquellos a los que viene aplicándose la marca, no tiene lugar ciertamente un riesgo de confusión; pero es indudable que en tal hipótesis el público recordará la marca, y al percibir que la misma no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se desvanecerá el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca renombrada.

Tal como lo señala Monteagudo, la forma típica y tradicional de dilución es la utilización del mismo signo o uno muy parecido para distinguir productos o servicios completamente diferentes. Sin embargo, sostiene que la protección frente al riesgo de dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aún los más distanciados competitivamente. En ese sentido, cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular.^{^[8]} Asimismo, agrega que no se puede desconocer que no son menos relevantes los efectos derivados de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles.^{^[9]}

Asimismo, el Tribunal Andino ha señalado^{^[10]}, en relación con las figuras de la confusión y dilución, que se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

● Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.

● Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.

● Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación.

La Sala conviene en precisar que la dilución opera, principalmente, respecto de productos o servicios que no guardan relación ni conexión competitiva alguna, pero que, por la fuerza distintiva de la marca, particularmente en el caso de marcas de fantasía, se trata de evitar que el poder de la marca se desgaste y que pierda su poder distintivo, así como su valor comercial o publicitario.

4.1.2 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, la Sala advierte que, al constituir una marca notoria, la marca CAROLINA HERRERA posee un carácter excepcional o especial que merece ser protegido, ya que se trata de una marca que se ha implantado en la mente del consumidor para identificar perfumes de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.

Sin embargo, dicha marca ha sido utilizada por la denunciada en sus “tablas de equivalencia” para facilitar la venta de perfumes de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, por lo que, al tratarse de productos de igual naturaleza, no se configurará el supuesto de dilución de la fuerza distintiva de la marca.

4.2. Acerca del aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria

4.2.1 Marco conceptual y doctrinal

La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y – sobre todo – a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado goodwill de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputación de la marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicándose la marca).

Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva. Este aprovechamiento es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes a los que venía distinguiendo^{^[11]}.

Respecto al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, el Tribunal Andino en el Proceso N° 70-IP-2008 señala lo siguiente:

“En relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar (…) los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido. Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se diferencia de la anterior, en que la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente:

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.

La doctrina señala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre de la marca^{^[12]} implica que la marca correspondiente posee una imagen positiva o renombre entre el público. La imagen y el mensaje positivo que irradia la marca renombrada son transferibles a productos y servicios que no son en sentido estricto similares a los productos para los que viene siendo utilizada la correspondiente marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca renombrada a otros productos se efectúa mediante procesos asociativos que tienen lugar en la mente del consumidor^{^[13]}.

Cabe precisar que, respecto al aprovechamiento de la reputación ajena, el Tribunal Andino ha manifestado que el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. No basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación[14]. (Subrayado agregado).

4.2.2 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, se advierte que ha quedado acreditado que CAROLINA HERRERA ostenta la calidad de notoria en relación con perfumes de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial que gozan de la preferencia de los consumidores, habiéndose logrado acreditar, además, que la imagen que irradia dicha marca notoria respecto del sector correspondiente, puede ser transferido, mediante un proceso asociativo por parte del público consumidor, a los productos comercializados por la denunciada.

Al respecto, la Sala considera que cuando un tercero utiliza una marca notoria para facilitar la venta de sus propios productos, sin contar con la autorización del titular, aun cuando dicho uso sea “a título informativo”, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de dicha marca notoria, toda vez que el tercero obtiene el beneficio de que su marca sea relacionada con la marca notoria y con las características particulares de ésta, sin contribuir a la inversión necesaria para la creación y consolidación de su imagen positiva.

Precisamente, es través del uso de la marca notoria CAROLINA HERRERA en sus “tablas de equivalencia”, que la denunciada pretende irradiar la imagen y características de dicha marca (fragancia) a sus propios productos, ello por cuanto el consumidor asociará dichas características a estos últimos en base al empleo de la marca notoria.

Por lo tanto, se concluye que, el uso por parte de la denunciada de la marca notoria CAROLINA HERRERA en sus “tablas de equivalencia”, resulta susceptible de generar un aprovechamiento del prestigio de dicha marca notoria.

5. Sobre la acción por actos de competencia desleal

5.1 Marco legal

La Sala considera que una división radical entre el ámbito objetivo de las normas contra la competencia desleal y las reguladoras de los bienes inmateriales (legislación sobre Propiedad Industrial) no resulta posible, ya que subsisten supuestos comunes a ambos sectores del ordenamiento, siendo de precisar que las normas sobre competencia desleal otorgan una mayor flexibilidad.

Se consideran actos de competencia desleal aquellos que atentan contra los usos o prácticas honestas en el comercio. Ello origina que se protejan bienes inmateriales – como las marcas registradas y los nombres comerciales protegidos – cuando se compite ilícitamente en el mercado utilizando medios que confunden al público consumidor y desvían injustamente la clientela del titular del derecho.

De acuerdo al artículo 98 del Decreto Legislativo 1075[15], las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena que estén referidas a algún elemento de la Propiedad Industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, serán de exclusiva competencia de la Autoridad nacional competente en materia de Propiedad Industrial, según corresponda.

Por su parte, la Ley de Represión de la Competencia Desleal (Decreto Legislativo 1044), establece en su Quinta Disposición Complementaria Final que la determinación y sanción de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena que se encuentren vinculados a la afectación de derechos de Propiedad Intelectual está asignada a la Comisión de Propiedad Intelectual correspondiente, siempre que la denuncia fuera presentada por el titular del derecho o por quien éste hubiera facultado para ello.

Cabe agregar que, el artículo 6.2 del Decreto Legislativo 1044 estipula que un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado.

5.2 Aprovechamiento de la reputación ajena

5.2.1 Marco conceptual

El artículo 10.1 del Decreto Legislativo 1044 señala que los actos de explotación indebida de la reputación ajena consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto real o potencial el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio y la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero.

Precisa en su artículo 10.2 que los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de Propiedad Intelectual.

En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero.

El aprovechamiento de la reputación ajena se funda en el uso que hace una persona del prestigio de que goza un signo distintivo de propiedad de otra persona para presentar sus productos o servicios en el mercado y atraer así a la clientela.

“No se trata aquí de la deslealtad fruto de la presentación de las propias prestaciones (productos o servicios) como ajenas; supuesto éste ya tipificado en el acto de confusión sino del aprovechamiento del caudal de crédito que atesora otro en el mercado……a mayor grado de implantación de la marca en el mercado, más factible resulta el riesgo de aprovechamiento de su reputación. Este principio ha de conjugarse inmediatamente con el nivel de renombre que atesore la marca ……Ahora bien, sin implantación el aprovechamiento de la reputación es imposible…el aprovechamiento de la reputación de la marca renombrada puede producirse, aunque no medie error acerca de la procedencia empresarial de los productos o servicios” [16].

Debe señalarse que cualquier utilización de la marca ajena no es capaz de completar el supuesto descrito por la norma. A este respecto se pueden establecer algunos criterios adicionales a tomar en cuenta para determinar el acto de competencia desleal:

a) Grado de esfuerzo desplegado por el titular para propiciar su prestigio y reputación.

b) Proximidad competitiva entre el tercero y el titular

c) Medida en que la utilización de la marca por su tercero afecta las legítimas posibilidades de explotación que corresponden al titular.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que un tercero recurre a una marca ajena sólo cuando le consta o considera que ello facilita su acceso a un nuevo mercado.

El posible perjuicio que pueda sufrir el titular de la marca del producto debe ser determinado en cada caso concreto y dependerá, además, de los criterios antes citados, de cuál sea la práctica y costumbre comercial en ese sector del mercado.

Conviene precisar que si bien el aprovechamiento de la reputación de un signo, puede tener como supuesto de base la existencia de un riesgo de confusión, aquélla puede darse también en los casos que ésta no se produzca:

"Aun cuando las respectivas prestaciones sean distintas y no surja confusión respecto al origen, la contemplación de una marca familiar y prestigiosa lleva al consumidor a atribuir un crédito al nuevo producto o servicio, cuando menos inicialmente, como consecuencia de la vinculación con el signo renombrado"[17].

5.2.2 Aplicación al presente caso

De la revisión de los medios probatorios presentados por la denunciada a fin de acreditar la notoriedad de sus marcas durante la tramitación del presente expediente ante la Primera Instancia, se advierte lo siguiente:

✓ Ha quedado acreditado que la marca CAROLINA HERRERA goza de la calidad de notoriamente conocida, lo cual implica que ésta ha logrado un prestigio o reputación en el mercado nacional.

✓ Ha quedado acreditado que se han desplegado los esfuerzos necesarios para propiciar el prestigio y la reputación de las marcas NINA RICCI, PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER en el mercado nacional.

Cabe señalar que los extremos antes referidos no han sido cuestionados por la denunciada en su recurso de apelación, motivo por el cual han quedado consentidos.

De este modo, se evidencia que ha quedado acreditado, ante la Primera Instancia, el prestigio de las marcas CAROLINA HERRERA, NINA RICCI, PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER. Sin embargo, es preciso anotar que en el marco del presente procedimiento no se ha verificado el uso de la marca NINA RICCI en las “tablas de equivalencia” de la denunciada.

En ese sentido, en el presente caso corresponde analizar si, a través de su conducta, la denunciada ha pretendido aprovecharse indebidamente del prestigio y la reputación obtenidos por las marcas CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER, según el supuesto contemplado en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1044.

Al respecto, en principio corresponde señalar que, al haberse determinado en el punto 5.5.2 de la presente resolución que la denunciada ha incurrido en un aprovechamiento injusto de la marca notoria CAROLINA HERRERA, supuesto contemplado en el inciso e) del artículo 155 de la Decisión 486, no corresponde analizar dicha conducta a la luz de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1044, ya que la protección brindada a través de las normas de Propiedad Industrial cubre a aquella conferida por las normas de competencia desleal, por tratarse precisamente de un caso en el que se analiza el aprovechamiento indebido de la reputación de un signo distintivo reconocido como notorio.

Por su parte, en el caso de las marcas PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER, se advierte lo siguiente:

- Las actividades de las denunciantes y la denunciada concurren en el mercado, por cuanto en ambos casos se trata de empresas dedicadas a la venta de perfumes o fragancias.

- Al concurrir en el mercado, resulta razonable presumir que la denunciada conocía del prestigio y la reputación obtenidos por las marcas PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER en el mercado peruano.

- La denunciada utilizó “tablas de equivalencia” señalando que sus productos “se encuentran inspirados en las fragancias de las casas más importantes del mundo”.

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina que la denunciada ha procurado aprovecharse de la reputación y prestigio ganados por las marcas de las denunciadas, ya que su estrategia comercial se encuentra basada en trasladar las características de los productos identificados bajo las marcas de las denunciadas (aroma) a sus propios productos y así facilitar su acceso al mercado, lo cual se refleja en un ahorro en costos que no se basa en sus propias eficiencias, sino en el hecho de “colgarse” de los esfuerzos realizados por sus competidoras para posicionarse en el mercado, a fin de ganar clientela.

Cabe señalar que el hecho de que las “tablas de equivalencia” utilizadas por la denunciada incluyan una nota que indica que las mismas “son de uso interno y confidencial” y que “los propietarios de las marcas en este recuadro no patrocinan, no apoyan y no están afiliados de manera alguna con los productos de Equivalenza”, no desvirtúa la infracción cometida, por cuanto, ha quedado acreditado en autos que, si bien dicho uso ha sido efectuado a modo referencial, éste resulta susceptible de generar un aprovechamiento del prestigio de dicha marca notoria, siendo que la remisión a las marcas de las denunciantes, realizada por la denunciada, constituye el elemento principal de su modelo de negocio, el cual consiste en trasladar o asimilar las características de los productos de las denunciantes a los propios, lo que no es sólo realizado a través de dichas tablas sino, además, verbalmente por parte de sus vendedores, quienes refieren que los productos EQUIVALENZA se basan en las fragancias de las casas más importantes del mundo, entre ellas, las de las denunciantes.

6. Comisión del acto infractor

En atención a lo expuesto, se determina que La Perfumerie de LV S.A.C. ha incurrido en infracción a los derechos de Propiedad Industrial de Carolina Herrera Ltd., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso e) de la Decisión 486, así como en la comisión de actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de explotación indebida de la reputación ajena, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, motivo por el cual corresponde declarar fundada la presente denuncia.

7. Determinación de las sanciones

7.1 Marco legal

El artículo 120 del Decreto Legislativo 1075 establece que, sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan, se podrán imponer las siguientes sanciones:

a) Amonestación

b) Multa

Asimismo, establece que las multas que la autoridad nacional competente podrá establecer por infracciones a derechos de Propiedad Industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora.

Por su parte, el artículo 121 de dicha norma señala que para determinar la sanción a aplicar, así como la graduación de la multa, cuando corresponda, la autoridad nacional competente tendrá en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

a) el cese de los actos que constituyen la infracción;

b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran para cometer la infracción;

c) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal b);

d) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción;

e) la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal b) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado; o

f) el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado;

g) la publicación de la resolución que pone fin al procedimiento y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Para efectos de la aplicación de los mencionados criterios, la Sala tendrá en cuenta lo siguiente:

a) El beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción;

El beneficio ilícito estará dado por lo que se dejó de pagar por obtener la autorización por parte del titular de la marca materia de la denuncia. A falta de dicha información, esta Sala empleará como referencia el monto obtenido por el infractor como resultado de su conducta.

b) La probabilidad de detección de la infracción

Para efectos de fijar la sanción, es necesario tomar en cuenta qué tan probable era para el infractor que su conducta sea detectada por el titular del derecho infringido o por la Autoridad Administrativa. Cuando la probabilidad es bastante baja, los infractores tienden a continuar con su conducta, toda vez que consideran que difícilmente serán sancionados, por lo que en estos casos la sanción debe ser más severa.

En este rubro se debe tener en cuenta el tipo de actividad desarrollada, la promoción que se hizo de la misma, las características del sector del mercado en cual se desarrolla la conducta infractora, la cantidad de agentes que participan en el mercado, entre otros.

c) La modalidad y el alcance del acto infractor

La ley prevé diversos tipos o modalidades de conductas infractoras, las cuales están tipificadas en el artículo 155 de la Decisión Andina 486. Algunas están vinculadas a actividades previas a la puesta a disposición del público de los productos o servicios con la marca, tales como: la venta de etiquetas que incluyen la marca, suprimir la marca en un envase; otras conductas están relacionadas a la explotación de la marca en el mercado (fabricación y/o venta de productos con la marca), etc.

Asimismo, se debe tener en cuenta el alcance o difusión del acto infractor, es decir, el ámbito geográfico dentro del que tuvo alcance la infracción y el tipo de público al cual se dirigió. En efecto, no es posible sancionar de la misma forma a aquellas conductas que, por ejemplo, a) tuvieron un alcance geográfico reducido en comparación a aquellas que tuvieron alcance nacional o b) estuvieron destinadas a un público masivo o solo a un segmento del mercado.

d) Los efectos del acto infractor

Dependiendo del tipo de infracción, el sector del mercado en que se realiza, el alcance y modalidad, los efectos pueden ser muy variados y pueden llegar a alcanzar no solo al titular de la marca (pérdidas económicas), sino también al público consumidor, como sería el caso por ejemplo de las falsificaciones de marcas que distinguen productos farmacéuticos o alimenticios. En ese contexto, la sanción debe ser proporcional a los efectos de la infracción cometida.

e) La duración en el tiempo del acto infractor

El periodo durante el cual se realizó la infracción también influye en la sanción, toda vez que no sería justo sancionar por igual dos conductas que, aun cuando tuviesen naturaleza similar, hubiesen tenido una duración distinta.

f) La reincidencia en la comisión de un acto infractor

Para efectos de considerar que un infractor ha sido reincidente se deberá verificar que la conducta sancionada haya sido cometida con posterioridad a la notificación de la resolución que determinó la existencia de la infracción primigenia.

La reincidencia es considerada una circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente, según lo dispuesto en el artículo 120 del Decreto Legislativo 1075.

g) La mala fe en la comisión del acto infractor

En este rubro, se debe evaluar la intencionalidad del infractor para cometer el acto infractor.

Adicionalmente, tanto para fijar la sanción como para graduar el monto de la multa, cuando corresponda, la Sala considera que también deberán tenerse en consideración los siguientes criterios: el fin disuasivo que debe cumplir la sanción y la conducta procedimental.

Las sanciones de tipo administrativo tienen como principal objetivo disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. Así, la magnitud de dichas sanciones debe ser igual o superior al beneficio esperado en caso de cometer la infracción, a fin de garantizar que las sanciones administrativas tengan realmente un efecto disuasivo, no sólo sobre las personas naturales o empresas infractoras sino sobre el resto de agentes económicos del mercado. De no existir un objetivo disuasivo el actuar contraviniendo la Ley resultaría más rentable que cumplir las normas o asumir la sanción.

A la Autoridad le corresponde no sólo tutelar los derechos de propiedad industrial sino también difundir la importancia y el respeto de los mismos para el progreso económico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la sanción se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.

7.2 Aplicación al caso concreto

En el presente caso, se advierte que:

● Sobre el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción

En el Acta de Constatación Notarial de fecha 7 de marzo de 2018, presentada por las denunciantes en calidad de medio probatorio, se dejó constancia de que en dicho acto se efectuó la compra de dos perfumes de 50 ml identificados con el signo EQUIVALENZA, con los códigos 227 (“equivalente” a la fragancia LE MALE / JEAN PAUL GAULTIER) y 125 (“equivalente” a la fragancia LADY MILLION / PACO RABANNE) por un importe de S/ 89 (ochenta y nueve Soles) cada uno.

Sin embargo, de la revisión del presente expediente se advierte que no obra información que permita determinar el volumen total de ventas de los productos infractores, razón por la cual no se puede establecer el provecho ilícito obtenido por la denunciada.

● Sobre la probabilidad de detección de la infracción

El acto infractor ha tenido una baja probabilidad de detección por cuanto los signos objeto de cuestionamiento han sido utilizados en “tablas o cartillas de equivalencia”, mas no en los productos o sus empaques.

●Sobre la modalidad y el alcance del acto infractor

Al respecto, la modalidad de la infracción ha sido materializada en el uso en el comercio de la marca notoriamente conocida CAROLINA HERERA para facilitar la comercialización de sus productos, siendo que dicho uso es susceptible de causar a su titular un daño económico o comercial, por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio de la misma, supuesto contemplado en el artículo 155 inciso e) de la Decisión 486; así como en el aprovechamiento indebido de la reputación ajena de las denunciantes Gaulme y Puig France Societé Actions Simplifiée, al hacer referencia a sus marcas PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER, con la finalidad de beneficiarse de su reputación y prestigio para ganar clientela, supuesto que se encuentra contemplado en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal.

Por otro lado, a partir de los medios probatorios que obran en el presente expediente no se ha llegado a acreditar que el acto infractor tuviera un alcance amplio, por cuando sólo se evidenciado el uso de los signos objeto de cuestionamiento en “tablas de equivalencia” puestas a disposición de los clientes en el local de la denunciada ubicado en el Centro Comercial Mall del Sur, en el Distrito de San Juan de Miraflores.

● Sobre los efectos del acto infractor

En el presente caso, los efectos del acto infractor están determinados por el perjuicio generado a las titulares de las marcas registradas base de la presente denuncia, lo que se ha generado por aprovechamiento indebido de sus marcas, con la finalidad de incrementar las ventas de los productos de la denunciada.

? Sobre la duración en el tiempo del acto infractor

La infracción en el presente caso se ha configurado al momento en que La Perfumerie de LV S.A.C. usó los signos objeto de cuestionamiento con la finalidad de aprovecharse de la reputación ganada por las marcas de las denunciantes.

● La reincidencia en la comisión de un acto infractor

Se ha verificado que en el presente caso no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 248.3 literal e) del TUO de la Ley 27444[18], a fin de que la denunciada sea considerada reincidente.

● La mala fe en la comisión del acto infractor

Los signos infractores reproducen en forma idéntica a la marca notoria CAROLINA HERRERA, así como a las marcas prestigiosas PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER, registradas a favor de las denunciantes, lo cual demuestra que ha quedado desvirtuada la presunción de buena fe de la denunciada, La Perfumerie de LV S.A.C.

Finalmente, corresponde reiterar que en los casos de infracción a los derechos de Propiedad Industrial la Sala, con la imposición de la multa, no sólo busca sancionar al infractor por la comisión del acto infractor sino también propiciar un cambio de conducta de los agentes económicos, de forma tal que se disuada al infractor de continuar con su práctica ilegal.

En tal sentido, si bien de los criterios expuestos se advierte que en el presente caso correspondería imponer a la denunciada una sanción más severa que la impuesta por la Primera Instancia, por el principio de la no reforma peyorativa recogida en el TUO de la Ley 27444^{^[19]}, se impide empeorar o desmejorar la situación jurídica del recurrente a consecuencia de su recurso, por lo que cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más severas para el sancionado. Así, en el presente caso, no es posible imponer a la denunciada una sanción mayor que la impuesta por la Comisión de Signos Distintivos.

Por las consideraciones anteriores, en particular atendiendo a la cantidad de productos infractores, esta Sala considera que – en atención a la graduación de la infracción y a fin de que la sanción cumpla efectos disuasivos – corresponde confirmar la sanción de multa ascendente a 10 UIT impuesta por la Primera Instancia a la denunciada.

8. Medidas definitivas

8.1 Prohibición de uso

Teniendo en cuenta la infracción incurrida por La Perfumerie de LV S.A.C., corresponde prohibirle el uso de los signos CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color y demás elementos que se le pudiera haber adicionado, en las “tablas de equivalencia” que utiliza para comercializar los perfumes EQUIVALENZA.

Dicha prohibición incluye, además, la obligación de retirar de los circuitos comerciales los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales en los que se utilice el signo infractor, así como los materiales y medios que sirvieron predominantemente para cometer la infracción.

9. Costas y costos del procedimiento

El artículo 126 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1309, establece que, a solicitud de parte, la autoridad nacional competente ordenará que la parte vencida asuma el pago de costos y costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el INDECOPI. Para tal efecto la parte vencedora, debe acreditar los gastos incurridos por los referidos conceptos.

Es preciso señalar que los costos del proceso están constituidos por los honorarios del abogado de alguna de as partes del procedimisnto, mientras que las costas están constituidas por las tasas y los demás gastos realizados en el marco de la tramitación del procedimiento ^{^[20]}

Por lo expuesto, considerando que las denunciantes solicitaron expresamente el pago de costas y costos a su favor y teniendo en cuenta que la denuncia formulada contra La Perfumerie de LV S.A.C. ha sido declarada fundada, corresponde ordenar a la denunciada, en su calidad de parte vencida, el pago a favor de Carolina Herrera Ltd., Gaulme, y Puig France, Societé Actions Simplifiée, Ltd. de las costas y costos generados por el trámite del presente procedimiento.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADO en el recurso de apelación formulado por La Perfumerie de LV S.A.C.

Segundo.- CONFIRMAR la Resolución Nº 1265-2018/CSD-INDECOPI de fecha 13 de marzo de 2018, en los extremos que:

- Declaró FUNDADA la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial interpuesta contra La Perfumerie de LV S.A.C., en el extremo referido a la aplicación del literal e) del artículo 155 de la Decisión 486, en relación con la marca notoria CAROLINA HERRERA (Certificado N° 71608).

- Declaró FUNDADA la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, interpuesta contra La Perfumerie de LV S.A.C.

- SANCIONÓ a La Perfumerie de LV S.A.C. con una multa equivalente a 10 UIT.

- PROHIBIÓ a La Perfumerie de LV S.A.C. el uso de las denominaciones, CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE y JEAN PAUL GAULTIER, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color y demás elementos que se le pudiera haber adicionado, en las tablas de equivalencia que utiliza para comercializar los perfumes EQUIVALENZA.

- Dispuso que La Perfumerie de LV S.A.C. asuma el pago de costas y costos incurridos por Gaulme, Carolina Herrera Ltd. y Puig France, Societé Actions Simplifiée, con motivo del presente procedimiento.

Tercero.- Dejar FIRME la Resolución Nº 1265-2018/CSD-INDECOPI de fecha 13 de marzo de 2018, en lo demás que contiene.

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, María Soledad Ferreyros Castañeda y Carmen Jacqueline Gavelan Díaz

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/nef.

/jc.

[1] La presente denuncia fue formulada mediante Expediente N° 707784-2017, contra La Perfumerie de LV S.A.C., Supervalores S.A.C, Inversiones Mayana S.A.C. y Equivalenza 3 S.A.C.

Mediante proveído de fecha 19 de junio de 2017, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dispuso formar tres expedientes adicionales, a fin de tener un mejor manejo y control de las acciones que se adopten en cada caso y guardar la reserva de las mismas respecto de cada denunciada; siendo que, en el caso de la denuncia formulada contra La Perfumerie de LV S.A.C., el expediente se numeró bajo el N° 709523-2017, materia de autos.

[2] Con fecha 4 de septiembre de 2017, La Perfumerie de LV S.A.C. interpuso recurso de apelación contra las medidas cautelares dictadas en su contra. Mediante Resolución N° 183-2018/TP-INDECOPI de fecha 22 de febrero de 2018, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Signos Distintivos mediante Resolución de fecha 8 de agosto de 2017.

[3] Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

[4] Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(…)

[5] En el Proceso 6-IP-2009 (Gaceta Oficial Nº 1727 de fecha 30 de junio de 2009).

[6] Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, pp. 290 y ss.

[7] Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 418.

[8] La protección frente a la dilución supone la tutela específica del valor empresarial que posee la marca de alto renombre con su importante penetración en el mercado: fuerza publicitaria y excepcionalidad que han de ser protegidos frente a actuaciones de terceros susceptibles de menoscabar esa singular posición. Monteagudo, La protección de la marca renombrada, Primera Edición, Madrid 1995, p. 277.

[9] Monteagudo (nota 8), p. 281.

[10] En el Proceso 24-IP-2009 (Gaceta Oficial Nº 1734 publicada el 22 de julio de 2009)

[11] De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Suiza en la Sentencia del 24 de marzo de 1998, recaída en la demanda interpuesta por Nike International Limited (titular de la marca NIKE registrada en Suiza, para distinguir productos de las clases 18, 25 y 28) contra Campomar, S.L. (titular de la marca NIKE inscrita en España para distinguir artículos de perfumería de la clase 3), “la marca renombrada tiene como rasgo característico el que su elevado potencial publicitario puede ser explotado no sólo en relación con los productos o servicios registrados, sino también en otros sectores. Esta explotación debe quedar reservada al titular de la marca renombrada. El logro del renombre exige muchos esfuerzos. El titular de la marca debe aprovecharse del producto de los frutos de tales esfuerzos; tales frutos no pueden ser atribuidos a un tercero… A la vista del renombre alcanzado por la marca de la demandante salta a la vista que vender sus productos de perfumería y cosméticos masculinos, las demandadas se aprovecharon objetivamente de la buena fama de la marca de la demandante. En efecto, la imagen dinámico-deportiva que el público asocia con la marca de la demandante es perfectamente transferible a una línea de cosméticos en cuya comercialización también se ensalza la deportiva”.

[12] Si bien en la cita en cuestión se habla de la marca “renombrada”, tal como se ha señalado anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no hace distinción entre marca renombrada y marca notoria, es decir, ambas denominaciones las trata como sinónimos.

[13] Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 413 y 414.

[14] Sentencia 26-IP-2009.

[15] El Decreto Legislativo 1075 que se encuentra vigente desde el 1 de febrero de 2009.

[16] Monteagudo (nota 8), pp. 255 y siguientes.

[17] Monteagudo (nota 8), p. 259.

[18] Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(…)

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;

b) La probabilidad de detección de la infracción;

c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;

d) EI perjuicio económico causado;

e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y

g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

[19] Artículo 258.3.- Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado.

[20] Código Procesal Civil

Artículo 410.- Costas. - Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso.

Artículo 411.- Costos. - Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial.

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PE007-j

Sala Especializada en Propiedad Intelectual, Resolución del 20 de febrero de 2019. Resolución Número: 339-2019 TPI-INDECOPI