Perú

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

 

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

RESOLUCIÓN N° 0247-2019/TPI-INDECOPI

 

EXPEDIENTE N° 736342-2018/DSD

 

SOLICITANTE: MARJORIE STHEPHANIE RODRÍGUEZ INFANTE

 

OPOSITORA: SPRINGFIELD INC.

 

Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 – mala fe

 

Lima, siete de febrero de dos mil diecinueve.

 

I. ANTECEDENTES

 

Con fecha 12 de marzo de 2018, Marjorie Stephanie Rodríguez Infante (Perú), solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación SPRINGFIELD, para distinguir armas de fuego y municiones de la clase 13 de la Nomenclatura Oficial.

 

Con fecha 2 de mayo de 2018, Springfield Inc. (Estados Unidos de América), formuló oposición manifestando lo siguiente:

- Es titular de las marcas SPRINGFIELD inscritas bajo Certificados N° 5230563, 4394804, N° 4374821, N° 4382460, N° 4390784 y N° 4378784 en Estados Unidos de América; así como ante la Unión Europea bajo Certificados N° 010396505 y N° 016616948, todas para distinguir productos la clase 13 de la Nomenclatura Oficial.

- Resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención de Washington, pues ha acreditado ser la titular de las marcas SPRINGFIELD en Estados Unidos de América; los signos son semejantes y distinguen productos de la clase 13 de la Nomenclatura Oficial.

- La presente solicitud no obedece a una simple casualidad, sino que la solicitante ha conocido sus marcas previamente e intenta obtener el registro de un signo que goza de prestigio en el mercado.

- Sus marcas han sido y continúan usándose en el mercado, conforme se aprecia en su página web https://www.springfield-armory.com/.

- La solicitante ha reproducido su marca para distinguir productos de la clase 13 de la Nomenclatura Oficial, lo cual no es de casualidad sino se debe a la mala fe y con la finalidad de perpetrar un acto de competencia desleal.

Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar sus afirmaciones.

Amparó su oposición en el artículo 137 de la Decisión 486. Así como en el artículo 7 del Convenio de Washington.

Con fecha 20 de junio de 2018, la solicitante al absolver el traslado de la oposición formulada manifestó lo siguiente:

- La opositora no cuenta con derechos marcarios en el territorio peruano, ya que únicamente tiene registros en Estados Unidos de América y en la Unión Europea.

- La opositora no tiene interés en ingresar con sus productos al territorio peruano.

- El término SPRINGFIELD viene del nombre de una ciudad ubicada en el estado de Massachusetts, conocida por la serie de televisión “Los Simpsons”, por lo que no debe de ser extraño que se haya escogido dicho nombre por dicha ciudad, no teniendo ánimo de imitar o copiar la marca de la opositora.

- La opositora no ha demostrado algún vínculo con ella, ni que haya comercializado sus productos en Perú o en la Comunidad Andina de Naciones, en ese sentido, no se puede probar el conocimiento previo de su marca.

- Existen diversas marcas registradas a nivel mundial que contienen el término SPRINGFIELD, por lo que dicho término es de uso frecuente en el mercado.

- De una búsqueda en Google la opositora no aparece en las primeras páginas, lo cual demuestra que no es conocida en el sector.

- La opositora no ha demostrado la mala fe alegada.

Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.

Mediante Resolución N° 4294-2018/CSD-INDECOPI de 14 de agosto de 2018, la Comisión de Signos Distintivos:

 

- Declaró INFUNDADA la oposición en el extremo referido a la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington.

 

- Declaró FUNDADA la oposición en el extremo referido a la mala fe y, en consecuencia, DENEGÓ el registro del signo solicitado.

 

Consideró lo siguiente:

(i) Aplicación de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929

- No se cumplen todas las condiciones y supuestos para la aplicación del artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington, por lo que dicha norma no resulta de aplicación al presente caso. En ese sentido, resulta INFUNDADA la oposición formulada por Springfield Inc.

(ii) Mala fe y aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

- Del análisis en conjunto de los medios probatorios se advierte que: (i) El signo solicitado reproduce de forma idéntica la denominación SPRINGFIELD; (ii) La denominación SPRINGFIELD es una denominación arbitraria para distinguir productos de la clase 13 de la Nomenclatura Oficial; y, iii) El signo solicitado pretende distinguir algunos de los mismos productos de la clase 13 (armas de fuego) que los que distinguen las marcas registradas en Estados Unidos de América y en la Unión Europea.

 

- Por lo expuesto, no puede atribuirse a una simple coincidencia el hecho que la solicitante haya reproducido de manera idéntica el elemento denominativo SPRINGFIELD de la marca registrada en el extranjero a favor de la opositora, sino al deliberado propósito de apropiarse del signo de un tercero, actuación que constituye una conducta de mala fe que el ordenamiento jurídico no puede tolerar.  Por lo tanto, se determina que ha quedado desvirtuada la presunción de buena fe que ampara a la solicitante a la que se refiere el artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 1075.

 

Con fecha 17 de setiembre de 2018, Marjorie Sthephanie Rodríguez Infante interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

 

- Lo resuelto por la Primera Instancia resulta contradictorio, toda vez que en ésta se ha señalado que, “el conocimiento al que se refiere el artículo 7 de la Convención de Washington no cabe inferirlo de la prueba aportada, sino que éste debe quedar plena e inequívocamente acreditado”, siendo que los medios probatorios presentados por la opositora no acreditan  fehacientemente que al momento de presentar a registro el signo solicitado, se haya tenido conocimiento previo respecto a la existencia de las marcas de la opositora. Sin embargo, cuando se analiza la mala fe, señala que la identidad existente entre los signos en conflicto no puede deberse a la simple casualidad.

 

- No se ha demostrado que haya tenido conocimiento previo de la existencia de la marca de la opositora.

 

- Ninguna de las pruebas ha demostrado la existencia de algún vínculo o relación comercial o personal que haya tenido con la opositora.

 

- El término SPRINGFIELD es una creación suya y constituye una coincidencia que se suscita en el campo de la creación intelectual y no necesariamente viene a ser una imitación del signo de la opositora. 

 

Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.

 

Con fecha 31 de octubre de 2018, Springfield Inc. absolvió el traslado de la apelación formulada mostrando su conformidad con la resolución emitida por la Primera Instancia, asimismo reiteró los argumentos de su escrito de oposición.

 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si la solicitante ha actuado de mala fe y con la intención de perpetrar actos de competencia desleal.

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

 

1. Informe de antecedentes

 

Se ha verificado que:

 

a) La opositora, Springfield Inc. (Estados Unidos de América):

 

- Es titular en Estados Unidos de América de las siguientes marcas para distinguir productos de la clase 13 de la Nomenclatura Oficial:

 

 

- Es titular ante la Unión Europea de las siguientes marcas para distinguir productos de la clase 13 de la Nomenclatura Oficial:

 

 

b) La solicitante, Marjorie Stephanie Rodríguez Infante (Perú):

 

- Es titular de las siguientes marcas inscritas para distinguir productos de la clase 13 de la Nomenclatura Oficial:

 

 

- Asimismo, ha solicitado el registro de los siguientes signos para distinguir productos de la clase 13 de la Nomenclatura Oficial:

 

 

A la fecha los mencionados procedimientos se encuentran en trámite ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

 

- Con fecha 10 de mayo de 2018, obtuvo el registro de la marca constituida por la denominación RUGER para distinguir armas de fuego y municiones, inscrita bajo Certificado N° 264478, cuya vigencia era hasta el 10 de mayo de 2028.

 

Mediante Expediente N° 755490-2018, Sturm Ruger & Company Inc. solicitó su nulidad manifestando que habría sido otorgada en contravención del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 y mediando mala fe.

 

Mediante Resolución N° 5928-2018/CSD-INDECOPI de fecha 13 de noviembre de 2018, la Comisión de Signos Distintivos:

 

v    Declaró INFUNDADA la acción respecto a la aplicación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486

 

v    Evaluados los medios probatorios obrantes determinó que había quedado desvirtuada la presunción de buena fe que ampara a Marjorie Stephanie Rodríguez Infante, razón por la cual declaró FUNDADA la acción. En consecuencia, declaró NULO el registro de la marca de producto RUGER.

 

2. Cuestiones previas

 

2.1. Extremos consentidos

 

Mediante Resolución N° 4294-2018/CSD-INDECOPI de 14 de agosto de 2018, la Comisión de Signos Distintivos:

 

(i) Declaró INFUNDADA la oposición en el extremo referido a la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington.

 

(ii) Declaró FUNDADA la oposición en el extremo referido a la mala fe y, en consecuencia, DENEGÓ el registro del signo solicitado.

 

Contra la referida resolución únicamente Marjorie Sthephanie Rodríguez Infante interpuso recurso de apelación contra el extremo que declaró fundada la oposición formulada por mala fe (punto ii), motivo por el cual, el extremo consignado en el punto (i) ha quedado consentido, no correspondiendo a la Sala emitir pronunciamiento al respecto, ya que Springfield Inc. no interpuso recurso de apelación contra el mismo.

 

2.2 Otros argumentos de la solicitante

 

Al momento de interponer recurso de apelación, Marjorie Sthephanie Rodríguez Infante manifestó que lo resuelto por la Primera Instancia resulta contradictorio, toda vez que en ésta se ha señalado que, “el conocimiento al que se refiere el artículo 7 de la Convención de Washington no cabe inferirlo de la prueba aportada, sino que éste debe quedar plena e inequívocamente acreditado” Sin embargo, cuando se analiza la mala fe, señala que la identidad existente entre los signos en conflicto no puede deberse a la simple casualidad.

 

Al respecto, la Sala conviene en precisar que, de la revisión de lo actuado, se verifica que la Comisión de Signos Distintivos a través de los puntos 3.3. y 3.4. señaló expresamente lo siguiente:

 

“3.2. Aplicación del artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington

 

(…)

 

c) Conocimiento previo por parte del solicitante de la existencia y uso de las marcas en que se basa la oposición

  

Al respecto, resulta conveniente señalar que a criterio de esta Comisión el conocimiento al que se refiere el artículo 7 de la Convención de Washington no cabe inferirlo de la prueba aportada, sino que este conocimiento debe quedar plena e inequívocamente acreditado.

 

En ese sentido, la opositora debe probar que la solicitante tenía conocimiento de la existencia y uso de las marcas base de la oposición; sin embargo, en el presente caso, se advierte que los medios probatorios presentados por la opositora (mencionados en el punto anterior) no acreditan de manera fehaciente que la solicitante tuvo conocimiento previo de la existencia de la marca registrada en Estados Unidos de América.

 

 (…)

 

3.4. Mala fe y aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

 

 (…)

 

Del análisis en conjunto de los medios probatorios se advierte lo siguiente: (i) El signo solicitado reproduce de forma idéntica la denominación SPRINGFIELD; (ii) La denominación SPRINGFIELD es una denominación arbitraria para distinguir productos de la clase 13 de la Clasificación Internacional; y, iii) El hecho que la solicitante pretenda distinguir algunos de los mismos productos de la clase 13 (armas de fuego) que los que distinguen las marcas registradas en Estados Unidos de América y en la Unión Europea.

 

Por lo expuesto, no puede atribuirse a una simple coincidencia el hecho que la solicitante haya reproducido de manera idéntica el elemento denominativo SPRINGFIELD de la marca registrada en el extranjero a favor de la opositora, sino al deliberado propósito de apropiarse del signo de un tercero, actuación que constituye una conducta de mala fe que el ordenamiento jurídico no puede tolerar.  Por lo tanto, la Comisión determina que ha quedado desvirtuada la presunción de buena fe que ampara a la solicitante a la que se refiere el artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 1075.

 

Asimismo, esta Comisión considera que existen evidencias que permiten inferir que el signo ha sido solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, razón por la cual corresponde declarar fundada la oposición formulada en este extremo”.

 

De lo expuesto, se advierte que la Comisión de Signos Distintivos, a su criterio[1], considera que las pruebas tendientes a acreditar el conocimiento previo al que se refiere el artículo 7 de la Convención de Washington no pueden ser inferidas, sino que este conocimiento debe quedar plena e inequívocamente acreditado, mientras que para el análisis de la alegada mala fe, las pruebas presentadas deben determinar que la solicitante ha estado en la posibilidad de conocer las marcas registradas por la opositora con anterioridad.

 

En ese sentido, se advierte que la Resolución N° 4294-2018/CSD-INDECOPI de 14 de agosto de 2018 ha sido emitida conforme a ley, no existiendo contradicción en el acto impugnado.

 

3. Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486

 

El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro".

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el artículo 259 inciso a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor".

 

La estrecha vinculación entre el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia y el fenómeno de la competencia económica ha sido puesta de manifiesto por la doctrina, hasta el punto de decirse que la competencia es el tejido que sostiene a ambas ramas del derecho. Para Roubier, la Teoría de la Propiedad Industrial impone ciertos límites al libre juego de la competencia, derivados de la existencia de determinados derechos que, como los que recaen sobre los signos distintivos de la empresa, atribuyen a sus titulares una posición jurídica privilegiada o exclusiva que ha de ser respetada por los competidores.

 

La doctrina española señala que "el derecho industrial se orienta a satisfacer un doble interés: de una parte, trata de estimular el progreso industrial, mediante la concesión de monopolios o derechos de exclusiva, que vienen a recortar la libre competencia; de otra parte, trata de garantizar una cierta armonía en el desarrollo de la actividad competitiva, prohibiendo las conductas desleales o las que impiden la competencia misma".

 

Debe indicarse que los empresarios al concurrir al mercado deben hacerlo sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Presupuesto de esta concurrencia lo constituye una conducta definida por normas de lealtad y honestidad, normas sobre las cuales se sustenta esa confianza recíproca, sin la cual sería imposible mantener la seguridad jurídica exigida para la fluidez de las transacciones mercantiles.

 

Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.

 

Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores.

 

El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.

 

En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro.

 

3.1 Aplicación al caso concreto

 

Springfield Inc. formuló oposición contra la presente solicitud de registro manifestando, entre otros aspectos, que:

- La solicitante ha reproducido su marca para distinguir productos de la clase 13 de la Nomenclatura Oficial, hecho que no puede deberse únicamente a la casualidad sino a la mala fe con la que actúa y con la finalidad de perpetrar un acto de competencia desleal.

- Es evidente el conocimiento de sus marcas por parte de la solicitante.

- De otorgarse el registro se le impediría que pueda entrar al mercado peruano.

A efectos de acreditar sus argumentos, la opositora presentó los siguientes medios probatorios:

 

a) Copia de los registros de las marcas SPRINGFIELD para distinguir productos de la clase 13 de la Nomenclatura Oficial, obtenidos en:

 

- Estados Unidos de América bajo Certificados N° 5230563, 4394804, 4374821, 4382460, 4390784 y 4378784.

 

- Ante la Unión Europea bajo Certificados N° 010396505 y 016616948.

 

b) Capturas de pantalla obtenidas del link https://www.springfield-armory.com/.

 

La Sala considera pertinente señalar que las capturas de pantalla detalladas en el literal b) no serán consideradas en el presente procedimiento pues no cuentan con fecha cierta.

 

Realizada la evaluación de los demás medios probatorios presentados por la opositora, se advierte lo siguiente:

 

- De la revisión de las copias detalladas en el literal a) es posible concluir que la opositora es titular de la marca SPRINGFIELD o SPRINGFIELD y logotipo, en Estados Unidos de América y la Unión Europea, por lo menos, desde el año 2012.

 

- Tal como se puede verificar en el Informe de Antecedentes, Marjorie Sthephanie Rodríguez Infante es titular o solicitante de diversos signos que distinguen armas de fuego y municiones de la clase 13 de la Nomenclatura Oficial, hecho permite concluir que el rubro de su actividad comercial está relacionado con comercialización de dichos productos.

 

- Finalmente, debe tenerse en cuenta que:

§     La denominación SPRINGFIELD es el nombre de diversas localidades ubicadas en Estados Unidos de América[2].En consecuencia, el signo solicitado se encuentra conformado por un término arbitrario para distinguir productos de la clase 13 de la Nomenclatura Oficial, por lo que la identidad entre el aspecto denominativo de las marcas registradas a favor de la opositora y la denominación que conforma el signo solicitado no puede deberse a la casualidad.

 

§     Además, las marcas registradas a favor de la opositora distinguen productos de la clase 13 de la Nomenclatura Oficial; estos últimos productos idénticos a los productos que pretende distinguir el signo solicitado.

 

Por lo expuesto, la Sala considera que en el presente caso existen suficientes elementos de juicio que, en su conjunto, permiten determinar que Marjorie Sthephanie Rodríguez Infante pretende obtener el registro del signo SPRINGFIELD con la intención de obtener un provecho ilícito y obstruir la actividad empresarial de la opositora, comportamiento desleal que atenta contra el deber de la leal y honesta competencia y que, por tanto, es contrario a la buena fe comercial.

 

Finalmente, resulta importante precisar que, si bien Springfield Inc. no goza de un derecho marcario en el Perú sobre el signo SPRINGFIELD, ello no determina que la Autoridad deba amparar conductas desleales a través del registro de un signo semejante al que es de titularidad de la opositora en diversos países.

 

4. Cuestión final: Sobre el principio de territorialidad

 

Es preciso señalar que, en el Perú, el sistema marcario se rige por el principio de territorialidad^[3], en virtud del cual, el registro de una marca genera derechos únicamente en Perú; sin embargo, es evidente que en atención a la globalización y al ingreso masivo de productos extranjeros al mercado nacional, cada vez es más frecuente que diversas marcas consoliden su presencia en el mercado nacional, por lo que, es razonable suponer que las marcas SPRINGFIELD y/o SPRINGFIELD y logotipo se encuentren potencialmente próximas a ingresar en el mercado peruano. En tal sentido, el registro del signo solicitado impediría el acceso al mercado de productos identificados con dichos signos.

 

5. Conclusión

 

En consecuencia, corresponde confirmar la Resolución N° 4294-2018/CSD-INDECOPI de 14 de agosto de 2018, que declaró FUNDADA la oposición formulada por Springfield Inc. y, denegó el registro de la marca SPRINGFIELD solicitado por Marjorie Sthephanie Rodríguez Infante, al haber sido presentado mediando mala fe, así como con la intención de consolidar, perpetrar o facilitar un acto de competencia desleal.

 

6. Jurisprudencia

 

Respecto a la jurisprudencia invocada por la solicitante, la Sala conviene en precisar que, si bien la jurisprudencia administrativa marca o indica la tendencia de la administración, sólo es vinculante cuando se señala expresamente que constituye precedente de observancia obligatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, lo que no ha ocurrido con las resoluciones citada por dicha parte.

 

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

 

Primero. - Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Marjorie Sthephanie Rodríguez Infante y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 4294-2018/CSD-INDECOPI de 14 de agosto de 2018 que DENEGÓ el registro de la marca de producto constituida por la denominación SPRINGFIELD para distinguir productos de la clase 13 de la Nomenclatura Oficial, solicitado por Marjorie Sthephanie Rodríguez Infante.

 

Segundo. - Dejar FIRME la Resolución N° 4294-2018/CSD-INDECOPI de 14 de agosto de 2018, en lo demás que contiene.

 

Con la intervención de los Vocales: Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, María Soledad Ferreyros Castañeda y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

 

NÉSTOR MANUEL ESCOBEDO FERRADAS

Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 

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