World Intellectual Property Organization

China

Standard for Review of Trademarks

 

 


第二部分 商标审理标准

为进一步规范和做好商标审查和商标审理工作,根据2001年修改后的《商标法》及2002年颁布的《商标法实施条例》的规定,在商标局1994年制定的《商标审查准则》和商标评审委员会2001年制定的《商标评审基准(试行)》的基础上,结合多年的商标审查和审理实践,借鉴国外的商标审查标准,商标局和商标评审委员会制定了《商标审查及审理标准》。此标准业经国家工商行政管理总局批准,现予印发,供商标局和商标评审委员的全体审查人员在审查商标及审理商标案件时执行。

一、复制、摹仿或者翻译他人驰名商标审理标准………………2

二、擅自注册被代理人或者被代表人商标审理标准……………10

三、损害他人在先权利审理标准 ……………………………… 15

四、抢注他人已经使用并有一定影响商标审理标准……………23

五、以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册审理标准…27

六、撤销注册商标案件审理标准……………………………… 30

七、类似商品或者服务审理标准…………………………………39

八、经使用取得显著特征的标志审理标准………………………44

一、复制、摹仿或者翻译他人驰名商标

审理标准

《商标法》第十三条 就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。

《商标法》第十四条 认定驰名商标应当考虑下列因素:

()相关公众对该商标的知晓程度;

()该商标使用的持续时间;

()该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;

()该商标作为驰名商标受保护的记录;

()该商标驰名的其他因素。

《商标法实施条例》第五条 依照商标法和本条例的规定,在商标注册、商标评审过程中产生争议时,有关当事人认为其商标构成驰名商标的,可以相应向商标局或者商标评审委员会请求认定驰名商标,驳回违反商标法第十三条规定的商标注册申请或者撤销违反商标法第十三条规定的商标注册。有关当事人提出申请时,应当提交其商标构成驰名商标的证据材料。

商标局、商标评审委员会根据当事人的请求,在查明事实的基础上,依照商标法第十四条的规定,认定其商标是否构成驰名商标。

1、引言

上述规定体现了对驰名商标的保护,即从保护驰名商标所有人利益和维护公平竞争及消费者权益出发,对可能利用驰名商标的知名度和声誉,造成市场混淆或者公众误认,致使驰名商标所有人的利益可能受到损害的商标注册行为予以禁止,弥补严格实行注册原则可能造成不公平后果的不足。

在商标异议、异议复审及争议案件审理中,涉及复制、摹仿或者翻译他人驰名商标问题的,以本标准为原则进行个案判定。

2、适用要件

2.1适用《商标法》第十三条第一款须符合下列要件:

1)他人商标在系争商标申请日前已经驰名但尚未在中国注册;

2)系争商标构成对他人驰名商标的复制、摹仿或者翻译;

3)系争商标所使用的商品/服务与他人驰名商标所使用的商品/服务相同或者类似;

4)系争商标的注册或者使用,容易导致混淆。

2.2适用《商标法》第十三条第二款须符合下列要件:

1)他人商标在系争商标申请日前已经驰名且已经在中国注册;

2)系争商标构成对他人驰名商标的复制、摹仿或者翻译;

3)系争商标所使用的商品/服务与他人驰名商标所使用的商品/服务不相同或者不相类似;

4)系争商标的注册或者使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害。

3、驰名商标的判定

3.1驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。

相关公众包括但不以下列情形为限:

1)商标所标识的商品的生产者或者服务的提供者;

2)商标所标识的商品/服务的消费者;

3)商标所标识的商品/服务在经销渠道中所涉及的经营者和相关人员等。

3.2认定他人商标是否构成驰名商标,应当视个案情况综合考虑下列各项因素,但不以该商标必须满足下列全部因素为前提:

1)相关公众对该商标的知晓程度;

2)该商标使用的持续时间;

3)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;

4)该商标作为驰名商标受保护的记录;

5)该商标的注册情况;

6)该商标驰名的其他因素。

3.3上述认定驰名商标的参考因素可由下列证据材料予以证明:

1)该商标所使用的商品/服务的合同、发票、提货单、银行进帐单、进出口凭据等;

2)该商标所使用的商品/服务的销售区域范围、销售网点分布及销售渠道、方式的相关资料;

3)涉及该商标的广播、电影、电视、报纸、期刊、网络、户外等媒体广告、媒体评论及其他宣传活动资料;

4)该商标所使用的商品/服务参加的展览会、博览会的相关资料;

5)该商标的最早使用时间和持续使用情况的相关资料;

6)该商标在中国、国外及有关地区的注册证明;

7)商标行政主管机关或者司法机关曾认定该商标为驰名商标并给予保护的相关文件,以及该商标被侵权或者假冒的情况;

8)具有合格资质的评估机构出具的该商标无形资产价值评估报告;

9)具有公信力的权威机构、行业协会公布或者出具的涉及该商标所使用的商品/服务的销售额、利税额、产值的统计及其排名、广告额统计等;

10)该商标获奖情况;

11)其他可以证明该商标知名度的资料。

上述证据原则上以系争商标申请日之前的证据为限。

3.4为证明商标驰名所提供的证据材料不以中国为限,但当事人提交的国外证据材料,应当能够据以证明该商标为中国相关公众所知晓。

驰名商标的认定,不以该商标在中国注册、申请注册或者该商标所使用的商品/服务在中国实际生产、销售或者提供为前提,该商标所使用的商品/服务的宣传活动,亦为该商标的使用,与之有关的资料可以做为判断该商标是否驰名的证据。

用以证明商标持续使用的时间和情况的证据材料,应当能够显示所使用的商标标识、商品/服务、使用日期和使用人。

3.5在审理案件时,涉及已被商标行政主管机关或者司法机关认定的驰名商标的,如果对方当事人对商标驰名不持异议的,可以予以认可。如果对方当事人对该商标驰名持有异议的,应当依照《商标法》第十四条的规定对驰名商标材料重新进行审查并做出认定。

4、复制、摹仿或者翻译他人驰名商标的判定

4.1复制是指系争商标与他人驰名商标相同。

4.2摹仿是指系争商标抄袭他人驰名商标,沿袭他人驰名商标的显著部分或者显著特征。

驰名商标的显著部分或者显著特征是指驰名商标赖以起主要识别做用的部分或者特征,包括特定的文字或者其组合方式及字体表现形式、特定图形构成方式及表现形式、特定的颜色组合等。

4.3翻译是指系争商标将他人驰名商标以不同的语言文字予以表达,且该语言文字已与他人驰名商标建立对应关系,并为相关公众广为知晓或者习惯使用。

5、混淆、误导可能性的判定

5.1、混淆、误导是指导致商品/服务来源的误认。混淆、误导包括以下情形:

1)消费者对商品/服务的来源产生误认,认为标识系争商标的商品/服务系由驰名商标所有人生产或者提供;

2)使消费者联想到标识系争商标的商品的生产者或者服务的提供者与驰名商标所有人存在某种联系,如投资关系、许可关系或者合作关系。

5.2混淆、误导的判定不以实际发生混淆、误导为要件,只须判定有无混淆、误导的可能性即可。

5.3混淆、误导可能性的判定,应当综合考虑下列各项因素:

1)系争商标与引证商标的近似程度;

2)引证商标的独创性;

3)引证商标的知名度;

4)系争商标与引证商标各自使用的商品/服务的关联程度;

5)其他可能导致混淆、误导的因素。

6、驰名商标保护范围的判定

6.1对未在中国注册的驰名商标,依据《商标法》第十三条第一款规定,保护范围及于相同或者类似的商品/服务。

6.2对已经在中国注册的驰名商标,依据《商标法》第十三条第二款规定,保护范围及于不相同或者不相类似的商品/服务。

在不相同或者不相类似的商品/服务上扩大对已注册驰名商标的保护范围,应当以存在混淆、误导的可能性为前提。在个案中保护的具体范围,应当综合考虑本标准5.3所列因素予以判定。

7、利害关系人的判定

依据《商标法》第四十一条第二款规定,除驰名商标所有人外,利害关系人也可以请求商标评审委员会裁定撤销注册商标。下列主体为利害关系人:

1)驰名商标的被许可使用人;

2)其他有证据证明与案件有利害关系的主体。

是否为利害关系人应当以提出评审申请时为准。但于案件审理时已具备利害关系的,也应当认定为利害关系人。

8、恶意注册的判定

复制、摹仿或者翻译他人驰名商标申请注册的,自该商标注册之日起五年内,驰名商标所有人或者利害关系人可请求商标评审委员会撤销该系争商标,但对属于恶意注册的,驰名商标所有人请求撤销系争商标不受五年的时间限制。

判定系争商标申请人是否具有恶意可考虑下列因素:

1)系争商标申请人与驰名商标所有人曾有贸易往来或者合作关系;

2)系争商标申请人与驰名商标所有人共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和地域范围;

3)系争商标申请人与驰名商标所有人曾发生其他纠纷,可知晓该驰名商标;

4)系争商标申请人与驰名商标所有人曾有内部人员往来关系;

5)系争商标申请人注册后具有以牟取不当利益为目的,利用驰名商标的声誉和影响力进行误导宣传,胁迫驰名商标所有人与其进行贸易合作,向驰名商标所有人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为;

6)驰名商标具有较强独创性;

7)其他可以认定为恶意的情形。

二、擅自注册被代理人或者被代表人

商标审理标准

《商标法》第十五条 未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。

1、引言

代理人或者代表人未经授权,擅自注册被代理人或者被代表人商标的行为违反了诚实信用原则,侵害了被代理人、被代表人或者利害关系人的合法权益,上述规定旨在禁止代理人或者代表人恶意抢注的行为。

在商标异议、异议复审及争议案件审理中,涉及代理人或者代表人擅自注册被代理人或者被代表人商标问题的,以本标准为原则进行个案判定。

2、适用要件

认定代理人或者代表人未经授权,擅自注册被代理人或者被代表人商标的行为,须符合下列条件:

1)系争商标注册申请人是商标所有人的代理人或者代表人,但具有本标准之5第二款所规定情形的,依该规定执行;

2)系争商标指定使用在与被代理人、被代表人的商标使用的商品/服务相同或者类似的商品/服务上;

3)系争商标与被代理人、被代表人商标相同或者近似;

4)代理人或者代表人不能证明其申请注册行为已取得被代理人或者被代表人授权。

在商标争议案件中,被代理人、被代表人或者利害关系人应当自系争商标注册之日起五年内提出撤销请求。

3、代理关系、代表关系的判定

3.1《商标法》第十五条的内容源于《保护工业产权巴黎公约》第六条之七的规定,因此在对代理关系进行界定时,应当结合该条的立法目的,即制止代理人违反诚实信用原则的恶意抢注行为,进行解释。该条所述的代理人不仅包括《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》中规定的代理人,也包括基于商事业务往来而可以知悉被代理人商标的经销商。

代表人系指具有从属于被代表人的特定身份,执行职务行为而可以知悉被代表人商标的个人,包括法定代表人、董事、监事、经理、合伙事务执行人等人员。

3.2代理关系结束后,代理人将被代理人商标申请注册,致使被代理人或者利害关系人利益可能受到损害的,仍可适用《商标法》第十五条判定不予核准注册或者撤销系争商标。

代表关系结束后,对于代表人的恶意抢注行为可参照前款执行。

3.3被代理人可用下列证据材料证明代理关系的存在:

1)双方当事人签订的合同;

2)双方当事人之间的交易凭证、采购资料等可以证明合同关系或者商事业务往来存在的证据材料;

3)其他可以证明具有代理关系的证据材料。

被代表人可用下列证据材料证明代表关系的存在:

1)企业注册登记资料;

2)企业的工资表、劳动合同、任职文件、社会保险、医疗保险材料;

3)其他可以证明一方当事人具有从属于被代表人的特定身份,执行职务行为而可以知悉被代表人商标的证据材料。

4、被代理人、被代表人的商标

4.1 被代理人的商标包括:

1)在合同或者授权委托文件中载明的被代理人商标;

2)如当事人无约定,在代理关系已经确定时,被代理人在其被代理经销的商品/服务上,已经在先使用的商标视为被代理人商标;

3)如当事人无约定,代理人在其所代理经销的商品/服务上所使用的商标,若因代理人自己的广告宣传等使用行为,已足以导致相关公众认为该商标是表示被代理人的商品/服务与他人商品/服务相区别的标志,则在被代理人的商品/服务上视为被代理人的商标。

4.2 被代表人的商标包括:

1)被代表人已经在先使用的商标;

2)其他依法属于被代表人的商标。

5、系争商标的注册申请是以代理人或者代表人自己的名义提出的.

虽非以代理人或者代表人名义申请注册被代理人或被代表人的商标,但有证据证明,注册申请人与代理人或者代表人具有串通合谋行为的,应当适用《商标法》第十五条判定不予核准注册或者撤销系争商标。

6、对被代理人、被代表人商标的保护范围不限于与该商标所使用的商品/服务相同的商品/服务,也及于类似的商品/服务。

7、代理人或者代表人不得申请注册的商标标志,不限于与被代理人或者被代表人商标相同的标志,也包括与被代理人或者被代表人商标相近似的标志。

8、代理人、代表人取得商标注册授权的判定

8.1被代理人、被代表人所做出授权的内容应当包括代理人、代表人可以注册的商品/服务及商标标志,且授权意思表示应当清楚明确。

8.2代理人或者代表人应当提交以下证据材料证明授权事实的存在:

(1)被代理人、被代表人对代理人、代表人所做出的书面授权文件;

(2)其他可以认定被代理人、被代表人对代理人、代表人做出过清楚明确的授权意思表示的证据。

8.3代理人、代表人虽然在申请注册时未取得被代理人、被代表人的明确授权,但被代理人、被代表人对该申请注册行为进行了事后追认的,视为代理人、代表人取得了被代理人、被代表人的授权。

9、利害关系人的判定

依照《商标法》第四十一条第二款规定,除被代理人或者被代表人外,利害关系人也可以请求商标评审委员会裁定撤销系争商标。下列主体为利害关系人:

1)被代理人或者被代表人商标的合法继受人;

2)被代理人或者被代表人商标的被许可使用人;

3)其他有证据证明与案件有利害关系的主体。

是否为利害关系人,应当以提出评审申请时为准。但于案件审理时已具备利害关系的,也应当认定为利害关系人。

三、损害他人在先权利审理标准

《商标法》第三十一条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利……。

1、引言

申请注册的商标应当具有在先性,这种在先性是指申请注册的商标既不得与他人在先申请或者注册的商标相冲突,也不得与他人在先取得的其他合法权利相冲突。由于《商标法》的其他条款对于在先商标权利保护问题已经做了相应的规定,所以本条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的,除商标权以外的其他权利,包括商号权,著作权,外观设计专利权,姓名权,肖像权等。

在商标异议、异议复审及争议案件审理中,涉及在先权利保护问题的,以本标准为原则进行个案判定。

2、商号权

2.1将与他人在先登记、使用并具有一定知名度的商号相同或者基本相同的文字申请注册为商标,容易导致中国相关公众混淆,致使在先商号权人的利益可能受到损害的,应当认定为对他人在先商号权的侵犯,系争商标应当不予核准注册或者予以撤销。

2.2适用要件

1)商号的登记、使用日应当早于系争商标注册申请日;

2)该商号在中国相关公众中具有一定的知名度;

3)系争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆,致使在先商号权人的利益可能受到损害。

2.3关于在先商号权的界定

以商号权对抗系争商标的,商号的登记、使用日应当早于系争商标的申请注册日。

在先享有商号权的事实可以用企业登记资料、使用该商号的商品交易文书、广告宣传材料等加以证明。

2.4关于混淆可能性的判定

混淆的可能性是指,系争商标的注册与使用将会导致相关公

众误以为该商标所标识的商品/服务来自于商号权人,或者与商号权人有某种特定联系。

认定系争商标容易与在先商号发生混淆,可能损害在先商号

权人的利益,应当综合考虑下列各项因素:

1)在先商号的独创性。

如果商号所使用的文字并非常见的词语,而是没有确切含义

的臆造词汇,则可以认定其具有独创性。

2)在先商号的知名度。

认定在先商号在相关公众中是否具有知名度,应从商号的登记时间、使用该商号从事经营活动的时间跨度、地域范围、经营业绩、广告宣传情况等方面来考察。

3)系争商标指定使用的商品/服务与商号权人提供的商品

/服务原则上应当相同或者类似。

2.5 保护范围

根据在先商号所具有的独创性、知名度,以及双方商品/服务的关联程度,在个案中具体确定该在先商号的保护范围。

3、著作权

3.1未经著作权人的许可,将他人享有著作权的作品申请注册商标,应认定为对他人在先著作权的侵犯,系争商标应当不予核准注册或者予以撤销。

3.2 适用要件

1)系争商标与他人在先享有著作权的作品相同或者实质性相似。

2)系争商标注册申请人接触过或者有可能接触到他人享有著作权的作品。

3)系争商标注册申请人未经著作权人的许可。

3.3 关于在先著作权的界定

在先享有著作权是指,在系争商标申请注册日之前,他人已经通过创作完成作品或者继承、转让等方式取得著作权。

在先享有著作权的事实可以下列证据材料加以证明:著作权登记证书,在先公开发表该作品的证据材料,在先创作完成该作品的证据材料,在先通过继承、转让等方式取得著作权的证据材料等。

对生效裁判文书中确认的当事人在先享有著作权的事实,在没有充分相反证据的情况下,可以予以认可。

3.4“作品”是指受到《中华人民共和国著作权法》保护的客体。

3.5如果系争商标注册申请人能够证明系争商标是独立创作完成的,则不构成对他人在先著作权的侵犯。

3.6系争商标注册申请人应就其主张的取得著作权人许可的事实承担举证责任。

根据《中华人民共和国著作权法》及其《实施条例》的有关规定,系争商标注册申请人应当就下列情形举证证明:系争商标注册申请人与著作权人签订了著作权许可使用合同;或者著作权人做出过直接的、明确的许可其使用作品申请注册商标的意思表示。

4、外观设计专利权

4.1未经授权,在相同或者类似商品上,将他人享有专利权的外观设计申请注册商标的,应当认定为对他人在先外观设计专利权的侵犯,系争商标应当不予核准注册或者予以撤销。

4.2适用要件

1)外观设计专利的授权公告日早于系争商标申请注册日及使用日;

2)系争商标与外观设计使用于相同或者类似商品;

3)系争商标与外观设计相同或者近似;

4.3 关于他人在先外观设计专利权的界定

外观设计专利的授权公告日应当早于系争商标注册申请日及使用日。

当事人主张在先享有外观设计专利权的,应当提交外观设计专利证书、年费缴纳凭据等证据材料加以证明。

4.4系争商标与外观设计使用于相同或者类似商品,如果商品不相同或者不类似,则不能认定为侵犯外观设计专利权。

4.5 关于系争商标与外观设计相同或者近似的判断,既可以就系争商标与外观设计的整体进行比对,也可以就系争商标的主体显著部分与外观设计的要部进行比对。

有关系争商标与外观设计相同或者近似的认定,原则上适用商标相同、近似的审查标准。外观设计专利中的文字仅保护其特殊表现形式,含义并不在专利权保护范围内。

4.6 系争商标注册申请人应当就其主张的取得外观设计专利权人授权的事实承担举证责任。

5、姓名权

5.1未经许可,将他人的姓名申请注册商标,给他人姓名权造成或者可能造成损害的,系争商标应当不予核准注册或者予以撤销。

5.2 适用要件

1)系争商标与他人姓名相同;

2)系争商标的注册给他人姓名权造成或者可能造成损

害。

5.3 他人的姓名包括本名、笔名、艺名、别名等。

“他人”是指在世自然人。

“相同”是指使用了与他人姓名完全相同的文字,或者是他人姓名的翻译,在社会公众的认知中指向该姓名权人。

5.4认定系争商标是否损害他人姓名权,应当考虑该姓名权人在社会公众当中的知晓程度。

5.5系争商标注册申请人应当就其主张的取得姓名权人许可的事实承担举证责任。

未经许可使用公众人物的姓名申请注册商标的,或者明知为他人的姓名,却基于损害他人利益的目的申请注册商标的,应当认定为对他人姓名权的侵害。

在系争商标申请注册日之前姓名权人撤回许可的,超出姓名权人许可使用的商品/服务之外申请注册商标的,在姓名权人未明确许可的使用商品/服务上申请注册商标的,视为未经许可。

5.6使用姓名申请注册商标,妨害公序良俗或者有其他不良影响的,依据《商标法》第十条第一款第(八)项的规定进行审查。

6、肖像权

6.1未经许可,将他人的肖像申请注册商标,给他人肖像权造成或者可能造成损害的,系争商标应当不予核准注册或者予以撤销。

6.2 适用要件

1)系争商标与他人肖像相同或者近似;

2 系争商标的注册给他人肖像权造成或者可能造成损害。

6.3他人的肖像包括肖像照片、肖像画等。

“他人”是指在世自然人。

“相同”是指系争商标与与他人肖像完全相同。

“近似”是指虽然系争商标与他人肖像在构图上有所不同,但反映了他人的主要形象特征,在社会公众的认知中指向该肖像权人。

6.4系争商标注册申请人应当就其主张的取得肖像权人许可的事实承担举证责任。

未经许可使用公众人物的肖像申请注册商标的,或者明知为他人的肖像而申请注册商标的,应当认定为对他人肖像权的侵害。

在系争商标申请注册日之前肖像权人撤回许可的,超出肖像权人许可使用的商品/服务之外申请注册商标的,在肖像权人未明确许可的使用商品/服务上申请注册商标的,视为未经许可。

6.5使用他人的肖像申请注册商标,妨害公序良俗或者有其他不良影响的,依据《商标法》第十条第一款第(八)项的规定进行审查。

7、在先权利人或利害关系人请求商标评审委员会撤销系争商标的,应当自系争商标注册之日起五年内提出。下列主体为利害关系人:

1)在先权利的被许可人;

2)其他有证据证明与案件有利害关系的主体。

是否为利害关系人,应当以提出评审申请时为准。但于案件审理时已具备利害关系的,也应当认定为利害关系人。

四、抢注他人已经使用并有一定影响

商标审理标准

《商标法》第三十一条 申请商标注册……,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

1、引言

上述规定是基于诚实信用原则,对已经使用并有一定影响商标予以保护,制止以不正当手段抢注行为,弥补严格实行注册原则可能造成不公平后果的不足。

在商标异议、异议复审及争议案件审理中,涉及抢注他人已经使用并有一定影响商标问题的,以本标准为原则进行个案判定。

2、适用要件

1

他人商标在系争商标申请日之前已经使用并有一定影响;

2

系争商标与他人商标相同或者近似;

3

系争商标所使用的商品/服务与他人商标所使用的商品/服务原则上相同或者类似;

4

系争商标申请人具有恶意。

在先使用并有一定影响商标的所有人或者利害关系人请求依据《商标法》第三十一条的规定撤销系争商标的,应自系争商标注册之日起五年内提出。

3、已经使用并有一定影响商标的判定

3.1已经使用并有一定影响商标是指在中国已经使用并为一定地域范围内相关公众所知晓的未注册商标。

相关公众的判定适用《复制、摹仿或者翻译他人驰名商标审理标准》3.1的规定。

3.2认定商标是否有一定影响,应当就个案情况综合考虑下列各项因素,但不以该商标必须满足下列全部因素为前提:

1)相关公众对该商标的知晓情况;

2)该商标使用的持续时间和地理范围;

3)该商标的任何宣传工作的时间、方式、程度、地理范围;

4)其他使该商标产生一定影响的因素。

3.3上述参考因素可由下列证据材料加以证明:

1)该商标所使用的商品/服务的合同、发票、提货单、银行进帐单、进出口凭据等;

2)该商标所使用的商品/服务的销售区域范围、销售渠道、方式的相关资料;

3)涉及该商标的广播、电影、电视、报纸、期刊、网络、户外等媒体广告、媒体评论及其他宣传活动资料;

4)该商标所使用的商品/服务参加展览会、博览会的相关资料;

5)该商标的最早创用时间和持续使用情况等相关资料;

6)该商标的获奖情况;

7)其他可以证明该商标有一定影响的资料。

3.4 用以证明商标使用情况的证据材料,应当能够显示所使用的商标标识、商品/服务、使用日期和使用人。

3.5商标是否产生一定影响原则上以系争商标申请日为准予以判定。

4、恶意的判定

判定系争商标申请人是否具有恶意,可综合考虑下列因素:

1)系争商标申请人与在先使用人曾有贸易往来或者合作关系;

2)系争商标申请人与在先使用人共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和地域范围;

3)系争商标申请人与在先使用人曾发生过其他纠纷,可知晓在先使用人商标;

4)系争商标申请人与在先使用人曾有内部人员往来关系;

5)系争商标申请人注册后具有以牟取不当利益为目的,利用在先使用人有一定影响商标的声誉和影响力进行误导宣传,胁迫在先使用人与其进行贸易合作,向在先使用人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为;

(6)他人商标具有较强独创性;

(7)其他可以认定为恶意的情形。

5、利害关系人的判定

依据《商标法》第四十一条第二款规定,除商标所有人外,利害关系人也可以请求商标评审委员会裁定撤销系争商标。下列主体为利害关系人:

1)有一定影响商标的被许可使用人;

2)其他有证据证明与案件有利害关系的主体。

是否为利害关系人应当以提出评审申请时为准。但于案件审理时已具备利害关系的,也应当认定为利害关系人。

五、以欺骗手段或者其他不正当手段

取得商标注册审理标准

《商标法》第四十一条第一款 已经注册的商标,……是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局撤销该注册商标;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。

1、引言

申请商标注册应当遵守诚实信用原则,不得以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得注册,也不得基于进行不正当竞争、牟取非法利益的目的,恶意进行注册。

涉及以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册问题的,以本标准为原则进行个案判定。

2、适用要件

2.1 以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得商标注册的行为。

此种情形是指系争商标注册人在申请注册商标的时候,采取

了向商标行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证明文件,以骗取商标注册的行为。包括但不限于下列情形:

1)伪造申请书件签章的行为;

2)伪造、涂改申请人的主体资格证明文件的行为,包括使用虚假的身份证、营业执照等主体资格证明文件,或者涂改身份证、营业执照等主体资格证明文件上重要登记事项等行为;

3)伪造其他证明文件的行为。

2.2基于进行不正当竞争、牟取非法利益的目的,恶意进行注册的行为。

此种情形是指在《商标法》第十三条、第十五条、第三十一条等条款规定的情形之外,确有充分证据证明系争商标注册人明知或者应知为他人在先使用的商标而申请注册,其行为违反了诚实信用原则,损害了他人的合法权益,损害了公平竞争的市场秩序,系争商标应当不予核准注册或者予以撤销。

为了督促当事人及时行使权利,维护商标法律关系的相对稳定性,商标在先使用人认为系争商标的注册属于本项情形而请求撤销的,参照《商标法》第四十一条第二款有关时限的规定,其商标争议裁定申请应当自系争商标注册之日起五年内向商标评审委员会提出。

1)判定系争商标注册人是否具有恶意,可综合考虑下列因素:

①系争商标申请人与他人曾有贸易往来或者合作关系;

②系争商标申请人与他人共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和范围;

③系争商标申请人曾与他人发生过涉及系争商标的其他纠

纷;

④系争商标申请人与他人存在内部人员往来关系;

⑤系争商标注册后,系争商标注册人出于牟取不正当利益

的目的,胁迫他人与其进行贸易合作的,或者向他人索要高额转让费、许可使用费、侵权赔偿金;

⑥他人商标具有较强独创性;

⑦其他可以认定为明知或者应知的情形。

2)系争商标为他人在先使用的商标。

在先使用是指在系争商标申请注册日之前,他人已经在中

国使用该商标。

3)保护范围

对在先使用商标的保护范围原则上限于与该商标所使用商品/服务相同或者类似的商品/服务上。

六、撤销注册商标案件审理标准

本标准分“因商标不当注册的撤销案件的审理”、“因商标使用及相关行为的撤销案件的审理”、“因商品质量问题的撤销案件的审理”三个部分。

涉及撤销注册商标问题的,以本标准为原则进行个案判定。

第一部分 因商标不当注册的撤销案件的审理

《商标法》第四十一条第一款 已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局撤销该注册商标……。

《商标法》第四十九条第一款 对商标局撤销注册商标的决定,当事人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审,由商标评审委员会做出决定……。

1、引言

上述法条规定了撤销不当注册商标的实体要件与程序要件,旨在撤销具有《商标法》禁止情形的注册商标,打击违反诚实信用原则的不正当注册行为。

2、是否属于商标不当注册情形的判定

2.1 下列情形属于商标不当注册:

1 系争商标属于《商标法》第十条规定的不得做为商标使用的标志;

2 系争商标属于《商标法》第十一条第一款规定的不得做为商标注册的标志;

3 系争商标属于《商标法》第十二条规定的不得做为商标注册的三维标志;

4)系争商标的注册是由商标申请人以欺骗手段或者其他不正当手段取得的。

2.2 1)判定系争商标是否属于《商标法》第十条规定的不得做为商标使用的标志,适用《商标审查标准》之一——“不得做为商标的标志的审查”;

2)判定系争商标是否属于《商标法》第十一条第一款规定的不得做为商标注册的标志,适用《商标审查标准》之二——“商标显著特征的审查”;

3)判定系争商标是否属于《商标法》第十二条不得做为商标注册的三维标志,适用《商标审查标准》之四——“立体商标的审查”;

4)判定系争商标的注册是否属于以欺骗手段或者其他不正当手段取得的,适用《以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册审理标准》。

第二部分 因商标使用及相关行为的撤销案件的审理

《商标法》第四十四条 使用注册商标,有下列行为之一的,由商标局责令期限改正或者撤销其注册商标:

(一)自行改变注册商标的;

(二)自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项的;

(三)自行转让注册商标的;

(四)连续三年停止使用的。

《商标法实施条例》第三十九条 有商标法第四十四条第(一)项、第(二)项、第(三)项行为之一的,由工商行政管理部门责令商标注册人限期改正;拒不改正的,报请商标局撤销其注册商标。

有商标法第四十四条第(四)项行为的,任何人可以向商标局申请撤销该注册商标,并说明有关情况。商标局应当通知商标注册人,限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由;期满不提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的,由商标局撤销其注册商标。

前款所称使用的证据材料,包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。

《商标法》第四十九条第一款 对商标局撤销注册商标的决定,当事人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审会申请复审,由商标评审委员会做出决定……。

1、引言

商标注册人负有规范使用和连续使用注册商标的法定义务。《商标法》禁止自行改变注册商标、自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项、自行转让注册商标等行为。

2、是否存在自行改变注册商标情形的判定

自行改变注册商标,是指商标注册人或者被许可使用人在实际使用注册商标时,擅自改变该商标的文字、图形、字母、数字、立体形状、颜色组合等,导致原注册商标的主要部分和显著特征发生变化。改变后的标志同原注册商标相比,易被认为不具有同一性。

存在上述行为,且经工商行政管理部门责令商标注册人限期改正,但拒不改正的,依法予以撤销。

3、是否存在自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项情形的判定

3.1自行改变注册商标的注册人名义,是指商标注册人名义(姓名或者名称)发生变化后,未依法向商标局提出变更申请,或者实际使用注册商标的注册人名义与《商标注册簿》上记载的注册人名义不一致。

3.2 自行改变注册商标的注册人地址,是指商标注册人地址发生变化后,未依法向商标局提出变更申请,或者商标注册人实际地址与《商标注册簿》上记载的地址不一致。

3.3 自行改变注册商标的其他注册事项,是指除商标注册人名义、地址之外的其他注册事项发生变化后,注册人未依法向商标局提出变更申请,致使与《商标注册簿》上登记的有关事项不一致。

存在上述行为之一的,且经工商行政管理部门责令商标注册人限期改正,但拒不改正的,依法予以撤销。

4、是否存在自行转让注册商标情形的判定

自行转让注册商标,是指商标注册人自己将注册商标专用权转让给受让人,但双方未依法共同向商标局提出申请、办理转让手续的违法行为。

存在上述行为,且经工商行政管理部门责令商标注册人限期改正,但拒不改正的,依法予以撤销。

5 是否存在连续三年停止使用注册商标情形的判定

5.1 连续三年停止使用注册商标,是指一个注册商标在其有效期内停止使用,且该行为不间断地持续三年以上。

5.2 连续三年停止使用注册商标的时间起算,应当自申请人向商标局申请撤销该注册商标之日起,向前推算三年。

5.3 商标使用的判定

5.3.1 商标的使用,是指商标的商业使用。包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

5.3.2 商标使用在指定商品上的具体表现形式有:

1)采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上,或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上;

2)商标使用在与商品销售有联系的交易文书上,包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等上;

3)商标使用在广播、电视等媒体上,或者在公开发行的出版物中发布,以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传;

4)商标在展览会、博览会上使用,包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料;

5)其他符合法律规定的商标使用形式。

5.3.3 商标使用在指定服务上的具体表现形式有:

1)商标直接使用于服务场所,包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品上;

2)商标使用于和服务有联系的文件资料上,如发票、汇款单据、提供服务协议、维修维护证明等;

3)商标使用在广播、电视等媒体上,或者在公开发行的出版物中发布,以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的服务进行的广告宣传;

4)商标在展览会、博览会上使用,包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品及其他资料;

5)其他符合法律规定的商标使用形式。

5.3.4 商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明,不被视为商标法意义上的商标使用。

5.3.5 系争商标不存在连续三年停止使用情形的举证责任由系争商标注册人承担。

用以证明系争商标不存在连续三年停止使用的情形的证据材料,应当符合以下要求:

1)能够显示出使用的系争商标标识;

2)能够显示出系争商标使用在指定使用的商品/服务上;

3)能够显示出系争商标的使用人,既包括商标注册人自己,也包括商标注册人许可的他人。如许可他人使用的,应当能够证明许可使用关系的存在;

4)能够显示出系争商标的使用日期,且应当在自撤销申请之日起向前推算三年内;

5)能够证明系争商标在《商标法》效力所及地域范围内的使用;

6)能够证明系争商标在商业活动中公开、真实、合法地使用。

5.3.6 商标注册人或者被许可使用人在指定使用的一种商品上使用注册商标的,在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持。

5.4 以下情形视为注册商标未使用的正当理由:

1)不可抗力;

2)因政府政策性限制停止使用的;

3)因破产清算停止使用的;

5

其他不可归责于商标注册人的正当事由。

第三部分 因商品质量问题的撤销案件的审理

《商标法》第四十五条 使用注册商标,其商品粗制滥造,以次充好,欺骗消费者的,……由商标局撤销其注册商标。

《商标法》第四十九条第一款 对商标局撤销注册商标的决定,当事人不服的,可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审,由商标评审委员会做出决定……。

1、引言

通过商标管理,促进生产、经营者保证商品质量,保护消费者的利益,是商标法的立法宗旨之一。商标注册人负有保证其使用注册商标的商品质量的义务。

2、是否存在使用注册商标的商品粗制滥造,以次充好,欺骗消费者情形的判定

是否存在粗制滥造,以次充好,欺骗消费者的事实,应当以质量检验报告、行政主管机关的行政决定或者司法机关的判决认定的事实及其所依据的证据予以证明。

七、类似商品或者服务审理标准

1、引言

《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》的宗旨是建立一个共同的商标注册用商品和服务国际分类体系,并保证其实施。根据该协定,世界知识产权组织制定了《商标注册用商品和服务国际分类表》,现已为世界上大部分国家采用。

采用《商标注册用商品和服务国际分类表》,有利于统一各国在办理商标注册时的商品和服务分类路径,适应国际贸易和商标工作国际交往的需要;对于各国商标主管机关来说,可节约其审查注册申请的时间,减少工作量,易于建立科学的商标档案制度;对于商标注册申请人来说,可简化、便利其申请前的准备工作。

《类似商品和服务区分表》是以《商标注册用商品和服务国际分类表》为基础,总结多年的类似商品或者服务划分的实践经验制定并对外公布的。

类似商品或者服务判定的妥当与否,直接关系到当事人商标专用权的取得与行使,关系到经济交易的安全,以及公平竞争市场经济秩序的维系。商标局、商标评审委员会在审理案件时应当参照《类似商品和服务区分表》。但由于商品和服务项目在不断更新、发展,市场交易的状况也不断变化,类似商品或者服务的判定也会有所变化,乃至具有个案特殊性,所以在审理案件过程中仍会涉及对类似商品或者服务的具体审查判断问题。

在商标驳回复审、异议、异议复审、争议、撤销、撤销复审案件审理中,涉及商品或者服务类似与否的判定问题的,以本标准为原则进行个案判定。

2、类似商品的判定

2.1 类似商品,是指商品在功能、用途、主要原料、生产部门、销售渠道、销售场所、消费对象等方面相同或者相近。

2.2 类似商品的判定应当综合考虑下列各项因素:

1)商品的功能、用途

如果两种商品的功能、用途相同或者相近,能够满足消费者相同需求的,则被判定为类似商品的可能性较大。

如果两种商品在功能、用途上具有互补性或者需要一并使用才能满足消费者的需求的,则被判定为类似商品的可能性较大。

2)商品的原材料、成分

商品的原材料或者成分,是决定商品功能、用途的重要因素。一般情况下,两种商品的原材料或者成分相同或者相近,被判定为类似商品的可能性较大。

但随着商品的更新换代,商品的原材料或者成分即使不同,而其原材料或者成分具有可替代性,且不影响商品的功能、用途的,仍存在被判定为类似商品的可能性。

3)商品的销售渠道、销售场所

如果两种商品的销售渠道、销售场所相同或者相近,消费者同时接触的机会较大,容易使消费者将两者联系起来,则被判定为类似商品的可能性较大。

4)商品与零部件

许多商品是由各个零部件组成的,但不能当然认为该商品与各零部件或者各零部件之间都属于类似商品,仍应当根据消费者对两者之间联系的密切程度的通常认知进行判断。

如果特定零部件的用途是为了配合特定商品的使用功能,而该商品欠缺该特定零部件,就无法实现其功能或者严重减损其经济上的使用目的,则被判定为类似商品的可能性较大。

5)商品的生产者、消费者

两种商品由相同行业或者领域的生产者生产、制造、加工的可能性越大,则被判定为类似商品的可能性越大。

如果两种商品以从事同一行业的人为消费群体,或者其消费群体具有共同的特点,被判定为类似商品的可能性较大。

6)消费习惯

类似商品的判定,还应当考虑中国消费者在特定的社会文化背景下所形成的消费习惯。如果消费者在习惯上可将两种商品相互替代,则该两商品被判定为类似商品的可能性较大。

7)其他影响类似商品判定的相关因素

3、类似服务的判定

3.1 类似服务,是指服务在目的、内容、方式、对象等方面相同或者相近。

3.2 类似服务的判定应当综合考虑下列各项因素:

1)服务的目的

两种服务具有相同或者相近的目的,有可能相互替代,可满足一般服务接受者的相同或者相近的需求的,被判定为类似服务的可能性较大。

2)服务的内容

提供服务的内容越相近,被判定为类似服务的可能性越大。

3)服务方式与服务场所

如果服务方式或者服务场所相同,一般服务接受者同时接触的机会较大,则被判定为类似服务的可能性较大。

4)服务的对象范围

如果服务的接受者来自相同或者相近的消费群体,则被判定为类似服务的可能性较大。

5)服务的提供者

如果服务的提供者来自相同的行业或者领域,则被判定为类似服务的可能性较大。

6)其他影响类似服务判定的相关因素

4、商品与服务是否类似的判定

4.1 商品与服务类似,是指商品和服务之间存在特定联系,容易使相关公众混淆。

4.2 判定商品与服务是否类似,应当综合考虑下列各项因素:

商品与服务之间联系的密切程度,在用途、用户、通常效用、销售渠道、销售习惯等方面的一致性。

八、经使用取得显著特征的标志审理标准

《商标法》第十一条 下列标志不得作为商标注册:

(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;

(二)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;

(三)缺乏显著特征的。

前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。

1、如《商标法》第十一条第一款所指的标志经使用,已形成特定的市场含义,成为相关公众识别该使用人提供的商品/服务的标志的,应当依据《商标法》第十一条第二款的规定,判定其可以作为商标注册。

1:牙膏 2:鞋油

2、依照《商标法》第十一条第二款的规定,审查经过使用取得显著特征的标志,应当综合考虑下列因素:

1)相关公众对该标志的认知情况;

2)该标志在指定商品/服务上实际使用的时间、使用方式及同行业使用情况;

3)使用该标志的商品/服务的生产、销售、广告宣传情况及使用该标志的商品/服务本身的特点;

4)使该标志取得显著特征的其他因素。

3、如当事人主张该标志经使用取得显著特征,应当提交相应的证据材料加以证明。判断该标志是否为经使用取得显著特征的标志,应以中国相关公众将其认知为表示指定使用商品/服务的标志,并籍此与他人商品/服务相区别为准。

4、本标准所称的使用是指在中国的使用。

用以证明该标志使用情况的证据材料,应当能够显示所使用的商标标志、商品/服务、使用日期及该标志的使用人。

5、申请注册经使用取得显著特征的标志,应当与实际使用的标志基本一致,不得改变该标志的显著特征。

6、判定某个标志是否属于经使用取得显著性的标志,应当以审理时的事实状态为准。

 

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