World Intellectual Property Organization

La P.I et les entreprises : Acquisition et cession réussie d’une entreprise avec actifs de propriété intellectuelle

Août 2008

Par Noric Dilanchian

Vous voudriez connaître la valeur de la propriété intellectuelle d’une entreprise avant de l’acquérir? Vous voudriez prendre en compte la valeur de la propriété intellectuelle de votre entreprise dans son prix de vente? Noric Dilanchian, associé gérant du cabinet Dilanchian Lawyers and Consultants, en Australie, vous explique comment éviter les obstacles.

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Lors de la signature, tout le monde a le sourire, mais dans 50% des cas, les cessions d’entreprise tournent mal. Pourquoi? (Photos.com)

Selon Paul Kerin, professeur de stratégie à l’école de commerce de Melbourne, “des centaines d’études ont constaté qu’environ une fois sur deux, les cessions d’entreprise se soldent par la destruction de la valeur de l’entreprise rachetée”1. Bien qu’effroyable, ce taux d’échec n’a rien pour surprendre les professionnels du domaine des fusions‑acquisitions. Quelles sont donc les connaissances qui permettraient aux acheteurs comme aux vendeurs d’entreprises de mieux faire et d’améliorer ces statistiques?

L’acquéreur et le cédant doivent savoir précisément quels sont les actifs de l’entreprise concernée. Lorsque ces derniers sont à caractère intellectuel, les parties devront, l’une comme l’autre, faire appel au plus tôt aux conseils de spécialistes, notamment en droit. Cela vaut aussi bien pour une grande entreprise que pour une PME ou une microentreprise. Mais les recommandations d’un conseiller juridique sont‑elles toujours pratiques et utiles? Comment l’acheteur ou le vendeur peuvent‑ils juger?

Il n’est pas très difficile de savoir ce qu’il ne faut pas faire. L’acheteur qui se limite à une ou deux heures de recherches et de vérifications avant de signer risque de découvrir par la suite, noyés dans les détails, des problèmes mal évalués, voire totalement ignorés. La liste des actifs de propriété intellectuelle figurant dans le contrat peut, par exemple, être imprécise. Quelle est donc la procédure à suivre?

Trois stades

Pour être utile au futur acheteur ou vendeur, l’analyse d’une transaction de cession d’entreprise doit être structurée en trois stades, précontractuel, contractuel et postcontractuel, que nous allons examiner en détail. Nous mettrons plus particulièrement l’accent sur la question des actifs de propriété intellectuelle2 des entreprises non franchisées, qui constitue fréquemment un sujet de contrariété pour les deux parties.

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L’acheteur a besoin d’avis et de conseils avertis sur le plan commercial et pratique. Cela nécessite de la communication et une collaboration étroite des différentes disciplines concernées. (Photos.com)

Stade précontractuel : comment optimaliser le prix de l’entreprise

Un avocat expérimenté peut contribuer de diverses manières à l’établissement d’une valorisation optimale de l’entreprise de son client. Il pourra recommander cet égard des services importants dont notamment les suivants, selon le type d’entreprise concerné :

  • élaboration d’un “document de vente” confidentiel (par exemple une déclaration sur l’état de la société, sa politique commerciale ou son profil);
  • organisation d’un lieu ou d’un site sécurisé regroupant tous les documents d’information importants sur la société;
  • établissement d’une liste de points de négociation;
  • mise en place de mesures visant à présenter sous son meilleur jour la valeur de certains actifs, par exemple en veillant à ce que la protection des droits de propriété intellectuelle soit la meilleure possible;
  • analyse comparative des offres reçues.

Un “document de vente” pour quoi faire?

L’absence de déclaration du cédant ou de document de vente peut entraîner des pertes de temps ou des frais supplémentaires, l’acquéreur demandant de plus en plus d’informations qui devront lui être fournies afin de maintenir son intérêt. Il peut arriver que cette méthode “au compte‑gouttes” soit plus économique, mais lorsque la transaction est complexe, le fait de ne pas fournir d’emblée un “document de vente” peut compromettre l’opération en introduisant une plus grande nervosité dans les négociations, en éveillant la méfiance de l’acheteur, en faisant augmenter les coûts ou en conduisant l’une des parties à mentir ou à commettre des erreurs par précipitation. Ces problèmes peuvent être évités ou limités si un document de vente est préparé dès la phase initiale.

Meilleure protection possible des droits de propriété intellectuelle

Un portefeuille de propriété intellectuelle bien protégé donne de la valeur à une entreprise. C’est pourquoi le vendeur avisé veillera à ce que la qualité et le niveau de protection juridique des actifs de propriété intellectuelle de sa société se situent au minimum dans le bas de la fourchette prévue par les pratiques de référence en la matière, c’est‑à‑dire notamment à ce que les titres de propriété et autres documents soient à jour. Cela doit être fait au moins six à 12 mois avant la vente et concerne le droit d’auteur, les marques, les secrets commerciaux, les dessins et modèles et les brevets de la société.

Si la protection est insuffisante, l’acquéreur et ses conseillers risquent de chercher à obtenir une réduction du prix demandé. La solution la plus efficace, pour le vendeur, consiste à dresser un inventaire de son capital intellectuel accompagné de documents commerciaux ou de certificats d’enregistrement ou d’une codification de ses droits de propriété intellectuelle.

Stade précontractuel : gestion du risque de l’acquéreur

Dans une opération de cession de société, les besoins de services juridiques de l’acheteur sont généralement plus grands que ceux du vendeur. Ses conseillers juridiques doivent tout d’abord procéder à un examen de l’entreprise, puis à une catégorisation des problèmes relevés, selon leur incidence présente et future sur l’entreprise. Ce processus de “diligence raisonnable” (un concept issu du droit américain) est rarement systématique, global ou intégré – il est purement juridique. Sa portée ne s’étend pas, par définition, aux questions de technologie, de culture, de gestion ou de structure organisationnelle. Pour se faire une idée complète de la situation, l’acheteur a également besoin d’avis et de conseils avertis sur le plan commercial et pratique. Pour de nombreux conseillers juridiques, ce n’est pas là chose facile, et nous allons voir pourquoi.

Myopie professionnelle

Mettons que 10% des questions qui se posent dans le cadre de la cession d’une entreprise relèvent de la compétence d’un conseiller juridique et 15%, de celle d’un comptable. Cela laisse à l’équipe de gestionnaires, consultants, actionnaires et autres intervenants de l’acheteur 75% des problèmes à régler. Voilà qui n’est pas rien! Pour que la tâche soit moins immense, il faudrait que l’acheteur et son équipe bénéficient de conseils élaborés dans une optique globale ou intégrée plutôt que strictement axés sur une perspective de droit, de comptabilité ou de gestion.

Mais il n’est pas facile de considérer les choses d’un point de vue multidisciplinaire. Pour un conseiller juridique, cela implique l’acquisition, en plus de sa formation de base, de qualifications en comptabilité, en gestion des ressources humaines et dans d’autres domaines. Ceux qui le font ne sont pas légion! L’approche multidisciplinaire, bien sûr, n’est pas toujours nécessaire, mais elle peut réduire grandement le risque d’échec pour un acquéreur de société.

“…en présence d’actifs de propriété intellectuelle, le concours, dès les premiers jours, de professionnels créatifs et disciplinés, capables de penser différemment est profitable.”

Au‑delà du principe de diligence raisonnable

Sur les 75% de problèmes dont nous avons parlé, un certain nombre pourraient – et devraient probablement – être confiés à des conseillers spécialisés en matière de technologie, de finances ou de gestion. Mais s’ils le sont, cela ne signifiera pas pour autant que l’acheteur sera complètement à l’abri, car il faudra aussi que les multiples éléments apportés par tous ces spécialistes soient assemblés afin de composer une image cohérente de l’entreprise visée.

Les différentes disciplines doivent communiquer et collaborer étroitement afin de grouper toutes les questions soulevées – les 10%, 15% et 75% ci‑dessus – en catégories logiques, et cela pour les raisons exposées ci‑après :

  • du point de vue de l’acheteur, cela permet de mettre en évidence des considérations importantes qui peuvent constituer autant de signaux d’alarme en ce qui concerne la situation présente ou future de l’entreprise;
  • pour l’équipe des conseillers, cela constitue une manière d’aplanir les obstacles à la communication interne et externe créés par les différences de perspectives, de jargons spécialisés et de procédures qui existent entre les avocats, les comptables et les consultants;
  • pour l’acheteur et l’équipe des conseillers, cela garantit que toutes ces questions ont été prises en compte et que l’on ne découvrira pas, au moment de la signature de l’acte de cession, qu’une petite pièce du puzzle a été oubliée.

Si l’on extrapole la statistique du professeur Kerin on peut estimer sans trop de risques d’erreur que 50% des contrats de cession d’entreprise sont signés par des acquéreurs qui n’ont pas une vue d’ensemble de la société qu’ils rachètent. Dans ces conditions, la mise en œuvre d’un processus de gestion de risque multidisciplinaire3 est préférable, tant pour le vendeur que pour l’acheteur, à la simple application, d’une manière mal définie (et essentiellement juridique), du principe de diligence raisonnable. Correctement exécutée, elle pourra mener à élargir et approfondir la portée des vérifications précontractuelles et constituer un important facteur d’atténuation des risques. Le but visé doit être d’appliquer le processus en question d’une manière rigoureuse et de l’intégrer à d’autres éléments dont les suivants :

  • audit de la propriété intellectuelle;
  • évaluation des actifs;
  • planification stratégique;
  • structuration d’entreprise;
  • gestion des connaissances.

Ce type de rapport précontractuel réduit les risques et procure à l’acquéreur des avantages durables en matière de tenue de dossiers et de prise de décisions.

Pour clore sur le thème du stade précontractuel, retenons qu’en présence d’actifs de propriété intellectuelle, le concours, dès les premiers jours, de professionnels créatifs et disciplinés, capables de penser “différemment” est profitable à l’acquéreur comme au vendeur. Il convient d’insister aussi fortement sur le fait que les vérifications doivent être entreprises le plus tôt possible et peuvent prendre jusqu’à quatre à six mois.

Stade contractuel : structuration et adaptation

Dans toute opération de cession d’entreprise, la structuration de la transaction et l’adaptation du contrat sont indispensables. Le concours d’un bon avocat peut être particulièrement utile à cet égard. Uniquement en ce qui concerne la propriété intellectuelle, ce dernier aura en effet à prévoir les aspects suivants :

  • établissement d’un engagement de confidentialité ou introduction de clauses de confidentialité dans le contrat ou le protocole d’accord;
  • vérifications de la conformité des accords et autres en ce qui concerne les questions de droit moral et de droit au respect de la vie privée;
  • incidences fiscales et autres de la répartition, le cas échéant, du prix de cession entre les actifs de propriété intellectuelle concernés, c’est‑à‑dire entre les divers droits de marque, d’auteur, de brevet ou autres;
  • garanties, décharges de responsabilité, cautions personnelles et autres engagements des administrateurs ou dirigeants de la société cédée, relatifs à la jouissance des titres et aux risques attachés aux actifs de propriété intellectuelle;
  • dispositions limitant les risques de concurrence de la part du cédant et de ses dirigeants, par exemple en interdisant l’embauche d’anciens employés, la création d’une entreprise analogue ou le démarchage de clients de l’entreprise cédée.

Dans le contexte de fièvre, d’urgence et de branle‑bas qui caractérise les opérations d’achat et de vente d’entreprises, ces considérations, et bien d’autres, doivent recevoir la plus grande attention.

Stade postcontractuel : des services pour éviter les problèmes

Une fois le contrat de cession signé, l’acquéreur doit éviter de commettre un certain nombre d’erreurs en matière de propriété intellectuelle. Les six plus courantes, que l’on retrouve également dans le domaine des franchises, sont les suivantes :

  1. négliger les questions de propriété intellectuelle ou omettre complètement de s’en occuper après la cession;
  2. négliger d’envoyer les notifications officielles relatives à la cession – par exemple, en ce qui concerne le transfert de la propriété de l’entreprise, d’une option, d’un cautionnement, d’une marque ou d’un brevet;
  3. négliger la mise à jour des listes de titres de propriété intellectuelle et de noms de domaine, ce qui entraîne des problèmes d’inobservation de délais, de perte d’enregistrements et de certificats et d’adresses erronées sur les registres officiels;
  4. négliger de corriger les lacunes en matière de protection des droits de propriété intellectuelle révélées, par exemple, par un audit partiel ou exhaustif avant ou après l’opération de cession;
  5. négliger de faire examiner par des spécialistes de la propriété intellectuelle des questions telles que l’amélioration des dispositions du contrat de licence type ou des conditions générales de vente de la société;
  6. négliger de mettre en œuvre les pratiques recommandées en matière de protection des droits de propriété intellectuelle, de comptabilité et de gestion en général après la cession.

L’erreur 6 ci‑dessus résulte souvent du manque d’alignement et d’intégration des mécanismes et des systèmes de gestion, commerciaux, techniques et juridiques de l’entreprise, ce qui nous ramène au tout début, c’est‑à‑dire à la nécessité d’une communication précontractuelle entre les différentes disciplines.

Des instruments utiles

Voici quelques exemples des éléments que peuvent élaborer les avocats afin d’éviter les problèmes de propriété intellectuelle dans les opérations de cession d’entreprise et les transactions commerciales en général :

  • contrats types, recueils de clauses contractuelles et documents de gestion;
  • listes de pointage, questionnaires et modes d’emploi spécialement conçus pour les cessions d’entreprise;
  • manuels d’audit de propriété intellectuelle;
  • registres des titres de propriété intellectuelle.
Études de cas : quelques chiffres pour une cession manquée

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(Photo Rosemont)

Cherchez l’erreur :

  1. en 2000, la société Southcorp Ltd était propriétaire de plus de 25 marques de vins réputées, dont notamment Penfolds, Lindemans, Wynns, Seppelt, Seaview et Devil’s Lair;
  2. au début de 2001, Southcorp a racheté pour 1,49 milliard de dollars australiens en capital et en actions Rosemount Estate, producteur de la marque unique du même nom. L’année suivante, Southcorp affichait une perte nette de 923 millions de dollars australiens;
  3. début 2005 Foster Group Ltd faisait une offre de rachat de 3,1 milliards de dollars australiens pour la totalité de Southcorp.

La société Southcorp a‑t‑elle payé trop cher lorsqu’elle a racheté Rosemount? Certains observateurs ont en effet trouvé l’opération coûteuse pour une seule marque (voir 2.), alors que Southcorp en détenait déjà tant d’autres (voir 1.). Il est important de procéder à une évaluation adéquate de l’entreprise avant la transaction, comme le recommande notre article. Autrement, celle‑ci s’effectue souvent à un prix trop élevé.

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1. Paul Kerin, professeur de stratégie à l’école de commerce de Melbourne, “Doing what comes naturally” BRW (Business Review Weekly), 27 janvier ‑ 2 février 2005, p. 10.
2. Les entreprises ont toutes des actifs de propriété intellectuelle, tout comme elles ont toutes un fonds de commerce et un nom ou une marque. La diversité des actifs de propriété intellectuelle est illimitée. En font notamment partie les codes sources informatiques, les secrets de fabrication, les listes de clients, les droits de propriété intellectuelle définis dans les contrats de distribution et de franchise, les noms de domaine et les listes de marques, de droits d’auteur et de brevets.
3. Voir AS/NZS 4360:2004 Risk Management, SAI Global.

 

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