Alice v. CLS Bank: El Tribunal Supremo de los Estados Unidos establece una prueba general de patentabilidad

Por Julia Powles, Investigadora de la Universidad de Cambridge, Reino Unido

Toda patente debe cumplir el requisito de materia patentable o las condiciones de patentabilidad, como a veces se denomina, o bien la exigencia de que exista "una invención". En efecto, la invención reivindicada debe ser el tipo de cosa que podría dar lugar a una patente.

La mayoría de los países definen la materia patentable negativamente: todo es susceptible de patentarse salvo que esté excluido por la ley o la jurisprudencia. Una vez satisfecha esa condición, la evaluación se convierte en cuestión de aplicar unos criterios basados en hechos concretos, como la novedad, la no evidencia, la aplicación industrial y la descripción suficiente. Si no se cumple el requisito de materia patentable, la patente queda descartada.

La condición de materia patentable es una preocupación desdeñable para la gran mayoría de las patentes. Sin embargo, debido a las exclusiones, bien sean explícitas o implícitas, puede ser un verdadero punto de fricción en determinados dominios, principalmente en el de los programas informáticos, la biotecnología, los métodos de diagnóstico y los métodos comerciales. Como elemento primario para descartar una patente, el requisito de la materia patentable puede resultar atractivo para los sistemas de patentes que padecen importantes retrasos y en los que se perciben usos indebidos y abusos. Este contexto más general puede explicar por qué, en los últimos cinco años, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dictado cuatro influyentes sentencias en la materia después de un paréntesis de casi 30 años: Bilski v. Kappos, Mayo v. Prometheus, AMP v. Myriad – todos ellos analizados en ediciones anteriores de la Revista, y, más recientemente, el caso más esperado de Alice v. CLS Bank .

Las ideas abstractas de Alice

El caso Alice acaparó un gran interés debido en gran medida a que las patentes en litigio concernían a un método comercial asistido por computadora. Muchos expertos aprovecharon el caso como una oportunidad para obtener la orientación tan necesitada en materia de patentamiento de programas informáticos. Sin embargo, estaba claro a partir de los hechos y de la vista del caso que eso era poco probable que sucediera. Cuando el Tribunal Supremo dictó sentencia el 19 de junio de 2014, optó por limitar los fundamentos de su decisión, circunscribiéndolos estrechamente a los hechos en cuestión, y omitiendo una orientación más general (o, de hecho, cualquier mención de la expresión "programa informático").

Las cuatro patentes del caso Alice concernían a la liquidación intermediada de riesgos financieros (es decir, mitigación del riesgo de impago o de incumplimiento de otras condiciones por una de las partes en una transacción acordada). El Tribunal Supremo condensó las reivindicaciones como variantes de: un método de intercambio de obligaciones financieras; un sistema informático configurado para aplicar el método; y un medio legible por computadora que contenía el código de programación para aplicar el método. Las partes en el caso eran el titular de la patente, Alice Corp., con sede en Melbourne, que no llevaba a cabo ninguna actividad comercial destacable en relación con las patentes, y CLS Bank International, con sede en Nueva York, que dedicaba diariamente 5 billones de dólares EE.UU. a liquidaciones empleando los métodos patentados.

En virtud del artículo 101 de la Ley de Patentes de los Estados Unidos, cualquier procedimiento, máquina, producto o composición de materia nuevo y útil, o un mejoramiento de ellos nuevo y útil, puede reunir las condiciones para gozar de la protección de patente. Los tribunales de los Estados Unidos han establecido tres exclusiones a esta disposición general: las leyes de la naturaleza, los fenómenos naturales y las ideas abstractas. En la sentencia del caso Alice, que incumbía a la exclusión de las "ideas abstractas", el Tribunal Supremo declaró que el principio que sustenta estas exclusiones es el de "derecho preferente", que se relaciona con la idea de que los instrumentos o componentes básicos de la labor científica y tecnológica deben permanecer en el dominio público.

No obstante, el Tribunal reconoció que, en cierta medida, todas las invenciones incorporan, utilizan, reflejan, aplican o recurren a las leyes de la naturaleza, los fenómenos naturales o las ideas abstractas. Para evitar que las exclusiones "engulleran todo del derecho de patentes", el Tribunal trató de diferenciar entre patentes que reivindican los componentes básicos del ingenio humano y patentes que integran esos componentes en "algo más".

Recuperación del caso Bilski, con elementos del caso Mayo

Una de las razones principales por las que el Tribunal Supremo admitió el caso Alice fue debido a que la decisión en pleno del Circuito Federal , dictada el 10 de mayo de 2013, había producido un conjunto de opiniones muy fracturadas, donde no había un acuerdo respecto de los matices de la prueba adecuada sobre la patentabilidad. Entre las causas estaban las incoherencias percibidas en los precedentes jurisdiccionales del Tribunal Supremo. Por consiguiente, el Tribunal aprovechó la oportunidad que le brindaba el caso Alice para articular una prueba única y uniforme sobre la materia patentable. Esa prueba, en sí misma una generalización del caso anterior de Mayo v. Prometheus, contiene dos partes:

En primer lugar, determinamos si las reivindicaciones en cuestión atañen a alguno de los conceptos de patente que no admiten la patentabilidad [es decir, las leyes de la naturaleza, los fenómenos naturales o las ideas abstractas].

Si es así, entonces nos preguntamos: "¿qué más hay en las reivindicaciones que se presentan?" Para responder a esa pregunta, tenemos en cuenta los elementos de cada reivindicación, tanto de manera individual "como en forma de combinación ordenada", para determinar si los elementos adicionales "transforman la naturaleza de la reivindicación "en una solicitud de patente susceptible de protección. Hemos descrito el segundo paso de este análisis como la búsqueda de un "concepto inventivo", es decir, un elemento o combinación de elementos que es "suficiente para garantizar que la patente en la práctica es mucho más que una patente sobre el concepto no patentable en sí".

La aplicación de esta prueba de dos pasos llevó a los nueve jueces del Tribunal Supremo a considerar por unanimidad que las patentes de Alice no eran válidas por falta de materia patentable. Sin aportar nada de cara a la orientación futura, el Tribunal consideró que no tenía que "extenderse excesivamente en delimitar los contornos precisos de la categoría de “ideas abstractas””. No obstante, al exponer sus razones, ofreció varios ejemplos de ideas abstractas: las prácticas económicas fundamentales; determinados métodos de organización de las actividades humanas; una idea en sí misma; y relaciones o fórmulas matemáticas. En cuanto al segundo paso, el Tribunal llegó a la conclusión siguiente:

Consideramos que las reivindicaciones que se formulan se acercan a la idea abstracta de liquidación intermediada, y que el simple hecho de precisar de una aplicación informática genérica [es decir, un sistema de procesamiento de datos, un controlador de comunicaciones, y una unidad de almacenamiento de datos] no transforma esa idea abstracta en una invención patentable.

Al final, la sentencia del caso Alice se encuentra muy próxima a las conclusiones de hecho del caso Bilski v. Kappos, en el que se determinó que un método comercial de cobertura de riesgos era una idea abstracta no patentable, así como a las conclusiones de derecho del caso Mayo, en el que, al aplicar la prueba de los dos pasos, se consideró que un método de diagnóstico era una ley de la naturaleza no patentable, aplicada sólo por medios convencionales, y que, por tanto, no era patentable.

A diferencia de esto, el caso Alice encaja peor con la sentencia del caso AMP v. Myriad, dictada con posterioridad al caso Mayo, en la que cabe destacar de forma notable la omisión de cualquier referencia a la prueba de dos pasos. En su lugar, el caso Myriad se sentenció de acuerdo con precedentes jurisprudenciales que concernían a materia de naturaleza biológica, a saber, Diamond v. Chakrabarty y Funk v. Kalo. En el caso Myriad, el Tribunal consideró que los genes aislados eran fenómenos naturales no patentables. Más problemática fue, particularmente a la vista de la prueba utilizada en los casos Mayo y Alice, su conclusión de que el ADNc creado en laboratorio es patentable, pese al hecho de que se obtiene a partir de genes aislados (es decir, fenómenos naturales), con la adición de técnicas exclusivamente convencionales y rutinarias.

Repercusiones de cara a las patentes de programas informáticos

En la decisión del caso Alice no se trataron directamente las invenciones más meritorias asistidas por computadora, salvo en la medida en que el Tribunal confirmó la proposición incontrovertible, establecida en casos que tuvieron lugar en los decenios de 1970 y 1980, de que las invenciones que mejoran el funcionamiento de la propia computadora (es decir, su velocidad, eficiencia o seguridad), o que realizan una mejora en cualquier otra tecnología o campo técnico, son patentables.

En el caso Alice se hizo un gran hincapié en que el hecho de que sencillamente proponer una idea abstracta, y añadirle la palabra "aplicada" mediante una computadora genérica y funciones informáticas genéricas, no es suficiente. Este énfasis, si bien resulta intuitivamente atractivo, plantea dificultades cuando se aplica a otros tipos de invenciones no asistidas por computadora. Tampoco consigue dar cabida a la forma en que la aplicación por computadora puede permitir materializar una idea a una escala y velocidad imposibles por otros medios, además de la considerable habilidad de programación necesaria para alcanzar ese resultado.

No deja de ser incoherente el hecho de que es posible que con la aplicación de la prueba utilizada en los casos Mayo y Alice, una idea compleja, aplicada mediante un código y plataformas de computación genéricas, podría no ser patentable, en tanto que una idea genérica, aplicada a través de plataformas poco usuales, podría serlo.

Un aspecto interesante de la sentencia del caso Alice es la forma en que el Tribunal caracterizó el caso Diamond v. Diehr. Se trata de un precedente importante del Tribunal Supremo de 1981, relativo a un procedimiento asistido por computadora para el cálculo de la temperatura dentro de un molde de caucho durante un proceso de curado de caucho por etapas que se consideró patentable. Al interpretar la sentencia del caso Diehr, algo que parece ser nuevo dentro de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, aunque ello esté en sintonía con las autoridades internacionales, el Tribunal explicó en el caso Alice que la invención del caso Diehr era patentable porque utilizaba una ecuación, por otro lado no patentable, para "resolver un problema tecnológico" y "mejorar un proceso tecnológico existente". Esto refleja un cambio interesante en la jurisprudencia de los Estados Unidos, y un posible giro hacia el enfoque de Europa y otras jurisdicciones.

Una decisión emitida por el Circuito Federal poco después del caso Alice dio una indicación de cómo podría aplicarse de manera más general. En el caso Digitech v. Electronics for Imaging, el Circuito Federal rechazó una patente que reivindicaba un método para la manipulación de datos en un sistema de procesamiento digital de imágenes. El razonamiento era que la reivindicación de la patente:

describe un proceso abstracto no patentable para reunir y combinar datos que no requiere ser alimentado mediante un dispositivo físico. Sin limitaciones adicionales, un proceso que emplea algoritmos matemáticos para manipular la información existente con el fin de generar otra información no es susceptible de patentarse.

Los límites de las expresiones utilizadas en la sentencia del caso Alice, como "genérico", "tecnológico", "concepto inventivo", y la cualidad mágica de la "transformación" en "algo más", serán, sin duda, retomados en los casos futuros.

El valor del requisito de materia patentable

Una cuestión que no se examinó en el caso Alice, pero que bien merece una reflexión más general, es si el requisito de la materia patentable resulta en absoluto útil para el sistema de patentes. El problema con este requisito es que se trata de un filtro basto que fomenta el debate satélite del tipo descrito anteriormente. Implica potencialmente descartar las patentes basándose en información limitada, y priva al sistema de patentes de sus mejores cualidades, es decir, tomar una serie de reivindicaciones en un momento determinado y compararlas con datos concluyentes para determinar si cumplen con objetividad los criterios de novedad, no evidencia, aplicación industrial y descripción suficiente. Muy al contrario, la evaluación de la materia patentable es una labor impresionista, un tanto impredecible, que se solapa peligrosamente con la novedad y la actividad inventiva. Esto se ve en el propio caso Alice, en el que el Tribunal estaba claramente influido por el hecho de que la liquidación intermediada era una práctica antigua ya conocida.

La utilidad y la aplicación del criterio de la materia patentable difiere de una jurisdicción a otra. En Europa, ha llevado a un enfrentamiento importante entre los tribunales del Reino Unido y la Oficina Europea de Patentes. Los tribunales del Reino Unido consideran que la materia patentable debe ser un umbral real y han ideado pruebas complejas para su evaluación, en tanto que la Oficina Europea de Patentes tiene el listón mucho más bajo con relación a la materia patentable, si bien examina las exclusiones de los programas informáticos, los métodos comerciales y otras exclusiones explícitas "como tales" en las fases de evaluación de la novedad y la no evidencia, solución que encuentra más fácil de aplicar en la práctica.

Uno de los principales atractivos del criterio de la materia patentable es que impide que las patentes endebles congestionen el sistema. El problema es que se trata más bien de una herramienta ineficiente e ineficaz para conseguirlo. Las pruebas como las que se han expuesto en el caso Alice y otros casos análogos en jurisdicciones como el Reino Unido podrían parecer sencillas, pero se tornan en análisis enrevesados de expresiones no definidas e indeterminadas, aunque familiares. Particularmente en el caso de expresiones como "tecnológico", "técnica" y "concepto inventivo", existen otros problemas cuando se utilizan estas expresiones en otras esferas del derecho de patentes en formas muy diferentes. Todo esto confunde el entendimiento, en lugar de contribuir a él, y puede enmascarar lo que en última instancia son decisiones muy subjetivas.

En general, la trascendencia del caso Alice se deriva de haber establecido la prueba de los dos pasos del caso Mayo como prueba general de la materia patentable en los Estados Unidos. Será fascinante ver si esto produce cambios significativos en el patentamiento de programas informáticos, biotecnología, métodos de diagnóstico y métodos comerciales, tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional.