World Intellectual Property Organization

En los tribunales: Primicia jurídica en el ámbito de la subasta en línea

Junio de 2009


Catherine Levalet

Los sitios de subasta en línea son objeto, en todas las partes del mundo, de demandas interpuestas por diversas razones ante los tribunales por titulares de marcas. Las causas plantean muchos interrogantes y los tribunales han dictado sentencia tanto a favor como en contra de los titulares de registros de marcas. En este artículo, Catherine Levalet, abogada de diseños y marcas francesas y europeas, socia del Bufete Lavoix, París, analiza las resoluciones en 2008 de la jurisdicción francesa en los casos LVMH contra eBay.

El 30 de junio de 2008, la empresa estadounidense eBay Inc. – propietaria del sitio de subasta en línea más grande y más conocido del mundo, y su sucursal eBay International AG fueron condenadas in solidum por el Tribunal Comercial de París a pagar 40 millones de euros al grupo de productos de lujo Moët Hennessy Louis Vuitton SA (Grupo LVMH) por no impedir la venta de productos falsificados, y por infracción del sistema de distribución selectiva en su sitio Web. El caso plantea interrogantes respecto de la jurisdicción así como del hospedaje en Internet, y requiere una nueva forma de calcular los daños y perjuicios, por lo que se trata de un interesante estudio de caso.

El Tribunal Comercial de París dictó tres sentencias a favor de LVMH en tres causas por separado. Las dos primeras demandas fueron interpuestas, respectivamente por Louis Vuitton Malletier, la sección de bolsas y maletas del Grupo LVMH, y por Christian Dior Couture, una de las empresa de moda de alta costura del Grupo. La razón alegada era negligencia de parte de eBay por no haber tomado medidas para impedir la venta de falsificaciones de sus productos en su sitio Web. El tercer caso se refería a las marcas de perfumes del Grupo LVMH – a saber, DiorTM, GuerlainTM, KenzoTM y GivenchyTM – y se alegó negligencia por parte de eBay al no haber tomado las medidas necesarias para impedir la venta de perfumes fuera del sistema de distribución selectiva del Grupo. Debido a la similitud de los problemas jurídicos planteados, en este artículo se analizan los casos juntos.

Jurisdicción francesa

La empresa eBay Inc. que tiene su sede en los Estados Unidos de América, y eBay International AG que tiene su sede en Suiza, impugnaron la competencia judicial del tribunal francés, dado que los anuncios delictivos fueron publicados en el sitio Web de los Estados Unidos de América – eBay.com – y no estaban dirigidos al público francés. Además, se afirmó que los servidores que hospedan los negocios de la empresa están ubicados en los Estados Unidos de América, por lo que la jurisdicción se limita a ese país.

El Tribunal rechazó los argumentos presentados por eBay. Observó que, en virtud de la Convenio de Lugano de 1988, el tribunal tiene competencia judicial respecto de eBay International AG, la sucursal con sede en Suiza de eBay Inc. La resolución se basa en el artículo 5-3 que dispone que “las personas domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas en otro Estado contratante: en materia delictual… ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso”. El Tribunal, de conformidad con la jurisprudencia de la Unión Europea, señaló que el “lugar” se refiere al lugar en el que se había producido el hecho perjudicial así como en el que se podía establecer el hecho causal.2 Observó además que dado que los sitios Internet son accesibles al público francés (aunque no estén dirigidos a ese público), en virtud de la jurisprudencia de la Cour de Cassation (Tribunal Supremo de Francia), los tribunales franceses son competentes para reparar el daño ocasionado en Francia. En consecuencia, el Tribunal consideró que tenía competencia judicial sin restricción alguna respecto de eBay International AG.

Por lo que respecta a eBay Inc., el Tribunal señaló que el delito alegado es idéntico al delito alegado para eBay International AG. Aunque se señaló que no existen disposiciones convencionales entre Francia y los Estados Unidos relativas a los conflictos de competencia judicial, recordó la extensión de las normas de competencia interna al orden internacional, así como el artículo 46 del Código de Procedimiento Civil Francés, que dispone que el demandante puede, en materia delictiva, interponer una acción ante el Tribunal del país en el que se haya producido el hecho contencioso o en el que se haya sufrido el perjuicio.3

Condición jurídica de eBay

Los hospedadores de Internet se benefician de una excepción de responsabilidad prevista en la Directiva Europea sobre el Comercio Electrónico del 8 de junio de 2000, y en la Ley francesa para la Confianza en la Economía Digital. En el artículo 6-1 de la ley francesa se entiende por hospedador de Internet “toda persona física o moral que garantiza la puesta a disposición del público de servicios de almacenamiento de señales, de escritos, de imágenes, de sonidos o de mensajes de cualquier índole proporcionados por destinatarios de esos servicios”. La Directiva Europea estipula que el prestador de servicios no puede ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que no tenga conocimiento efectivo de que la actividad es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, de que no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que, en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

La empresa eBay reivindicó su condición de prestador de servicios en Internet para beneficiarse de la exoneración de responsabilidad. Sin embargo, el Tribunal dictaminó que eBay no sólo garantiza el almacenamiento sino que actúa como intermediario comercial, promoviendo transacciones y cobrando comisiones por cada venta. Dado que las actividades de almacenamiento y de intermediación comercial de eBay son indisociables, y que la plataforma eBay proporciona servicios de almacenamiento para anuncios de venta únicamente en relación con su actividad de intermediación comercial, el Tribunal sostuvo que las empresas eBay en su calidad de intermediarios comerciales no pueden invocar la condición especial de hospedador de Internet.

La índole de los delitos

En cada una de las tres causas, el Tribunal consideró que eBay había cometido graves faltas que deben ser reparadas de conformidad con los artículos 1382 y 1383 del Código Civil francés. En los casos de Louis Vuitton Malletier y Christian Dior Couture, el Tribunal consideró que los sitios eBay habían favorecido y amplificado la comercialización de productos falsificados y que, al permitirlo, eBay había faltado a su obligación respecto de los propietarios de las marcas. Así pues, se sostuvo que eBay había cometido faltas por negligencia al no haber tomado ninguna medida eficaz para impedir la venta de productos falsificados mediante sus actividades de intermediario comercial. Quedó claramente demostrado que en uno y otro caso eBay había permitido la venta de productos falsificados, fáciles de reconocer como tales debido a su bajo precio o a la mención de que se trata de una “imitación o una falsificación”.

El tercer caso relativo a la venta de perfumes genuinos en violación del sistema de distribución selectiva, el Tribunal reprochó a eBay el hecho de no haber verificado que los vendedores que utilizaban la plataforma Internet estuviesen debidamente registrados ante la empresa francesa y autorizados a vender sus productos. Muchos de los perfumes tenían etiquetas en las que constaba que “este artículo sólo puede ser vendido por un minorista autorizado”. Se ordenó a eBay dejar de vender, o permitir que se vendan, las marcas de los demandantes.

Además, el Tribunal señaló que eBay se había negado deliberadamente a aplicar medidas eficaces para luchar contra la falsificación, como sería exigir a los vendedores que presenten un certificado de autenticidad o una factura de compra de los productos puestos en venta. El Tribunal consideró que, en virtud de la Ley francesa de Responsabilidad Civil, eBay había cometido graves faltas de negligencia, abstención – por el hecho de que no había tomado ninguna medida para impedir la infracción – y actividades parasitarias dado que se había aprovechado indebidamente de la fama de esas marcas muy conocidas.

Evaluación de daños y perjuicios

En las tres sentencias, los jueces aceptaron las alegaciones de los demandantes de explotación ilícita de los derechos de la marca, atentado contra su imagen y perjuicio moral. Sin embargo, aunque las sentencias se basaban en la Ley de Responsabilidad Civil, los jueces no evaluaron los daños y perjuicios de conformidad con las pérdidas sufridas o la pérdida de eventuales ingresos. Por el contrario, el Tribunal utilizó un nuevo método de evaluación, de conformidad con la Ley relativa a la Lucha Contra la Falsificación del 29 de octubre de 2007 (ley francesa) que consiste en determinar una suma global.

Considerando al falsificador como un titular de licencia, los jueces establecieron los daños y perjuicios como la suma global correspondiente a las regalías que hubiera debido pagar el infractor si hubiera pedido autorización para utilizar la marca. La utilización de este método en casos en los que no había infracción per se fue una medida sorprendente en relación con el uso anterior. Parecería como que, en el futuro, los jueces franceses podrían ampliar la utilización del método de la suma global a los casos cuyo alcance va más allá de los asuntos de falsificación.

Conclusión

Las resoluciones del Tribunal son conformes con el último fallo del Tribunal de Apelaciones de París para el caso de L’Oréal contra eBay y su dictamen acerca de la competencia judicial de los tribunales franceses. Las resoluciones también apoyan la descripción de eBay como intermediario comercial según la resolución anterior (4 de junio de 2008) del Tribunal de Primera Instancia de Troyes en el caso de Hermes contra eBay.

La postura del Tribunal respecto de la naturaleza de los delitos de que se acusa a eBay es innovadora y está pendiente de la sentencia definitiva del Tribunal francés de Apelaciones ante el que eBay interpuso recurso de apelación contra las tres resoluciones. Las resoluciones difieren totalmente de la que dictó dos semanas después el Tribunal Federal de Nueva York en la causa de Tiffany contra eBay. En este caso, el Tribunal rechazó los cargos contra eBay, considerando que había tomado medidas suficientes para impedir la infracción y señalando que la obligación de vigilar o de controlar el uso que se hace de su marca corresponde a los titulares del derecho. Tiffany interpuso recurso de apelación contra esa resolución.

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1. Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil – celebrado en Lugano el 16 de septiembre de 1988 (ampliación del Convenio de Bruselas de 1968)
2. Tribunal Comercial de París, registro de sumarios de causas Nº 200607799, pág. 6.
3. Ídem, pág.7.

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