World Intellectual Property Organization

Les droits de propriété intellectuelle pour les PMEdans l'industrie pharmaceutique


1. Que sont les droits de propriété intellectuelle? De quelle manière s'appliquent-ils aux PME du secteur pharmaceutique?

La propriété intellectuelle désigne les droits exclusifs octroyés par l'État sur des créations de l'esprit humain, notamment des inventions, des oeuvres littéraires et artistiques, des signes distinctifs et des dessins utilisés dans le commerce. La propriété intellectuelle est divisée en deux grandes catégories : les droits de propriété industrielle, qui comprennent les brevets, les modèles d'utilité, les marques, les dessins et modèles industriels, les secrets d'affaires, les obtentions végétales et les indications géographiques; et les droits d'auteur et droits connexes, qui s'appliquent aux oeuvres littéraires et artistiques.

Les droits de propriété industrielle sont très importants pour l'industrie pharmaceutique. L'utilisation que font les PME de l'industrie pharmaceutique du système de propriété intellectuelle dépend en grande partie de la stratégie commerciale de chaque entreprise, de sa taille, de ses ressources, de sa capacité d'innovation, de l'environnement concurrentiel et du domaine de compétence. Les entreprises basées sur la recherche et tirées par l'innovation, qui cherchent à mettre au point de nouveaux médicaments, à améliorer ou adapter des médicaments existants ou à élaborer de nouveaux équipements ou procédés médicaux ou pharmaceutiques, dépendent dans une grande mesure du système de brevets pour pouvoir récupérer les investissements effectués dans la recherche-développement. Les entreprises qui dépendent de la concession et de l'octroi de licences pour des produits pharmaceutiques doivent bien connaître le système de brevets afin de pouvoir négocier des contrats de licence justes et équilibrés. Les PME de l'industrie pharmaceutique peuvent utiliser la mine d'informations que constituent les documents de brevet pour orienter leur travail en matière de recherche-développement et en retirer des idées pour la poursuite de l'innovation, pour garantir leur “liberté d'agir” ou pour connaître la date d'échéance d'un brevet, qui donne le coup d'envoi de la commercialisation des génériques.

Des informations confidentielles, qui sont protégées comme secrets d'affaires, sont également importantes pour de nombreuses entreprises, tout comme le sont les procédés de fabrication ou les données d'essai confidentielles relatives à des médicaments nouveaux ou améliorés. Comprendre le système des marques est important pour les entreprises qui vendent des produits de marque. Les dessins et modèles industriels, la protection des obtentions végétales et les droits d'auteur et droits connexes comptent généralement moins pour la plupart des PME du secteur pharmaceutique mais il peut y avoir des différences en fonction de la gamme de produits et de la stratégie de chacune des entreprises. On trouvera ci-après un bref résumé des aspects principaux de chacun des droits de propriété intellectuelle.

Brevets

Un brevet est un droit exclusif octroyé par l'État pour une invention nouvelle, qui implique une activité inventive (ou est non évidente) et susceptible d'application industrielle (ou utile). Il confère à son titulaire le droit exclusif d'empêcher des tiers de fabriquer, utiliser, proposer à la vente, vendre ou d'importer l'invention brevetée sans sa permission. Un brevet est un instrument commercial puissant qui permet aux entreprises d'obtenir une exclusivité sur le marché d'un nouveau produit ou procédé, d'occuper une position de force sur le marché ou d'obtenir de nouvelles sources de revenus grâce à la concession de licences.

Un brevet est conféré par l'office national ou régional des brevets. Sa durée de validité est limitée, généralement à 20 ans à compter de la date du dépôt (ou date de priorité) de la demande de brevet, à condition que la taxe de renouvellement (ou maintien en vigueur) ait été acquittée pour que le brevet reste valable. Dans certains pays, certains produits pharmaceutiques peuvent bénéficier d'une période de protection plus longue afin de compenser l'absence de protection effective pendant une certaine période en raison des retards dans l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'organisme de réglementation en matière de santé publique compétent.

En échange des droits exclusifs conférés par un brevet, l'inventeur a l'obligation de divulguer son invention au public en fournissant dans la demande de brevet une description suffisamment détaillée pour pouvoir être exécutée par un homme du métier possédant les compétences dans le domaine technique particulier. Les brevets et, dans de nombreux pays, les demandes de brevet, sont portés à la connaissance du public par le biais de leur publication dans un bulletin ou journal officiel.

Marques

Une marque est un signe permettant de distinguer les produits ou services fabriqués ou fournis par une entreprise de ceux d'autres entreprises. D'une manière générale, les mots, lettres, chiffres, dessins, couleurs, images, formes, logotypes, étiquettes ou combinaison de ces éléments qui permettent de distinguer des produits ou service peuvent être considérés comme une marque. Dans certains pays, les slogans publicitaires sont aussi considérés comme des marques et peuvent être enregistrés à ce titre auprès des offices nationaux compétents. De plus en plus de pays autorisent aussi l'enregistrement de formes de marques moins traditionnelles telles qu'une couleur unique, un signe tridimensionnel (forme du produit ou de l'emballage) ou encore des signes sonores (sons) ou olfactifs (odeurs). Dans certains pays, en plus de la protection de leur logo et nom commercial, des entreprises de l'industrie pharmaceutique ont recours à la protection de la marque pour la forme ou la couleur de produits pharmaceutiques (comme les capsules ou les cachets) et pour l'emballage du produit.

La protection des marques peut être obtenue grâce à l'enregistrement ou, dans certains pays, également par l'usage. Même lorsque l'on peut acquérir des droits des marques grâce à l'usage, les entreprises ont tout intérêt à enregistrer leur marque en présentant le formulaire de demande à cet effet et en le déposant auprès de l'office national ou régional des marques. Bien que la durée de la protection puisse varier, les marques enregistrées sont protégées pour 10 ans dans la plupart des pays. L'enregistrement peut être renouvelé indéfiniment (en général, pour des périodes consécutives de 10 ans) pour autant que les frais de renouvellement soient versés à temps.

Secrets d'affaires

De manière générale, les informations commerciales confidentielles qui confèrent à une entreprise un avantage concurrentiel, peuvent être considérées comme un secret d'affaires. L'appropriation illicite, la divulgation ou l'utilisation de ces informations sans autorisation est considérée comme une pratique déloyale et une violation du secret d'affaires. Suivant le système juridique, la protection des secrets d'affaires s'inscrit dans le concept général de protection contre la concurrence déloyale, ou se fonde sur des dispositions spécifiques ou sur la jurisprudence sur la protection des informations confidentielles.

Les informations commerciales confidentielles peuvent bénéficier d'une protection au titre du secret d'affaires dans les conditions suivantes :

  • elles ne sont pas généralement connues, ou facilement accessibles, par les milieux qui utilisent ce type d'informations;
  • elles ont une valeur commerciale en raison de leur caractère secret; et
  • des mesures raisonnables ont été prises par le détenteur légitime des informations pour les garder secrètes (par exemple, par le biais de mécanisme de contrôle physique et électronique ou en concluant des accords de confidentialité ou de non-divulgation).

Dans le domaine pharmaceutique, on attache beaucoup d'importance à la protection de données d'essai non divulguées importante. Elle est exigée pour obtenir l'autorisation de commercialisation de nouveaux médicaments. Les autorités chargées d'accorder l'autorisation de commercialisation pour de nouveaux médicaments sont donc chargées de protéger ces données contre leur utilisation commerciale déloyale par des concurrents. Elles doivent également empêcher leur divulgation, sauf lorsque cela est nécessaire pour la protection du public ou à moins que des mesures ne soient prises pour garantir la protection de ces données contre une utilisation commerciale déloyale. La durée de l'exclusivité en matière de données varie selon les pays mais est souvent de 10 ans.

Protection des variétés végétales

La protection des variétés végétales, également appelée “droits d'obtenteur”, est une forme de droit de la propriété intellectuelle octroyée aux obtenteurs de nouvelles variétés végétales. En vertu de ces droits, certains actes relatifs à l'exploitation d'une variété protégée nécessitent l'autorisation préalable de l'obtenteur. Il s'agit là d'une forme de protection sui generis, indépendante, spécialement conçue pour protéger les nouvelles variétés végétales, et qui présente certains points communs avec d'autres droits de propriété intellectuelle. Pour devenir titulaire d'un droit d'obtenteur, il faut déposer une demande auprès du service désigné. Pour pouvoir bénéficier d'une protection, une variété doit être nouvelle, distincte, homogène et stable, et être désignée par une dénomination appropriée. Dans certains pays, les nouvelles plantes peuvent être protégées par des brevets, pour autant qu'elles remplissent les critères de brevetabilité. La protection des variétés végétales intéresse l'industrie pharmaceutique pour ce qui est des obtentions végétales utilisées à des fins médicinales.

Dessins et modèles industriels

Un dessin ou modèle industriel est constitué par l'aspect ornemental ou esthétique d'un objet. Il peut consister en éléments tridimensionnels, par exemple la forme ou la texture d'un objet, ou bidimensionnels, par exemple les motifs, les lignes ou la couleur. Dans la plupart des pays, les dessins et modèles industriels doivent être enregistrés pour pouvoir être protégés selon la législation en vigueur. En règle générale, pour pouvoir être enregistré, le dessin ou modèle doit être “nouveau” ou “original”, parfois les deux à la fois. Dès qu'un dessin ou modèle est enregistré, un certificat d'enregistrement est délivré. La durée de la protection est très variable d'un pays à l'autre, mais en général est d'au moins 10 ans, comme l'exige l'Accord sur les ADPIC (même si l'on peut demander des renouvellements afin de profiter de la durée de la protection maximale). Dans l'industrie pharmaceutique, la protection des dessins et modèles industriels peut être utilisée, par exemple, pour obtenir l'exclusivité sur le dessin d'appareils médicaux.

Droit d'auteur et droits connexes

Le droit d'auteur garantit aux auteurs, artistes et autres créateurs (par exemple, entreprises de logiciels, producteurs multimédias, concepteurs de site Web) une protection juridique pour leurs créations littéraires et artistiques. Les “droits connexes” sont les droits accordés à ceux qui transmettent de manière créative certaines oeuvres au public, tels que les artistes interprètes, les producteurs d'enregistrements sonores et les organismes de radiodiffusion. Les questions de protection de droit d'auteur dans l'industrie pharmaceutique peuvent se poser par exemple à l'occasion d'une campagne de publicité ou autre forme de manifestation faisant appel à la créativité.

Les autres questions qui seront abordée dans ce chapitre auront trait principalement aux droits de propriété industrielle et, notamment, aux brevets et aux marques.

Références:

  1. “Les secrets de propriété intellectuelle : guide à l'intention des petites et moyennes entreprises”, une publication CCI/OMPI, qui traite de questions de propriété intellectuelle intéressant les PME exportatrices sous forme de questions-réponses.
  2. Site Web sur les PME de l'OMPI à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/sme/fr. Contient des articles, études de cas, foire aux questions et guides sur la propriété intellectuelle pour les petites et moyennes entreprises.
  3. “Inventer le futur : initiation aux brevets pour les petites et moyennes entreprises”, publication no 917 de l'OMPI.

2. Où trouver des informations sur la protection de la propriété industrielle et des procédures connexes dans différents pays?

Les droits de propriété industrielle, tels que les brevets, marques et dessins et modèles industriels, sont des “droits territoriaux” protégés par une procédure d'enregistrement ou d'octroi. Cela signifie qu'ils ne peuvent être appliqués que dans les pays (par exemple, la France) ou les régions (par exemple, les États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)) dans lesquels une telle protection a été prévue et est appliquée. Par conséquent, une entreprise de l'industrie pharmaceutique qui a déposé une demande de protection de ses inventions, marques ou dessins et modèles sur son marché national en bonne et due forme et s'est vue octroyer des brevets, la protection de ses marques ou dessins et modèles industriels, ne bénéficie d'aucune protection sur ses marchés d'exportation, sauf si elle a demandé et obtenu les mêmes droits auprès de l'office national (ou régional) de propriété intellectuelle du marché d'exportation en question. C'est pourquoi il est important que les entreprises qui travaillent sur des marchés d'exportation aient une bonne connaissance de la législation, de la réglementation, ainsi que des taxes et des procédures en vigueur sur ces marchés et s'assurent que leurs droits y sont protégés de manière adéquate. En ce qui concerne les brevets, marques et dessins et modèles industriels, le système de dépôt et d'enregistrement international géré par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) propose des mécanismes permettant de demander la protection dans plusieurs pays en effectuant une seule demande pour chaque type de propriété intellectuelle. Ces systèmes sont exposés plus en détail sous le point 7.

Presque tous les pays au monde disposent d'une législation protégeant la propriété industrielle. Une harmonisation importante du droit de la propriété industrielle s'est opérée au fil des années. Néanmoins, certaines différences de taille subsistent encore dans le fonctionnement du système de propriété intellectuelle entre les différents pays ou régions. Ces différences portent sur la procédure mais aussi dans certains cas, sur l'objet de la protection de chacun des droits de propriété industrielle.

La meilleure source de renseignements sur les lois, règlements et procédures en matière de protection des droits de propriété intellectuelle dans votre pays ou dans un autre pays est l'office national ou régional responsable de la protection de la propriété intellectuelle du pays (ou de la région). Les offices de propriété industrielle sont des organes du secteur public qui se trouvent généralement sous la tutelle d'un ministère (par exemple le Ministère du commerce et de l'industrie). La fonction principale de ces offices est d'octroyer ou d'enregistrer des droits de propriété industrielle sur la base de demandes présentées en bonne et due forme. Alors que, dans de nombreux pays, il existe un seul office de propriété industrielle couvrant tous les droits de propriété intellectuelle (les droits d'auteur sont souvent gérés par un office différent), dans d'autres pays, l'octroi de brevets et l'enregistrement de marques relèvent d'offices différents. On peut trouver les coordonnées détaillées de tous les offices de propriété intellectuelle à l'adresse Internet suivante : http://www.wipo.int/directory/fr/urls.jsp.

Les agents de propriété intellectuelle et les juristes spécialisés en droit de la propriété intellectuelle peuvent également constituer une source utile d'informations et de conseils sur les questions relatives à la propriété intellectuelle. Ce sont des prestataires de services du secteur privé qui ont qualité soit pour représenter leurs clients lors de la demande et de la procédure d'attribution de droits de propriété industrielle ou pour les défendre devant les tribunaux lors de différends en matière de propriété intellectuelle. De nombreux pays demandent aux entreprises étrangères de s'assurer des services d'un agent de la propriété intellectuelle domicilié dans le pays en question pour déposer la demande de brevet ou de marque.

Enfin, vous pouvez consulter la législation nationale de tel ou tel pays pour obtenir des précisions sur le système de protection de la propriété intellectuelle dans ce pays. On trouve sur le site Internet de l'OMPI une collection de lois nationales en matière de propriété intellectuelle qui peuvent être consultées gratuitement en ligne à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/clea/fr/.

Références :

  1. Collection de lois accessibles en ligne (CLEA) : on trouve sur le site Internet une collection de lois nationales en matière de propriété intellectuelle que l'on peut consulter gratuitement en ligne à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/clea/fr/.
  2. Un répertoire des offices nationaux et régionaux de propriété intellectuelle, avec leurs coordonnées et l'adresse de leur site Internet, peut être consulté sur le site Internet de l'OMPI à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/directory/fr/urls.jsp.
  3. Le site Internet Piperpat.com vous permet de rechercher des avocats et agents de la propriété intellectuelle par pays : http://www.piperpat.co.nz.

3. Que peut-on breveter?

Dans la plupart des pays, on peut obtenir des brevets pour des produits et des procédés dans tous les domaines techniques, y compris dans le domaine des produits pharmaceutiques, pour autant qu'ils se conforment à certaines exigences1. En droit des brevets, une invention est généralement définie comme une solution apportée à un problème technique. Le terme invention peut désigner la création d'un produit ou procédé entièrement nouveau ou simplement une amélioration fonctionnelle apportée à un produit ou procédé qui fournit une solution unique à un problème technique. Pour pouvoir bénéficier de la protection du brevet, une invention doit répondre à plusieurs critères, qui peuvent être légèrement différents d'un pays à l'autre. Toutefois, dans l'ensemble, la plupart des pays du monde utilisent les mêmes critères (ou des critères équivalents) de brevetabilité, qui sont les suivants :

  • l'invention est un objet brevetable;
  • elle est nouvelle (condition de nouveauté);
  • elle implique une activité inventive ou est non évidente (condition d'activité inventive ou de non-évidence);
  • elle est susceptible d'application industrielle ou utile (condition d'applicabilité industrielle ou condition d'utilité); et
  • elle est divulguée dans la demande de brevet de manière claire et complète (condition de divulgation).

Objet brevetable

Aux termes de nombreuses lois nationales, un objet brevetable est défini par la négative, c'est-à-dire en fournissant une liste de ce qui ne peut pas être breveté. Toutefois, il existe des différences importantes entre les pays sur ce qui peut être considéré comme objet non brevetable. Par exemple, la législation de certains pays en matière de brevets fait figurer sur la liste des objets non brevetables :

  • les découvertes et théories scientifiques;
  • les créations esthétiques (qui peuvent être protégées par les dessins et modèles industriels);
  • les plans, principes et méthodes destinés à l'exercice d'activités intellectuelles;
  • les nouvelles découvertes de substances existantes à l'état naturel dans le monde récemment découvertes;
  • les inventions dont l'exploitation est contraire à “l'ordre public” ou à la moralité;
  • le diagnostic, les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical du corps humain ou animal (mais non les produits utilisés pour l'application de ces méthodes);
  • les plantes et les animaux autres que les micro-organismes, les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux autres que les procédés non biologiques et microbiologiques.

Dans l'industrie pharmaceutique, parmi les catégories d'inventions qui sont brevetables dans de nombreux pays (dans la mesure où les autres conditions sont remplies) figurent les nouveaux composés pharmaceutiques, les nouveaux produits de diagnostiques ou les produits améliorés, la nouvelle forme pharmaceutique de thérapeutiques connues, les micro-organismes, la nouvelle combinaison de composés connus, les procédés et méthodes utilisés dans la fabrication d'un produit spécifique, les nouveaux matériels de production ou matériels améliorés et les nouveaux mécanismes ou techniques de libération de médicaments. Cette liste n'est en rien exhaustive et tout ce qui la compose n'est pas brevetable dans tous les pays.

La condition de nouveauté

Une invention est nouvelle si elle ne fait pas partie de l'état de la technique. L'état de la technique désigne, en général, toutes les connaissances qui ont été divulguées au public avant la date du dépôt (ou date de priorité) de la demande de brevet dont il s'agit ou (aux États-Unis) avant que l'invention ne soit “faite”. La définition de l'“état de la technique” est différente selon les pays. Dans de nombreux pays, toute information divulguée au public, où que ce soit dans le monde, sous forme écrite, par une communication orale, une présentation ou la mise à disposition du public constitue l'état de la technique. Par conséquent, en principe, la publication d'une invention dans une revue scientifique, sa présentation lors d'une conférence, son utilisation dans le commerce ou sa présentation dans le catalogue d'une société avant la date de dépôt (ou date de priorité) de la demande revendiquant l'invention constitueraient des actes qui pourraient détruire la nouveauté de l'invention et la rendre non brevetable.

Toutefois, il est important de signaler que dans certains pays, il existe un délai de grâce (en général de six ou 12 mois à partir de la divulgation au public de l'invention dont la protection est demandée par l'inventeur) au cours de laquelle un déposant peut déposer une demande de brevet sans que la divulgation porte atteinte à la nouveauté.

La condition d'activité inventive ou de non-évidence

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive (ou comme ayant un caractère non évident) quant, compte tenu de l'état de la technique, l'invention n'aurait pas été évidente pour une personne du métier dans le domaine particulier de la technologie. La condition de non-évidence vise à faire en sorte que les brevets ne soient pas accordés pour des améliorations qu'une personne possédant des compétences dans le domaine en question peut aisément déduire de l'état de la technique existant.

La condition d'applicabilité ou d'utilité

Pour être brevetable, une invention doit être susceptible d'être utilisée dans l'industrie (ou de satisfaire à la condition d'utilité). Cela signifie que l'invention ne peut pas être un simple phénomène théorique, mais qu'elle doit être utile et offrir certains avantages concrets. Le terme “industrie” est entendu dans son sens large, comme quelque chose de distinct d'une activité purement intellectuelle ou artistique et englobe, par exemple, l'agriculture. Dans le domaine de la biotechnologie, la condition d'utilité est devenue particulièrement importante dans le contexte du brevetage de séquences génétiques dont les éventuelles applications industrielles restent obscures. Certains pays demandent que l'utilité soit bien établie et exposée d'une manière précise, substantielle et crédible pour l'invention dont la protection est demandée.

La condition de divulgation

Conformément à la législation nationale ou régionale applicable dans la plupart des pays, une demande de brevet doit divulguer l'invention de manière suffisamment claire et complète pour pouvoir être exécutée par un homme du métier possédant des compétences dans le domaine technique particulier (condition de divulgation suffisante). Par exemple, une demande de brevet pour un nouveau produit pharmaceutique doit comporter suffisamment d'informations concrètes pour que quiconque connaissant bien le domaine technique concerné puisse suivre les étapes indiquées et recréer le produit. Dans certains pays, le droit des brevets impose aux déposants de divulguer la “meilleure manière” d'exécuter l'invention. Pour les inventions impliquant des micro-organismes, de nombreux pays exigent que, si le micro-organisme n'est pas accessible au public et que l'invention dont la protection est demandée ne peut être décrite d'une façon qui soit compatible avec la condition de divulgation suffisante sans avoir accès au micro-organisme en question, ce micro-organisme doit être déposé auprès d'une institution dépositaire reconnue, qui soit capable de le conserver en culture pendant un délai prescrit.

Les brevets dans les sciences de la vie

Pour se conformer aux exigences de l'Accord sur les ADPIC de l'Organisation mondiale du commerce, la plupart des pays autorisent la brevetabilité des micro-organismes et, comme cela est expliqué ci-dessus, exigent souvent le dépôt d'un échantillon du micro-organisme auprès d'une institution dépositaire reconnue, le cas échéant, pour se conformer à la condition de divulgation suffisante. Certains pays excluent les végétaux et animaux (autres que les micro-organismes) de la protection par brevet. Les matériels biologiques qui ont été purifiés et isolés de leur environnement naturel ou produits selon un procédé technique peuvent être brevetés dans de nombreux pays. Dans de nombreux pays, la législation nationale en matière de brevets peut également énumérer certains types particuliers d'inventions qui ne peuvent être brevetées, comme les procédés de clonage d'êtres humains ou les procédés de modification de l'identité génétique des êtres humains.

Selon le pays, les variétés végétales sont protégées par le système de brevets, par un système de protection sui generis pour les nouvelles variétés végétales (voir le site http://www.upov.int pour de plus amples informations) ou par une combinaison des deux.

Brevets sur les améliorations et les nouvelles utilisations

Dans de nombreux pays, les améliorations apportées à des produits existants sont brevetables, tout comme le sont les utilisations nouvelles d'un produit breveté, pour autant qu'ils se conforment aux exigences de brevetabilité. Dans l'industrie pharmaceutique, il n'est pas rare que des sociétés présentent une demande de brevet pour des nouvelles indications thérapeutiques d'un médicament existant. Mais cette protection ne peut être obtenue dans tous les pays. De plus, les entreprises présentent souvent des demandes pour de nouvelles formules ou méthodes de libération d'un médicament, des procédés de fabrication nouveaux ou améliorés, des posologies réduites, de nouvelles versions d'un composé actif ou autres modifications qui répondent aux critères de brevetabilité.

Références :

  1.  “Inventer le future : initiation aux brevets pour les petites et moyennes entreprises” Publication no 917 de l'OMPI.
  2. Intellectual Property and Biotechnology: A Training Handbook, APEC 2001. http://www.apecipeg.org/library/resources/biotech.asp
  3. “Biotechnology Intellectual Property Manual” publié en 2001 par Biotechnology Australia, à consulter en ligne à l'adresse suivante : http://www.biotechnology.gov.au/library/content_library/BA_IPManual.pdf
  4. “Primer: Genome and Genetic Research, Patent Protection and 21st Century Medicine” http://www.bio.org/ip/primer/main.asp
  5. When is Something Prior Art Against a Patent. On trouvera sur la page Internet suivante : http://www.iusmentis.com/patents/priorart/ des explications simples sur ce qu'est l'état de la technique.

4. Quels sont les droits conférés par un brevet?

Un brevet confère à son titulaire le droit d'empêcher des tiers d'utiliser l'invention à des fins commerciales sans son consentement. Il lui confère notamment le droit d'empêcher des tiers de fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer l'invention brevetée sans son autorisation préalable.

Il importe de faire observer qu'un brevet ne confère pas le pouvoir de librement utiliser la technologie visée par le brevet, mais le droit d'empêcher des tiers de le faire. Même si cela peut sembler une distinction subtile, elle est fondamentale pour comprendre le système des brevets, son articulation avec les régimes réglementaires des produits et la corrélation entre les brevets multiples. En effet, certains brevets peuvent reprendre des brevets antérieurs ou, pour pouvoir être commercialisés, doivent être homologués ou utiliser d'autres inventions brevetées. Dans certains cas, une entreprise peut avoir besoin d'obtenir une licence sur des brevets détenus par des tiers pour pouvoir commercialiser sa propre invention brevetée.

Dans l'industrie pharmaceutique, le droit d'empêcher des tiers d'utiliser l'invention ne confère pas le droit de commercialiser un nouveau médicament, qui devra auparavant être soumis à certains tests (comme des essais cliniques) et obtenir une autorisation de mise sur le marché avant d'être commercialisé, qu'il ait été breveté ou non. En résumé, obtenir un brevet pour un produit pharmaceutique ne confère pas le droit de lancer ce dernier sur le marché.

Les droits accordés par un brevet peuvent être concédés sous licence, aux termes d'un contrat dans lequel le titulaire de la licence convient avec une tierce partie d'autoriser certaines utilisations précises de l'invention brevetée, en général en échange du versement d'une somme forfaitaire ou de redevances régulières. Une licence peut être limitée selon le but, domaine d'utilisation, couverture géographique et autres conditions auxquelles l'autorisation d'utiliser l'invention brevetée est délivrée. Les entreprises de l'industrie pharmaceutique peuvent s'accorder des licences réciproques, qui leur permettront d'utiliser leurs technologies brevetées respectives et d'en tirer profit. Dans certains cas, une “communauté de brevet” (ou centre d'échange) pourra être créée par plusieurs entreprises, afin de faciliter l'octroi de très nombreuses licences pour plusieurs brevets dans un certain domaine technique précis.

Limitations et exceptions aux droits des brevets

Parmi les principales limitations d'un brevet figurent :

  1. une limitation territoriale (comme indiqué ci-dessus, un brevet est un droit territorial qui ne produit des effets dans le pays pour lequel il a été octroyé);
  2. une limitation de durée (jusqu'à 20 ans à partir de la date de dépôt de la demande, avec une possibilité d'extension dans certains pays pour des produits qui doivent faire l'objet d'une approbation réglementaire, comme certains types de produits pharmaceutiques);
  3. une limitation dans la portée (un brevet ne confère des droits exclusifs que sur l'invention décrite dans la demande de brevet).

De plus, dans de nombreux pays, il existe des exceptions aux droits des brevets qui permettent à des tiers d'utiliser l'invention sans l'autorisation du détenteur du brevet, par exemple pour mener des recherches à des fins non commerciales en utilisant l'invention brevetée (que l'on appelle fréquemment l'exception “en faveur de l'utilisation expérimentale”) ou pour fabriquer et demander l'homologation d'un produit pharmaceutique avant la date d'expiration du(des) brevet(s) qui s'y rapporte (également appelée “sphère de sécurité” ou “dispositions Bolar”), afin d'accélérer la commercialisation d'un produit générique après cette date. Étant donné les grandes différences qui existent entre les pays sur ces questions, il est généralement conseillé aux entreprises de bien connaître les pratiques en cours dans chaque pays avant d'entreprendre des activités de cette nature.

Licences obligatoires

Les licences obligatoires sont des licences octroyées sans le consentement du détenteur de brevet. En général, elles sont octroyées soit pour pallier des pratiques anticoncurrentielles ou dans des situations d'urgence nationale2. Elles limitent l'exercice des droits de brevet, mais ne fonctionnent pas de la même manière que les exceptions. Une licence obligatoire limite l'application du brevet par la(les) personne(s) qui se l'ont vu octroyée. Elle ne révoque ni annule le brevet concerné. Les licences obligatoires sont octroyées par une administration nationale pour autant que toutes les conditions nécessaires précisées dans la législation nationale sur les brevets soient respectées. Elles sont en général soumises à des restrictions de temps et de lieu. De plus, le détenteur du brevet peut réclamer une indemnité en fonction de la valeur économique de la licence obligatoire.

Importations parallèles

Les importations parallèles s'effectuent lorsque des marchandises produites dans un pays par un détenteur de droits de propriété intellectuelle ou avec son accord, sont importées par un tiers dans un autre pays, qui applique les mêmes droits de propriété intellectuelle, sans le consentement du détenteur des droits de propriété intellectuelle. On désigne souvent les importations parallèles sous le terme de “produits du marché gris” dans la mesure où il s'agit de biens légalement fabriqués qui sont offerts à la vente en dehors du territoire ou des réseaux de distribution pour lesquels le détenteur des droits de propriété intellectuelle a donné son accord. Chaque pays ou région a une politique différente en matière d'importations parallèles et les accords internationaux accordent aux gouvernements une certaine flexibilité en la matière. Il est nécessaire de consulter la législation de chaque pays.

Droit antitrust ou droit de la concurrence

En règle générale, les gouvernements ont aussi la possibilité d'invoquer le droit de la concurrence pour empêcher l'utilisation anticoncurrentielle des droits exclusifs conférés par les brevets, lorsqu'ils estiment qu'un détenteur de brevet abuse de la position dominante qui lui est conférée par le brevet. Cela se produit parfois lorsqu'un détenteur de brevet cherche à imposer à un preneur de licence ce que l'on considère comme étant des obligations anticoncurrentielles (par exemple une entente sur les prix). C'est dans ces situations que les licences obligatoires peuvent être utilisées comme solution pour pallier les abus résultant de pratiques anticoncurrentielles.

Références :

  1. Site Internet de l'Organisation mondiale du commerce. Des informations sur l'Accord sur les ADPIC de l'OMC et ses incidences dans le secteur pharmaceutique, et notamment
    les questions relatives aux licences obligatoires et aux importations parallèles se trouvent dans “la note d'informations sur les ADPIC et les brevets pharmaceutiques” :
    http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/factsheet_pharm00_f.htm
    et les ADPIC et la santé publique : http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/pharmpatent_f.htm.
  2. Exportation of Drugs under Compulsory Licenses: The WTO Decision on Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health paper by Rudolf V. Van Puymbroeck, World Bank available at http://www1.worldbank.org/hiv_aids/docs/GHAPnote10.03.03.pdf.
  3. Études de la Commission sur les droits de propriété intellectuelle, l'innovation et la santé publique. Les études examinent différentes questions liées à l'innovation, la recherche et le développement, la propriété intellectuelle et la santé publique. Elles sont utiles pour comprendre certains des débats actuels sur la protection de la propriété intellectuelle dans le secteur de la santé, notamment dans les pays en développement. http://www.who.int/intellectualproperty/studies/en/ (en anglais seulement).
  4. Patent Law, TRIPS, and R&D Incentives: A Southern Perspective: http://www.cmhealth.org/docs/wg2_paper12.pdf.

5. Comment puis-je obtenir une protection par brevet dans mon propre pays?

Pour faire breveter votre invention, il est fondamental de garder le secret avant de déposer la demande de brevet. Dans la plupart des cas, une divulgation de votre invention au public ou son utilisation, y compris des tests cliniques sur un médicament, effectuée avant le dépôt d'une demande de brevet enlève toute nouveauté à l'invention la rendant imbrevetable dans de nombreux pays à moins que la législation sur les brevets en vigueur ne prévoie une “période de grâce” (généralement de six mois ou un an) qui permet au déposant de divulguer l'invention puis de déposer la demande au cours de la période de grâce.

Recherche sur l'état de la technique

En règle générale, la première chose que doit faire toute entreprise envisageant de protéger une invention par un brevet et de procéder à une recherche sur l'état de la technique. Avec plus de 40 millions de brevets délivrés dans le monde entier et des millions de publications imprimées qui constituent autant d'éléments pouvant faire partie de l'état de la technique susceptibles d'être opposés à la demande de brevet, il y a fort à craindre qu'il n'existe un élément ou une combinaison d'éléments qui détruise, en totalité ou en partie, la nouveauté de l'invention ou la rende évidente et, par conséquent, non brevetable. Une recherche sur l'état de la technique peut faire économiser de l'argent à une entreprise au moment de déposer une demande de brevet et de poursuivre la procédure si la recherche met en évidence des éléments constitutifs de l'état de la technique qui risquent fort de faire obstacle à la délivrance d'un brevet pour une invention donnée (voir également la question 8 pour un complément d'information sur les recherches sur l'état de la technique et l'utilisation des bases de données sur les brevets).

Déposer une demande de brevet

Une fois qu'une entreprise a procédé à la recherche visant à déterminer l'état de la technique et une fois prise la décision de chercher à obtenir une protection par brevet de son invention, il lui faudra établir une demande de brevet et la soumettre selon la procédure requise à l'office des brevets national ou régional. Certains offices permettent aux déposants de soumettre leurs demandes en ligne et peuvent même faire une remise à ceux qui suivent cette procédure. La demande de brevet remplit plusieurs fonctions :

  • elle définit la portée de l'invention revendiquée et détermine ainsi la portée juridique du brevet;
  • elle précise la nature de l'invention et contient notamment des instructions sur la façon d'exécuter l'invention; et
  • elle contient des indications sur l'inventeur, le titulaire du brevet et d'autres renseignements de caractère commercial et juridique.

Les demandes de brevet sont structurées de façon analogue dans le monde entier et consistent en une requête, une description, des revendications, des dessins (le cas échéant) et un abrégé. La longueur d'un document de brevet peut aller de quelques pages à plusieurs centaines de pages selon la nature de l'invention en question et le domaine technique.

Les revendications sont en règle générale considérées comme l'élément le plus important d'une demande de brevet car elles définissent la portée du brevet. Ce sont elles qui assurent de manière déterminante une bonne protection d'une invention, car si elles sont mal rédigées, le brevet risque de n'être d'aucune utilité malgré la valeur que peut avoir l'invention. Dans toute action en justice, la première étape consiste à interpréter les revendications pour déterminer si le brevet est valable et s'il lui a été porté atteinte. Il est fortement conseillé de demander l'avis d'un expert pour rédiger les demandes de brevet notamment les revendications.

Les mesures prises par l'office des brevets pour délivrer un brevet varient d'un pays à l'autre, mais, d'une manière générale, elles suivent un processus semblable :

  • Examen quant à la forme : l'office des brevets examine la demande afin de vérifier que celle-ci remplit les conditions ou les formalités administratives requises (par exemple qu'elle contient tous les documents pertinents, qu'elle est dûment remplie et que la taxe de dépôt a été acquittée).
  • Recherche : dans de nombreux pays, l'office des brevets effectue une recherche pour déterminer l'état de la technique dans le domaine auquel se rapporte l'invention. Le rapport de recherche sert à comparer, pendant l'examen quant au fond, l'invention revendiquée avec l'état de la technique.
  • Examen quant au fond : l'examen quant au fond vise à s'assurer que la demande remplit bien les conditions de brevetabilité. Les offices de brevet ne vérifient pas tous si les demandes remplissent bien toutes les conditions de brevetabilité. La possibilité est donnée au déposant de lever toute objection soulevée pendant l'examen; s'il ne le fait pas dans les délais requis, l'office refusera de délivrer le brevet.
  • Publication : dans de nombreux pays, la demande de brevet est publiée 18 mois après la date du premier dépôt (ou date de priorité) que le brevet ait été délivré ou non. D'une façon générale, les offices de brevets publient aussi le brevet une fois qu'il a été délivré.
  • Délivrance : si la procédure d'examen aboutit à une conclusion favorable pour le déposant, l'office des brevets délivre le brevet correspondant à la demande ainsi qu'un certificat de délivrance. Le délai de délivrance d'un brevet peut varier notablement selon, entre autres, que l'office des brevets procède ou non à un examen complet de la demande quant au fond et/ou si la demande et le domaine technique concerné font l'objet d'une opposition avant la délivrance du brevet. En règle générale, les offices de brevets mettent deux à six ans pour délivrer un brevet.
  • Opposition : dans de nombreux pays il est prévu un délai au cours duquel des tiers peuvent faire opposition à la délivrance d'un brevet, par exemple en faisant valoir que l'invention revendiquée n'est pas nouvelle. La procédure d'opposition peut être engagée avant ou après la délivrance du brevet.

Premier déposant ou premier inventeur

Dans la plupart des pays, si plusieurs personnes font chacune de leur côté la même invention, un brevet est délivré à la première personne qui dépose une demande de brevet revendiquant cette invention. Les États-Unis d'Amérique constituent une exception à cette règle car on y applique le système du premier inventeur aux termes duquel lorsque plusieurs demandes portant sur la même invention revendiquée sont déposées, le brevet ira au premier inventeur qui a conçu et mis l'invention en pratique. Afin de prouver la qualité d'inventeur dans un système de premier inventeur, il est essentiel d'avoir conservé soigneusement des carnets de laboratoire susceptibles de servir de preuve en cas de litige avec une autre entreprise ou un autre inventeur.

Références :

  1. A Guide to Filing a Utility Patent Application. Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique. Page Web : http://www.uspto.gov/web/offices/pac/utility/utility.htm. Renseignements de base sur le dépôt d'une demande de brevet aux États-Unis d'Amérique.
  2. Directives concernant l'examen à l'Office européen des brevets : on trouvera à la page Web http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/e/c_iv.htm les directives appliquées par l'OEB pour l'examen des brevets.
  3. Manual of Patent Practice. Office des brevets du Royaume-Uni. On trouvera à la page Web http://www.patent.gov.uk/patent/reference/mpp/ des renseignements détaillés sur la manière, de présenter une demande de brevet au Royaume-Uni et sur le contenu de la demande.
  4. Keeping a Laboratory Notebook. British Technology Group. Utile pour les entreprises souhaitant déposer des brevets aux États-Unis d'Amérique. http://www.btgplc.com/btguploads/BTG_LabNotebook_Jul02.pdf

6. Comment protéger mes droits de propriété intellectuelle sur les marchés d'exportation?

Comme indiqué à la question 2, les droits de propriété intellectuelle sont des droits territoriaux et pour s'assurer une protection sur des marchés étrangers, il faut demander une protection avec effet dans ces pays.

Un déposant qui a demandé la protection de sa propriété intellectuelle sans un pays et demande que le même droit de propriété intellectuelle soit protégé à l'étranger dans le délai prescrit (dénommé délai de priorité dans la Convention de Paris) bénéficiera de la date de dépôt de la première demande (date de priorité) de sorte que les demandes ultérieures seront considérées comme ayant été déposées à la date de priorité et sa demande aura priorité sur d'autres demandes concernant la même invention, marque ou dessin industriel, déposées après la date de priorité. Le délai de priorité est de 12 mois pour les brevets et de six mois pour les marques et les dessins et modèles industriels.

S'agissant des brevets, après que 12 mois se sont écoulés à compter de votre première date de dépôt et jusqu'à ce que le brevet soit publié pour la première fois par l'office des brevets (généralement 18 mois après la date de priorité) vous avez toujours la possibilité de demander que la même invention soit protégée dans d'autres pays (pour autant qu'elle n'ait pas été divulguée) mais vous ne pouvez plus revendiquer la priorité de votre demande antérieure. Une fois que l'invention a été divulguée ou publiée, il vous sera peut-être impossible d'obtenir une protection par brevet dans un pays étranger, compte tenu de la perte du critère de nouveauté. En règle générale, il est donc fortement conseillé et souvent indispensable de déposer vos demandes de brevet étrangères dans le délai de priorité prévu.

Dépôt de demandes à l'étranger

S'agissant des droits de propriété intellectuelle qui exigent un enregistrement (tels que les brevets, les marques et les dessins et modèles industriels), on a essentiellement le choix entre trois procédures pour demander la protection de la propriété intellectuelle à l'étranger.

La voie nationale

Une possibilité consiste à demander une protection séparément dans chaque pays en vous adressant directement aux offices nationaux de la propriété industrielle. Il faudra peut-être traduire chaque demande dans une langue particulière. Vous serez tenu d'acquitter les taxes nationales de dépôt et certains pays exigeront également que vous louiez les services d'un agent national de propriété intellectuelle pour soumettre la demande. Si vous en êtes encore à l'étape de l'évaluation de la viabilité commerciale d'une invention ou à celle de la recherche de débouchés à l'exportation ou de partenaires d'accords de licences, la voie nationale peut se révéler particulièrement chère et laborieuse, notamment si vous recherchez une protection dans un grand nombre de pays. En pareil cas, les facilités qu'offrent les systèmes de dépôt et d'enregistrement internationaux des inventions, des marques et des dessins et modèles industriels administrés par l'OMPI (voir “La voie internationale” ci-dessous) offrent une alternative plus simple et généralement moins onéreuse.

La voie régionale

Certains pays ont conclu des accords régionaux afin qu'une seule demande suffise pour que la protection de la propriété intellectuelle soit accordée pour toute une région. Les offices régionaux de propriété intellectuelle sont :

La voie internationale

Les systèmes de dépôt et d'enregistrement internationaux administrés par l'OMPI simplifient grandement la procédure à suivre pour solliciter la protection de la propriété intellectuelle simultanément dans un grand nombre de pays. Les systèmes de protection internationale administrés par l'OMPI comprennent trois mécanismes différents de protection selon les droits de propriété industrielle à protéger.

Un système de dépôt de demande internationale de brevet est assuré par le Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Le PCT offre l'avantage important de prévoir jusqu'à 18 mois supplémentaires au-delà du délai de priorité de 12 mois pendant lesquels les déposants peuvent étudier les débouchés commerciaux potentiels de leurs produits dans divers pays et décider de demander ou non la protection par brevet. Le paiement des taxes et des frais de traduction correspondant aux demandes nationales est ainsi repoussé. Les déposants ont largement recours au PCT pour garder leurs options ouvertes aussi longtemps que possible. Les déposants ayant recours au PCT reçoivent également des renseignements précieux sur la brevetabilité potentielle de leur invention sous la forme du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale. Le déposant peut ainsi décider en toute connaissance de cause s'il lui faut demander une protection par brevet et où la demander.

En outre, déposer une demande par la voie du PCT réduit sensiblement les frais initiaux de dépôt de demandes distinctes auprès de chaque office des brevets. Le PCT peut également être utilisé pour déposer des demandes dans certains systèmes régionaux de brevets. Des renseignements sur la procédure de dépôt d'une demande internationale en vertu du PCT peuvent être obtenus auprès de votre office national des brevets et/ou de l'OMPI à l'adresse suivante : www.wipo.int/pct

  • La protection internationale des marques est facilitée par le système de Madrid pour l'enregistrement international des marques. Le recours au système de Madrid présente l'avantage principal de permettre au titulaire de la marque d'enregistrer sa marque dans tous les pays parties au système (plus de 70) en déposant une seule demande internationale, dans une seule langue, moyennant le paiement d'un même ensemble de taxes et le respect d'un même ensemble de délais. L'enregistrement international pourra ensuite être maintenu et renouvelé par la voie d'une seule procédure. On peut obtenir un complément d'information sur l'enregistrement international des marques auprès des bureaux nationaux des marques ou bien sur le site Web de l'OMPI à l'adresse : www.wipo.int/madrid/.
     
  • La protection internationale des dessins et modèles industriels est assurée par l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels. Un déposant d'un pays partie à l'Arrangement de La Haye peut déposer une seule demande internationale auprès de l'OMPI; le dessin ou modèle sera alors protégé dans autant de pays parties au traité (38 à l'heure actuelle) que le déposant le souhaitera. L'arrangement assure aux déposants un mécanisme plus simple et moins onéreux pour solliciter dans plusieurs pays l'enregistrement du dessin ou modèle industriel. On pourra obtenir toutes les informations voulues sur l'Arrangement de La Haye sur le site Web de l'OMPI à l'adresse : www.wipo.int/hague/

Références :

  1. Les secrets de propriété intellectuelle : Guide à l'intention des petites et moyennes entreprises exportatrices. Publication CCI/OMPI sur les questions et réponses concernant la propriété intellectuelle intéressant les petites et moyennes entreprises exportatrices.
  2. Données essentielles concernant le PCT. http://www.wipo.int/pct/en/basic_facts/basic_facts.pdf.
    Cette publication fournit des renseignements de base sur le Traité de coopération en matière de brevets. Pour obtenir des renseignements plus approfondis, voir le site Web du PCT.
  3. Outil pour les déposants de l'Organisation européenne des brevets.
    http://www.european-patent-office.org/new_hp/tb_applic/index.htm

7. Qu'est-ce que l'information en matière de brevets? Comment l'utiliser dans l'intérêt d'une entreprise?

L'“information en matière de brevets” est l'information technique et juridique contenue dans les documents de brevet publiés périodiquement par les offices des brevets. Un document de brevet contient la description intégrale du fonctionnement d'une invention brevetée ainsi que les revendications qui déterminent la portée de la protection demandée. Il contient également des détails sur la personne qui a breveté l'invention et les dates de la demande et de la délivrance et donne des références sur la documentation pertinente. On évalue à environ deux tiers les renseignements techniques fournis dans les documents de brevet qui ne sont jamais publiés ailleurs; les documents de brevet publiés dans le monde entier portent sur plus de 40 millions de brevets, ce qui fait de l'information en matière de brevets la collection la plus complète de données technologiques classées.

L'information en matière de brevets (telle que contenue dans les bases de données sur les brevets) peut être utile aux sociétés pharmaceutiques pour diverses raisons. La plus importante est qu'elle constitue une source d'information technique que ces sociétés peuvent trouver très utile dans leur recherche-développement et dans la planification stratégique de leur activité commerciale. La plupart des inventions sont divulguées au public pour la première fois lorsque le brevet (ou bien, selon le droit national, lorsque la demande de brevet) est publié par l'office des brevets. Les brevets constituent donc une source précieuse d'information sur l'état actuel de la recherche et les innovations, souvent bien avant que les nouveaux produits ne fassent leur apparition sur le marché. Les bases de données sur les brevets peuvent également servir à s'informer sur le statut juridique d'un brevet et notamment à déterminer si tel ou tel brevet est venu à expiration, ce qui peut être particulièrement utile aux entreprises qui envisagent l'introduction sur le marché d'un médicament générique une fois que le brevet correspondant a expiré. On peut notamment utiliser des bases de données sur les brevets pour :

  • éviter des dépenses inutiles pour la recherche de ce qui est déjà connu
  • repérer et évaluer la technologie pouvant donner lieu à l'octroi de licences et au transfert de technologie
  • se tenir au courant des dernières technologies dans un domaine de connaissances donné
  • trouver des solutions à des problèmes techniques
  • trouver des partenaires commerciaux potentiels
  • suivre les activités des concurrents effectifs et potentiels
  • trouver des créneaux commerciaux
  • s'informer sur le statut juridique d'un brevet
  • éviter d'éventuels problèmes d'atteinte à des brevets
  • évaluer la brevetabilité d'une invention
  • s'opposer à la délivrance de brevets lorsque ceux-ci entrent en conflit avec les brevets de l'entreprise

Liberté d'agir

Dans l'industrie pharmaceutique, il est particulièrement important pour une entreprise d'utiliser l'information en matière de brevets lorsqu'elle souhaite lancer un nouveau produit ou introduit sur un nouveau marché un produit déjà existant. Avant de lancer un nouveau produit, et souvent avant même de commencer une nouvelle ligne de recherche susceptible d'amener à développer un nouveau produit, il importe que les sociétés pharmaceutiques s'efforcent de minimiser le risque de porter atteinte à des brevets en s'assurant qu'elles ont la “liberté d'agir”, c'est-à-dire en s'assurant que la production commerciale, la commercialisation et/ou l'exportation de leurs nouveaux produits, procédés ou services ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers. Une analyse qui tend à déterminer la liberté d'agir d'une entreprise commence toujours par une recherche dans la documentation en matière de brevets des brevets délivrés ou en instance et l'obtention d'un avis juridique pour savoir si un produit, un procédé ou un service risque de porter atteinte à un brevet ou à des brevets existants détenus (ou à des demandes de brevet déposées) par des tiers.

Une analyse tendant à établir la liberté d'agir, fondée sur la recherche dans la documentation en matière de brevets, ne constitue, à de nombreux égards, qu'une première étape. Si la recherche en matière de brevets révèle l'existence d'un ou plusieurs brevets qui limitent sa liberté d'agir, l'entreprise devra déterminer comment agir. Si le ou les brevets qui font barrage sont effectivement valables, voici quelques-unes des stratégies le plus couramment suivies :

  • Obtention d'une licence (c'est-à-dire l'obtention de l'autorisation du titulaire du brevet d'utiliser la technologie brevetée en vertu d'un contrat de licence concédé en échange d'un paiement forfaitaire et/ou de redevances).
  •  Licences réciproques (qui suppose d'obtenir l'autorisation du titulaire du brevet d'utiliser l'invention pour autant que vous accordiez à l'autre partie le droit d'utiliser une ou plusieurs de vos propres inventions brevetées).
  • Inventer en contournant l'invention (qui suppose d'effectuer des recherches ou d'apporter des modifications au produit ou au procédé afin d'éviter de porter atteinte aux brevets détenus par des tiers).
  • Ne pas entrer sur un marché donné où l'invention est protégée.

Où chercher l'information sur les brevets?

La plupart des offices de propriété intellectuelle dans le monde entier donnent au grand public les moyens de consulter des bases de données sur les brevets. Certains offices de brevet nationaux et régionaux ont également pris des mesures pour que leurs bases de données sur les brevets soient accessibles gratuitement en ligne. De plus, un certain nombre de prestataires de services privés proposent sur une base commerciale des bases de données élaborées contre paiement. Certaines de ces bases peuvent être particulièrement utiles à la recherche de composés chimiques et de séquences génétiques pour lesquels la recherche n'est pas facile dans les bases de données gratuites en ligne.

L'accès à l'information en matière de brevets s'est considérablement simplifié grâce à l'Internet mais il n'est pas toujours facile de procéder à une recherche de qualité car le jargon utilisé dans le domaine est parfois compliqué et obscur d'où le besoin d'une formation pour effectuer une recherche de qualité professionnelle. Les recherches préliminaires peuvent être exécutées grâce aux bases de données gratuites en ligne mais la plupart des entreprises qui ont besoin d'informations sur les brevets pour prendre des décisions commerciales essentielles (par exemple, pour décider de demander ou non un brevet) feront généralement appel aux services de spécialistes des brevets qui ont accès à certaines des bases les plus élaborées.

On pourra consulter une liste des bases de données en ligne sur les brevets appartenant à des offices nationaux et régionaux de propriété intellectuelle à la page Web suivante : http://www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp. En outre, il existe un certain nombre de bases de données sur les brevets proposées par des fournisseurs sur une base commerciale.

La classification internationale des brevets

La classification internationale des brevets (CIB) est un système de classement hiérarchique utilisé aux fins du classement et de la recherche des documents de brevet. La septième édition de la CIB consiste en huit sections, qui sont divisées en 120 classes, 628 sous-classes et approximativement 69 000 groupes. Les huit sections sont :

  1. Nécessités courantes de la vie;
  2. Techniques industrielles diverses; transports;
  3. Chimie; métallurgie;
  4. Textiles; papier;
  5. Constructions fixes;
  6. Mécanique; éclairage; chauffage; armement; sautage;
  7. Physique;
  8. Électricité.

À l'heure actuelle, plus de 100 pays utilisent la CIB pour classer leurs brevets : www.wipo.int/classifications/en/ipc/index.html.

Références :

  1. Bases de données sur les brevets en ligne. Une liste de bases de données sur les brevets en ligne appartenant à des offices nationaux et régionaux de la propriété intellectuelle peut être consultée à la page Web suivante : http://www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp.
  2. Le guide de l'Office européen des brevets pour obtenir sur l'Internet l'information en matière de brevets. Voir la page Web : http://www.european-patent-office.org/espacenet/info/manual.htm où il est expliqué comme utiliser l'Internet en matière de brevets et trouver des informations scientifiques et techniques sur les brevets. Ce guide donne des informations sur l'Internet lui-même et propose diverses astuces pour faire des recherches sur l'Internet. Il comprend également des listes d'adresses Internet présentant un intérêt scientifique et technique ainsi que de sources d'information sur les brevets.
  3. Informations générales sur le système de classification international des brevets, que l'on peut consulter à la page Web : http://www.wipo.int/publications/patents/409/409e.pdf. Également disponible en espagnol et en français, ce document explique le système de classification qui facilite la recherche et le téléchargement de documents sur les brevets.
  4. Services d'information en matière de brevets (WPIS). Voir la page Web : http://www.wipo.int/innovation/en/wpis/pdf/wpis.pdf. Ce document fournit des informations sur différents types de recherche, des renseignements sur le WPIS, ses services ainsi que des lignes directrices pour la présentation des demandes.

8. Quelle est l'importance des marques pour les produits pharmaceutiques? Comment puis-je enregistrer ma marque?

La plupart des entreprises savent combien il est important d'utiliser des marques pour différencier leurs produits de ceux des concurrents, mais elles ne comprennent pas toutes combien il est important de les protéger en les faisant enregistrer. Étant donné l'importance que peut revêtir une marque pour déterminer le succès d'un produit sur le marché, faire mieux connaître le produit et constituer une clientèle fidèle, il est essentiel de s'assurer que la société utilisant une marque donnée a obtenu des droits exclusifs sur cette marque.

L'enregistrement d'une marque donne à l'entreprise le droit exclusif d'empêcher des tiers de commercialiser des produits identiques ou similaires sous la même marque ou une marque susceptible de prêter à confusion. Les marques protégées peuvent également être concédées sous licences à d'autres sociétés, procurant ainsi à l'entreprise une source complémentaire de recettes.

Dans certains pays (en particulier ceux qui relèvent du régime de droit commun (“common law”) tels que les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie ou l'Inde), les droits attachés aux marques peuvent aussi être acquis par l'usage. En pareil cas, les principaux avantages de l'enregistrement sont les suivants :

  • l'enregistrement apporte la preuve des droits, ce qui est particulièrement important en cas de litige avec des tiers;
  • une demande d'enregistrement peut être déposée avant l'utilisation de la marque;
  • l'enregistrement est un moyen commode et peu coûteux de faire respecter la marque;
  • la marque est inscrite au Registre officiel des marques;
  • le signe ® peut être apposé à côté de la marque.

Pour choisir une marque, il est utile de savoir pour quelles catégories de signes l'enregistrement n'est généralement pas accepté. Les demandes d'enregistrement de marques sont d'ordinaire rejetées pour ce qu'il est convenu d'appeler des “motifs absolus”, quand la marque n'a pas de caractère suffisamment distinctif (par exemple, il s'agit d'un terme générique du produit ou du composé chimique, elle est trop descriptive, ou est considérée comme fallacieuse).

Les demandes d'enregistrement peuvent également être rejetées pour des “motifs relatifs”, quand la marque est en conflit avec des droits antérieurs. Deux marques identiques (ou très similaires) pour le même type de produit pourraient créer une confusion parmi les consommateurs. Dans certains offices des marques, la vérification de l'absence de conflit avec des marques existantes (y compris les marques notoires non enregistrées) constitue une phase ordinaire de la procédure d'enregistrement, alors que, dans d'autres offices, cette vérification n'est effectuée que si la marque est contestée par un tiers après sa publication. Dans les deux cas, si l'office estime qu'une marque est identique à une marque existante pour des produits identiques ou similaires, ou est susceptible de prêter à confusion, elle sera rejetée ou radiée, selon le cas.

Enregistrement de marques

Avant de déposer une demande d'enregistrement de marque, les sociétés devraient vérifier qu'une recherche en matière de marques adéquate a été effectuée. Cela permet de s'assurer que la marque que vous souhaitez utiliser ou une marque similaire, n'est pas déjà enregistrée par une autre société pour des produits identiques ou similaires. Il est souhaitable d'effectuer une telle recherche non seulement dans votre propre pays, mais également, autant que possible, dans les marchés d'exportation potentiels, afin d'éviter ultérieurement tout problème d'atteinte à la marque.

Votre société peut réaliser directement la recherche en matière de marques ou louer les services d'un agent de marques. Quelle que soit la méthode choisie, il faut garder à l'esprit que cette recherche en matière de marques n'est que préliminaire. Si le fait de s'assurer que la marque n'est pas identique à un enregistrement valable existant est relativement simple, il peut être difficile de vérifier que la marque choisie n'est pas “semblable au point de prêter à confusion” à une autre marque. C'est pourquoi les conseils d'un agent de marques expérimenté, connaissant bien les activités d'un office des marques et la jurisprudence, peuvent être très utiles. Une liste des bases de données relatives aux marques est disponible sur le site Web de l'OMPI : http://arbiter.wipo.int/trademark/output.html.

Aux fins d'enregistrement d'une marque, les déposants doivent envoyer ou remettre un formulaire de demande d'enregistrement de marque dûment rempli, qui doit contenir :

  • les coordonnées de la société;
  • une illustration graphique de la marque (un format spécifique peut être exigé);
  • la description des produits et services ou classes pour lesquels la société souhaite obtenir la protection des marques; et
  • être assorti de l'acquittement des taxes requises.

Obligation d'usage

Une société peut déposer une demande d'enregistrement de marque avant de l'utiliser sur le marché pour commercialiser ses produits ou services, mais certains pays ne procéderont pas à l'enregistrement officiel de la marque tant que le déposant n'aura pas apporté la preuve de l'usage (par exemple, aux États-Unis d'Amérique). En outre, dans la plupart des cas, l'enregistrement d'une marque qui n'a pas servi pendant un certain laps de temps (en règle générale trois à cinq ans après l'enregistrement) peut être radié. Ces dispositions visent à garantir que l'enregistrement est effectué dans l'intention d'utiliser effectivement la marque sur le marché et non pas d'en empêcher l'usage par des tiers.

Symboles de marques

De nombreuses sociétés apposent à côté de leurs marques des symboles tels que ®, TM, SM, MD (pour marque déposée) ou MR (pour marca registrada) ou des symboles équivalents pour informer les consommateurs et les concurrents que le mot, le logo ou autre symbole est une marque. Ces symboles ne sont pas une obligation et ne confèrent généralement aucune protection juridique supplémentaire, mais ils peuvent constituer un moyen pratique d'informer les tiers qu'un signe donné est une marque, avertissant ainsi d'éventuels auteurs d'infraction ou de contrefaçon, tout en évitant que la marque perde son caractère distinctif. Les symboles ®, MD et MR sont utilisés une fois la marque enregistrée. Le symbole TM indique qu'un signe donné est une marque et SM est parfois utilisé pour les marques de services.

Utilisation dans la publicité

Si votre marque est enregistrée en tant que logo selon un dessin ou modèle, ou une police de caractère particulier, vous devez vous assurer que partout où elle apparaît, elle est représentée exactement dans la forme où elle est enregistrée. Il faut suivre et contrôler attentivement son utilisation, car le renom des produits de votre société en dépend. Il conviendrait en outre d'éviter d'utiliser la marque comme verbe ou substantif pour que les consommateurs ne la perçoivent pas comme un terme générique.

Génériques et médicaments de marque

Les dictionnaires définissent généralement un produit “générique” comme étant un produit
– notamment il s'agit d'un médicament – qui ne porte pas de marque de fabrique ou de commerce. Ainsi, le “paracétamol” est un ingrédient chimique qui entre dans la composition de nombreux analgésiques de marque et il est souvent vendu comme médicament (générique) sous son propre non, sans marque. Il est “générique du point de vue de la marque de fabrique ou de commerce”.

Le terme “générique” désigne aussi parfois les copies de médicaments brevetés, un médicament dont les brevets sont tombés dans le domaine public, ou qui est fabriqué et commercialisé par une société dans un autre pays où le médicament n'est pas breveté : il s'agit alors de produits “génériques du point de vue du brevet”. Les médicaments brevetés sont presque toujours vendus sous un nom de marque de fabrique ou de commerce. Quand un médicament, protégé par brevet dans un pays, est fabriqué par une autre société dans un pays où le médicament n'est pas protégé par brevet, il peut, dans cet autre pays, être vendu sous le nom de l'ingrédient chimique (ce qui en fait clairement un produit générique), ou sous une autre marque (autrement dit, il est générique du point de vue du brevet mais non du point de vue de la marque)3.

Références :

  1. Créer une marque – initiation aux marques pour les petites et moyennes entreprises, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Le guide, disponible à la page Web : http://www.wipo.int/sme/fr/documents/guides/making_mark.html, offre un aperçu facile à suivre des marques – protection, types, utilisation, respect –, illustré d'exemples et de photographies.
  2. FAQs on Trademarks of the International Trademark Association (INTA). http://www.inta.org/info/faqs.html.
  3. Guidelines for Trademark Examination. International Trademark Association: http://www.inta.org/downloads/tap_tmexam1998.pdf donne à l'intention des offices d'enregistrement des marques des directives en matière de critères d'évaluation des marques.

9. Quelles sont les considérations essentielles en matière de gestion des actifs de propriété intellectuelle d'une société de l'industrie pharmaceutique?

La gestion des actifs de propriété intellectuelle d'une société de l'industrie pharmaceutique ne se borne pas à la simple acquisition des droits de propriété intellectuelle à proprement parler par le biais de l'office national ou régional de propriété intellectuelle. Les droits attachés aux brevets ou aux marques n'ont guère de valeur s'ils ne sont pas exploités correctement. De plus, certains types de propriété intellectuelle de valeur (tels que les secrets d'affaires) requièrent, pour leur protection, non pas un enregistrement stricto sensu, mais d'autres mesures pratiques (par exemple des accords de confidentialité). Enfin, l'application des droits de propriété intellectuelle pourrait être essentielle pour garantir leur respect sur le marché.

Des entreprises de l'industrie pharmaceutique désireuses de tirer pleinement parti de leur savoir-faire, leur innovation et leur créativité devraient, par conséquent, prendre des mesures propres à élaborer une stratégie en matière de propriété intellectuelle pour leur entreprise et chercher à l'intégrer dans leur stratégie commerciale globale. Il s'agit, par exemple, de tenir compte des aspects de propriété intellectuelle dans l'élaboration des plans de développement et des stratégies commerciales. Il importe également de comprendre le lien existant entre le système de propriété intellectuelle et le système d'autorisation de mise sur le marché des nouveaux médicaments par un organe de réglementation de la santé publique. Toute stratégie fondamentale en matière de propriété intellectuelle devrait normalement comprendre au moins les éléments suivants :

Une stratégie relative à la protection des droits de propriété intellectuelle

Un produit ou service peut être protégé par divers types de droits de propriété intellectuelle qui portent sur différents aspects de ce produit ou service. Dans l'industrie pharmaceutique, les différents éléments d'un nouveau médicament peuvent être brevetés (par exemple composés chimiques, procédés, nouvelles utilisations du même composé, meilleures possibilités d'adaptation, posologies, etc.). Les sociétés doivent envisager le meilleur ensemble de protection (notamment la protection du secret d'affaire, le cas échéant) et s'assurer que tous les droits proprement dits sont acquis sur les marchés correspondants. Procéder à une évaluation de la propriété intellectuelle de l'entreprise peut être une première étape importante pour déterminer les actifs susceptibles de protection qui n'auraient pas été suffisamment exploités auparavant par une entreprise.

Les petites et moyennes entreprises exportatrices devraient également garder à l'esprit que la création d'un portefeuille global d'actifs de propriété intellectuelle bénéficiant d'une protection sur divers marchés peut représenter un important investissement. C'est notamment le cas pour les brevets. Les PME doivent par conséquent évaluer soigneusement au cas par cas les coûts et avantages de la protection par brevet et élaborer une stratégie ou orientation relative au dépôt de demandes de brevet qui soit proportionnée à leur budget et aux possibilités offertes par le marché.

Une stratégie relative à l'exploitation des droits de propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle peuvent être exploités de différentes façons, notamment : commercialisation de produits pharmaceutiques protégés par la propriété intellectuelle et bénéficiant de droits exclusifs garantis par le système de propriété intellectuelle; accords de licence exclusive ou non exclusive avec une ou plusieurs autres entreprises; ventes ou cessions d'actifs de propriété intellectuelle à d'autres entreprises; création de coentreprises ou d'alliances stratégiques aux fins d'exploiter les actifs complémentaires de propriété intellectuelle d'autres entreprises; utilisation des droits de propriété intellectuelle pour obtenir un accès à la technologie d'autres entreprises par le biais d'accords de licence réciproque; et éventuellement utilisation de droits de propriété intellectuelle à l'appui d'une demande de crédits aux fins de lancer un produit sur le marché.

Les entreprises devraient décider dans chaque cas comment exploiter au mieux leurs actifs de propriété intellectuelle sur le marché tant intérieur qu'international, tout en s'assurant qu'elles ont la liberté d'agir et ne vont pas au devant d'ennuis en portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.

Une stratégie relative au suivi de la propriété intellectuelle

Il importe de consulter régulièrement les bases de données sur les brevets pour découvrir les récents progrès techniques et les nouvelles technologies, trouver de nouveaux partenaires en matière de licences, des fournisseurs ou de nouvelles possibilités offertes par le marché, de s'assurer de votre liberté d'agir, de suivre les activités des concurrents, de se rendre compte de la situation juridique d'un brevet et de repérer d'éventuels auteurs d'atteintes. En outre, les entreprises devront suivre le marché pour déceler toute atteinte par d'autres entreprises (par exemple utilisation de votre marque par des tiers, qui peut éroder ou affaiblir la marque de l'entreprise ou diffusion d'un générique portant atteinte).

Stratégie relative à l'application des droits de propriété intellectuelle

Une stratégie précise en matière d'application des droits de propriété intellectuelle est essentielle pour éviter des pertes qui peuvent découler de l'existence sur le marché de produits portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle et les coûts élevés afférents aux litiges y relatifs. Identifier les imitateurs ou les auteurs d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle incombe principalement à leur titulaire (excepté si cette responsabilité a été transférée à un preneur de licence). Par conséquent, il appartient à un titulaire de brevets de suivre l'utilisation sur le marché de son ou ses inventions brevetées ou de ses marques déposées, de découvrir tous auteurs d'atteinte et de décider s'il intentera une action à leur encontre, de quelle façon et à quel moment.

Il est judicieux de demander à un juriste spécialisé en propriété intellectuelle d'aider à prendre toutes mesures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, sur les marchés tant intérieurs qu'internationaux. Il peut s'agir d'envoyer une lettre appelée “ordonnance de cessation” informant l'auteur présumé de l'atteinte de l'existence éventuelle d'un litige entre vos droits et son activité commerciale, de saisir un tribunal et demander une “ordonnance de mesure provisoire” afin de surprendre l'auteur de l'atteinte dans les locaux de son entreprise, voire d'engager une action civile.

En maints cas, les litiges en matière de propriété intellectuelle sont réglés en dehors des tribunaux et se soldent par un accord de licence qui donne l'autorisation à l'auteur présumé de l'atteinte de continuer à vendre le produit en question moyennant un versement unique ou une redevance. Arbitrage et médiation sont souvent utilisés pour éviter de longues et coûteuses procédures. Il est d'une manière générale conseillé de prévoir dans les accords de licence une disposition spéciale selon laquelle tout litige éventuel doit être soumis d'abord à l'arbitrage ou à la médiation. Pour de plus amples renseignements sur l'arbitrage et la médiation, on peut consulter le site: http://arbiter.wipo.int/center/index.html.

Références :

  1. Site Web de la Division des PME de l'OMPI. Articles, études de cas et documents sur les stratégies en matière de propriété intellectuelle destinés aux petites et moyennes entreprises, à l'adresse électronique suivante : www.wipo.int/sme.
  2. Intellectual Property and Biotechnology: A Training Handbook, APEC 2001. http://www.apecipeg.org/library/resources/biotech.asp.
  3. Biotechnology Intellectual Property Manual, édité en 2001 par Biotechnology Australia, accessible en ligne à l'adresse suivante : http://www.biotechnology.gov.au/library/content_library/BA_IPManual.pdf.

1 Conformément à l'Accord sur les ADPIC de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les pays en développement avaient jusqu'au 1er janvier 2005 pour étendre la protection par des brevets de produit à des domaines dans lesquels une telle protection n'avait pas toujours été prévue jusque-là, comme le domaine des produits pharmaceutiques. Les pays les moins avancés membres de l'OMC ne sont pas tenus de garantir le droit à une protection par des brevets de produit non plus que le droit à la non-divulgation des informations pour les produits pharmaceutiques avant 2016. En ce qui concerne ces droits, les pays les moins avancés bénéficient donc de 10 années, qui s'ajoutent à la période de transition, pour appliquer les dispositions de l'Accord sur les ADPIC et peuvent donc ne pas offrir dans l'immédiat de brevets de produit pour les produits pharmaceutiques.

2 Pour en savoir plus, lire les critères dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à l'adresse suivante : www.wto org, ainsi que la note d'information sur l'Accord sur les ADPIC et les brevets pharmaceutiques à l'adresse suivante http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/factsheet_pharm00_f.htm.

3 La partie relative aux “génériques et médicaments de marque” est adaptée du chapitre “Que signifie le terme ‘générique'?” dans le document disponible à l'adresse : http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm03_e.htm.

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