World Intellectual Property Organization

Lancement d'un nouveau produit : évaluation de votre liberté d'exploitation

Esteban Burrone, consultant auprès de la Division des PME de l'OMPI1

En septembre 2003, trois entreprises pharmaceutiques (Cambridge Antibody Technology, Micromet AG et Enzon Pharmaceuticals) ont annoncé qu'elles avaient signé un accord de concession de licence réciproque et non exclusive. Cet accord conférait aux parties une grande “liberté d'agir” à l'égard de certains actifs de propriété intellectuelle des unes et des autres, afin de leur permettre de réaliser des travaux de recherche et de créer un certain nombre de produits à usage thérapeutique et diagnostique à partir d'anticorps2.

Ce type d'accord est devenu courant dans certains secteurs car les entreprises veulent s'assurer que leurs produits, leurs procédés et leurs services ne portent pas atteinte aux droits de tiers sur des brevets. Les litiges dans le domaine des brevets peuvent être coûteux, aléatoires et risqués et, comme le dit le proverbe, mieux vaut prévenir que guérir.

Planifier la création, la fabrication et le lancement d'un nouveau produit consiste autant à prévoir l'évolution future du marché qu'à prendre un minimum de risques. Toute entreprise, et en particulier les entreprises des secteurs technologiques dans lesquels il est délivré de très nombreux brevets, court principalement le risque de voir la commercialisation d'un nouveau produit ou d'une nouvelle technologie stoppée par un concurrent titulaire d'un brevet sur une technologie incorporée dans le nouveau produit. Dans des cas extrêmes, il peut y avoir des “brevets essentiels” indispensables pour créer certains types de produits ou respecter certaines normes techniques.

En l'absence d'autorisation préalable des titulaires d'un brevet, le risque d'être accusé de porter atteinte au brevet est extrêmement élevé dans ce genre de situation. C'est pourquoi, avant de lancer un nouveau produit, et souvent même avant d'entreprendre une nouvelle série de recherches pouvant déboucher sur l'élaboration d'un nouveau produit, de nombreuses entreprises s'efforcent de limiter les risques à un brevet en délimitant leur "liberté d'exploitation”, c'est-à-dire en s'assurant que la fabrication, la commercialisation et l'utilisation de leur nouveau produit, procédé ou service à des fins lucratives ne constitue pas une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.

Il est important de préciser dès le départ qu'il n'est pas possible d'acquérir une certitude absolue en termes de “liberté d'exploitation” car il s'agit d'une question de degré. Cependant, il existe des moyens de limiter les risques afin de permettre à une entreprise d'économiser des ressources importantes. Une recherche en matière de brevets efficace peut indiquer à une entreprise qu'il est peu probable qu'un nouveau produit porte atteinte à des brevets détenus par des tiers, mais aucune recherche de ce type n'est parfaite ni totalement fiable. Il existe des limites au temps et à l'argent qui peuvent être consacrés à la recherche.

Évaluation de votre liberté d'exploitation

Une analyse qui tend à déterminer la liberté d'exploitation d'une entreprise commence toujours par une recherche des brevets délivrés ou en instance, dans la documentation en matière de brevets, et l'obtention d'un avis juridique sur le point de savoir si un produit, un procédé ou un service peut être considéré comme portant atteinte aux brevets existants détenus par des tiers. De nombreuses entreprises s'en remettent à des cabinets spécialisés en droit privé ou en propriété intellectuelle qui incluent des évaluations de la liberté d'exploitation dans les services juridiques qu'ils proposent. Certains offices nationaux de propriété intellectuelle peuvent aussi fournir ce type de services contre paiement d'une taxe (voir, par exemple, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle de la Suisse).

Il est important pour l'entreprise qui réalise une recherche et une analyse pour déterminer sa liberté d'exploitation de se rappeler les limitations dont sont assortis les brevets et qui lui ouvrent des possibilités.

• La protection des brevets a un caractère territorial. La décision relative aux pays où la protection par brevet sera demandée s'inscrit généralement dans le cadre de la stratégie de l'entreprise. Souvent, les technologies peuvent être protégées sur les principaux marchés d'une entreprise et faire partie du domaine public dans d'autres pays où la commercialisation est peu probable. Dans ces derniers pays, il ne sera pas nécessaire d'obtenir la permission du titulaire du brevet (ou la concession d'une licence) pour commercialiser le produit.

• Les brevets ont une durée limitée. La protection par brevet a une durée maximale de 20 ans, à condition que le brevet soit “maintenu en vigueur” pendant toute cette période grâce au paiement en temps voulu des taxes de maintien en vigueur auprès de l'office des brevets concerné. Une fois la durée de protection expirée, le brevet est considéré comme tombé dans le domaine public, et son objet peut être librement utilisé. C'est le cas, par exemple, du célèbre brevet sur les transistors. On estime que moins de 25% de l'ensemble des brevets délivrés par l'Office européen des brevets (OEB) sont maintenus en vigueur jusqu'au terme de la durée maximale de protection (20 ans), ce qui signifie que de nombreux brevets sont en fait abandonnés par leurs titulaires (qui ne paient pas les taxes de maintien en vigueur) avant l'expiration de la durée maximale, un grand nombre de technologies utiles passant ainsi dans le domaine public.

• La portée des brevets connaît des limites. Les revendications constituent probablement la partie la plus importante d'un document de brevet. Elles déterminent la portée du brevet et on considère que les aspects d'une invention qui ne sont pas inclus dans les revendications ne sont pas brevetés. Il est important de garder à l'esprit qu'il n'est pas toujours facile de déterminer la portée d'un brevet. Cela nécessite des compétences et une expérience considérables dans l'interprétation des revendications, du fascicule de brevet (car les revendications sont souvent interprétées à la lumière du fascicule de brevet) et de l'historique de l'instruction (c'est-à-dire l'historique du traitement de la demande).

Stratégies visant à acquérir la liberté d'exploitation

L'analyse tendant à établir la liberté d'exploitation, fondée sur une recherche dans la documentation en matière de brevets, ne constitue, à de nombreux égards, qu'une première étape. Si la recherche en matière de brevets révèle l'existence d'un ou plusieurs brevets qui limitent votre liberté d'exploitation, votre entreprise devra déterminer comment agir. Si le ou les brevets qui font barrage sont effectivement valables, voici quelques-unes des stratégies les plus courantes pour acquérir une certaine liberté d'exploitation :

• Achat du brevet ou obtention d'une licence. L'obtention d'une licence suppose l'autorisation écrite du titulaire du brevet d'utiliser la technologie brevetée pour des actes déterminés, sur certains marchés et pour une durée définie. Les avantages d'un tel accord dépendront en grande partie des modalités et des conditions de la licence proposée. Les modalités et les conditions de l'accord déterminent le risque de perte d'autonomie et le titulaire du brevet exigera une somme forfaitaire ou le paiement périodique d'une redevance, mais ce type d'accord peut aussi constituer la façon la plus simple d'ouvrir la voie à la commercialisation de votre nouvelle technologie ou de votre nouveau produit.

• Licences réciproques. Il y a concession de licences réciproques lorsque deux entreprises échangent des licences afin de pouvoir exploiter certains brevets détenus par l'autre. C'est le cas dans l'exemple des trois entreprises pharmaceutiques, cité au début de cet article. La concession de licences réciproques nécessite que votre entreprise possède un portefeuille de brevets bien protégés présentant un intérêt pour les partenaires d'un éventuel accord de licence.

• Inventer en contournant l'invention. Une troisième solution consiste pour votre entreprise à inventer en contournant l'invention. Cela suppose d'effectuer des recherches et d'apporter des modifications au produit ou au procédé afin d'éviter de porter atteinte aux brevets détenus par des tiers. Par exemple, si votre liberté d'exploitation est entravée par un brevet de procédé, votre entreprise peut être en mesure d'élaborer un autre procédé pour arriver à un résultat final identique ou similaire et, ainsi, commercialiser l'invention sans devoir verser une redevance de licence à une autre personne.

• Communauté de brevets. Une communauté de brevets est un mécanisme qui permet à plusieurs entreprises travaillant dans des domaines technologiques connexes de grouper leurs brevets afin de créer un système d'échange des droits de brevet. Un exemple célèbre est la communauté de brevets créée par Sony, Philips et Pioneer s'agissant d'inventions essentielles pour respecter certaines spécifications types en matière de DVD vidéo et de DVD-ROM.

Protégez votre technologie

S'il ressort de la recherche en matière de brevets qu'aucun brevet ne vous empêche d'accéder au marché et que votre technologie est susceptible de satisfaire aux critères de brevetabilité, vous pouvez demander la protection par brevet pour cette nouvelle technologie afin de bénéficier d'une plus grande liberté d'exploitation, au lieu de conserver cette technologie sous la forme d'un secret d'affaires. Le brevet conférera à votre entreprise des droits exclusifs sur la nouvelle technologie, de telle sorte qu'aucune autre personne ne pourra l'exploiter sans votre autorisation préalable. De même, nul ne pourra obtenir de droits exclusifs sur la technologie dans l'avenir.

Cependant, il est important de signaler qu'il existe une limite précise à la possibilité pour le titulaire du brevet d'exploiter l'invention brevetée. Un brevet en tant que tel ne vous confère pas le droit de commercialiser la technologie protégée, il ne vous confère que le droit d'empêcher quiconque de le faire. Il s'agit d'une distinction essentielle et indispensable, même si la différence peut sembler subtile. Par exemple, un tiers peut être titulaire d'un brevet encore plus large qui englobe l'objet de votre brevet.

Par conséquent, vous aurez peut-être besoin d'utiliser la technologie brevetée par d'autres pour commercialiser une autre technologie. Le brevet Cohen-Boyer sur l'ADN recombiné est un exemple classique dans le domaine biotechnologique. En effet, pendant de nombreuses années, presque toutes les nouvelles technologies créées dans ce secteur nécessitaient l'utilisation de la technologie mise au point par Cohen et Boyer et le paiement d'une somme pour obtenir la licence souhaitée. De plus, plusieurs personnes peuvent être titulaires des brevets qui se chevauchent ou qui sont complémentaires et s'empêcher mutuellement d'accéder au marché. Enfin, il peut exister des dispositions réglementaires qui ne portent pas directement sur la propriété intellectuelle mais limitent l'accès d'une invention brevetée au marché (par exemple la réglementation relative aux produits alimentaires et pharmaceutiques).

En dépit de ce qui précède, il est important de souligner que la “liberté d'exploitation” est l'une des raisons pour lesquelles un certain nombre d'entreprises demandent la protection par brevet. Même si l'analyse susmentionnée montre que la délivrance d'un brevet ne suffit pas à permettre la commercialisation d'une nouvelle technologie ou d'un nouveau produit, cela constitue sans aucun doute une étape utile et une décision commerciale stratégique susceptible d'empêcher des problèmes à un stade ultérieur.

Publication défensive ou divulgation d'informations techniques

De nombreuses raisons peuvent expliquer pourquoi une entreprise ne souhaite pas demander la délivrance d'un brevet pour une invention donnée, que ce soit parce qu'elle sait que l'invention peut ne pas remplir les critères de brevetabilité ou parce qu'elle ne veut pas supporter les coûts liés au brevet. De nombreuses entreprises ont de plus en plus recours à une autre solution, la “publication défensive” ou divulgation d'informations techniques, par opposition à l'attitude qui consiste à conserver l'invention sous la forme d'un secret d'affaires.

La publication défensive signifie la divulgation de l'invention au public de façon à ce que personne ne puisse la faire breveter. Il en découle que nul n'a le droit d'empêcher d'autres personnes d'utiliser l'invention, tout le monde bénéficiant d'une certaine liberté d'exploitation. Lorsqu'on procède à une publication défensive, il est important que la divulgation intervienne dans une revue technique reconnue ou une autre publication susceptible d'être consultée par les examinateurs de brevets en relation avec de futures demandes de brevet. Il existe des revues consacrées à la publication défensive et certaines sont devenues des sources d'information technique établies qui font partie de la documentation minimale du PCT destinée aux administrations chargées de la recherche internationale3. D'une manière générale, aucune publication défensive n'est réalisée pour une découverte technologique décisive ou une invention technologique fondamentale qui constitue ou constituera l'élément moteur d'une entreprise.

Quelques grandes sociétés publient leurs propres bulletins contenant des divulgations techniques (par exemple Xerox), qui sont largement diffusés, afin de faire connaître des inventions qui ne sont pas brevetées. Aux États-Unis d'Amérique, l'USPTO permet aux déposants de demander la publication du Statutory Invention Registration (SIR) (déclaration statutaire d'invention) d'un brevet déposé, qui constitue en fait la divulgation technique d'une invention pour laquelle un brevet a été déposé. En obtenant un SIR, le déposant abandonne la procédure de délivrance du brevet pour la divulgation de l'invention par l'office des brevets.

Conclusion

Quelle que soit la méthode choisie pour limiter la probabilité d'être confronté à des litiges en matière de brevets qui peuvent se révéler risqués et coûteux, il est conseillé à toutes les entreprises du secteur technologique de se pencher rapidement sur cette question dans le cadre du processus de recherche et de commercialisation d'un produit. Parfois, il suffit d'apporter des adaptations mineures au produit ou de payer au titulaire du brevet une redevance de licence peu élevée pour éviter de futurs litiges. L'évaluation systématique de votre liberté d'exploitation avant le lancement d'un produit nouveau est donc une façon de limiter (mais pas d'éliminer) le risque que votre brevet porte atteinte à des brevets détenus par des tiers. Cela permettra aussi d'accroître vos chances de trouver des partenaires commerciaux et d'attirer des investisseurs pour financer vos projets de développement de vos activités.

1 Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et ne sont pas nécessairement celles de l'OMPI. Les observations, suggestions ou autres réactions concernant cet article peuvent être envoyées à l'adresse : esteban.burrone@wipo.int.

2 http://www.cambridgeantibody.com/html/news/press_releases/2003/2003_09_03_micromet_enzon.htm.

3 Pour plus de renseignements sur les administrations chargées de la recherche internationale et sur la documentation minimale du PCT, veuillez consulter le site Web du PCT à l'adresse http://www.wipo.int/pct/fr/

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