World Intellectual Property Organization

Protection internationale des brevets et des marques en vue de la concession de licences

Entreprise : Surface Processing Limited, Lower Gornal, Dudley, West Midlands
Conseils en propriété intellectuelle : Barker Brettell pour la protection de la propriété intellectuelle et Browne Jacobson pour la concession de licences
Objectif : Protection internationale des brevets et des marques en vue de la concession de licences

L’entreprise Surface Processing Limited (SPL) applique depuis 1994 un procédé chimique innovant en plusieurs étapes qui permet d’enlever la peinture, la rouille et la graisse d’éléments métalliques destinés à être réutilisés, procédé jusqu’alors gardé comme un secret industriel. L’un de ses principaux clients est le secteur automobile, qui fournit des panneaux et même des véhicules entiers afin qu’ils soient décapés, nettoyés et préparés. Le procédé utilise des résidus de fractionnement de flux de déchets et a par conséquent un effet très positif sur l’environnement, un avantage que M. Adrian McMurray, directeur général, souhaite davantage porter à la connaissance du public, car il offre de nouvelles perspectives dans l’économie mondiale “verte”.

Comme le marché stagnait au Royaume Uni, SPL a développé le procédé de manière à pouvoir traiter d’autres matériaux, tels que le plastique, et s’est rapidement rendu compte qu’il existait un marché mondial important dans le domaine. En tant que modèle d’entreprise, SPL ne souhaitait pas démarrer de nouvelles entreprises, ou s’associer à des partenaires étrangers, mais préférait négocier et conclure des accords de licence pour l’utilisation de sa technologie.

Dès lors, la protection du procédé par un brevet est devenue une nécessité, car les preneurs de licences potentiels non seulement l’escomptaient, mais l’exigeaient. La bourse Fillip a été utilisée pour protéger la marque SPL par le biais d’une marque communautaire et pour breveter le procédé au Royaume Uni, opération suivie par le dépôt d’une demande selon le PCT. Découvrant la complexité de l’univers de la protection de la propriété intellectuelle, Adrian exigeait “clarté et rentabilité de la part d’un conseil qui soit non seulement expert dans le domaine de la chimie organique technique, mais qui sache également comprendre rapidement les nécessités commerciales liées à la stratégie de l’entreprise”.

“Le premier conseil auquel nous nous sommes adressé était un chimiste spécialiste des produits pharmaceutiques, ce qui en soi n’était pas idéal, car j’ai dû batailler pour dépasser nos objectifs commerciaux et comprendre le processus d’obtention d’un brevet”, explique Adrian. Cependant, “il ne nous a pas fallu longtemps pour trouver un conseil formé à la chimie organique qui comprenne ce que nous faisions; le texte de la demande de brevet fut excellemment bien rédigé, très complet, et contenait toutes les subtilités de notre procédé pour tous les domaines d’application prévus (et non prévus pour certains).”

SPL a bénéficié du même service de qualité lors de l’octroi de licences à des entreprises étrangères, les accords de licence étant négociés avec des connaissances approfondies de la technologie et comprenant l’utilisation de marques et de brevets. “J’ai été très impressionné par les conseils et les services fournis, notamment parce que la stratégie adoptée correspondait à nos besoins commerciaux : n’ayant pas besoin du brevet pour tous les territoires de l’Union européenne, il nous a été conseillé de ne pas les inclure, ce qui nous a permis de gagner du temps et de l’argent et de consacrer plus efficacement ces ressources à l’amélioration de nos procédés.

SPL's UK trademark has been extended to a community mark
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La première licence étrangère a été concédée en deux étapes, sur la base du brevet : elle octroyait un droit d’exploitation dans un rayon de 250 km pour le preneur de licence en République tchèque, élargi à la Slovénie et à la Pologne du sud. Une autre licence est en cours de négociation avec une entreprise polonaise.

Un autre aspect important de cette étude de cas concerne l’utilisation de la propriété intellectuelle comme un outil pour attirer des capitaux dans l’entreprise. À ce titre, Adrian essaie d’attirer des capitaux qui permettront de construire une installation de démonstration de l’état actuel de la technique ici au Royaume Uni, afin d’inciter les entreprises étrangères à conclure des accords de licence. Et d’ajouter que : “sans la propriété intellectuelle, les investisseurs n’étaient pas intéressés, mais la technologie brevetée constitue un atout pour notre entreprise de capital risque. Notre brevet international protège notre activité de base, et la marque communautaire notre position commerciale. En outre, nous sommes de plus en plus reconnus au sein de l’Union européenne et notre expansion en Asie et en Amérique du Nord sera facilitée grâce à la protection de la propriété intellectuelle”.

À la question de savoir si tout cela valait quand même la peine, il a répondu : “Je ne me suis rendu compte de l’importance de la protection conférée par un brevet pour notre entreprise que le jour où nous avons commencé à négocier des licences; c’est à partir de ce moment que nous avons commencé à être pris au sérieux par toutes les parties concernées”. Les contrats de licence ont été établis par de véritables juristes possédant beaucoup d’expérience dans ce domaine. Ainsi, j’ai confiance car je pense que les contrats sont solides et bien rédigés”.

Fait significatif, SPL est maintenant étroitement associée à la propriété intellectuelle sous toutes ses formes, qu’il s’agisse de l’apport de nouvelles améliorations au procédé pour perfectionner le brevet de départ, ou de l’enregistrement de marques au sein de l’Union européenne et du soin apporté aux détails lors de l’établissement d’accords de licence, et elle continuera de faire appel à ses conseils en brevets lorsque la bourse Fillip sera épuisée.

Cela illustre à quel point il est important de prendre en considération la propriété intellectuelle le plus tôt possible. SPL a été suffisamment perspicace pour réaliser qu’une divulgation publique prématurée réduisait à néant la protection par brevet, et pour préserver le secret industriel, une tactique sur laquelle repose maintenant sa stratégie d’expansion mondiale. 

 

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© Fillip 2008
 

 

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