Cuestiones relativas a la propiedad intelectual en la publicidad

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Lien Verbauwhede, Consultora , División de Pymes, OMPI1



Introducción – La creciente importancia de la publicidad en la economía de mercado

La publicidad es tan antigua como la civilización y el comercio. Hace unos 3.000 años, los zapateros y escribas divulgaban sus servicios en tablillas de arcilla. Los antiguos griegos se servían de pregoneros para anunciar la arribada de barcos cargados de vino y especias. Hoy en día, las empresas llaman la atención de los posibles clientes mediante atractivas enseñas comerciales, prospectos, folletos, vallas publicitarias, comunicaciones por radio y televisión, ofertas telefónicas, buzoneo de publicidad, mensajes con textos comerciales, anuncios a través de correo electrónico, pancartas publicitarias y anuncios emergentes2, anuncios multimedia3 y muchas otras herramientas publicitarias4.

Para la mayoría de la empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, la publicidad puede resultar una aventura difícil. Por un lado, los clientes están siendo bombardeados con más información que nunca sobre bienes y servicios nuevos supuestamente superiores, al tiempo que, por otro lado, las empresas con poco dinero tienen que ser cada vez más creativas para anunciar sus mercancías de forma rentable. Para ser efectivo, un anuncio primero tiene que verse, y después recordarse el tiempo suficiente como para comunicar de forma persuasiva la proposición de venta incomparable de un producto o servicio, de manera que los posibles compradores se conviertan en compradores de hecho.

La publicidad se ha convertido en una carrera por crear un modo exclusivo, vanguardista y atractivo de transmitir información de interés para los clientes, de modo que facilite su decisión de compra e influya positivamente en ella. Tal como es la publicidad, resulta difícil mantener los contenidos de un anuncio fieles a la realidad, dada la tendencia natural humana a exagerar los beneficios de un producto o servicio más allá del mero bombo. Es fácil atravesar la delgada línea que separa el mero bombo de la publicidad equívoca, engañosa o directamente falsa. Por tanto, crear un anuncio ganador que no conlleve riesgos a menudo se convierte en algo tan arduo como crear un producto o servicio ganador sin riesgos.

Hay una gran cantidad de técnicas innovadoras de publicidad digital en el entorno en línea que brindan a las empresas nuevas posibilidades de extender la función de la publicidad más allá de su función tradicional de apoyo a un producto o servicio. Como resultado, hay diversos modelos de empresa en línea en que los ingresos por publicidad son con frecuencia la fuente principal o única de ingresos de la empresa5. Al mismo tiempo, Internet y las tecnologías digitales han generado nuevos problemas potenciales debido a la facilidad y velocidad con que puede organizarse, remodelarse y distribuirse el contenido publicitario a escala mundial.

Este artículo se ocupa de cuestiones relativas a la propiedad intelectual (PI) en lo que atañe a la publicidad como proceso de creación, desde cómo pueden proteger los anunciantes los derechos exclusivos sobre sus creaciones hasta cuáles son los peligros de infringir los derechos de propiedad intelectual de otros al crear o utilizar contenidos publicitarios en su forma tradicional o a través de Internet6. El artículo se dirige principalmente a empresas que ya se anuncian o que planean anunciar sus bienes o servicios. También resultará de utilidad para cualquiera que tenga relación con la publicidad, como por ejemplo empleados responsables de elaborar material promocional, publicistas que trabajan por cuenta propia, asesores de marketing, diseñadores gráficos, fotógrafos y similares.

¿Qué tipos de derechos de propiedad intelectual pueden estar en juego en la publicidad?

Igual que sucede con los elementos de un buen producto o servicio, es probable que los elementos de un buen anuncio sean copiados o imitados por otros. De manera que apenas sorprende que a la hora de elaborar el contenido un anuncio o al desarrollar una campaña publicitaria entren en juego uno o varios tipos de derechos de propiedad intelectual. Entre éstos figuran los siguientes:

• los contenidos creativos, como el material escrito, las fotografías, las ilustraciones, los gráficos, la composición de un anuncio, la música y los videos pueden estar protegidos por el derecho de autor;

• los lemas y sonidos pueden estar protegidos, bajo determinadas circunstancias, por la legislación de derecho de autor o de marcas;

• los nombres comerciales, logotipos, nombres de productos, nombres de dominio y otros signos empleados en la publicidad pueden estar protegidos como marcas;

• las indicaciones geográficas pueden estar protegidas por la legislación contra la competencia desleal, por la legislación para la defensa del consumidor, por la legislación para la protección de marcas de certificación o por leyes especiales para la protección de indicaciones geográficas o denominaciones de origen7;

• los símbolos gráficos, las visualizaciones de pantalla, los interfaces gráficos de usuario e incluso las páginas web pueden estar protegidas por la legislación en materia de diseño industrial;

• el diseño de un sitio web es probable que esté protegido por el derecho de autor;

• los programas informáticos utilizados para crear anuncios digitales, como las imágenes generadas por ordenador, pueden estar protegidos por el derecho de autor o por patentes, dependiendo de la legislación nacional;

• algunas técnicas publicitarias o métodos comerciales pueden estar protegidos por patentes o por modelos de utilidad8;

• el envase y embalaje característico, como la forma de una botella o de un recipiente, puede ser susceptible de protección como marca, diseño industrial o, en algunos países, como presentación comercial9;

• la identidad de una persona, como su nombre, fotografía, imagen, voz o firma, puede estar protegida por el derecho de publicidad o el derecho a la intimidad;

• las bases de datos como, por ejemplo, de perfiles de consumidores, pueden estar protegidas por la legislación de derecho de autor o por legislación sui generis en materia de bases de datos;

• los métodos desleales de publicidad, como las afirmaciones publicitarias falsas, la promoción falsa de productos, el envasado engañoso o las promociones o comercialización deshonestas, están prohibidos por la legislación sobre competencia desleal.

Las empresas están encontrando formas cada vez más ingeniosas de anunciar sus productos y servicios. Con cada nivel superior de refinamiento publicitario se plantean nuevos derechos de propiedad intelectual. Así pues, el anuncio más sencillo puede suponer solamente el derecho de autor o de marca de un logotipo, mientras que los productos audiovisuales avanzados pueden plantear muchas cuestiones complejas relacionadas con la propiedad intelectual.


¿Cómo proteger nuestra publicidad creativa?

Es probable que la competencia copie nuestra inspiración creadora, técnicas y creaciones, y se aproveche de ellas. Por tanto, debemos idear las estrategias adecuadas para proteger nuestras obras mediante los instrumentos jurídicos que pone a disposición el sistema de protección intelectual. Entre éstos pueden encontrarse los siguientes, a saber:

• el registro del anuncio y de cualquier otro material protegido por el derecho de autor (con inclusión de nuestro sitio web) en la oficina de derecho de autor, en el caso de los países donde esto sea posible;

• el aviso público de que nuestro material publicitario está protegido legalmente por la legislación sobre derecho de autor. Esto puede hacerse simplemente utilizando un indicativo de derechos de autor (que incluye el símbolo © o la expresión “Derechos de autor”, el nombre del titular de los derechos de autor y el año de primera publicación de la obra);

• el registro de las marcas. Las marcas suelen ser palabras, números o logotipos. No obstante, los avances tecnológicos han hecho posible la creación de marcas nuevas y más creativas. Las marcas animadas o en movimiento y los sonidos, por ejemplo, se adaptan particularmente bien a la publicidad y son ideales para el entorno de Internet. Algunos países permiten el registro de estas marcas no tradicionales10;

• el registro de la marca como nombre de dominio. La marca y el nombre de dominio pueden estar vinculados de forma inseparable. Para los clientes resulta frustrante no poder encontrar nuestro sitio web con facilidad, y para nosotros es frustrante que encuentren el sitio de una empresa que no tiene nada que ver con nosotros o, lo que es peor, que acaben en la página web de un competidor. Por tanto debemos registra nuestra marca como nombre de dominio antes de que lo haga algún otro.

• la utilización de las marcas de forma sistemática y adecuada en cualquier material promocional. Habrá que utilizar solamente el tipo de fuente, color y tamaño específicos, así como otras características que formen parte de la marca. Esto aumentará el carácter inconfundible y el valor de la marca con el tiempo. Habrá que distinguir las marcas con el indicativo de marca ®, TM, SM o símbolos equivalentes11;

• plantearse patentar tecnologías publicitarias innovadoras y métodos comerciales en línea en todos los países donde pueda gozarse de esta protección;

• tomar precauciones para evitar la divulgación involuntaria de secretos comerciales. Cualquier información comercial confidencial que dé una ventaja competitiva a nuestra empresa, como métodos de venta, perfiles de consumidores, listas de proveedores, procedimientos de fabricación, planes de marketing, una idea genial para una campaña publicitaria12 y demás puede protegerse mediante la legislación en materia de secretos comerciales o de competencia desleal. Ahora bien, una vez que se haya divulgado públicamente un secreto industrial, aunque sea accidentalmente, ya no será posible proteger la información. Por tanto:

• si encargamos a una agencia publicitaria o a un consultor la creación de un anuncio para nuestra empresa, deberemos asegurarnos de que toda persona que tenga acceso a nuestras instalaciones o necesite conocer información comercial confidencial esté obligada por un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación. Esto podrá protegernos contra la revelación no autorizada de nuestros secretos comerciales;

• habrá que asegurarse de que no divulgamos secretos comerciales en la publicidad. Imaginemos el desastre que sería si publicamos involuntariamente fotografías de un procedimiento de fabricación secreto en un anuncio de nuestra empresa.

• no divulgar información relativa a una patente. Para obtener una patente, la invención debe ser “nueva” o “novedosa”. En la mayoría de los países, esto significa que la invención no debe haberse divulgado públicamente antes de que se haya depositado la solicitud de patente. Si nuestra empresa ha concebido una invención valiosa para la que desea obtener una patente, deberemos abstenernos de emprender cualquier actividad de comercialización o de divulgar cualquier información relativa a la invención antes de depositar la solicitud de patente. Si comercializamos un producto a través de un anuncio y la descripción del producto revela sus cualidades innovadoras, dicha revelación probablemente nos impedirá obtener la protección de una patente, salvo que la legislación nacional contemple un “periodo de gracia”13.

Las empresas dedican con frecuencia mucho tiempo y dinero a crear campañas publicitarias que rindan buenos resultados. Es importante que protejamos nuestro activo de propiedad intelectual, de manera que otros no puedan copiar o aprovecharse indebidamente de nuestras creaciones innovadoras.


¿Podemos utilizar material propiedad de otros en nuestra publicidad?

La tecnología actual hace que resulte extremadamente fácil utilizar en nuestra publicidad material que otros hayan creado, ya sean fragmentos de cine o televisión, música, gráficos, fotografías, programas informáticos, textos y demás. La facilidad técnica de copia y uso de estas obras no nos da el derecho legal a hacerlo. La utilización de material protegido por el derecho de propiedad intelectual sin la autorización de su propietario, ya sea mediante “cesión” o “licencia”14, puede tener consecuencias nefastas:

• Utilización de herramientas técnicas y programas informáticos propiedad de otros. Cuando utilicemos un sistema de comercio electrónico, tecnología publicitaria, programa informático u otra herramienta técnica para la creación de nuestro anuncio, debemos asegurarnos de que tenemos un contrato de licencia por escrito.

• Utilización de obras protegidas por el derecho de autor. Si deseamos utilizar en nuestro anuncio cualquier material escrito, fotografías, videos, música, grabaciones sonoras, logotipos, ilustraciones, viñetas, bases de datos originales, dibujos, gráficos y demás que haya sido creado por otros y cuyos derechos de autor no estén extinguidos, normalmente necesitaremos la autorización escrita del titular de los derechos de autor15. Obsérvese que la mayor parte del material disponible en Internet o almacenado en servidores web está protegido por el derecho de autor del mismo modo que las obras publicadas por otros medios. Sólo por el hecho de obtener el material de Internet no significa que podamos copiarlo o reproducirlo libremente.

Localizar al titular de los derechos de autor y obtener todas las licencias necesarias no siempre resulta una tarea sencilla. Probablemente, la mejor forma sea comprobar si la obra en cuestión está registrada en el repertorio de la organización de gestión colectiva16 o cámara de compensación pertinentes, lo que simplifica considerablemente el proceso de obtención de licencias. Si nos anunciamos en Internet, hay portales excelentes que ofrecen licencias en línea para diferentes tipos de obras. Por ejemplo, Epictura – Banco de Imágenes dispone de una colección en línea de una enorme cantidad de imágenes sobre una amplia variedad de temas17. Algunos artistas y empresas incluso ofrecen sus ilustraciones, fotografías, fondos, tapices, pancartas, logotipos y otros tipos de material de modo gratuito para determinados usos. Este tipo de material se compone con frecuencia de galerías de imágenes, programas de dominio público, programas compartidos, obras libres de royalties u obras libres de derechos de autor. Con todo, no se puede dar por supuesto que podamos distribuir o copiar programas de dominio público sin limitaciones. Será preciso leer los contratos de licencia aplicables antes de ver qué usos se pueden dar a estas obras18.

En la mayoría de los países, cuando utilizamos una obra protegida por el derecho de autor en un anuncio tenemos también la obligación legal de respetar los derechos morales del autor. Debemos asegurarnos de que:

• aparece mencionado el nombre del autor en el trabajo19; y que

• la obra no se utiliza o modifica de manera que tienda a menoscabar la reputación o el honor del autor. Por ejemplo, no podemos dar color a una fotografía en blanco y negro, o redimensionar, volver a colorear o encorvar un material gráfico sin la autorización del autor.

• Utilización de fotografías propiedad de otros. Hay que poner un cuidado especial cuando utilicemos fotografías en nuestra publicidad. Además de la autorización del titular de los derechos de autor de la fotografía (normalmente el fotógrafo), también puede que necesitemos un permiso aparte para utilizar el contenido que recoge la fotografía. Por ejemplo, si la fotografía es de una persona, podríamos necesitar el permiso de la persona retratada en la fotografía para utilizar su imagen (véase más adelante); en el caso de una fotografía de una obra protegida por el derecho de autor, necesitaremos la autorización del artista; y en el caso de edificios, puede que necesitemos, en determinadas jurisdicciones, el permiso del arquitecto.

• Utilización de material de dominio público. Dado lo laborioso de la tarea de seguir la pista de los titulares de los derechos de autor y negociar las licencias, los anunciantes a menudo utilizan material que forma parte del dominio público20. Existen numerosas instituciones (bibliotecas, archivos nacionales, organizaciones de gestión colectiva) y portales en línea que cuentan con bases de datos de obras de dominio público.

La utilización publicitaria de obras literarias y artísticas que no estén libres de derechos de autor puede suponernos una demanda seria y desagradable. Incluso si solamente utilizamos una parte de una obra sujeta a derecho de autor, generalmente necesitaremos una autorización formal previa. Por ejemplo, es posible que violemos el derecho de autor de una canción aunque sólo tomemos “prestadas” algunas notas para nuestro anuncio21.


Podemos utilizar el retrato de otras personas en nuestra publicidad?

La estrella del golf Tiger Woods actúa en anuncios de Buick; la jugadora de tenis Anna Kournikova promociona relojes Omega; y Nicole Kidman es la nueva cara de Chanel No 5. Las empresas hace mucho tiempo que conocen el valor que aportan los famosos a la promoción de sus mercancías. La presencia de una celebridad parece ser una herramienta muy efectiva para atraer rápidamente la atención del consumidor hacia un producto o servicio y crear un alto valor percibido y credibilidad22.

Sin embargo, las empresas deben actuar con precaución antes de utilizar la imagen de un famoso en sus anuncios. En muchos países, el nombre, la cara, la imagen, la voz y otros tipos de representaciones de una persona están protegidos por el derecho a la intimidad y por el derecho de publicidad23.
El derecho a la intimidad otorga a una persona el derecho a proteger su imagen ante determinados usos por parte de otras personas. El derecho de publicidad es lo opuesto al derecho a la intimidad. Reconoce que la imagen de una persona tiene un valor económico que se supone es fruto del esfuerzo de esa persona y le da derecho a explotar su propia imagen24.

Ejemplo: Una fábrica de cerveza vende un calendario en el que se ve a una persona desconocida conduciendo un automóvil con una refrescante jarra de cerveza en la mano. Esto podría plantear problemas relacionados con la intimidad, ya que muestra aspectos privados o delicados de esa persona. Si, por otro lado, la imagen fuera de una persona famosa, podrían plantearse ambos derechos de intimidad y publicidad en el caso de que la fotografía se hubiese tomado sin el consentimiento de la persona.

El derecho a la intimidad y el derecho de publicidad hacen que en determinadas circunstancias sea ilícito utilizar la identidad de otra persona con fines comerciales sin permiso (y puede que nos exijan una compensación económica). La legislación en materia de intimidad y publicidad varía de un país a otro, por lo que será aconsejable obtener el asesoramiento jurídico de un especialista del país.


¿Podemos utilizar la marca de un competidor en nuestra publicidad?

Una marca constituye un derecho exclusivo, lo que significa que confiere a su titular el derecho a evitar (impedir) que otros utilicen la marca. Ahora bien, una marca no otorga a su titular el monopolio de la palabra, frase, forma o color como tales. El titular de la marca solamente puede restringir el uso comercial de ésta con relación a tipos bienes o servicios que vengan al caso. No puede evitarse el uso no comercial, excepto en el caso de que dicho uso afecte al carácter distintivo de la marca.

Por consiguiente, en la mayoría de los países, la utilización de la marca de un competidor en un anuncio no supone una infracción en la medida en que dicho uso se haga conforme a las prácticas leales en asuntos comerciales o industriales, o siempre y cuando no sea para aprovecharse del carácter distintivo o de la reputación de la marca o se utilice en perjuicio de ella.

Ejemplo: En septiembre de 2004, Montblanc, conocida fabricante de plumas estilográficas, presentó una demanda contra A.T. Cross Co. por infracción de marcas y publicidad engañosa por comercializar las recargas de sus plumas estilográficas con la marca MONTBLANC en caracteres en negrita en sus paquetes. Es más, la marca Cross no aparecía en el paquete. Montblanc sostiene que Cross está explotando la reputación de Montblanc para vender un producto de calidad inferior. Montblanc ha solicitado un mandamiento judicial provisional para que Cross deje de vender y comercializar los recambios, y ha pedido daños y perjuicios. La cuestión se reducirá a decidir si el empaquetado confunde a los consumidores a pensar que están comprando un producto afiliado a Montblanc o autorizado por ella.

Algunos usos de las marcas de terceros requieren un cuidado especial:

• Una marca siempre corre el riesgo de perder su carácter distintivo, lo que significa que en algún momento puede llegar a anularse. Hay que tener cuidado de no modificar la marca de un competidor, especialmente si la marca consiste en un logotipo. La utilización de una versión alterada de la marca del competidor puede “empañar” la identidad del producto de la marca y, por tanto, constituir una infracción de marcas y dilución de la marca25.

• La marca de un competidor puede contener uno o más elementos gráficos, como un logotipo, rótulo, diseño o figura en tres dimensiones. Es probable que todos estos elementos también estén protegidos por la legislación de derecho de autor. Esto significa que por lo general tendremos que obtener la autorización del titular de los derechos de autor para utilizar uno o varios de estos elementos gráficos en nuestra publicidad.

• Las metaetiquetas son palabras clave o frases incorporadas en el código HTML de un sitio web que son invisibles para el visitante pero que pueden leer algunos motores de búsqueda. En teoría, las metaetiquetas permiten a las empresas incluir información para aumentar la eficiencia de los motores de búsqueda. Sin embargo, en lugar de utilizar términos que describen adecuadamente el sitio, algunas empresas colocan la marca de empresas competidoras en sus metaetiquetas. Por ejemplo, una pequeña chocolatería puede soterrar la famosa marca “Neuhaus” en una metaetiqueta. Así pues, alguien que buscara “Neuhaus” sería dirigido a la página de la chocolatería. Este tipo de uso engañoso de la marca de otra empresa en una metaetiqueta puede constituir competencia desleal o infracción de marcas26.

• La activación mediante palabras clave se produce cuando un operador de un motor vende palabras clave a empresas, de manera que cuando un usuario introduce esas palabras clave concretas en el motor de búsqueda aparecen pancartas o anuncios emergentes junto con la lista de resultados de la búsqueda. Por ejemplo, una empresa de bicicletas puede comprar la palabra “mountainbike” a un motor de búsqueda. Cada vez que un usuario introduce la palabra “mountainbike” en el motor de búsqueda aparecerá una pancarta o una ventana emergente publicitaria de la empresa. Además, si el usuario pulsa sobre la pancarta o la ventana emergente, será dirigido al sitio web de la empresa de bicicletas. Sin embargo, el problema surge cuando un motor de búsqueda vende la marca de un competidor como pancarta o publicidad emergente. Por ejemplo, supongamos que la empresa de bicicletas mencionada anteriormente ha comprado las palabras “Cannondale” y “BMX”. Una vez que un usuario introduce las palabras clave “Cannondale” y “BMX” aparece una pancarta de la empresa competidora de bicicletas al principio de la lista de resultados. Este tipo de publicidad activada por palabras clave puede exponer tanto al motor de búsqueda como a la empresa anunciante a la responsabilidad legal de infracción de marcas, publicidad engañosa y competencia desleal.

• Algunas otras prácticas de Internet pueden plantear cuestiones relacionadas con las marcas, como el empleo de enlaces y marcos y la utilización de marcas en los nombres de dominio27.

Si utilizamos la marca de un competidor en nuestra publicidad, tendremos que hacerlo honesta y adecuadamente:

- el sentido primario de nuestro anuncio deberá ser el de informar al consumidor, y no el de desacreditar o atacar injustamente a los competidores;

- al referirnos a los competidores, debemos evitar la utilización de un tono humillante o despectivo;

- es preciso señalar las marcas de los competidores con el símbolo de marca;

- debemos evitar el uso de la marca de un competidor de modo que dé a entender que este competidor aprueba o patrocina nuestro producto publicitario;

- no debemos aprovecharnos injustamente de la reputación de la marca de un competidor para promocionar nuestro propio negocio.


¿Podemos comparar en un anuncio nuestros productos y servicios con los de los competidores?

Lo vemos por todas partes: Coca-Cola y Pepsi se retan mutuamente en pruebas de sabor, las empresas de telefonía móvil comparan sus tarifas entre sí, y los fabricantes de automóviles ponen en entredicho la efectividad de los productos de los demás. ¿Podemos comparar las cualidades relativas de los productos y servicios de nuestra empresa con las de los competidores sin infringir la legislación sobre marcas o sobre competencia desleal?

En el mundo, los países han adoptado enfoques diferentes, y a veces incluso en conflicto, con relación a la publicidad comparativa. Algunas legislaciones, como la de los Estados Unidos, apoyan abiertamente la publicidad comparativa, y consideran que las comparaciones sinceras son informativas para los consumidores y beneficiosas para la competencia. En otros países, por ejemplo de Europa, se permite la publicidad comparativa como principio general, aunque se establecen requisitos específicos para poderse considerar legítima28. Otros países prohíben la publicidad comparativa, ya sea en general o para productos determinados.

La publicidad comparativa puede ser directa o indirecta. En la publicidad comparativa directa el producto anunciado se describe como superior a productos competidores que se mencionan con relación a determinadas características o beneficios.. Por ejemplo, en 1999, General Motors Corp. afirmaba que su Cadillac Seville STS superaba al BMW 540 en un circuito de slalom. En las comparaciones indirectas no se nombra a los competidores, y simplemente la marca anunciada se describe como superior con relación a determinados atributos o beneficios. Un ejemplo de ello sería “Somos los mejores del país”.

Debe ponerse especial cuidado en las situaciones siguientes:

• No están permitidas las comparaciones despectivas o difamatorias. No podemos usar la marca de manera que perjudique a nuestro competidor de modo injusto, es decir, si la reputación o la imagen que se ha creado sufre a consecuencia de nuestro uso comparado de la marca del competidor.

• Las comparaciones engañosas con probabilidad constituirán una infracción. Nuestras comparaciones deben ser completamente ciertas y exactas; y lo que es más importante, las opiniones nunca deberán expresarse como hechos.

• No están permitidas las comparaciones que puedan dar lugar a confusión con los productos o servicios del competidor. Por ejemplo, destacar de forma prominente el logotipo de nuestro competidor (que con frecuencia es también una marca) es probable que se considere una infracción, ya que podíamos haber utilizado fácilmente la marca en lugar del logotipo.

La publicidad comparativa, por su propia naturaleza, puede confundir a los consumidores y desacreditar injustamente a los competidores con los que se hace la comparación. Esta es la razón por la que muchas legislaciones establecen severas restricciones a la publicidad comparativa. Debemos comprobar con mucho cuidado la legislación y normativa aplicables. El riesgo de cometer errores legales fatales es mucho mayor cuando hacemos comparaciones, especialmente si nombramos explícitamente a nuestro competidor.

¿Podemos revelar información confidencial de un competidor en nuestra publicidad?

La información comercial confidencial normalmente está protegida como secreto comercial si tiene valor comercial para su propietario, si no se conoce públicamente o no se puede deducir fácilmente y si el propietario ha realizado un esfuerzo razonable por mantenerla en secreto. Si bien el secreto comercial no ofrece protección frente a quienes obtienen o elaboran de forma independiente la información objeto de secreto comercial, el propietario de la información tendrá derecho a un desagravio en los tribunales por parte de quienes hayan hurtado o divulgado dicha información confidencial habiendo violado un depósito de confianza o un acuerdo escrito de no divulgación29.

Hay que tener cuidado de no revelar secretos comerciales de los competidores en nuestros anuncios, si su propietario ha tratado activamente de mantener dicha información en secreto.


Si pagamos a una agencia para que cree un anuncio para nuestra empresa, ¿quién será el propietario de los derechos?

Si nuestro anuncio lo ha creado un empleado contratado a este fin, entonces, en la mayoría de los países, nosotros (como empleadores) seremos los titulares de los derechos de autor del anuncio, salvo que pactemos otra cosa con el empleado.

Sin embargo, muchas empresas subcontratan la creación de sus campañas publicitarias a un contratista externo y suponen que poseen los derechos de propiedad intelectual de ésta, sencillamente porque han pagado por ello. Cuidado; podemos llevarnos la sorpresa de encontrarnos con que no poseemos los derechos de propiedad intelectual de algo que ha sido creado para nosotros. Los contratistas independientes (a diferencia de los empleados) normalmente poseen los derechos de propiedad intelectual de las obras que crean, incluso si hemos pagado por ello, salvo que se pacte otra cosa mediante un contrato por escrito30.

• Derechos de autor. En la práctica, la agencia publicitaria normalmente será la propietaria los derechos de autor de una campaña publicitaria, así como de cualquier elemento susceptible de protección por el derecho de autor que contribuya a la campaña (como colores, gráficos gif o jpeg, la disposición general, sonidos y músicas, fotografías, etc.). Sin un acuerdo válido por escrito por el que se nos transfieran todos estos derechos, podemos acabar quedándonos sin nada excepto, quizá, una licencia de no exclusividad para utilizar nuestra propia campaña publicitaria. Es posible que puedan aplicarse diferentes normas o excepciones, como en el caso de fotografías, películas y grabaciones sonoras hechas por encargo.

• Ejemplo: Encargamos a un diseñador publicitario que trabaja por cuenta propia la creación de una campaña publicitaria para nuestra empresa. El anuncio consiste en un logotipo, algunas ilustraciones gráficas y textos. No existe un acuerdo por el que se nos transfieran todos los derechos, por lo que los derechos de autor pertenecen al diseñador (de acuerdo con la legislación nacional). Un año después, queremos reutilizar algunos elementos para otra campaña. De acuerdo con la mayoría de las leyes nacionales sobre derecho de autor, necesitaremos la autorización del diseñador y puede que tengamos que pagar una suma complementaria para volver a utilizar dichos elementos31. Antes de encargar un anuncio, lo mejor es firmar un contrato claro por escrito con el diseñador donde se explique claramente con detalle quién posee los derechos de propiedad intelectual de cada uno de los elementos de la campaña publicitaria.

• Marcas. A diferencia de los derechos de autor, que existen desde el momento de la creación, los derechos de marca surgen bien del uso de una marca en la actividad comercial relacionada con los bienes y servicios que vengan al caso, bien de su registro. En consecuencia, si una agencia publicitaria crea una marca o un logotipo para nuestra empresa, rara vez poseerá los derechos de marca, ya que no utilizará la marca que cree con relación a ningún bien o servicio y no solicitará su registro como marca32.

• Diseños industriales. Si encargamos a un diseñador que trabaja por cuenta propia la creación de un diseño concreto para nuestro anuncio, en muchos casos no nos pertenecerán automáticamente los derechos de propiedad intelectual, sino que los conservará el diseñador.

• Patentes. En algunos países, donde se concede la patente de programas informáticos, puede que sea conveniente plantearse solicitar la protección de una patente sobre determinados aspectos de anuncios con alto contenido en medios.

Siempre deberíamos establecer un acuerdo por escrito con nuestro agente de publicidad y con otros contratistas independientes, y determinar los pormenores acerca de la propiedad de cada elemento de la obra que vaya a crearse. Habremos de asegurarnos de que recibimos los derechos de propiedad suficientes o una licencia suficientemente amplia como para poder utilizar el anuncio (y todos sus elementos) como y cuando queramos. A la hora de negociar y elaborar un borrador de acuerdo de este tipo, habrá que tener en cuenta las cuestiones siguientes:

• El precio que paguemos por la creación de un anuncio dependerá de quién se quede los derechos de propiedad intelectual sobre los diferentes componentes del anuncio que cree la agencia publicitaria o el diseñador (a saber, textos, gráficos, diseño, logotipos, música, etc.). Con relación a cada uno de los elementos de un anuncio debemos reflexionar detenidamente cuáles necesitamos en propiedad y sobre cuáles necesitamos solamente una licencia de uso.

• La legislación nacional puede que establezca requisitos obligatorios para la transferencia de uno o más tipos de derechos de propiedad intelectual. Habrá que asegurarse de que el acuerdo cumple cualquier condición de esta clase.

• ¿Quién posee los derechos de propiedad intelectual sobre el material que nosotros facilitamos a la agencia para utilizarlo en un anuncio? Lo habitual será que facilitemos las marcas, los logotipos de los productos, textos y otros materiales que sean de nuestra propiedad. Sería prudente incluir una lista de elementos por la que quede claramente confirmada nuestra propiedad sobre dicho material.

• ¿Quién se responsabilizará de obtener el permiso para utilizar material de terceros como textos, marcas o fotografías cuyo titular de los derechos de propiedad intelectual no seamos nosotros ni la agencia publicitaria, sino un tercero?

• ¿Puede el creador del sitio web utilizar el anuncio, o determinados elementos del mismo, como modelo para crear campañas publicitarias para otros, incluidos los competidores?

Cuando negociemos un acuerdo con una agencia de publicidad para la creación de una campaña publicitaria, deberemos asegurarnos de que conseguimos todos los derechos que necesitamos para utilizar nuestro anuncio en el futuro inmediato.


¿Qué otras cuestiones legales debemos tener presente?

La publicidad constituye un medio muy poderoso para influir en el poder de compra de la gente. Sin embargo, esta influencia sobre las personas conlleva la posibilidad del mal uso y del abuso. Esta es la razón por la que en muchos países las prácticas publicitarias están muy reguladas a fin de evitar y controlar las actuaciones comerciales injustas.

Si lanzamos un anuncio, tendremos que cumplir todo un conjunto de leyes y normas, que pueden variar de un país a otro, y que también pueden depender del contenido del anuncio. Entre las cuestiones generales que habrá que tener en cuenta cuando creemos una campaña publicitaria figuran las siguientes:

• Indicaciones geográficas. No podremos utilizar indicaciones geográficas en nuestro material de empaquetado y promocional si dicho uso puede llevar a confusión a los clientes con relación al verdadero origen de los productos33. Del mismo modo, el uso de indicaciones falsas de origen o de fuente puede ser enjuiciable en algunos países, en virtud de la legislación sobre marcas.

• Categorías delicadas. La mayoría de los países tienen controles o restricciones especiales con relación a la publicidad de determinados tipos de productos, como medicamentos, tabaco, alimentos, juguetes, pornografía, homenajes, créditos, productos higiénicos y de adelgazamiento, juegos de casino y demás. Algunos países también tienen establecidas prohibiciones o restricciones con relación a la comercialización de determinados servicios profesionales, como los de letrados, notarios, farmacéuticos, asesores fiscales, contables y auditores.

• Etiquetado. Existen multitud de leyes que obligan a cumplir determinados requisitos de empaquetado y etiquetado con relación a productos determinados. El objetivo es informar al consumidor sobre las características del producto y proteger la salud y la seguridad. La legislación sobre etiquetado se relaciona con más frecuencia con alimentos, productos textiles, medicamentos, juguetes y artículos con relleno. Puesto que existen considerables diferencias en las normas de etiquetado entre los diferentes países, puede que sea preciso buscar el asesoramiento de un jurista local especializado. Por ejemplo, en algunos países la legislación requiere que el etiquetado (y la publicidad) se realice en el idioma nacional. Algunos países disponen de legislación medioambiental que afecta a los requisitos de empaquetado de productos.

• Publicidad e infancia. La mayoría de los países permiten a las empresas anunciarse a los niños, siempre y cuando cumplan un conjunto de criterios establecidos. Estos criterios hacen especialmente responsables a los anunciantes de la protección de los niños frente a sus propias vulnerabilidades. Así, por ejemplo, puede estar prohibida la exaltación de la violencia en la publicidad dirigida a los niños. Algunas legislaciones también prohíben la utilización de niños en los anuncios de determinados productos o mostrar niños desnudos.

• Publicidad televisiva. Muchos países disponen de un tipo u otro de legislación específica o código de prácticas respecto de la publicidad en televisión. Por ejemplo, puede que haya restricciones horarias para publicitar determinados productos.

• Prácticas comerciales. Habrá que tener cuidado al utilizar determinadas técnicas de comercialización, o evitarlas en general. Por ejemplo, algunos métodos promocionales, como la comercialización directa34, los mensajes electrónicos no solicitados35, los regalos gratuitos y los descuentos pueden estar prohibidos o sujetos a limitaciones.

• Venta a distancia. La “venta a distancia” incluye cualquier forma de contrato en el que las dos partes nunca se encuentran frente a frente. En muchas legislaciones nacionales se otorgan derechos a los consumidores que compran bienes y servicios a distancia. Si nos anunciamos en línea o mediante otros tipos de comunicación a distancia tendremos que cumplir los requisitos aplicables.

• Patrocinio. Algunos tipos de técnicas de publicidad por patrocinio están prohibidas. Un ejemplo de esto es la técnica de publicidad virtual según la cual el emisor puede cambiar un anuncio (como los paneles de los campos deportivos) de un momento a otro o elegir el anuncio que se mostrará en la pantalla dependiendo de dónde se encuentre el público destinatario. Esta forma de publicidad está prohibida en algunos países, mientras que en otros está permitida.

• Privacidad. Si recabamos información personal sobre los consumidores, como el nombre, la dirección postal o de correo electrónico, el sexo y la profesión, debemos asegurarnos de que protegemos el carácter privado de dicha información. La legislación nacional sobre protección de datos o sobre protección de la intimidad puede establecer límites y obligaciones con relación a la recogida, uso y divulgación de información de carácter personal. Debemos contar con una política clara de privacidad,36 y formar y supervisar a todos los empleados que tengan acceso a dicha información37.

Conclusión

La publicidad depende de la creatividad y la venera. Los principales progresos tecnológicos y la red de Internet han facilitado el uso generalizado de la publicidad y la creación de técnicas de comercialización nuevas y avanzadas. Sin embargo, junto con estas posibilidades se han puesto de manifiesto nuevos problemas relacionados con la legislación sobre propiedad intelectual que requieren que los anunciantes mantengan la vigilancia en formas a las que no están acostumbrados. Hoy en día es imposible ser un anunciante eficaz, o llevar una agencia publicitaria próspera, si no se entiende el marco jurídico en que se encuadra el negocio de la publicidad.

Los anuncios son objetivos habituales de pleitos por infracción. Si no ponemos cuidado, podemos perder nuestros derechos de propiedad intelectual o ser responsables de infracción de los derechos de propiedad intelectual de otros. En este artículo se ha tratado de ofrecer algunos consejos que permitan a las empresas proteger más adecuadamente su publicidad y sus contenidos publicitarios, así como evitar problemas jurídicos. Como en cualquier otro empeño, es mejor prevenir que curar. Antes de lanzar una campaña publicitaria, una empresa debería tenerla “autorizada”, tanto desde el punto de vista jurídico general como desde la perspectiva de la propiedad intelectual.

Derechos de autor de Lien Verbauwhede, 2005. Todos los derechos reservados.

1 Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de la autora y no representan necesariamente los puntos de vista de la OMPI. Los comentarios, sugerencias o cualquier otra cuestión relacionados con el artículo pueden enviarse a lien.verbauwhede@wipo.int. La autora manifiesta su agradecimiento a Guriqbal Singh Jaiya por sus valiosos comentarios y orientaciones.

2 Una pancarta publicitaria es una imagen gráfica que muestra un anuncio en línea, normalmente situado al principio o al final de una página web y con un enlace al sitio web del anunciante. Un anuncio emergente es un anuncio que “salta” sobre una página web sin que se haya solicitado. Normalmente, si el usuario de Internet pulsa sobre el anuncio, éste se cerrará y redirigirá al usuario a una ventana maximizada del explorador decidida por el anunciante.

3 Un anuncio multimedia se refiere a publicidad de Internet basada en tecnología avanzada que permite la interacción con el usuario y el uso de efectos especiales. Los anuncios multimedia a menudo contienen video y audio continuos, formularios para rellenar, menús desplegables, campos para realizar búsquedas y otros elementos visuales o interactivos que son más complejos que los tradicionales de texto e imágenes.

4 Para encontrar definiciones relativas a la publicidad en Internet véanse: http://searchcio.techtarget.com/sDefinition/0,,sid19_gci211535,00.html y http://www.btonlineads.co.uk/guidelines_ad_guide.htm.

5 Según JupiterResearch, la publicidad en Internet ha aumentado en 2004 un 37% en todo el mundo, alcanzando 8400 millones de dólares de los EE.UU.. Aproximadamente, el 85% de los ingresos totales de Yahoo provienen de la publicidad (Fuente: Le Temps, 20/01/2005).

6 Puede verse un artículo excelente sobre el contexto estadounidense en: Mark G. Tratos y Lauri S. Thompson, Perils And Privileges In The Digital Age Of Advertising: Intellectual Property Considerations For Advertisers And Agencies, http://www.quirkandtratos.com/article_digital_perils.htm.

7 Una indicación geográfica es un signo que se utiliza en bienes que tienen un origen geográfico concreto y que poseen ciertas cualidades o una reputación por motivo de su lugar de origen. Ejemplos de ello son el "vino Chianti" de Italia; el "tequila" de México y las "patatas de Idaho" de los Estados Unidos. Todos estos nombres transmiten normalmente una garantía de calidad y un carácter distintivo, básicamente atribuibles al hecho de su origen en esa localidad, región o territorio geográficos determinados.

8 Se están patentando diversas tecnologías innovadoras de publicidad multimedia. Así, por ejemplo, MindArrow Systems Inc. tiene patentado su “Electronic Mail Deployment System” destinado a proteger los métodos y sistemas de entrega, gestión y seguimiento de mensajes electrónicos con alto contenido en medios (www.clickz.com/news/article.php/1465461). Unicast Communications Corp. es titular de una patente que protege los procedimientos que utiliza para enviar su publicidad intersticial (http://www.atnewyork.com/news/article.php/933031).

9 La presentación comercial se refiere a la manera en que un producto o establecimiento comercial se “viste” para salir al mercado. Consiste en la totalidad de elementos con que se envasa, embala o presenta un producto. Puede incluir elementos como el tamaño, la forma, el color o combinaciones de color, la textura, gráficos o incluso técnicas de venta determinadas. Ejemplos de esto son la parrilla delantera de los automóviles Rolls-Royce o la forma de la botella de Coca-Cola.

10 Un famoso ejemplo de marca sonora es la del “grito de Segahttp://www.fastcompany.com/resources/marketing/post/111504.html). Puede encontrarse más información sobre marcas no convencionales en: http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/7_2004.pdf.

11 El símbolo ® se emplea una vez que se ha registrado una marca, mientras que TM y SM (marca de servicios) indican que un signo determinado es una marca de fábrica o de servicios. Véase también el artículo de la OMPI “Nociones básicas para usar correctamente la marca”: http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/3_2004.pdf.

12 Si tenemos una gran idea para una campaña publicitaria, ésta puede ser vulnerable ya que la idea en sí misma no está protegida por el derecho de autor. El derecho de autor sólo protege la expresión de las ideas, y no las ideas en sí mismas.

13 Algunos países, como los Estados Unidos y el Canadá, disponen de un periodo de gracia de un año, lo que significa que una patente para una invención que se reivindica debe solicitarse en el plazo de 12 meses a partir de la primera vez que se haga público, se venda o se utilice el concepto de la patente.

14 Una cesión es un acuerdo mediante el cual se transfieren los derechos de propiedad intelectual de una persona a otra. Una licencia es un acuerdo mediante el cual la persona que posee la propiedad intelectual (titular) autoriza a otra persona (licenciatario) a hacer determinados usos de la propiedad intelectual, en determinadas condiciones y normalmente a cambio de un pago.

15 La mayoría de las leyes nacionales en materia de derecho de autor contemplan algunas excepciones a los derechos exclusivos de propiedad intelectual (a menudo conocidos como usos libres) que permiten utilizar gratuitamente fragmentos de obras protegidas por el derecho de autor con fines especiales. Algunos ejemplos de ello son los siguientes: publicar en nuestro anuncio una imagen de un libro, revista o periódico con fines educativos; imitar una obra con el propósito de hacer una parodia o comentario social y extraer citas de una obra publicada. Sin embargo, las excepciones son muy limitadas e incluso si utilizamos las obras de otras personas en el modo de uso libre todavía tendremos que indicar el nombre del autor (derecho moral).

16 Las organizaciones de gestión colectiva vigilan el uso de las obras en nombre de los creadores y se encargan de negociar las licencias y de recaudar los pagos. A menudo existe una organización de gestión colectiva para cada tipo de obra (por ejemplo, editorial, musical, guiones, cinematográficos, televisión y video, artes visuales) y por cada país. Los datos de la organización de gestión colectiva correspondiente a un país concreto pueden obtenerse por lo general en la oficina nacional de derecho de autor o en la asociación industrial correspondiente.

17 Véase: http://www.epictura.com/.

18 Por ejemplo, Creative Commons (http://creativecommons.org/) tiene un sitio web que permite a los artistas ofrecer, de forma gratuita, algunos de sus derechos a cualquier tomador pero sólo bajo determinadas condiciones. La licencia puede que no permita modificar las imágenes, que exija que se mencione de alguna manera al autor, que permita utilizar la obra solamente con fines no comerciales, etc.

19 Hay que tener cuidado. No debe pensarse que no es preciso obtener una licencia si se menciona al autor. Se trata de un error frecuente. La atribución no sirve de defensa ante la violación del derecho de autor.

20 En la mayoría de los casos, los derechos de autor están vigentes durante toda la vida del autor más unos 50 ó 70 años más. Una vez pasado este tiempo, la obra pasa a formar parte del “dominio público” y puede utilizarse sin la autorización del titular de los derechos de autor. Algunas obras forman parte del dominio público porque el autor ha manifestado su deseo de ofrecerlas al público sin la protección del derecho de autor.

21 No existe una regla general con respecto a qué proporción de una obra puede utilizarse sin infringir el derecho de autor. En todo caso, es más bien una cuestión de la importancia del fragmento que se utilice, que de la longitud de éste. Debido a que la parte más memorable de una canción puede ser bastante breve, puede violarse una composición musical aun cuando se copie un pequeño fragmento de la misma.

22 Puede encontrarse más información en: Lien Verbauwhede, Savvy Marketing: Merchandising of Intellectual Property rights, 2004, http://www.wipo.int/sme/en/documents/merchandising.htm.

23 La representación gráfica de una persona famosa también se considera uso de la identidad de dicha persona.

24 Si bien el derecho a la intimidad de una persona generalmente expira a la muerte la persona, los derechos de publicidad relacionados con el valor comercial del nombre, la imagen o la voz de la persona puede que se mantengan. Así, por ejemplo, muchos representantes de conocidos autores, músicos, actores, fotógrafos, políticos, deportistas, famosos y otras figuras públicas siguen controlando la utilización de los nombres, retratos y demás de esas personas y concediendo licencias sobre ellos.

25 La dilución significa una disminución en la capacidad de una marca famosa de identificar y distinguir bienes y servicios.

26 La legislación es compleja en esta materia. Normalmente, los tribunales consideran la práctica del metaetiquetado como una posible infracción de marcas o competencia desleal si el uso puede sugerir el patrocinio o autorización del propietario de la marca, o si los consumidores que buscan los productos del propietario de la marca son dirigidos erróneamente y desviados al sitio web de un competidor y si, al menos inicialmente, son confundidos en su búsqueda de los bienes de la marca. Por el contrario, cuando el uso de marcas como metaetiquetas no se hace de forma deshonesta o engañosa, el uso de esta práctica puede estar permitido.

27 Véase: Lien Verbauwhede, Propiedad intelectual y comercio electrónico: cómo proteger el sitio web de su empresa, 2004, http://www.wipo.int/sme/es/documents/business_website.htm.

28 En los países miembros de la Unión Europea se permite la publicidad comparativa, y se puede incluir el uso de la marca de un competidor si se cumplen determinadas condiciones. Véase la Directiva 97/55/EC que modifica la Directiva 84/450/EEC relativa a la publicidad engañosa para incluir la publicidad comparativa. Diario Oficial L 290, 23/10/1997 p. 0018 – 0023.

29 Si el tribunal considera que se ha producido hurto de secreto comercial puede emitir una orden (mandato) en la que nos requiera que dejemos de utilizarlo o de divulgarlo a otros. El tribunal también puede conceder al titular del secreto comercial una indemnización pecuniaria para compensarle por cualquier pérdida monetaria que haya sufrido a consecuencia del hurto. En los casos de hurto deliberado o con premeditación, el tribunal puede condenarnos también a pagar daños punitivos. En algunos casos, puede invocarse el derecho penal y ser sometidos a un procesamiento penal.

30 Puede encontrarse más información en: Lien Verbauwhede, Titularidad de la propiedad intelectual: cómo evitar controversias, 2002, http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/11_2002.pdf.

31 En virtud de algunas legislaciones nacionales sobre derecho de autor, una campaña publicitaria modificada puede considerarse una “obra derivada” de la campaña original. Las obras derivadas sólo pueden crearse con la autorización previa del titular de los derechos de autor de la obra original. En la mayoría de los países, también existe la obligación de respetar los derechos morales de un autor. Una agencia publicitaria tiene derecho a que figure su nombre en el anuncio (en el caso de haber modificado la obra, en la atribución debería figurar que el anuncio se ha modificado, salvo que hayamos obtenido el consentimiento de la agencia), y no está permitido modificar el anuncio de modo que pueda menoscabar el honor o la reputación de la agencia.

32 Cuidado, no obstante, con las marcas que contienen un lema, un logotipo o un elemento gráfico. El creador (la agencia publicitaria) probablemente poseerá los derechos de autor sobre esos elementos.

33 Véase la nota 7.

34 La comercialización directa es una técnica de venta y promoción mediante la que se envía material promocional individualmente a posibles clientes a través de publicorreo, fax, telemarketing, venta a domicilio o cualquier otro medio directo. Muchos países contemplan un sistema de “renuncia” o prohíben determinados tipos de marketing directo. Por ejemplo, en determinadas legislaciones nacionales es ilegal enviar faxes no solicitados o realizar llamadas a números de teléfono móviles.

35 El coreo electrónico no solicitado o bombardeo publicitario representa en la actualidad más de la mitad del tráfico mundial correo electrónico. Diversos países están estableciendo nuevas normas con relación al correo electrónico no solicitado, convirtiendo en ilegal el bombardeo publicitario. En Europa, la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas 2002/58/CE prohíbe el envío de correo electrónico comercial no solicitado dentro de la Unión Europea. La única excepción es cuando existe una relación comercial y en el mensaje electrónico se anuncian bienes o servicios similares a los que ya se han vendido al cliente. En los Estados Unidos, la CAN-SPAM Act ("Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing") permite a los consumidores detener posteriores bombardeos publicitarios no solicitados de un emisor (renuncia) y considera ilegal determinados tipos de envíos masivos de publicidad.

36 Una política de privacidad es una declaración de la forma y los motivos por los que una empresa recaba información, de qué hace con ella, qué opciones tiene el consumidor sobre su empleo, si puede acceder a ésta, y qué hace la empresa para garantizar la seguridad de la información.

37 Puede encontrarse más información sobre protección de la intimidad en: E. LaFlamme, Privacy Is Becoming a Company Affair, 2002, http://www.akingump.com/docs/publication/465.pdf