World Intellectual Property Organization

Antes de lanzar un nuevo producto: evalúe su libertad de acción

Esteban Burrone, Consultor, División de Pequeñas y Medianas Empresas, OMPI1

En septiembre de 2003, tres empresas farmacéuticas, Cambridge Antibody Technoloy, Micromet AG, y Enzon Pharmaceuticals, notificaron que habían firmado un contrato de licencia cruzada no exclusiva.  En el contrato se estipulaba que las tres partes obtenían así una importante “libertad de acción”, respecto de algunos de los activos de propiedad intelectual de las otras, para realizar investigaciones y elaborar una determinada cantidad de productos basados en anticuerpos para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades2.

Este tipo de contrato ha llegado a ser una práctica común en ciertos sectores porque las empresas quieren asegurarse de que sus productos, sus procedimientos y sus servicios no infringen los derechos de terceros.  Las controversias en relación con las patentes pueden ser muy costosas, aleatorias y arriesgadas, y, como dice el proverbio, más vale prevenir que curar.

Al planificar la elaboración y la producción de un nuevo producto, así como su introducción en el mercado es necesario tener en cuenta tanto las previsiones de la evolución futura del mercado como la necesidad de reducir al mínimo los riesgos.  Un importante riesgo que puede correr cualquier empresa, sobre todo las empresas que operan en sectores tecnológicos, en los que se conceden numerosas patentes, es que la comercialización de un nuevo producto o de una nueva tecnología puede estar bloqueada por un competidor que posea una patente respecto de una tecnología incorporada en el nuevo producto.  En casos extremos, puede tratarse de “patentes esenciales” que son indispensables para la elaboración de cierto tipo de productos o para satisfacer ciertas normas técnicas.

En esos casos, sin la autorización previa de los titulares de la patente de que se trate, se puede correr el riesgo de ser acusado de cometer un acto ilícito.  De ahí que muchas compañías, antes de decidir comercializar un nuevo producto, e incluso antes de comenzar una nueva investigación que pueda dar lugar a la elaboración de un nuevo producto, traten de reducir al mínimo los riesgos de infracción, asegurándose la necesaria “libertad de acción”, o sea velando por que la producción comercial, la comercialización y el uso de su nuevo producto, procedimiento o servicio con fines lucrativos no constituyan una infracción a los derechos de propiedad intelectual de terceros.

Cabe precisar, desde el comienzo, que no es posible obtener la absoluta certeza en cuanto a la “libertad de acción”, dado que se trata de una cuestión de grado.  Ahora bien, existen formas de reducir los riesgos que pueden permitir a una empresa economizar importantes recursos. Una búsqueda eficaz en materia de patentes puede proporcionar a una empresa indicaciones de que es poco probable que un nuevo producto pueda violar los derechos sobre patentes de terceros, pero ninguna búsqueda de esa índole es perfecta ni totalmente fiable.  Hay limitaciones prácticas en cuanto al tiempo y el dinero que se pueden dedicar a una búsqueda de este tipo.

Evalúe su libertad de acción

Un análisis de la posible libertad de acción comienza siempre por una búsqueda de la información sobre las patentes concedidas o en tramitación y la obtención de un dictamen jurídico sobre si un producto, un procedimiento o un servicio puede considerarse que viola los derechos de otros titulares de patentes.  Muchas empresas recurren a estudios jurídicos de derecho privado o de propiedad intelectual que ofrecen, como parte de sus servicios jurídicos, evaluaciones sobre la libertad de acción.  Algunas oficinas nacionales de propiedad intelectual también ofrecen ese tipo de servicios mediante el pago de una tasa, (Véase, por ejemplo, el Instituto Federal Suizo de la Propiedad Intelectual.)

Al llevar a cabo una búsqueda y un análisis para determinar la libertad de acción, es importante que la empresa tenga en cuenta las limitaciones de los derechos sobre patentes que pueden ofrecerles oportunidades de acción.

  • La protección de las patentes es de índole territorial.  En general, las empresas toman decisiones estratégicas por lo que respecta a los países en los que se solicitará la protección por patente.  En muchos casos, tecnologías pueden estar protegidas en los principales mercados de una empresa aunque estén en el dominio público en otros países en los que la comercialización es menos probable.  En estos últimos países, no será necesario obtener el permiso del titular de la patente (ni la concesión de una licencia) para comercializar el producto.

 

  • Las patentes tienen una duración limitada. La protección por patente tiene una duración máxima de 20 años, a condición de que la patente se “mantenga en vigor” durante todo ese período mediante el pago oportuno de tasas de mantenimiento a la oficina de patentes correspondiente.  Cuando haya vencido el plazo de protección, se considera que la invención patentada pasa a estar en el dominio público, y puede ser utilizada libremente.  Es el caso, por ejemplo, de la famosa patente sobre los transistores.  Se calcula que menos del 25% de todas las patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes (OEP) se mantienen en vigor durante el período máximo de protección de 20 años, lo que significa que muchas patentes son, de hecho, abandonadas por sus titulares (al no pagar las tasas de mantenimiento), antes de que venza el plazo máximo de 20 años, permitiendo que un gran número de tecnologías útiles pasen al dominio público.

 

  • El ámbito de aplicación de las patentes tiene límites.  La parte más importante de un documento de patente es probablemente la que corresponde a las reivindicaciones, que determinan el ámbito de aplicación de la patente.  Todos los aspectos de una invención que no abarcan las reivindicaciones no se consideran patentados.  Es importante tener en cuenta que no siempre es fácil determinar el ámbito de aplicación de una patente.  Requiere competencias y una experiencia considerables en la interpretación de las reivindicaciones, de la descripción de la invención (dado que las reivindicaciones se suelen interpretar a la luz de la descripción) y el historial de la tramitación.

Estrategias con miras a obtener "libertad de acción"

El análisis que permite establecer la libertad de acción, basado en la búsqueda de la información sobre patentes es, en muchos sentidos, sólo la primera etapa.  Si la búsqueda en materia de patentes pone en evidencia que hay una o más patentes que limitan su libertad de acción, su empresa deberá decidir cómo seguir adelante.  En el caso de que la patente o las patentes que bloquean sean válidas, algunas de las estrategias más corrientes para obtener la necesaria libertad de acción son las siguientes:

  • La compra de una patente o la obtención de una licencia. Para obtener una licencia es necesario contar con una autorización escrita del titular de la patente que permite utilizar la tecnología patentada para determinados actos, en ciertos mercados y por un período de tiempo especificado.  La conveniencia de ese tipo de acuerdo dependerá en gran medida de las condiciones de la licencia propuesta.  Aunque haya un riesgo de pérdida de autonomía en función de las condiciones del contrato, y que el titular de la patente pueda exigir una suma global y/o el pago periódico de regalías, ese tipo de contrato también puede ser la forma más fácil de allanar el terreno para la comercialización de su nueva tecnología o su nuevo producto.

 

  • Licencias cruzadas. Se conceden licencias cruzadas cuando dos empresas intercambian licencias para poder explotar algunas patentes que son propiedad de la otra.  Es el caso, por ejemplo, de las tres empresas farmacéuticas mencionadas al comienzo de este artículo.  La concesión de licencias cruzadas requiere que su empresa posea una cartera de patentes bien protegida que presente un interés para los posibles copartícipes en el contrato de licencia.

 

  • Inventar sobre la base de la invención.  Una tercera alternativa para su empresa es inventar sobre la base de la invención.  Esto entraña realizar investigaciones o modificar el producto o el procedimiento para evitar violar los derechos de otros titulares de patentes.  Por ejemplo, si su libertad de acción está limitada por una patente sobre un procedimiento, su empresa puede elaborar otro procedimiento para lograr un resultado final similar y, de esta forma, comercializar la invención sin tener que pagar regalías a otra personas.

 

  • Creación de un "patent lool".  Mancomunar las patentes es un mecanismo que permite a dos o más empresas que trabajan en el ámbito tecnológico agrupar las respectivas patentes (creando un "patent pool") a fin de establecer un centro de gestión de derechos de patente.  Un ejemplo muy conocido es la agrupación de patentes constituida por Sony, Philips y Pioneer para invenciones que son esenciales para atender a ciertas especificaciones tipo en materia de DVD–vídeo y de DVD–ROM.

Proteja su tecnología

Si la búsqueda en materia de patentes pone en evidencia que no hay patentes que bloqueen su acceso al mercado y que su nueva tecnología satisface aparentemente los criterios de patentabilidad, usted puede decidir solicitar la protección por patente para esa nueva tecnología a fin de beneficiarse de una mayor libertad de acción, en lugar de mantener esa tecnología como secreto comercial.  La patente conferirá a su empresa derechos exclusivos sobre la nueva tecnología, garantizando así que ninguna otra persona pueda explotarla sin su autorización previa.  Además, nadie podrá obtener derechos exclusivos sobre esa tecnología en el futuro.

Sin embargo, es importante señalar que existe un límite claro en relación con la posibilidad que tiene el titular de explotar la invención patentada.  Una patente como tal no le da a usted el derecho de comercializar la tecnología protegida sino únicamente el derecho a excluir a otros de la posibilidad de hacerlo.  Se trata de una distinción esencial, aunque la diferencia parezca ser muy sutil.  Por ejemplo, un tercero puede ser el titular de una patente con un ámbito de aplicación mayor que abarque el objeto de su patente.

Así pues, para comercializar una determinada tecnología usted puede tener necesidad de utilizar la tecnología patentada por otros.  En biotecnología, la patente Cohen–Boyer sobre el ADN recombinado es un ejemplo clásico a ese respecto, dado que, durante muchos años, mucha de las nuevas tecnologías en este ámbito tenían que utilizar la tecnología elaborada por Cohen y Boyer y el pago de una cierta cantidad para obtener la licencia correspondiente. Además, puede ocurrir que haya varias patentes se superpongan o sean complementarias y que se bloqueen recíprocamente el acceso al mercado.  Por último, puede haber reglamentos gubernamentales que no estén directamente relacionados con la propiedad intelectual pero que limiten el acceso al mercado de una invención patentada (por ejemplo, la reglamentación relativa a los alimentos o a los productos farmacéuticos).

A pesar de todo esto, es importante destacar que “la libertad de acción” es una de las razones por las que muchas empresas solicitan la protección por patente.  Aunque el análisis anterior pone en evidencia que la concesión de una patente no es suficiente para permitir la comercialización de una nueva tecnología o de un nuevo producto, constituye ciertamente una medida útil y una decisión comercial estratégica, para evitar problemas en una etapa ulterior.

La publicación preventiva o la divulgación de informaciones técnicas

Hay muchas razones que pueden explicar por qué una empresa no desea patentar una determinada invención que van desde la consideración de que la invención no reúne los criterios de patentabilidad hasta que la empresa desea evitar los costos de la obtención de una patente.  Otra solución a la que algunas empresas recurren cada vez con más frecuencia es la de la publicación preventiva o la divulgación de informaciones técnicas, en lugar de mantener la invención como un secreto comercial.

La publicación preventiva significa dar a conocer una invención al público a fin de que nadie más pueda patentarla.  De esta forma nadie tiene el derecho de impedir que otras personas utilicen la invención y todos se benefician de una cierta libertad de acción.  Cuando se decide hacer una publicación preventiva, es importante que la divulgación se haga en una revista técnica reconocida o en otra publicación que probablemente habrán de consultar los examinadores de patentes quienes verificarán la documentación y examinarán las solicitudes de patente.  Hay revistas dedicadas a la publicación preventiva, algunas de las cuales son fuentes fiables de la información técnica que se incluye como parte de la documentación mínima del PCT destinada a las administraciones encargadas de la búsqueda internacional3. En general, no se procede a una publicación preventiva para un descubrimiento tecnológico decisivo ni para una invención tecnológica de gran importancia que es o habrá de ser la fuerza propulsora de una empresa.

Algunas grandes empresas utilizan sus propios boletines de información técnica (por ejemplo Xerox) que tienen una amplia difusión, con objeto de divulgar invenciones que no están patentadas.  En los Estados Unidos de América, la USPTO permite a los solicitantes la publicación de un Statutory Invention Registration (SIR) (declaración reglamentaria de invención) de una patente presentada, lo que constituye, de hecho, la divulgación técnica de una invención para la que se ha solicitado una patente.  Al obtener un SIR, el solicitante abandona la tramitación de la patente, y opta por la divulgación de la invención por la oficina de patentes.

Conclusión

Cualquiera que sea el método elegido para limitar las probabilidades de tener que hacer frente a controversias que pueden constituir un riesgo y ser onerosas, se aconseja a las empresas tecnológicas que estudien desde el comienzo esta cuestión en el marco del proceso de investigación y de comercialización de un producto.  A veces, basta con efectuar adaptaciones menores al producto o pagar al titular de la patente un derecho de licencia poco elevado para evitar controversias en el futuro.  Así pues, la evaluación sistemática de su libertad de acción antes de comercializar un nuevo producto es una forma de reducir (pero no de eliminar) el riesgo de que su producto viole los derechos de otros titulares de patentes. Esto permitirá también aumentar las posibilidades de encontrar asociados comerciales y atraer inversores para financiar sus planes de desarrollo de las actividades comerciales.

1 Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente la posición de la OMPI. Las observaciones, sugerencias o cualquier otro comentario en relación con el artículo pueden enviarse a esteban.burrone@wipo.int

2 http://www.cambridgeantibody.com/html/news/press_releases/2003/2003_09_03_micromet_enzon.htm.

3 Para más información sobre las administraciones encargadas de la búsqueda internacional y sobre la documentación mínima del PCT véase el sitio Web del PCT en la dirección http://www.wipo.int/pct/en/index.html.

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