World Intellectual Property Organization

SPL: Protección de marcas y patentes a escala internacional para la concesión de licencias

Empresa: Surface Processing Limited, Lower Gornal, Dudley, West Midlands
Empresas de servicios de P.I.: Barrer Brettell para la protección de la P.I. y Browne Jacobson para las licencias
Objetivo: Protección de marcas y patentes a escala internacional para la concesión de licencias

Desde 1994, Surface Processing Ltd (SPL) viene aplicando un nuevo procedimiento químico por etapas a fin de eliminar la pintura, el óxido y la grasa de componentes metálicos para su reutilización, procedimiento que mantiene como secreto comercial. Uno de sus principales clientes es el sector de la automoción, que le suministra paneles e incluso vehículos enteros para que sean decapados, limpiados y tratados. El procedimiento aprovecha determinadas sustancias químicas del flujo de desechos, por lo que repercute positivamente en el medioambiente, circunstancia que el Director Ejecutivo Adrian McMurray desea dar a conocer a un público más amplio, puesto que ofrece nuevas oportunidades en la economía mundial de corte ecológico.

Debido al estancamiento del mercado británico, SPL perfeccionó el procedimiento para tratar otros materiales, como el plástico, y enseguida se dio cuenta de que existía un importante mercado mundial para esa invención. Fiel a su modelo de negocios, SPL no tenía intención de crear nuevas empresas o empresas conjuntas con socios de otros países, sino negociar y suscribir acuerdos de licencia con quienes desearan utilizar su tecnología.  

"Hasta que comenzamos a tomar parte en negociaciones para la concesión de licencias, no nos dimos cuenta de la importancia que tenía para nuestra empresa la protección por patente: de repente, todos los interesados nos tomaban en serio".
Adrian McMurray, Director Ejecutivo de SPL

En ese momento, resultó imperativo proteger el procedimiento por medio de una patente, tal y como esperaban y exigían los posibles licenciatarios. La empresa utilizó la beca Fillip para proteger la marca SPL en tanto que marca comunitaria y patentar el procedimiento en el Reino Unido, tras lo cual presentó una solicitud de patente PCT. Adrian no conocía en absoluto lo complicado que resulta el ámbito de la protección de la P.I. y deseaba obtener los servicios “económicos y transparentes de un abogado que no solamente fuera experto en el sector de la química orgánica sino que comprendiera rápidamente los imperativos comerciales de la estrategia de la empresa”.

“El primer abogado al que acudimos era químico farmacéutico, y no llegó a satisfacer nuestras expectativas. Tuvimos dificultades para hacerle comprender nuestros objetivos comerciales y entender el proceso de patentamiento”, comentó Adrian. “Sin embargo, no tardamos en encontrar un abogado, químico orgánico de formación, que comprendió nuestra situación y redactó una solicitud de patente de excelente calidad y sumamente detallada, en la que se explicaban las sutilezas de nuestro procedimiento para todos los ámbitos de aplicación previstos (además de algunos imprevistos)”.

Ese abogado siguió actuando con la misma competencia a la hora de negociar licencias para el uso de la tecnología con empresas de otros países. Los acuerdos de licencia se negociaron teniendo conocimiento de la tecnología e incluían el uso de marcas y patentes. “Quedé impresionado por el asesoramiento y los servicios prestados, además de por el hecho de que la estrategia de P.I. se adecuaba enteramente a nuestras necesidades empresariales. Nos aconsejaron no solicitar la patente en los territorios de la UE en que no era necesaria, gracias a lo cual ahorramos tiempo y dinero que pudimos dedicar a mejorar los procedimientos”.  

SPL's UK trademark has been extended to a community mark
Registered ®

SPL's UK trademark has been extended to a community mark through the first phase of he Fillip grant.

La primera licencia otorgada a una empresa extranjera estaba dividida en dos etapas y se basada en la patente principal; en ella se definía el ámbito territorial de la licencia, que comprendía un radio de 250 Km. para el licenciatario en la República Checa, ampliando la cobertura a Eslovenia y a la región sur de Polonia. Se halla en curso la negociación de otra licencia con una empresa polaca.

Otro aspecto importante de este caso consiste en el uso de la P.I. como garantía para fomentar las inversiones en la empresa. Adrian trata de obtener inversiones para construir una planta piloto último modelo en el Reino Unido que sirva para atraer a empresas de otros países interesadas por suscribir acuerdos de licencia. A ese respecto, Adrian afirma lo siguiente: “Los inversores no estaban interesados a no ser que tuviéramos activos de P.I., por lo que la tecnología patentada constituye un incentivo para la comunidad de capitales de riesgo. La patente protege nuestras actividades principales a escala internacional, y la marca comunitaria hace lo propio con nuestra posición comercial: la empresa es bien conocida en la UE y gracias a la protección de la P.I. será más fácil planificar la expansión a Asia y Norteamérica”.

Al ser preguntado si merece la pena todo el proceso, Adrian afirma lo siguiente: “Hasta que comenzamos a tomar parte en negociaciones para la concesión de licencias, no nos dimos cuenta de la importancia que tenía para nuestra empresa la protección por patente; de repente, todos los interesados nos tomaban en serio. El proceso de negociación de licencias ha estado en manos de expertos jurídicos que poseen un amplio caudal de experiencia en ese ámbito, por lo que estoy totalmente seguro de que el acuerdo de licencia es lo más sólido posible y carece de fisuras”.

Cabe destacar que SPL hace uso de la P.I. en todos los sentidos, desde la supervisión de la mejora del nuevo procedimiento para ampliar la patente principal hasta el registro de marcas en la UE y el análisis exhaustivo de los acuerdos de licencia, y seguirá recurriendo a sus agentes de patentes después de que haya concluido el período de disfrute de la beca Fillip.

Este caso ilustra la importancia que tiene considerar desde el principio las cuestiones de P.I. La empresa SPL tuvo la visión necesaria para saber que la divulgación previa al público elimina la posibilidad de solicitar protección por patente y protegió los conocimientos como secreto comercial, de modo que ahora pueden utilizarlos para apuntalar su estrategia de expansión mundial.  

 

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