World Intellectual Property Organization

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    WKM/CE/III/3
    ORIGINAL:
    Inglés/francés
    FECHA: 23 de octubre de 1997

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

GINEBRA


COMITÉ DE EXPERTOS SOBRE MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Tercera sesión
Ginebra, 20 a 23 de octubre de 1997

INFORME

aprobado por el Comité de Expertos

I. INTRODUCCIÓN

1. Convocado por el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como parte del programa de la OMPI para 1996-97 (documento AB/XXVI/2, Partida 03.5)), del 20 al 23 de octubre de 1997 celebró su tercera sesión en Ginebra el Comité de Expertos sobre marcas notoriamente conocidas (denominado en adelante "el Comité de Expertos").

2. Estuvieron representados en la sesión los siguientes Estados miembros de la OMPI y/o de la Unión de París: Alemania, Arabia Saudita, Armenia, Austria, Belarús, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, China, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Hungría, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Kirguistán, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Marruecos, Mauricio, Noruega, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República de Moldova, República Unida de Tanzanía, Rumania, Singapur, Sudáfrica, Sudán, Suiza, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela (58). También estuvieron representadas las Comunidades Europeas.

3. Participó en la sesión en calidad de observador un representante de los Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO).

4. También participaron en la sesión en calidad de observadores representantes de las organizaciones no gubernamentales siguientes: Asociación Asiática de expertos Jurídicos en Patentes (APAA), Asociación de Industrias de Marca (AIM), Asociaciones de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), Asociación Internacional de Marcas (INTA), Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA), Asociación Japonesa de Marcas (JTA), Asociación Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA), Cámara de Comercio Internacional (CCI), Federación Europea de Representantes de la Industria para la Propiedad Industrial (FEMIPI), Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI), Instituto Max Planck para el Derecho Extranjero e Internacional sobre Patentes, Derecho de Autor y Competencia (MPI), Liga Internacional del Derecho de Competencia (LIDC), Sociedad Árabe para la Protección de la Propiedad Industrial (ASPIP), Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa (UNICE) y Unión de Profesionales Europeos en propiedad Industrial (UPEPI) (17).

5. En el Anexo del presente informe figura la lista de participantes.

6. El Sr. François Curchod, Director General Adjunto, abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes.

7. Por unanimidad, el Comité de Expertos eligió Presidente al Sr. Alan M. Troicuk (Canadá), y Vicepresidentes a las Sras. Contanja Moraru (Rumania) y Flor María Arvelo Yanez (Venezuela). El Sr. P. Maugué (OMPI) actuó como Secretario del Comité de Expertos.

8. Los debates se basaron en el siguiente documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI: "Protección de marcas notoriamente conocidas" (documento WKM/CE/III/2) (denominado en adelante el "Memorándum de la Oficina Internacional"). Las disposiciones propuestas en ese documento se denominan en adelante las "disposiciones propuestas".

9. La Oficina Internacional tomó nota de las intervenciones efectuadas y las grabó en cinta magnetofónica. Este informe resume las deliberaciones sin reflejar todas las observaciones efectuadas.

II. DECLARACIONES GENERALES

10. La Delegación de Austria declaró que apoyaba plenamente la idea de establecer un instrumento internacional para incrementar la protección de las marcas notoriamente conocidas y, por lo tanto, agradecía los esfuerzos desplegados por la OMPI para estudiar y determinar los criterios para la definición de marcas notoriamente conocidas en virtud del Artículo 6bis del Convenio de París y del Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. En cuanto al contenido del Memorándum de la Oficina Internacional, la Delegación expresó su reserva respecto del Artículo 4.2) relativo a la obligación ex officio de rechazar las solicitudes que se estén en conflicto con la marca notoriamente conocida en caso de no haber un sistema de oposición, así como respecto del concepto de "identificadores comerciales".

11. La Delegación de Kenya declaró que su país daba gran importancia a la función de la propiedad intelectual en el desarrollo industrial y tecnológico. Por esa razón, Kenya había emprendido, desde 1989, la importante tarea de modificar su legislación de propiedad intelectual para ofrecer una protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual y, recientemente, con miras a hacer que dicha legislación estuviera en conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación indicó que Kenya estaba muy interesada en las deliberaciones del Comité ya que en este momento, se habían establecido varios acuerdos y se había creado un comité encargado de modificar la Ley de marcas, en su Capítulo 506, con miras a hacer que la ley estuviera totalmente en conformidad con las disposiciones del Tratado sobre el Derecho de Marcas y del Acuerdo sobre los ADPIC. La Delegación señaló que con los actuales desarrollos tecnológicos en materia de comunicaciones, televisión vía satélite y viajes aéreos, las marcas que hasta hacía poco eran conocidas únicamente en una zona geográfica determinada actualmente eran conocidas prácticamente en todo el mundo. Recientemente, la Oficina de la Propiedad Industrial de Kenya había tenido ante sí un número creciente de casos de oposición de marcas que surgían de solicitantes locales que trataban de registrar en Kenya marcas que eran notoriamente conocidas en el mundo desarrollado. Por esa razón, la Delegación se interesaba en particular en el Artículo 3 del proyecto de disposiciones, que trata de establecer los criterios que deberían utilizarse para determinar si una marca es notoriamente conocida o no lo es. Además, la Delegación indicó que como parte del Programa de divulgación y concienciación de la propiedad industrial en Kenya, la Oficina de la Propiedad Intelectual de Kenya alentaba a los kenianos que deseaban registrar y proteger sus marcas a diseñar y seleccionar sus propias marcas distintivas sin tratar de copiarlas de terceros. La Oficina había continuado informando al público de Kenya que, a raíz de la entrada en vigor de la Ley de marcas modificada de 1 de marzo de 1995, era delito penal falsificar la marca de un tercero o importar productos que llevaran marcas falsificadas o incluso ayudar o proteger a las personas que falsificaran las marcas comerciales o de servicio de terceros. En ese sentido, la Delegación se refirió a una disposición de la Ley de marcas (modificada) de 1994 que autoriza a los tribunales, después de haber sentenciado a una persona por un delito relativo a la falsificación a una marca o de una marca de servicio, además de la sentencia que se hubiere dictado, a declarar que todos los productos relacionados con ese delito o los medios que se hayan utilizado para cometerlo serían entregados al Gobierno, salvo que el propietario de los productos o un tercero en nombre de éste o cualquier otra persona interesada en dichos productos mostrara alegatos en contrario.

12. La Delegación del Japón indicó que con la globalización de las actividades económicas, la protección adecuada de las marcas era muy importante para poder conservar y promover el comercio adecuado de productos. En particular, el fortalecimiento internacional de la protección de las marcas notoriamente conocidas contribuía no solamente a las utilidades de los titulares y usuarios de las marcas notoriamente conocidas, sino que también era extremadamente importante para garantizar un desarrollo estable del comercio internacional. Por lo tanto, esa Delegación acogía con gran beneplácito la continuación de los debates sobre este tema y se complacía en participar activamente en el presente Comité de Expertos. En lo relativo al Memorándum preparado por la Oficina Internacional, la Delegación indicó que si bien había algunos puntos que requerían conocidas se basara en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y siguiera el principio de la territorialidad. Además, en Japón no se permitía el registro de marcas notoriamente conocidas por terceros con fines desleales, incluso si esas marcas eran notoriamente conocidas únicamente en países específicos fuera del Japón. Ello debía mantenerse así, en especial al considerar la evolución reciente y futura de la globalización de actividades económicas y el surgimiento de redes globales como Internet. En ese sentido, la Delegación indicó que este nuevo enfoque para la promoción de una mayor protección de las marcas notoriamente conocidas en la era global, yendo más allá de la protección tradicional, debería ser considerado bajo los auspicios de la OMPI. Desde este punto de vista, la JPO consideró que el establecimiento de bases de datos de marcas notoriamente conocidas sería una medida eficaz. La Delegación anunció que la Oficina Japonesa de Patentes estudiaría la viabilidad de esta idea, tomando en consideración los aspectos de Internet. En ese contexto, la Delegación indicó que la promoción de tal base de datos, no solamente desde Japón, sino a través de la OMPI como intermediario para todos los países posibles, resultaría en sistema eficaz de base de datos que beneficiaría tanto a usuarios como a oficinas. Además, para el establecimiento de esa base de datos, la Delegación consideraba que sería conveniente que no se determinaran normas internacionales para las marcas notoriamente conocidas, sino que se compilara la información de conformidad con las condiciones de propias de cada país.

13. La Delegación de la República de Corea indicó que el actual proyecto de texto había tenido muchas modificaciones alentadoras y favorables. En particular, el proyecto de texto incluía tres puntos muy positivos. En primer lugar, el Artículo 2.2) que establece, para la determinación de que una marca debe protegerse como marca notoriamente conocida, el que fuera suficiente que la marca fuera notoriamente conocida dentro del territorio en el que ha de protegerse y en el sector pertinente del público. En segundo lugar, el Artículo 3 del proyecto de texto, al prever 12 criterios, evidentemente de naturaleza ilustrativa, permite a las Partes aplicarlos en forma selectiva o bien aplicar otros criterios. En tercer lugar, el Artículo 4.6), que prevé que cualquier plazo aplicable en virtud de lo dispuesto en los párrafo 4) y 5), no podrá ser aplicado si una marca u otro identificador comercial fue registrado pero no se utilizó. Haciendo referencia a la evolución que ha sufrido el proyecto de texto, la Delegación indicó que espera que todos los miembros del Comité de Expertos concentraran sus esfuerzos en lograr una solución positiva en beneficio de todos los participantes. Destacando los esfuerzos de la Oficina de la Propiedad Intelectual de Corea por perfeccionar la protección de las marcas notoriamente conocidas, la Delegación se refirió a la Ley de marcas de Corea, según la cual la práctica de prohibir el registro de cualquier solicitud de marca por un tercero o por una persona no autorizada para una marca que fuera notoriamente conocida en el República de Corea, estaba firmemente arraigado en la Ley. En ese sentido, la Oficina de la Propiedad Intelectual de Corea también había tomado medidas como la actualización continua de su Foreign Trademark Directory, que era utilizado como referencia durante los exámenes y también publicaba su nuevo Trademark Application Reporter. Estas publicaciones no solamente promovían una protección más rápida y adecuada de las marcas notoriamente conocidas, sino que también daban a los titulares de las marcas notoriamente conocidas la oportunidad de supervisar cualquier solicitud de marcas que fueran idénticas o similares a una marca notoriamente conocida. Además de este enfoque a largo plazo, la Oficina de la Propiedad Intelectual de Corea había modificado recientemente la Ley de marcas de Corea para incluir disposiciones adicionales que prohibieran el registro de una marca que fuera idéntica o similar a una marca extranjera, si la solicitud se hacía con fines de competencia desleal. La Delegación de la República de Corea consideraba que esta nueva disposición contribuiría a mejorar la protección de las marcas notoriamente conocidas en la República de Corea.

14. La Delegación de los Estados Unidos de América indicó que la protección de las marcas notoriamente conocidas era una tarea muy importante y grave y que conforme los avances tecnológicos y de telecomunicaciones tales como Internet, encogían el mundo hasta convertirlo en un verdadero mercado global, esa protección era cada vez más importante y necesaria par los titulares de marcas notoriamente conocidas. La Delegación tenía algunos comentarios sobre partes del Memorándum de la Oficina Internacional que presentaría en los debates adicionales. Por ejemplo, en lo relativo a la lista de criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida, en el Artículo 3, algunos de los factores no parecían pertinentes para determinar si la marca es o no notoriamente conocida. Respecto de estas cuestiones, la Delegación estaba muy interesada en conocer la opinión de los círculos privados, ya que eran ellos los que tendrían que proteger las marcas famosas y pagar por los trámites judiciales y litigios para la protección de las mismas. También tendrían la última palabra sobre si estos factores eran útiles y ayudaban a la protección de sus marcas notoriamente conocidas.

15. La Delegación de la Federación de Rusia tomó nota de los avances y del importante trabajo realizado por la Oficina Internacional con el fin de establecer la protección eficaz de las marcas notoriamente conocidas. Se podían observar los resultados positivos de un estudio profundo de los criterios, las condiciones y el ámbito de protección respecto de las marcas notoriamente conocidas en los diferentes países. Además, esos resultados parecían tener importancia práctica. En este sentido, la Delegación informó a la reunión que la Federación de Rusia estaba considerando la modificación de su legislación respecto de las marcas notoriamente conocidas. Consideraba que el artículo especial podría adoptarse en la nueva Ley de marcas de Rusia.

16. La Delegación del Canadá indicó que continuaba apoyando el trabajo del Comité de Expertos por mejorar la protección de las marcas notoriamente conocidas. La Delegación indicó que era evidente que las empresas necesitaban un marco jurídico internacional seguro que garantizara la protección adecuada y eficaz de las inversiones substanciales que eran necesarias para establecer y mantener una marca que era notoriamente conocida en uno o más países. Sin embargo, al mismo tiempo consideraba que era importante protegerse contra un nivel excesivo de protección para las marcas notoriamente conocidas. En particular, era necesario garantizar que los derechos concedidos a las marcas notoriamente conocidas a nivel internacional no interfirieran innecesariamente con la selección y uso de las marcas a nivel nacional. Las empresas a nivel nacional necesitaban medios fiables, rápidos y con buena relación costo - eficacia para seleccionar y proteger las marcas. Cuando habían actuado de buena fe y habían realizado búsquedas adecuadas para evitar la interferencia con los derechos de terceros, las empresas necesitaban saber que sus inversiones en una marca recibirían una protección segura y equitativa. Si bien la Delegación del Canadá apoyaba la idea principal del texto preparado por la Oficina Internacional, consideraba que iba demasiado lejos en algunos aspectos y que podría interferir innecesariamente con la selección y uso de marcas a nivel nacional. Por ejemplo, si bien la Delegación estaba de acuerdo en que las marcas notoriamente conocidas debían protegerse contra usos conflictivos respecto de productos o servicios distintos, consideraba que tal protección únicamente sería necesaria si la marca notoriamente conocida había sido registrada en el territorio en cuestión. Sin el registro podría ser muy difícil para terceros que estuvieran en el trámite de selección de una marca a nivel nacional, darse cuenta de un posible conflicto con una marca que fuera notoriamente conocida para productos o servicios distintos. La Delegación del Canadá también consideraba que el actual texto era demasiado ambicioso en su cobertura de los identificadores comerciales. En muchos países, tales como el Canadá, la oficina responsable de la inscripción o registro de identificadores comerciales era diferente de aquella responsable del registro de marcas. En Canadá, la situación era aun más compleja, ya que las oficinas para el registro o la inscripción de identificadores comerciales no solamente existían a nivel federal, sino también a nivel provincial. En opinión de la Delegación, no era realista en el contexto de este Comité de Expertos trabajar para tratar de imponer obligaciones a las oficinas responsables de la inscripción o registro de identificadores comerciales. No obstante, la Delegación del Canadá consideró que era importante proteger a los titulares de las marcas notoriamente conocidas contra el uso de identificadores comerciales conflictivos y, por lo tanto, apoyaba las disposiciones relativas a la prohibición de uso de identificadores comerciales conflictivos, contenida en el Artículo 4.5) del texto propuesto.

17. La Delegación de Suiza declaró que siempre había brindado su apoyo a los trabajos tendentes a mejorar la protección de los titulares de marcas a nivel internacional. Se felicitó por el nuevo proyecto de disposiciones que renuncia a obligar a las Partes Contratantes a rechazar de oficio el registro de una marca que podría estar en conflicto con una marca notoriamente conocida, señalando que tal situación era conforme con el derecho suizo. No obstante, consideró que el Artículo 4.3)a) obligaría a los titulares de marcas notoriamente conocidas a entablar procedimientos de oposición en el sentido más amplio de este Artículo y que esto, por lo que a ella refería, podría representar problemas, aun cuando ello no afectaba el apoyo general dado al proyecto de disposiciones. Además, ya se había expresado la preocupación de que una protección muy amplia para las marcas notoriamente conocidas podría poner en duda el principio de la adquisición de derechos por el registro, previsto en el derecho suizo. Finalmente, el hecho de que las Partes Contratantes puedan verse obligadas a juzgar en el marco del procedimiento de oposición, sobre un conflicto que implique una marca notoriamente conocida puede crear problemas. El procedimiento de oposición en el derecho suizo está concebido como un procedimiento simple y rápido y podría dudarse que una autoridad gubernamental, que a diferencia de un juez, no dispone de todos los medios de prueba posibles, pudiera establecer los hechos y juzgar un conflicto en cada caso. La Delegación concluyó señalando que en comparación con el anterior proyecto de texto, al ampliar la lista de criterios que permiten definir una marca notoriamente conocida se responde mejor al complejo carácter de este tipo de marcas.

18. La Delegación de Israel expresó su apoyo al trabajo del Comité para perfeccionar y armonizar la protección de las marcas notoriamente conocidas a nivel internacional. No obstante, consideró que estos derechos también deben tomar en consideración los derechos de las entidades que operan a nivel nacional para actual con un grado adecuado de libertad y de certidumbre comercial en la buena fe de la selección, desarrollo, uso y/o registro de nuevas marcas e identificadores comerciales y de manera que no inhiba indebidamente la capacidad de ampliar sus actividades a mercados futuros. Además, si bien apoyaba la utilización del término "identificador comercial", dudaba respecto de la redacción de dicha definición.

19. La Delegación de Venezuela destacó la importancia que el proyecto de disposiciones tienen para la protección internacional de las marcas notoriamente conocidas. Desde 1992, cuando se adoptó la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Comunidad Andina preveía la protección eficaz de las marcas notoriamente conocidas. El Artículo 84 de esta Decisión establece cuatro criterios básicos para determinar las marcas notoriamente conocidas. La Delegación consideró que el Artículo 3 del proyecto de disposiciones es el más importante para los debates, ya que establece los criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida.

20. La Delegación de España mencionó que el principal problema que se le plantea a su país respecto del proyecto de disposiciones es la aceptación de la protección de una marca notoriamente conocida que no ha sido registrada en relación con productos y servicios distintos. Respecto de las demás disposiciones, la Delegación manifestó no tener problemas, puesto que la legislación española ya preveía, mediante un examen de oficio, la incoación de procedimientos de oposición cuando procediese, y protegía no solamente las marcas de fábrica o de comercio sino también los identificadores comerciales (nombres y rótulos comerciales).

21. La Delegación de Bélgica se mostró complacida con la labor emprendida por la OMPI a fin de mejorar la protección de las marcas notoriamente conocidas, y destacó la calidad del documento presentado al Comité de Expertos. En interés del comercio internacional y de los propietarios de marcas, la Delegación estimó que era extremadamente importante obtener una definición clara de lo que es una marca notoriamente conocida y se declaró globalmente favorable al proyecto de disposiciones preparado por la Oficina Internacional. Esta Delegación indicó que estaba particularmente interesada por el examen de las disposiciones del Artículo 3 y de los criterios para la determinación de la notoriedad de la marca, y expresó el deseo de que esos criterios no sean demasiado estrictos ni numerosos. Para concluir, expresó el deseo de que los presentes trabajos se vean coronados con éxito.

22. La Delegación de Rumania se mostró complacida por el hecho de que la Oficina Internacional continúe el estudio de la mejora de la protección de las marcas notoriamente conocidas. Indicó que la nueva Ley de marcas de Rumania entraría en vigor en un futuro cercano y que la ley para la adhesión al Tratado sobre el Derecho de Marcas debería adoptarse próximamente. Indicó, además, que la nueva Ley de marcas contenía disposiciones que reforzaban la protección de las marcas notoriamente conocidas y que esas disposiciones eran compatibles con el Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

23. La Delegación de Hungría informó al Comité de Expertos que Hungría poseía una nueva Ley de protección de marcas e indicaciones geográficas. Esta nueva Ley entró en vigor el 1 de julio de 1997 y se la consideraba conforme con las normas legales pertinentes de la Unión Europea. La ley prevé la protección de las marcas notoriamente conocidas e introduce la categoría de marcas con fama en el país. Por lo que respecta a Hungría, la Delegación consideró que se planteaba una necesidad constante de internacionalización y armonización en este campo particular. A tales fines, estimó que el Memorándum de la Oficina Internacional constituía una excelente base para esa labor.

24. La Delegación de la República de Sudáfrica declaró que el proyecto de disposiciones había intentado, de forma creativa, acomodar las opiniones expresadas por los delegados en la segunda sesión. La República de Sudáfrica participaba con agrado en la tercera sesión del Comité de Expertos. La legislación aplicable en su país consistía en la Ley de marcas de fábrica o de comercio de 1993, que entró en vigor a mediados de 1995, y que preveía la protección sustantiva de las marcas notoriamente conocidas en la forma prevista en el documento presentado al Comité. Ello significaba que se concedía protección aun cuando la marca no fuese utilizada o no estuviese registrada en Sudáfrica. El 19 de septiembre de 1997, se introdujo una nueva enmienda a dicha ley con el fin de dar orientación, principalmente conforme a lo previsto en el documento presentado al Comité, en lo que respecta a la forma de determinar si una marca es notoriamente conocida. Esa determinación debería efectuarse teniendo en cuenta el sector pertinente del público y no del público en su totalidad. La ley de la República de Sudáfrica no prevé, en su forma actual, ninguna protección para una marca notoriamente conocida respecto de productos distintos, cuando esa marca no haya sido registrada. En lo que respecta a este punto, la Delegación hizo suyas las reservas expresadas por la Delegación del Canadá, pero se mostró abierta y aguardaba el comienzo de las deliberaciones generales y, en particular de la deliberación acerca de la importante revisión relativa a la protección en el caso de productos y/o servicios distintos.

25. La Delegación de Filipinas anunció que el nuevo Código de Propiedad Intelectual fue firmado por el Presidente el 6 de junio de 1997 y que entraría en vigor el 1 de enero de 1998. Las autoridades competentes estaban dedicadas ahora a la redacción del reglamento de aplicación. El Código de Propiedad Intelectual prevé la protección de marcas notoriamente conocidas en el plano internacional y la Delegación se mostró particularmente interesada en el Artículo 3 del presente proyecto de la Oficina Internacional. Además, la Delegación expresó su interés por el examen respecto de los productos distintos y las marcas no registradas cuya notoriedad internacional se reivindica.

26. La Delegación del Camerún destacó que la presente reunión era particularmente importante para el conjunto de los Estados miembros de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) que están abocados, en estos momentos, a la revisión de su texto básico, lo que significa que las conclusiones de los trabajos podrían ser tenidas en cuenta en el texto definitivo que adoptarán los 14 Estados miembros de la OAPI.

27. La Delegación del Uruguay consideró que el proyecto de disposiciones revestía una importancia considerable. Desde 1993, el Uruguay había emprendido una batalla contra la piratería de marcas, incluyendo procedimientos legales efectivos para resolver conflictos con marcas notoriamente conocidas. En el contexto actual de integración económica regional, la falta de criterios uniformes para determinar la notoriedad de una marca creaba ciertos conflictos. La Delegación estimó que el proyecto de disposiciones ofrece una solución para la protección internacional de las marcas notoriamente conocidas.

28. La Delegación de Portugal declaró que, de forma general, apoyaba el contenido del documento de trabajo. Además, indicó que Portugal estaba revisando su legislación y preveía abandonar la exigencia de una solicitud de registro a fin de reivindicar la notoriedad de una marca. Por lo tanto, la propuesta presentada por esta Delegación en la última sesión debía considerarse abandonada.

29. La Delegación del Perú hizo suyo lo expresado por la Delegación de Venezuela respecto de la importancia de este tema para la Comunidad Andina. Dijo que la Comunidad Andina estaba buscando una interpretación y armonización uniformes de las disposiciones sobre marcas notoriamente conocidas contenidas en la Decisión 344. En opinión de esta Delegación, la Decisión 344 establecía amplia protección y, probablemente, las disposiciones propuestas se tendrían en cuenta en la revisión de la Decisión 344 que comenzaría en noviembre de 1997. Asimismo, la Delegación declaró que el Perú había adoptado una ley en 1996 que estaba destinada a dar aplicación a la Decisión Andina y, en parte, contenía disposiciones que correspondían al Artículo 4 del proyecto de disposiciones.

30. La Delegación de la República Unida de Tanzanía declaró que la participación en el Comité de Expertos era de importancia para su país, puesto que su Gobierno ya había creado un grupo de tareas encargado de enmendar la mayor parte de la legislación de su país en materia de propiedad intelectual a fin de que queden conformes con el Acuerdo sobre los ADPIC. A tales fines, su Gobierno había solicitado asistencia técnica y de otra índole a la OMPI, por lo que se esperaba el envío de una misión de expertos de la OMPI a Dar es Salam para mantener conversaciones con funcionarios encargados de cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual. Las marcas notoriamente conocidas serían uno de los temas de debate. En vista de que el resultado de las deliberaciones de la presente sesión tendría una gran repercusión sobre la enmienda de la Ley de marcas de fábrica y de servicio de 1986 de la República Unida de Tanzanía, la Delegación declaró que seguiría los debates con mucho interés y que contribuiría constructivamente a algunos de los temas, tales como la protección de las marcas notoriamente conocidas para productos distintos.

31. La Delegación de Indonesia dijo que consideraba muy importante la presente sesión. Indonesia ya había revisado su Ley de marcas de 1992 mediante la promulgación de la Ley de marcas Nº 14 de 1997, que entró en vigor el 7 de mayo de 1997 y que reglamenta, entre otras cosas, la protección de las marcas notoriamente conocidas. Por consiguiente, la Delegación se mostró particularmente interesada en los debates sobre los Artículos 3 y 4 del proyecto de disposiciones.

32. La Delegación de Australia dijo que la labor del Comité de Expertos constituía una parte muy importante del papel que desempeña la OMPI en la armonización y fortalecimiento del sistema internacional de propiedad intelectual. Se debería estudiar la forma con que se adoptaría el estudio sobre las marcas notoriamente conocidas una vez que se haya alcanzado un acuerdo suficiente sobre esta cuestión. La Delegación reiteró que el Tratado sobre el Derecho de Marcas se limitaba a cuestiones de forma o de naturaleza administrativa y que no incluía disposiciones sobre derecho sustantivo. La Delegación declaró que, por esa razón, no consideraba apropiado adoptar disposiciones en la forma de un protocolo al Tratado sobre el Derecho de Marcas.

33. La Delegación de las Comunidades Europeas consideró que, de manera general, el memorándum preparado por la Oficina Internacional estaba bien orientado y tenía en cuenta ciertas intervenciones realizadas en la segunda sesión. La Comunidad Europea se mostró de acuerdo con el punto 3 del memorándum, dando por descartado que en estos momentos sería un poco prematuro examinar la forma jurídica que tomarían las conclusiones de los trabajos en curso. Sobre el fondo, la Delegación acogió favorablemente el fortalecimiento de la protección de las marcas notoriamente conocidas. De manera general, sería útil que las disposiciones que se aprueben sean lo más conforme posibles con los textos y los conceptos ya existentes, sobre todo para facilitar la vida de las empresas y de la industria, así como su comprensión del entorno jurídico en el que se encuentran. Por consiguiente, habría que evitar a tales efectos una proliferación y una dilución de los conceptos y de los procedimientos. En cuanto a las reservas existentes sobre ciertos puntos, la Delegación se expresaría cuando se examinen los artículos uno por uno.

34. El Representante de la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) dijo que su Organización estaba representada por primera vez en las sesiones de este Comité de Expertos. Ello se explicaba por dos motivos. El primero consistía en que el Consejo Administrativo de la ARIPO había adoptado un Protocolo sobre marcas, denominado el Protocolo de Banjul sobre marcas, en noviembre de 1993. El Protocolo entró en vigor el 6 de marzo de 1997 respecto de tres de los 14 Estados miembros de la ARIPO, a saber, Malawi, Swazilandia y Zimbabwe. El objetivo del Protocolo de Banjul era permitir que la Oficina de la ARIPO recibiese solicitudes de marcas de fábrica o de comercio y de marcas de servicio y que las registrase en nombre de sus Estados miembros. La participación de la ARIPO en las reuniones del Comité de Expertos pretendía, por consiguiente, permitir servir los intereses de sus Estados miembros en cuestiones relativas a las marcas notoriamente conocidas. Lo que es más importante aún, dicha participación también permitiría a la Secretaría de la ARIPO estudiar la cuestión de cómo enmendar el Protocolo de Banjul para que sea conforme con cualquier tratado o protocolo internacional relativo a marcas notoriamente conocidas, en el caso de que estas sesiones tengan como resultado un acuerdo o protocolo internacional. El Representante reiteró la inclusión, en el Acuerdo sobre los ADPIC, de disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas. Puesto que la mayoría de los Estados miembros de la ARIPO también estaban vinculados por el Acuerdo sobre los ADPIC, esos Estados estaban obligados a incorporar en sus legislaciones nacionales las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a la protección de las marcas notoriamente conocidas, a partir del año 2000 ó 2005. Por consiguiente, el segundo motivo de la participación de la ARIPO en el Comité de Expertos era prepararse para el papel que debería desempeñar como organización regional a fin de fortalecer la protección de las marcas notoriamente conocidas en esos Estados miembros a través del Protocolo de Banjul, teniendo en cuenta el Acuerdo sobre los ADPIC y cualquier acuerdo que resultase de las presentes negociaciones.

35. El Representante de la Asociación Japonesa de Abogados de Patentes (JPAA) expresó su satisfacción con el proyecto de disposiciones, que aclaraba varios aspectos examinados en la anterior sesión del Comité de Expertos, y se mostró básicamente de acuerdo con el proyecto revisado de disposiciones. No obstante, estimó que quizás fuese necesario una nueva revisión de la redacción del proyecto de disposiciones. La Ley de marcas del Japón preveía la protección de las marcas notoriamente conocidas con el mismo alcance, o incluso mayor, que el proyecto de disposiciones. Por consiguiente, el contenido del proyecto de disposiciones parece ser aceptable. No obstante, la Ley de marcas del Japón también preveía la protección de las marcas de terceros que hayan sido presentadas, o utilizadas, cuando la marca cuya protección se trata de obtener no era notoriamente conocida todavía, aunque la marca de terceros fuese idéntica o similar a la marca notoriamente conocida. Por lo tanto, el Representante expresó su deseo de que esta situación, que no se mencionaba en el proyecto de disposiciones, fuese aclarada en esta sesión, en particular respecto de la posición jurídica de un tercero que ya haya presentado una solicitud de marca antes de que esa marca haya adquirido notoriedad. Además, el Representante solicitó que se examinara nuevamente la necesidad de intercambiar información, su utilización y divulgación, respecto de marcas notoriamente conocidas. Por último, estimó conveniente que se otorgase a la forma final del proyecto de disposiciones un carácter jurídicamente vinculante. No obstante, puesto que el Representante estimaba que cada país representado en el Comité de Expertos podría lograr el propósito de proteger las marcas notoriamente conocidas, de conformidad con el contenido del proyecto de disposiciones, con arreglo a su propia política, él no quiso persistir sobre la forma de adoptar el proyecto de disposiciones.

36. El Representante de la Asociación Japonesa de Propiedad Intelectual (JIPA) hizo suyo el memorándum preparado por la Oficina Internacional. Indicó que la JIPA representa a los usuarios de marcas y de otros identificadores comerciales, tales como los nombres comerciales. Además, el Representante de la JIPA subrayó que apoyaba firmemente la realización del estudio de la viabilidad del establecimiento de una red internacional voluntaria de información para el intercambio de información entre países en materia de marcas notoriamente conocidas. Reconoció que algunos países podrían tener dificultados a la hora de organizar tal red puesto que la Oficina, encargada por un Estado para el registro de marcas u otros identificadores comerciales, no estaba facultada para determinar si una marca debía protegerse en tanto que marca notoriamente conocida. A fin de superar las dificultades, la JIPA sugirió que una organización no gubernamental dispusiera arreglos para el intercambio de información sobre marcas notoriamente conocidas. De hecho, el Grupo Nacional Japonés de la AIPPI estaba dedicada a publicar The Journal of Japanese Well-Known Marks, que aparecería en marzo de 1998. Respecto de la forma del proyecto de disposiciones, la JIPA opinó que el Comité, una vez completado el estudio, debería adoptar las disposiciones en la forma de una recomendación. Una vez que la mayoría de los Estados miembros de la OMPI haya ratificado el TLT, sería conveniente contar con un protocolo al TLT siempre que se haya alcanzado acuerdo suficiente sobre tal concertación.

37. El Representante de la Cámara de Comercio Internacional dijo que apoyaba plenamente los esfuerzos desplegados por la OMPI en favor de la protección de las marcas notoriamente conocidas, sobre todo debido a que gran parte de sus miembros eran titulares de marcas notoriamente conocidas. Asimismo apoyaba plenamente el nuevo proyecto de memorándum. En relación con el Artículo 2.2), el Artículo 3 y el Artículo 4, el Representante reservó su posición y sus comentarios en espera de ulteriores debates.

que no estuviesen registradas. Ese fue el comienzo y la filosofía del Artículo 6bis en aquellos años. Citando un extracto de la página 19 de dicho libro, el representante declaró que "los principios de equidad se extendían por igual a las circunstancias en las que una marca no fuese ni registrada ni utilizada, pero hubiese adquirido una reputación de notoriamente conocida en la jurisdicción local". Esa situación se refería a la denominada reputación sin casos de uso. Por consiguiente, el Artículo 6bis estaba destinado a amparar esos casos de "reputación sin uso". Hablando de la cuestión de la exigencia del registro en relación con los productos no competidores, el Representante de la INTA se refirió al documento de la OMPI WKM/CE/I/2, donde se podía leer lo siguiente: "Las oficinas nacionales de marcas suelen encontrarse con el problema de que los llamados "piratas de marcas", quienes solicitan el registro de marcas mucho antes de que lo hagan los verdaderos titulares". El Representante citó otro extracto del tratado Famous and Well-Known Marks que decía lo siguiente "la razón está en que las empresas que poseen dichas marcas notoriamente conocidas con frecuencia se dan cuenta de que aún no están en condiciones de ampliar sus actividades comerciales utilizando esas marcas ni han podido obtener el registro de sus marcas en todas las jurisdicciones". El Representante señaló que ni siquiera las marcas más famosas se utilizaban en todo el mundo y que no era posible registrar y mantener un registro de marcas en todas las clases internacionales y en todas las jurisdicciones. Consideró que éste era un aspecto muy importante. Tomando la palabra en nombre de los titulares de marcas notoriamente conocidas que tenían que luchar cada día contra los piratas de marcas que actuaban en todo el mundo, dijo que podría ser incluso más importante no exigir el registro en las clases de productos no competidores que en las clases que fuesen directamente pertinentes. Era prácticamente inconcebible registrar en todas las clases existentes en el mundo entero. A modo de ejemplo, el Representante se refirió a un caso en que la marca MARS® había sido utilizada en relación con un preservativo y, por razones obvias, no existía ningún registro que cubriera a los preservativos en el país en cuestión. Sin embargo, esa marca seguía siendo protegida sobre la base de la competencia desleal. El Representante concluyó diciendo que consideraba muy importante tener en cuenta los antecedentes legislativos del Convenio de París y, habida cuenta de las realidades a las que tenían que hacer frente los titulares de marcas notoriamente conocidas en el mundo entero, estimaba que las posibles consideraciones y temores de fobia monopolística disminuirían a la luz de esas realidades.

39. El Representante de la Liga Internacional del Derecho de Competencia (LIDC) se refirió a sus declaraciones anteriores, formuladas en los debates generales de noviembre de 1995 y de octubre de 1996 y declaró que, a reserva del examen artículo por artículo, apoyaba en general el nuevo proyecto que respondía a sus expectativas. En apoyo de la declaración de la Delegación de la Comunidad Europea, indicó que consideraba también útil, e incluso oportuno, mantener la unidad en materia de texto y de expresión de fórmulas entre las disposiciones que se examinaban y las del Convenio de la Unión de París, por una parte, y el Acuerdo sobre los ADPIC, por otra. Asimismo declaró que apoyaba las declaraciones formuladas por la Delegación de la INTA.

40. El Representante de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) reiteró el interés y el compromiso de su Organización en favor de la protección de las marcas notoriamente conocidas. Consideraba que el Memorándum de la Oficina Internacional estaba muy bien formulado y apoyaba la mayoría de sus disposiciones. En cuanto a la cuestión del registro de productos no similares, el Representante declaró que, el pedir el registro de una marca respecto de una lista importante de productos para poder conceder la protección a productos no similares equivaldría, en la práctica, a no conceder ninguna protección a productos no similares. Por consiguiente, un requisito de registro tendría relación con "un registro mínimo" para "una lista mínima de productos y servicios", en cuyo caso se plantearía la cuestión de si tendría sentido pedir ese requisito adicional. Los casos en los que una marca notoriamente conocida no estuviese registrada eran raros, pero si existían, la marca debía ser protegida en virtud del Artículo 6bis del Convenio de París.

41. La representante de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) declaró que apoyaba el esfuerzo desplegado por la OMPI en materia de protección de marcas notoriamente conocidas y que, por lo general, aceptaba los textos propuestos, reservándose para formular ciertos comentarios durante el examen artículo por artículo.

42. El representante del Instituto Max-Planck de Derecho Comparado e Internacional sobre Patentes, Derecho de Autor y Competencia (MPI) preguntó a la Oficina Internacional si podía expresar su posición en cuanto a la relación entre el Artículo 6bis y el Artículo 10bis del Convenio de París que regulaba la protección contra la competencia desleal. El Representante dijo que era evidente que también el Artículo 10bis del Convenio de París abordaba los casos de uso de marcas registradas y no registradas en los que podría crearse una confusión. A ese respecto, se refirió a las Disposiciones Tipo de la OMPI sobre Competencia Desleal que establecían que podía haber casos, en virtud del Artículo 10 del Convenio de París, en los que la confusión fuese causada por el uso de una marca o por el registro de una marca que no hubiese sido registrada en un país. El Representante dijo que parecía ser evidente que había ciertos casos en los que era necesario aplicar el Artículo 10bis porque no se cumplía con las condiciones del Artículo 6bis. A modo de ejemplo, el Representante se refirió a un caso en el que se buscaba una marca que no había sido registrada o que había sido registrada con mala fe por otra persona. El Representante consideraba que este último caso era un caso evidente de competencia desleal que probablemente podría corresponder al Artículo 10bis del Convenio de París. La razón por la que el Representante consideraba que esa cuestión era importante era que las consideraciones del Comité de Expertos se referían a los criterios para considerar una marca notoriamente conocida y a la medida en que se podría exigir el registro de una marca para conceder protección a esa marca respecto de productos y/o servicios distintos. Sin embargo, si el Artículo 10bis se aplicaba a los casos de protección de marcas notoriamente conocidas, los debates actuales probablemente perderían algo de su importancia, aun cuando el Comité llegase a un acuerdo sobre cuestiones tales como la exigencia de registro de una marca a fin de obtener la protección para productos y/o servicios distintos, o los criterios de protección de marcas notoriamente conocidas en virtud del Artículo 6bis. Ello significaría que, incluso si se lograse cierto nivel de protección en las negociaciones actuales por lo que se refería al Artículo 6bis, aún cabría la posibilidad de lograr una protección en virtud del Artículo 10bis.

43. El Representante de la Asociación Asiática de Expertos Jurídicos en Patentes (APAA) dijo que su Organización apoyaba los esfuerzos de la Oficina Internacional de la OMPI destinados a armonizar las legislaciones sobre marcas, así como el estudio que se realizaba sobre el tema de las marcas notoriamente conocidas. Las dos últimas sesiones del Comité de Expertos y las deliberaciones eran realmente muy interesantes para su Asociación y deseaba dejar constancia de su agradecimiento al Comité de Expertos por los esfuerzos desplegados y de su gran estima por los progresos que la OMPI había realizado hasta el momento. Apoyaba los principios y criterios que se proponían, particularmente en relación con el Artículo 3, con ciertas modificaciones que reforzarían considerablemente la protección de las marcas notoriamente conocidas.

III. DISPOSICIONES PROPUESTAS

Proyecto de Artículo 1: Definiciones

44. Punto i). Respondiendo a una pregunta planteada por una delegación, la Oficina Internacional indicó que no se hacía referencia a los identificadores comerciales en este punto ya que el propósito era que el término "Parte" también abarcara organizaciones intergubernamentales, que no tenían oficinas para el registro de identificadores comerciales.

45. Punto ii). Una delegación sugirió que se sustituyeran las palabras "marcas u otros identificadores comerciales" por "marcas y/u otros identificadores comerciales". También, la Oficina Internacional indicó que en el texto francés, las palabras "Partie contractante" deberían sustituirse por "Partie". Además, se indicó que el punto ii) podría requerir revisión dependiendo del resultado de los debates sobre las disposiciones del Artículo 4 que hacen referencia a las Oficinas.

46. Puntos ii) y iv): Se convino en que el texto de estos dos puntos debería modificarse, suprimiendo las palabras "una marca" en el punto iv) y en consecuencia la palabra "otros" en el punto ii). Se indicó que las modificaciones correspondientes se transferirán al Artículo 4.

47. Punto iii). Este punto fue aprobado en la forma propuesta.

48. Punto iv). Algunas delegaciones y representantes de organizaciones observadoras propusieron que se ampliara la definición de "identificador comercial". En ese sentido, el representante de una organización observadora sugirió una definición con el siguiente texto: cualquier signo destinado a identificar una empresa, como un nombre comercial o un símbolo comercial, emblema o logo.

49. Una delegación sugirió que se incluyeran los uniformes en la definición de identificador comercial.

50. Dos delegaciones indicaron que los nombres de dominio también debían mencionarse en la definición, siempre y cuando fueran utilizados como identificadores comerciales. Se indicó que, si la definición de identificador comercial abarcaba nombres de dominio, el proyecto de disposiciones tendría que ser verificado cuidadosamente ya que algunas de las disposiciones, con la redacción actual, no podrían ser aplicables a los nombres de dominio.

Proyecto de Artículo 2: Condiciones de la protección

51. Párrafo 1). La mayoría de las delegaciones y representantes de organizaciones observadoras que hicieron uso de la palabra apoyaron esta disposición. No obstante, las delegaciones de Canadá, Egipto, España, Filipinas, Jordania y Sudáfrica indicaron que debería poderse exigir el registro de marcas notoriamente conocidas respecto de productos y/o servicios distintos.

52. Párrafo 2). Como conclusión de los debates sobre ese párrafo, se convino en que la Oficina Internacional lo redactaría nuevamente siguiendo la siguiente idea: "A los efectos de determinar si una marca ha de protegerse como marca notoriamente conocida, no podrá exigirse que la marca sea notoriamente conocida en cualquier territorio que no sea el territorio en el que ha de protegerse como marca notoriamente conocida o que sea conocida por el público en general, y bastará que la marca sea notoriamente conocida en el sector pertinente del público de ese territorio en el que ha de protegerse como marca notoriamente conocida."

53. Se indicó que el sector pertinente del público podría, en ciertos casos, ser el público en general, por ejemplo, respecto de algunos tipos de bienes de consumo.

54. Párrafo 3). La Oficina Internacional señaló que la referencia al Artículo 2.ii) debe sustituirse por una referencia al párrafo 2).

55. Se sugirió, con referencia al punto i), que debería hablarse de usuarios de los servicios y no de consumidores de los servicios, mientras que se hizo otra sugerencia en el sentido de que la palabra "compradores" debería utilizarse en forma paralela con la palabra "consumidor", ya que el comprador de un producto determinado no era necesariamente el usuario, es decir, el consumidor de dicho producto.

56. Se sugirió que el punto ii) se dividiera en dos puntos, uno de ellos relativo a los canales de distribución y el otro a los círculos comerciales.

57. Se invitó a la Oficina Internacional a tomar en consideración estas sugerencias cuando modifiquen la redacción del párrafo 3).

Proyecto de Artículo 3: Criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida

58. Generalidades. Gran número de delegaciones y representantes de organizaciones observadoras indicaron que el ámbito de las palabras de introducción del Artículo 3 era demasiado amplio. El titular de una marca notoriamente conocida debería tener libertad para invocar, a su propia elección, uno o varios de los criterios enumerados en dicho Artículo para poder mostrar que la marca era notoriamente conocida. Esas delegaciones y representantes de organizaciones observadoras indicaron que el efecto de la lista de criterios contenidos en el Artículo 3 no debería ser el que una oficina o un tribunal pudiera exigir el cumplimiento de cualquiera o de la totalidad de esos requisitos como condición para conceder protección a una marca notoriamente conocida.

59. Otras delegaciones opinaron que una oficina o un tribunal debería estar en libertad de utilizar cualquiera de los criterios que figura en la lista.

60. Después de algunos debates, se convino en que el Artículo 3 debería contener dos disposiciones de introducción. La primera indicaría que, a los fines de la determinación de si una marca era notoriamente conocida, deberían tomarse en consideración todas las circunstancias que la rodeaban y de las que pudiera inferirse que la marca era notoriamente conocida. La segunda estipularía que las circunstancias que podrían ser pertinentes en algunos casos podrían incluir, en particular, las mencionadas en los puntos i) a xii) del proyecto de disposiciones, con sujeción a cualquier cambio que se haga en estos puntos como resultado de los debates. En ese contexto, se indicó que los criterios enumerados en este Artículo eran únicamente de naturaleza ilustrativa y que la pertenencia de cada uno de los criterios dependía del contexto de la situación real que se consideraba. También se indicó que el incumplimiento de cualquiera de esos criterios en sí mismo no debería llevar a la conclusión de que una marca dada no era notoriamente conocida y se invitó a la Oficina Internacional a examinar si eso no debía quedar indicado en las notas o en el texto mismo.

61. Punto i). Este punto fue aprobado en su forma propuesta, a reserva de la sugerencia del representante de una organización observadora de dividir el punto i) en dos puntos separados, uno referente a la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca, y el otro relativo a la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos y/o servicios a los que se aplique la marca.

62. Puntos ii) y iii). Se acordó suprimir esos puntos.

63. Punto iv). Se acordó sustituir las palabras "la imagen cualitativa adquirida por la marca" por las palabras "la reputación adquirida por la marca".

64. Puntos v) a xii). La Oficina Internacional tomó nota de muchas sugerencias en el sentido de reagrupar dos o más de esos puntos. En particular, dichas sugerencias se referían a los puntos v), vii) y viii) y a los puntos x) y xi).

65. El representante de una organización observadora sugirió, que cuando cualquiera de esos puntos se refiriese a una situación de hecho en el mundo, la existencia de esas circunstancias en el país podría ser también pertinente. Por lo tanto, los criterios tendrían que ser, según proceda, los siguientes: "en el país o en el mundo".

66. Se señaló que, en los casos en que el número de registros obtenidos en el mundo entero fuese importante, esos registros no tendrían que ser necesariamente en nombre de la misma persona puesto que, en muchos casos, una marca pertenecía a varias empresas del mismo grupo, en países diferentes.

67. El representante de una organización observadora propuso que, en vez de los criterios de los puntos v) a viii), podría ser suficiente introducir un criterio relativo al grado en que una marca fuese utilizada y protegida en todo el mundo.

68. En cuanto a la utilización de marcas en Internet, se acordó que esa utilización formaba parte del término "utilización" contenido en el punto i). Por consiguiente, se acordó que no sería necesario contar con un punto separado relativo a la utilización de una marca en Internet y que esa utilización podría examinarse en las notas.

69. En cuanto a la relación entre los puntos x) y xi), se señaló que el primer punto representaba un concepto más amplio, puesto que abarcaba también los procedimientos de oposición, mientras que el segundo parecía referirse ante todo a las decisiones judiciales.

70. En conclusión, se invitó a la Oficina Internacional a que volviera a redactar los puntos i) a xii) sobre la base de las sugerencias y observaciones hechas durante los debates.

Proyecto de Artículo 4: Contenido de la Protección

71. Generalidades. La Oficina Internacional declaró que, sobre todo en vista de la ampliación prevista de la definición de identificadores comerciales, consideraría la posibilidad de separar, en el próximo proyecto, las disposiciones relativas a la protección de la marcas notoriamente conocidas en relación con las marcas y de las disposiciones relativas a la protección de las marcas notoriamente conocidas en relación con los identificadores comerciales.

72. Párrafo 1)a). En respuesta a una observación formulada por una delegación, se señaló que no se exigiría a la Partes que protegiesen una marca notoriamente conocida antes de que pasara a ser notoriamente conocida en su territorio.

73. La Delegación de la República de Sudáfrica señaló que, debido al principio de que las nuevas leyes no podían tener efecto retroactivo en la medida en que perjudicasen derechos existentes o adquiridos, las marcas notoriamente conocidas estaban protegidas en su país desde la fecha en que se convertían en notoriamente conocidas en ese país, o desde la fecha en la que la ley reconocía la protección de las marcas notoriamente conocidas en general, según la que fuese la última fecha. En la República de Sudáfrica la fecha de entrada en vigor de la legislación para la protección de las marcas notoriamente conocidas fue el 31 de agosto de 1997. En consecuencia, ésta es la primera fecha desde la que puede estar protegida una marca notoriamente conocida, en virtud de la legislación existente.

74. La Delegación del Canadá propuso enmendar la segunda frase de la siguiente manera: "No es exigirá de las Partes que consideren que una marca o un identificador comercial se halla en conflicto con una marca notoriamente conocida si la marca o el identificador comercial han sido utilizados o registrados, o si se ha presentado una solicitud para su registro, en su territorio antes de que la marca notoriamente conocida haya pasado a ser notoriamente conocida en su territorio". A reserva de la inclusión de las palabras "de buena fe" después de las palabras "en su territorio", propuesta por la Oficina Internacional, la sugerencia de la Delegación del Canadá fue apoyada por varias delegaciones y representantes de organizaciones observadoras.

75. Párrafos 1)b) y c). Estos párrafos fueron objeto de un largo intercambio de opiniones. En particular, se consideró que las palabras "que pueda crear confusión" no eran pertinentes cuando se aplicaban a la palabra "reproducción". El representante de una organización observadora consideró incluso que esas palabras tampoco eran pertinentes en relación con la palabra "imitación", puesto que la imitación en sí ya era susceptible de crear una confusión.

76. Se estimó por lo general que el apartado b) debía referirse a la protección prevista en el Artículo 6bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mientras que el apartado c) debía abordar la protección ampliada prevista en el Artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

77. El Representante de una organización observadora, apoyado por varias delegaciones y representantes de organizaciones observadoras, propuso que el apartado c) se aplicase en los casos de productos o servicios idénticos o similares porque podría existir también en esos casos un riesgo de dilución. Se acordó tener en cuenta esa sugerencia en el próximo proyecto de texto.

78. Varias Delegaciones estuvieron de acuerdo en permitir que se exigiese que la marca notoriamente conocida, a fin de beneficiarse de la protección ampliada prevista en el apartado c), se registrase en el entendimiento de que dicho registro sólo ampararía los productos o servicios respecto de los cuales esa marca fuese notoriamente conocida (véase el párrafo 51).

79. Otras delegaciones y los representantes de varias organizaciones observadoras reiteraron su posición de que debería estar prohibido cualquier requisito relativo al registro (véase el párrafo 51). Una Delegación declaró que un requisito de registro facilitaría las actividades de los falsificadores.

80. Párrafo 1)c), puntos i) a iii). La Oficina Internacional indicó que esos puntos debería volverse a redactar con el fin de aclarar que se hacía referencia no a la utilización de la marca notoriamente conocida, sino a la utilización de la marca o del identificador comercial que se hallaba en conflicto con la marca notoriamente conocida.

81. Párrafo 1)c), punto i). Se acordó que se debería combinar el punto i) con el requisito de perjuicio al titular de la marca notoriamente conocida al que se alude en el punto iii), siguiendo de esta forma el Artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

82. Párrafo 1)c), punto ii). El representante de una organización observadora sugirió que se añadiesen las palabras "o diluido" después de la palabra "menoscabado".

83. En términos generales, se consideró que el punto ii) era demasiado amplio y que su alcance debería limitarse. A tales efectos, la Oficina Internacional sugirió que se volviese a redactar este punto con arreglo a las siguientes líneas: "La utilización de esa marca ... pueda menoscabar de forma injusta el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida".

84. Párrafo 1)c), punto iii). Véase el párrafo 81.

85. El representante de una organización observadora sugirió que se añadiese una disposición en virtud de la cual se permitiese siempre la utilización justa y la utilización por causas razonables de una marca notoriamente conocida.

86. Párrafo 2). Una delegación, con el apoyo de varias delegaciones, sugirió que se dispusiese que no habría obligación alguna de rechazo de oficio en dos situaciones, en primer lugar, tal como figura en el proyecto de disposiciones, cuando la ley aplicable permita a terceros oponerse al registro de una marca y, en segundo lugar, cuando la ley aplicable permita a terceros solicitar la anulación del registro de una marca.

87. El representante de una organización observadora declaró que tal enmienda tendría como efecto que la obligación de rechazar de oficio, prevista en la primera frase, nunca sería aplicable en la práctica.

88. La mayoría de las delegaciones que habían expresado sus opiniones declararon que las Oficinas no estaban equipadas para rechazar de oficio marcas que estuviesen en conflicto con marcas notoriamente conocidas.

89. Una delegación propuso la utilización de la terminología del Artículo 6bis del Convenio de París, en virtud del cual sólo existiría una obligación a rehusar de oficio cuando la legislación del país lo permitiese.

90. En respuesta a una delegación que había indicado que, de conformidad con su legislación, la Oficina podía rehusar de oficio, se indicó que aunque se suprimiese el párrafo 2) nada impediría a una oficina rehusar de oficio marcas que estuviesen en conflicto con marcas notoriamente conocidas.

91. Párrafo 3). Varias delegaciones se expresaron a favor tanto del apartado a) como del apartado b), mientras que una delegación se opuso al apartado b).

92. El representante de una organización observadora indicó que en países en los que no existiese procedimiento alguno para el registro de identificadores comerciales, o en los que tal procedimiento de registro existiese sin posibilidad alguna de oponerse al registro, el apartado b) no sería aplicable.

93. Párrafo 4). Una delegación, con el apoyo de otra, sugirió que el período previsto en ese párrafo debería calcularse a partir del momento en que el titular de la marca notoriamente conocida tuviese conocimiento de la utilización de la marca conflictiva o del identificador comercial.

94. Varias delegaciones y representantes de organizaciones observadoras sugirieron que, cuando se tratase del registro de una marca conflictiva, se debería calcular el período a partir de la publicación, en la gaceta oficial, del registro de la marca conflictiva, mientras que otras delegaciones se expresaron a favor de calcular el período, previsto en el proyecto, a partir del registro de la marca conflictiva.

95. Una delegación sugirió que el período debería ser de cinco años a partir de la publicación del registro o de la toma de conocimiento de la utilización de una marca que estuviese en conflicto con la marca notoriamente conocida.

96. Para concluir, se invitó a la Oficina Internacional a continuar estudiando esta cuestión.

97. Párrafo 5). Varias delegaciones sugirieron que el período contenido en este párrafo se calcule a partir del momento en que el titular de la marca notoriamente conocida tome conocimiento de la utilización de la marca conflictiva o del identificador comercial.

98. Párrafo 6). La Delegación de España sugirió sustituir, en la segunda línea del párrafo 6) de la versión en español, las palabras "las Partes no pueden disponer plazo alguno" por "no se impondrá plazo alguno a las Partes para solicitar".

99. La Oficina Internacional sugirió modificar la segunda frase del párrafo 6) de la forma siguiente: "Se estimará que una persona que haya registrado o utilizado una marca o identificador comercial que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida habrá actuado de mala fe, a menos que esa persona demuestre que, cuando presentó la solicitud de registro o comenzó a utilizar la marca o identificador comercial, no conocía ni tenía ninguna razón para conocer la existencia de la marca que ha de protegerse como marca notoriamente conocida."

100. Dos delegaciones propusieron que las palabras "la existencia de" fuesen reemplazadas por las palabras "que era bien conocida".

101. Una delegación dijo que, en virtud de la redacción propuesta para la segunda frase del párrafo 6), le sería particularmente difícil a un demandado demostrar que no había actuado de mala fe. Por consiguiente, dicha delegación sugirió que se confiase este tema a la legislación nacional.

102. Otra delegación, con el apoyo de otras delegaciones y del representante de una organización observadora, sugirió que la segunda frase del párrafo 6) contenía una prueba para establecer si una persona que había utilizado una marca u obtenido el registro de una marca que estuviese en conflicto con una marca notoriamente conocida había actuado de mala fe, pero no trasladaba la carga de la prueba en lo que respecta al estado de ánimo de la parte demandada.

103. Los representantes de varias organizaciones observadoras apoyaron el proyecto propuesto. Uno de ellos señaló que la parte demandada había actuado de mala fe en la gran mayoría de los casos de apropiación indebida de marcas notoriamente conocidas, y que era importante que se crearan presunciones a favor de los titulares de marcas notoriamente conocidas.

IV. TRABAJO FUTURO

104. Se acordó que sería necesario celebrar una sesión más a fin de lograr un acuerdo sobre el contenido del proyecto de disposiciones.

                    105. El presente informe fue aprobado por unanimidad por el Comité de Expertos el 23 de octubre de 1997.

[Sigue el Anexo]


 

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