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Guide pour l'enregistrement international des marques

Partie B: Chapitre II

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CHAPITRE II : LA PROCÉDURE INTERNATIONALE

FAITS SURVENANT DANS LES PARTIES CONTRACTANTES, QUI ONT UNE INCIDENCE SUR LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

Invalidation dans une partie contractante désignée
Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international
Licences

Présentation de la demande
Demande irrégulière
Inscription et notification
Déclaration selon laquelle l'inscription d'une licence donnée est sans effet
Déclaration selon laquelle l'inscription des licences au registre international est sans effet dans une partie contractante
Modification ou radiation de l'inscription d'une licence

Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international
Faits concernant une revendication d'ancienneté


[Aussi dans Partie B, Chapter II: 

Introduction | La demande internationale | L'enregistrement international | Refus de protection | Désignation postérieure | Modifications de l'enregistrement international | Renouvellement de l'enregistrement international | Dépendance et indépendance | Faits survenant dans les parties contractantes, qui ont une incidence sur les enregistrements internationaux | Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains états successeurs]


 

Faits survenant dans les parties contractantes, qui ont une incidence sur les enregistrements internationaux

83.01 Les paragraphes qui suivent traitent des faits survenant dans les parties contractantes, hormis le refus de protection (qui fait l'objet des paragraphes B.II.33.01 à 37.07).

Invalidation dans une partie contractante désignée

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Article 5.6)

 

84.01 L'invalidation des effets d'un enregistrement international sur le territoire d'une partie contractante ne pourra être prononcée, par les autorités compétentes de cette partie contractante, sans que le titulaire ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. Les procédures se rapportant à l'invalidation se déroulent directement entre le titulaire de l'enregistrement international, la personne qui a intenté l'action en invalidation et les autorités compétentes concernées (Office ou tribunal). Il peut être nécessaire pour le titulaire de constituer un mandataire local. Les procédures relèvent entièrement du droit et de la pratique de la partie contractante concernée.

 

84.02 Les procédures et le droit matériel qui régissent une telle invalidation doivent être les mêmes que ceux qui s'appliquent aux marques enregistrées auprès de l'Office de cette partie contractante. Par exemple, la protection de la marque peut être révoquée parce que son titulaire ne s'est pas conformé aux dispositions de la législation de la partie contractante en ce qui concerne l'utilisation de la marque ou parce qu'il a laissé la marque devenir générique ou trompeuse, ou parce qu'il a été établi (par exemple, dans le cadre d'une procédure engagée par un tiers ou dans une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon) que la protection aurait dû être refusée au moment où la désignation a été examinée initialement.

Règle 19

 

 

 

 

 

Règle 32.1)a)x)

84.03 Lorsque les effets d'un enregistrement international sont invalidés (en tout ou en partie) dans une partie contractante et que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours, l'Office de cette partie contractante doit notifier au Bureau international les faits pertinents, à savoir :

- l'autorité (par exemple, l'Office ou un tribunal donné) qui a prononcé l'invalidation, la date à laquelle l'invalidation a été prononcée et le fait que celle-ci ne peut plus faire l'objet d'un recours;

- le numéro de l'enregistrement international concerné et le nom de son titulaire;

- si l'invalidation ne concerne pas la totalité des produits et des services, ceux qui sont visés (doivent être mentionnés ceux qui demeurent couverts par l'enregistrement ou ceux qui ne le sont plus);

- la date à laquelle l'invalidation a été prononcée ainsi que la date à laquelle elle prend effet.

Le Bureau international inscrit l'invalidation au registre international à la date de réception de la notification remplissant les conditions requises, avec les données figurant dans la notification et en informe l'Office d'origine, si cet Office lui a fait savoir qu'il souhaite recevoir de telles informations, ainsi que le titulaire. Il publie également l'invalidation dans la gazette.

Règle 1.xixbis)
Règle 19.1)vi)

84.04 Dans le règlement d'exécution, le mot "invalidation" s'entend d'une décision de l'autorité compétente (administrative ou judiciaire) d'une partie contractante désignée révoquant ou annulant les effets, sur le territoire de cette partie contractante, d'un enregistrement international pour tout ou partie des produits ou services couverts par la désignation de ladite partie contractante. Ceci explique qu'un Office doit notifier non seulement la date à laquelle l'invalidation a été prononcée, mais également, si possible, la date de prise d'effet de cette invalidation.

Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international

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Règle 20.1)

 

85.01 Depuis le 1er avril 2002, la portée de cette disposition a été considérablement étendue. Le titulaire ou l'Office de la partie contractante du titulaire peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international a été restreint. Cette restriction peut s'appliquer à l'enregistrement international dans sa globalité ou à l'égard d'une partie seulement des parties contractantes désignées; dans ce dernier cas, les informations données au Bureau international doivent spécifier ce fait. De même, l'Office d'une partie contractante désignée peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international a été restreint mais, dans ce cas, cette information doit uniquement concerner une restriction sur le territoire de cette partie contractante. Cette information doit consister en un résumé des faits principaux relatifs à la restriction - par exemple, il sera indiqué qu'elle résulte d'une décision judiciaire relative à l'aliénation des avoirs du titulaire. Ce résumé doit être bref, et doit être présenté de telle manière qu'il puisse être inscrit au registre international. Il ne faut pas envoyer au Bureau international de copie des décisions judiciaires ou des actes notariés. Le Bureau international ne peut toutefois pas agir sur la base d'une information provenant d'une source autre que le titulaire ou un Office, comme, par exemple, des tiers.

 

85.02 Une telle restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement ne s'applique pas aux licences, lesquelles font l'objet d'une disposition spécifique (voir les paragraphes B.II.86.01 à 86.21).

Règle 20.2)

85.03 Lorsque le Bureau international a été informé d'une restriction conformément à cette disposition, la partie qui a communiqué cette information doit aussi informer le Bureau international de tout retrait partiel ou total de cette restriction.

Règle 20.3)
Règle 32.1)a)xi)

85.04 Le Bureau international inscrit au registre international les informations communiquées au sujet des restrictions et de leur retrait à la date de leur réception, à condition que la communication remplisse les conditions requises, et en informe le titulaire, l'Office de la partie contractante du titulaire et les Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées. Ces informations sont également publiées dans la gazette.

Licences

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86.01 Certaines parties contractantes prévoient au plan national l'inscription de licences à l'égard des marques internationales, ces inscriptions produisant alors les mêmes effets juridiques que ceux produits par l'inscription d'une licence pour une marque nationale. Toutefois, avec effet au 1er avril 2002, il est possible d'inscrire de telles licences au registre international, ce qui dispense ainsi les titulaires d'enregistrements internationaux de la nécessité de procéder à une inscription auprès de l'Office de chaque partie contractante pour laquelle une licence a été accordée.

Présentation de la demande

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86.02 Une demande d'inscription d'une licence peut être présentée au Bureau international directement par le titulaire, par l'Office de la partie contractante du titulaire ou par l'Office d'une partie contractante à l'égard de laquelle la licence est accordée. La demande doit être signée par le titulaire ou par l'Office par l'intermédiaire duquel elle est présentée. Aucune pièce justificative, telle que la copie du contrat de licence, ne doit être adressée au Bureau international.

  86.03 Un preneur de licence qui souhaite que sa licence soit inscrite au registre international peut demander à l'Office d'une partie contractante à l'égard de laquelle la licence est accordée de présenter la demande d'inscription. Cet Office peut prendre toutes les mesures qu'il considère appropriées afin de vérifier que l'intéressé est habilité à être inscrit comme le preneur de licence. Le Bureau international ne peut toutefois pas accepter une telle demande du preneur de licence (lequel est une personne inconnue du Bureau international) qui n'est pas signée par le titulaire ou par un Office.

Règle 20bis.1)b)
Instruction 4.f)

86.04 La demande doit être présentée sur le formulaire officiel (MM13) et doit indiquer :

- le numéro de l'enregistrement international concerné,

- le nom du titulaire,

- le nom et l'adresse du preneur de licence, indiqués selon les principes relatifs aux nom et à l'adresse du déposant (paragraphes B.II.09.01 et 09.02),

- les parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée,

- le fait que la licence est accordée pour tous les produits et services couverts par l'enregistrement international, ou les produits et services pour lesquels la licence est accordée, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services.

 

86.05 La liste mentionnée ci-dessus est basée sur les indications ou les éléments énumérés à l'article 2 de la Recommandation commune concernant les licences de marques adoptée par l'Assemblée générale de l'OMPI et l'Assemblée de l'Union de Paris en septembre 20003, ainsi qu'à la règle 10 du règlement d'exécution du Traité de Singapour sur le droit des marques4. Les indications ou éléments n'étant pas apparus pertinents dans le cadre de l'inscription de licences à l'échelle internationale n'ont pas été inclus.

Règle20bis.1)c)

86.06 La demande peut également indiquer

- lorsque le preneur de licence est une personne physique, l'État dont il est ressortissant,

- lorsque le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'État et, le cas échéant, l'entité territoriale à l'intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée,

- le fait que la licence ne concerne qu'une partie du territoire d'une partie contractante désignée et déterminée,

- lorsque le preneur de licence a un mandataire, le nom et l'adresse du mandataire, indiqués conformément aux instructions administratives,

- lorsque la licence est une licence exclusive ou une licence unique, ce fait5,

- le cas échéant, la durée de la licence.

 

86.07 La liste visée au paragraphe précédent comprend des éléments supplémentaires que peuvent exiger certaines parties contractantes désignées à l'égard desquelles la licence est accordée.

 

86.08 L'inscription d'une licence donne lieu au paiement d'une taxe fixée dans le barème des émoluments et taxes. Une même demande peut porter sur plusieurs enregistrements internationaux au nom du même titulaire lorsque les données à inscrire (preneur de licence, parties contractantes et produits et services concernés) sont les mêmes, mais la taxe devra être payée pour chaque enregistrement international mentionné dans la demande.

Demande irrégulière

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Règle 20bis.2)a)

 

86.09 Si la demande d'inscription d'une licence ne remplit pas les conditions applicables, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office.

Règle 20bis.2)b)

86.10 Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l'auteur du paiement, après déduction d'un montant correspondant à la moitié des taxes requises.

Inscription et notification

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Règle 20bis.3)

 

86.11 Lorsque la demande remplit les conditions applicables, le Bureau international inscrit la licence au registre international, à la date de réception de la demande remplissnt les conditions requises, avec les informations contenues dans la demande, notifie ce fait à l'Office des parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée et informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office.

Déclaration selon laquelle l'inscription d'une licence donnée est sans effet

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Règle 20bis.5)

 

86.12 L'Office d'une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie l'inscription d'une licence concernant cette partie contractante peut déclarer que cette inscription est sans effet dans ladite partie contractante. Cette déclaration pourrait être faite, au cas par cas, lorsque la législation de la partie contractante concernée reconnaît les effets de licences inscrites au registre international mais qu'il existe des objections concernant une licence déterminée, par exemple au motif que le public pourrait être induit en erreur.

 

86.13 La déclaration doit indiquer :

i) les motifs pour lesquels l'inscription de la licence est sans effet,

ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la licence se rapporte, les produits et services qui sont concernés, ou ceux qui ne sont pas concernés, par la déclaration,

iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et

iv) si cette déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours.

  86.14 La déclaration doit être envoyée au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification de l'inscription d'une licence a été envoyée à l'Office concerné. Le Bureau international inscrit la déclaration au registre international à la date de réception de la communication remplissant les conditions requises, et la notifie, selon que la demande d'inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par l'Office, audit titulaire ou audit Office. Toute décision définitive relative à une déclaration est notifiée au Bureau international, qui l'inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande d'inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.

Déclaration selon laquelle l'inscription des licences au registre international est sans effet dans une partie contractante

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Règle 20bis.6)a)

 

86.15 L'Office d'une partie contractante dont la législation ne prévoit jamais l'inscription de licences de marques peut notifier au Directeur général que l'inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante. Une telle déclaration peut être faite en tout temps.

Règle 20bis.6)b)

86.16 L'Office d'une partie contractante dont la législation prévoit l'inscription de licences de marques mais ne reconnaît pas les effets des inscriptions de licences au registre international peut notifier au Directeur général que l'inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante.

Règle 32.2)i)

86.17 Toute notification faite selon les paragraphes ci-dessus est publiée dans la gazette. Un titulaire ou un preneur de licence sera donc conscient qu'une demande d'inscription d'une licence à l'égard d'une partie contractante qui a fait cette notification ne produit pas d'effet juridique. Le Bureau international procédera néanmoins à l'inscription et notifiera ce fait à l'Office de la partie contractante concernée. Il n'est pas nécessaire pour cet Office d'émettre une déclaration telle que décrite aux paragraphes B.II.86.12 à 86.14 dans la mesure où, par application de la notification générale selon la règle 20bis.6)a) ou b), il doit être entendu que l'inscription n'a aucun effet juridique dans cette partie contractante.

Modification ou radiation de l'inscription d'une licence

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Règle 20bis.4)

 

86.18 Après l'inscription d'une licence, le titulaire ou le preneur de licence peut souhaiter modifier certains éléments relatifs à la licence (par exemple sa durée). La demande doit être faite sur le formulaire officiel (MM14). Les paragraphes B.II.86.02 à 86.06 s'appliquent dans ce cas.

 

86.19 Lorsqu'un nouveau preneur de licence doit être inscrit à l'égard d'un enregistrement international, la demande n'est pas considérée comme une modification d'une licence, mais comme une demande pour l'inscription d'une nouvelle licence, et doit être présentée sur le formulaire MM13.

 

86.20 Les paragraphes B.II.86.02 et 86.03 s'appliquent également à la demande de radiation de l'inscription d'une licence. La demande doit être faite sur le formulaire officiel (MM15). Une fois la radiation demandée, le preneur de licence n'est plus mentionné au registre international. Aucune taxe n'est prescrite pour la radiation de l'inscription d'une licence.

 

86.21 Lorsque plusieurs licences sont inscrites à l'égard d'un enregistrement international déterminé, toute demande de modification ou de radiation de l'inscription de la licence doit spécifier clairement, et sans ambiguïté, à quelle licence la demande se rapporte.

Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international

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Article 4bis.1)

 

87.01 L'article 4bis de l'Arrangement et du Protocole prévoit qu'une marque qui est l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'Office d'une partie contractante est, sous certaines conditions, considéré comme remplacé par un enregistrement international de la même marque. Ces conditions sont les suivantes :

- l'enregistrement national ou régional et l'enregistrement international doivent tous les deux être inscrits au nom du même titulaire;

- la protection de l'enregistrement international doit s'étendre à la partie contractante en question;

- tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional doivent également être énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de cette partie contractante;

- l'extension de l'enregistrement international à cette partie contractante (qui peut être une désignation postérieure) doit prendre effet après la date de l'enregistrement national ou régional.

  87.02 En outre, il est expressément prévu que cela se produit sans préjudice des droits acquis par le fait de l'enregistrement national ou régional antérieur (par exemple, des droits résultant d'une revendication de priorité ou d'un usage antérieur de la marque).
 

87.03 Il appartient au titulaire de s'assurer que, dans un cas donné, ces conditions sont réellement remplies, en particulier l'exigence selon laquelle tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional doivent également l'être dans l'enregistrement international. Il est clair que la liste des produits et services de l'enregistrement international n'a pas à être identique; cette liste peut être plus large. Elle ne peut, par contre, être plus restreinte. En outre, les noms utilisés dans l'enregistrement international doivent être équivalents, du moins quant à leur sens.

  87.04 Le fait qu'il soit indiqué, à l'article 4bis.1), que l'enregistrement international est considéré comme remplaçant l'enregistrement national ou régional ne signifie pas pour autant que ce dernier est suspendu ou autrement affecté. Il demeure sur le registre de la partie contractante concernée, avec tous les droits qui se rattachent à lui, aussi longtemps qu'il est renouvelé par son titulaire.

Article 4bis.2)

87.05 L'Office dont le registre national ou régional contient l'inscription de la marque est, sur demande du titulaire (présentée directement à cet Office), tenu de prendre note dans son registre de l'enregistrement international. Ceci ne doit pas être interprété comme étant une condition obligatoire pour bénéficier du remplacement. Le texte de l'article 4bis.1) prévoit clairement que le remplacement est réputé s'opérer automatiquement sans qu'aucune action de la part du titulaire, ni aucune inscription du remplacement, ne soit nécessaire. Il est toutefois préférable, pour l'information des tiers, de demander que l'Office prenne note dans son registre de l'enregistrement international.

  87.06 Nonobstant le remplacement d'un enregistrement national ou régional, il est dans l'intérêt du titulaire de l'enregistrement international de renouveler, durant la période de cinq ans au cours de laquelle l'enregistrement international dépend du sort de la demande de base, de l'enregistrement qui en résulte ou de l'enregistrement de base, l'enregistrement national ou régional.

Règle 21

Règle 32.1)a)xi)

87.07 Si l'Office d'une partie contractante désignée a, à la suite d'une demande présentée par le titulaire, pris note dans son registre du fait qu'un enregistrement national ou régional a été remplacé par un enregistrement international, il doit le notifier au Bureau international. Cette notification doit indiquer le numéro de l'enregistrement international, la date et le numéro de dépôt, la date et le numéro d'enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité de l'enregistrement national ou régional qui a été remplacé et, lorsque le remplacement ne concerne qu'une partie des produits et des services, ces produits et ces services. En outre, la notification devrait contenir les informations relatives à tout autre droit acquis en vertu de l'enregistrement national ou régional, sous une forme convenue entre le Bureau international et l'Office concerné. Le Bureau international inscrit au registre international les indications notifiées à la date de réception de la notification remplissant les conditions requises, et en informe le titulaire. Il publie également ces indications dans la gazette.

Faits concernant une revendication d'ancienneté

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Règle 21bis.1)

 

88.01 Lorsqu'une revendication d'ancienneté a été inscrite au registre international à l'égard d'une désignation de la Communauté européenne (voir les paragraphes B.II.17.08 à 17.10), cette revendication est examinée par l'OHMI, qui peut soit l'accepter soit la refuser selon sa législation applicable. Si l'OHMI refuse la validité de cette revendication, et dans la mesure où la décision correspondante est finale, ce fait doit être notifié au Bureau international. Lorsque la revendication d'ancienneté est acceptée par l'OHMI, il n'existe aucune obligation pour l'OHMI de notifier le Bureau international, puisque l'inscription de la revendication de l'ancienneté au registre international et sa publication dans la gazette ne requièrent aucune modification.

Règle 21bis.2)

88.02 Le règlement sur la marque communautaire permet de revendiquer l'ancienneté d'une marque postérieurement à l'enregistrement de la marque communautaire. Lorsque la Communauté européenne est désignée dans un enregistrement international, toute revendication "tardive" d'ancienneté, c'est-à-dire faite postérieurement à l'enregistrement international, doit être demandée par le titulaire directement auprès de l'OHMI. Si une telle revendication est refusée par l'OHMI, ce dernier n'a pas besoin de notifier ce fait au Bureau international (puisqu'il n'y a aucune information à inscrire au registre international). Par contre, si une telle revendication d'ancienneté est acceptée par l'OHMI, les informations suivantes doivent être notifiées par l'OHMI au Bureau international :

i) le numéro de l'enregistrement international concerné, et

ii) le ou les États membres dans lesquels, ou pour lesquels, la marque antérieure est enregistrée, ainsi que la date à partir de laquelle l'enregistrement de cette marque a pris effet et le numéro de l'enregistrement correspondant.

Règle 21bis.3)

88.03 En vertu du système de la marque communautaire, une revendication d'ancienneté acceptée par l'OHMI peut cesser d'avoir effet (à la suite, en particulier, d'un retrait ou de sa radiation). Par conséquent, toute décision définitive concernant une revendication d'ancienneté qui a été inscrite au registre international, y compris son retrait ou sa radiation, doit être notifiée par l'OHMI au Bureau international.

Règle 21bis.4)
Règle 32.1)a)xi)

88.04 Le Bureau international inscrit au registre international et publie dans la gazette toutes les informations notifiées en vertu des paragraphes ci-dessus.


 

3 Publication OMPI n° 835.

4 Publication OMPI n° 259.

5 Lorsqu'une demande d'inscription d'une licence ne comporte pas l'indication, prévue à la règle 20bis.1)c)v), selon laquelle la licence est exclusive ou unique, il pourra être considéré que la licence est non exclusive (déclaration interprétative approuvée par l'Assemblée de l'Union de Madrid lorsqu'elle a adopté la règle 20bis).


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