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Guide pour l'enregistrement international des marques

Partie B: Chapitre II

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CHAPITRE II : LA PROCÉDURE INTERNATIONALE

DÉPENDANCE ET INDÉPENDANCE

Cessation des effets pendant la période de dépendance

Cessation des effets de la demande de base ou de l'enregistrement de base
Procédure de notification de la cessation des effets
Changement du titulaire de l'enregistrement international durant la période de dépendance
Division ou fusion de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base

Transformation

Transformation à la suite du changement du traité applicable


[Aussi dans Partie B, Chapter II: 

Introduction | La demande internationale | L'enregistrement international | Refus de protection | Désignation postérieure | Modifications de l'enregistrement international | Renouvellement de l'enregistrement international | Dépendance et indépendance | Faits survenant dans les parties contractantes, qui ont une incidence sur les enregistrements internationaux | Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains états successeurs]



Dépendance et indépendance

Cessation des effets pendant la periode de dépendance

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77.01 Pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, la protection qui résulte de cet enregistrement continue à dépendre de la marque dont l'enregistrement a été demandé ou effectué auprès de l'Office d'origine (demande de base, enregistrement qui en est issu ou enregistrement de base). La protection résultant de l'enregistrement international ne pourra plus être invoquée, en tout ou en partie, si l'enregistrement de base, ou l'enregistrement qui est issu de la demande de base, a fait l'objet d'une annulation, d'une renonciation, d'une révocation ou d'une invalidation, ou a expiré, ou si la demande de base a fait l'objet d'une décision finale de rejet ou a été retirée, soit au cours de cette période de cinq ans, soit par suite d'une action introduite au cours de cette période.

77.02 Cette dépendance est absolue et existe quelles que soient les raisons pour lesquelles la demande de base est rejetée ou retirée ou les raisons pour lesquelles l'enregistrement de base cesse de jouir, en tout ou en partie, de la protection légale. Le procédé par lequel l'on peut faire tomber un enregistrement international à l'égard de tous les pays dans lesquels il est protégé par le biais d'une action unique en invalidation ou en révocation dirigée contre l'enregistrement de base est connu sous le nom d'"attaque centrale".

77.03 En vertu du Protocole, le titulaire qui a choisi de fonder son enregistrement international sur une demande déposée auprès de l'Office d'origine court un risque accru de perdre toute protection par suite de la cessation des effets de la demande de base. Ceci ne doit pas nécessairement résulter d'une "attaque centrale" dans le sens où une action aurait été introduite par un tiers. La demande de base peut se voir refuser la protection, en tout ou en partie, pour des motifs absolus ou parce que des droits antérieurs auraient été cités d'office au cours de la procédure d'examen, ou à la suite d'une opposition formée par le titulaire des droits antérieurs sur ce territoire. Dans tous ces cas, et pour autant que la décision relative à la demande de base soit finale (c'est-à-dire qu'elle ne soit plus susceptible de réexamen ou de recours), l'Office d'origine doit demander au Bureau international de radier, totalement ou en partie, l'enregistrement international.

77.04 Afin d'adoucir les conséquences de cette caractéristique du système de Madrid, à savoir la dépendance durant cinq années, le Protocole permet au titulaire de l'enregistrement international radié à la suite de la cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base de demander, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié, l'enregistrement de la même marque auprès des Offices de toutes les parties contractantes dont la désignation relève de Protocole et dans lesquelles l'enregistrement international avait effet. Les demandes nationales ou régionales résultant de cette "transformation" sont traitées comme si elles avaient été déposées à la date de l'enregistrement international initial (pour de plus amples détails, voir les paragraphes B.II.82.01 à 82.07).
77.05 Bien qu'une demande internationale doive être déposée par la personne qui est titulaire de la demande ou de l'enregistrement national ou régional ayant servi de base à cette demande, la validité de l'enregistrement international n'est pas affecté si ce dernier et la demande ou l'enregistrement national ou régional deviennent, postérieurement, la propriété de différentes personnes. (Peu importe même que la demande ou l'enregistrement national ou régional soit transféré à une personne qui ne remplirait pas les conditions requises pour être titulaire d'un enregistrement international.) Toutefois, étant donné que l'enregistrement international continue à être dépendant du sort de la marque de base, le titulaire d'un enregistrement international court un risque si, pendant la période de dépendance de cinq ans, il ne contrôle pas la marque de base (voir le paragraphe B.II.80.01).

Article 6.2)

77.06 À la fin de la période de dépendance de cinq ans, l'enregistrement international devient indépendant de la marque de base (sous réserve des paragraphes B.II.78.01 à 78.03). Il n'existe pas une dépendance distincte pour les désignations postérieures; la seule période de dépendance est celle qui court à compter de la date de l'enregistrement international.

Cessation des effets de la demande de base ou de l'enregistrement de base

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Article 6.3)

 

78.01 La protection résultant de l'enregistrement international ne peut plus être invoquée si, dans les cinq ans suivant la date de l'enregistrement international, la demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregistrement de base ne jouit plus de la protection légale parce qu'il ou elle, selon le cas,

- a été retiré,
- a expiré,
- a fait l'objet d'une renonciation, ou
- a fait l'objet d'une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation.

Lorsque la cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base ne se rapporte qu'à certains produits et services énumérés dans l'enregistrement international, la protection de l'enregistrement international est restreinte dans la même mesure.

78.02 En vertu de l'Arrangement, cette disposition s'applique également si la protection légale a cessé ultérieurement par suite d'une action intentée avant l'expiration du délai de cinq ans. Le Protocole contient une disposition plus détaillée, laquelle prend en considération l'éventualité d'une demande de base; les mêmes règles s'appliquent si :

- un recours présenté durant le délai de cinq ans contre une décision refusant les effets de la demande de base,
- une action introduite durant le délai de cinq ans visant au retrait de la demande de base ou à la révocation, à la radiation ou à l'invalidation de l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou de l'enregistrement de base, ou
- une opposition à la demande de base, introduite durant le délai de cinq ans,

aboutit, après l'expiration de la période de cinq ans, à une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, ou exigeant le retrait de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base, selon le cas.

78.03 De plus, les mêmes règles s'appliquent en vertu du Protocole si la demande de base est retirée, ou si l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou l'enregistrement de base, fait l'objet d'une renonciation, après l'expiration de la période de cinq ans, dans le cas où, lors du retrait ou de la renonciation, ladite demande ou ledit enregistrement faisait l'objet d'une procédure, mentionnée dans le paragraphe précédent, qui avait commencé avant l'expiration de la période de cinq ans. Cette disposition permet d'éviter qu'un titulaire d'enregistrement international dont la demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregistrement de base aurait fait l'objet d'une attaque au cours de la période de dépendance de cinq ans ne contrecarre les effets de l'attaque centrale en abandonnant cette demande ou cet enregistrement après la fin de la période mais avant qu'un Office ou qu'une instance ait rendu une décision finale en la matière.

Procédure de notification de la cessation des effets

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Règle 22.1)a)

 

79.01 Lorsque la demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregistrement de base a cessé de produire ses effets au cours de la période de dépendance de cinq ans, l'Office d'origine doit notifier au Bureau international les faits ou décisions suivants :

- la demande de base est rejetée d'office avant la fin de la période de cinq ans comptée à partir de la date de l'enregistrement international ou ce rejet devient définitif (par exemple, à la suite d'un recours) après l'expiration de cette période;
- la demande de base est rejetée par suite d'une opposition introduite avant l'expiration de cette période de cinq ans, que ce rejet devienne définitif avant ou après l'expiration de cette période;
- la demande de base a été retirée à la suite d'une requête formulée avant l'expiration de la période de cinq ans;
- la demande de base a expiré pour une raison quelconque (par exemple, pour non-respect d'une exigence de l'Office d'origine sur le plan de la procédure) avant le terme de la période de cinq ans, même si une décision relative à l'expiration de la demande ne devient définitive qu'après la fin de cette période;
- l'enregistrement de base (ou l'enregistrement qui est issu de la demande de base) fait l'objet d'une renonciation, d'une radiation, d'une révocation ou est déclaré invalide à la suite d'une requête introduite (par le titulaire ou par un tiers) avant la fin de la période de cinq ans, même si cette renonciation, cette radiation, cette révocation ou cette invalidation ne prend effet ou ne devient définitive qu'après la fin de cette période;
- l'enregistrement de base (ou l'enregistrement qui est issu de la demande de base) a expiré (par exemple, parce que les émoluments et taxes afférents au renouvellement n'ont pas été payés) avant la fin de la période de cinq ans, même si une décision relative à cette extinction ne devient définitive qu'après la fin de cette période.

Règle 22.1)a)

79.02 Une telle notification doit indiquer le numéro de l'enregistrement international concerné et le nom du titulaire. La notification doit également indiquer les faits et décisions qui ont une incidence sur la demande de base (ou sur l'enregistrement qui en est issu) ou sur l'enregistrement de base, ainsi que la date à partir de laquelle ces faits et décisions produisent leurs effets. Les faits et décisions en question peuvent être indiqués dans les termes suivants :

- la demande numéro [###] a été refusée par décision du [nom de l'Office] en date du [date]; le délai prévu pour intenter un recours contre cette décision a expiré le [date];
- la demande numéro [###] a été retirée à la suite d'une demande datée du [date];
- l'enregistrement numéro [###] a expiré le [date]; la période au cours de laquelle cet enregistrement pouvait être restauré a expiré le [date];
- par décision du [nom du tribunal] en date du [date], l'enregistrement numéro [###] a été révoqué avec effet à partir du [date]; le délai prévu pour intenter un recours contre cette décision a expiré le [date].

L'Office d'origine n'est pas tenu de donner au Bureau international quelque indication que ce soit quant aux motifs du refus ou d'une autre décision.

Règle 22.1)a)iv)

79.03 Lorsque ces faits et décisions n'ont une incidence que sur une partie des produits et services couverts par l'enregistrement international, la notification doit indiquer les produits et les services qui sont touchés ou les produits et les services qui ne le sont pas. L'obligation de notifier qui incombe à l'Office d'origine ne porte que sur les faits et les décisions pertinents; par conséquent, lorsqu'un rejet, un retrait, une radiation, etc., a trait à la demande de base, à l'enregistrement qui en est issu ou à l'enregistrement de base seulement en ce qui concerne des produits et des services qui ne sont pas couverts par l'enregistrement international, il n'y a pas lieu d'envoyer de notification au Bureau international.

Règle 6.2)
Règle 6.2)i)

79.04 D'une manière générale, la notification peut être en français, en anglais ou en espagnol, au choix de l'Office qui adresse cette notification. Toutefois, pour tous les enregistrements internationaux résultant de demandes déposées avant le 1er avril 2004 et dans l’attente de l’inscription de la première désignation postérieure :

- si les demandes relèvent exclusivement de l’Arrangement, le français continuera d’être la seule langue de notification;

- si les demandes relèvent en tout ou partie du Protocole, le français et l’anglais continueront d’être les langues de notification.

Pour les enregistrements internationaux résultant de demandes déposées entre le 1er avril 2004 et le 31 août 2008 et dans l’attente de l’inscription de la première désignation postérieure :

- si les demandes relèvent exclusivement de l’Arrangement, comme ci‑dessus le français continuera d’être la seule langue de notification.  (Les enregistrements résultant de demandes déposées durant cette période et relevant en tout ou partie du Protocole bénéficieront du régime trilingue intégral, à la suite de l’introduction de l’espagnol à compter du 1er avril 2004 (voir également les paragraphes B.I.07.01 à 07.07).)

79.05 La notification ne doit pas être envoyée tant qu'il n'est pas clair que la cessation des effets ne puisse pas être infirmée (voir cependant aussi le paragraphe ci-après). Par exemple, dans le cas d'une décision administrative ou judiciaire, la notification ne doit pas être envoyée tant qu'un éventuel recours n'aura pas fait l'objet d'une décision ou tant que le délai prévu pour intenter un recours n'aura pas expiré. En particulier, dans le cas d'une cessation des effets de l'enregistrement issu de la demande de base ou de la cessation des effets de l'enregistrement de base pour défaut de paiement des émoluments et taxes afférents au renouvellement, la notification ne doit pas être envoyée tant que n'a pas expiré le délai de grâce accordé pour paiement tardif ou le délai accordé pour formuler une demande en restauration de l'enregistrement.

Règle 22.1)b)

79.06 Toutefois, lorsque l'Office d'origine sait qu'à la fin de la période de cinq ans comptée à partir de la date de l'enregistrement international :

- une action judiciaire ayant pour objet l'enregistrement de base,
- un recours à l'encontre d'une décision rejetant la demande de base,
- une action visant au retrait de la demande de base,
- une opposition à la demande de base,
- une action visant à la révocation, la radiation ou l'invalidation de l'enregistrement de base ou de l'enregistrement qui est issu de la demande de base est en instance, il doit le notifier au Bureau international dès que possible. Une telle notification doit clairement indiquer que l'action en question n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive.

Règle 22.1)c)

79.07 Lorsque l'Office d'origine a envoyé une notification préliminaire dans les cas envisagés dans le paragraphe précédent, il doit, dès que la décision devient définitive, notifier ce fait sans délai au Bureau international. Lorsque l'Office lui-même ne reçoit pas directement notification de la décision (lorsque, par exemple, elle est rendue par un tribunal ou une autorité analogue), il doit notifier cette décision au Bureau international aussitôt que l'Office en a lui-même connaissance; par exemple, l'Office peut être avisé de la décision par le titulaire ou par une autre partie à la procédure.

Article 6.4)

79.08 L'Office d'origine demandera au Bureau international de radier l'enregistrement international dans la mesure applicable (c'est-à-dire, pour les produits et services à l'égard desquels la demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregistrement de base a cessé de produire des effets).

79.09 Il n'est bien sûr possible à un Office de l'indiquer au Bureau international que s'il a connaissance de l'action en question. Ce sera le cas si l'action est intentée devant cet Office ou s'il s'agit d'un recours contre une décision de l'Office. L'Office n'a, par contre, pas nécessairement connaissance d'une action introduite devant un tribunal par un tiers. Toutefois, si la décision a des conséquences défavorables pour la demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou l'enregistrement de base, et qu'elle entraîne ainsi la radiation de l'enregistrement international, on peut s'attendre à ce que la partie qui a introduit l'action porte ce fait à l'attention de l'Office.

Règle 22.2)

79.10 Le Bureau international inscrit toute notification dans le registre international et transmet une copie de cette notification au titulaire et aux Offices des parties contractantes désignées. Si la notification requiert la radiation de l'enregistrement international, celui-ci est radié dans la mesure applicable; le Bureau international notifie ce fait au titulaire et aux Offices des parties contractantes désignées.

Règle 32.1)a)viii)
Règle 32.1)a)xi)

79.11 Toute radiation de l'enregistrement international est publiée et inscrite, avec une indication de la date de la radiation. De même, toute notification selon laquelle une action introduite avant l'expiration de la période de dépendance de cinq ans est toujours en instance à l'expiration de cette période est publiée dans la Gazette.

79.12 Il n'y a pas de formulaire officiel que l'Office d'origine doive utiliser pour demander la radiation d'un enregistrement international. Le formulaire (MM8) que doit utiliser le titulaire pour demander la radiation ne doit pas être utilisé par un Office.
79.13 Lorsque la notification ne remplit pas les conditions mentionnées aux paragraphes B.II.79.02 à 79.05, le Bureau international informe l'Office qui a envoyé la notification qu'il ne peut pas inscrire la cessation des effets tant que cette notification n'a pas été régularisée.

Changement du titulaire de l'enregistrement international durant la période de dépendance

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Article 6.3)

 

80.01 Tout changement de titulaire de l'enregistrement international ou de la marque de base (ou des deux) qui survient au cours de la période de dépendance de cinq ans ne modifie en rien les effets de la dépendance. L'enregistrement international reste dépendant de la protection de la marque de base dans la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine. Ainsi, par exemple, l'enregistrement international cesserait d'être protégé si l'enregistrement de base ou l'enregistrement résultant de la demande de base n'est pas renouvelé ou si la demande de base est retirée ou est refusée par l'Office d'origine, même s'il est au nom d'une personne qui n'est pas le titulaire de l'enregistrement international.

Division ou fusion de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base

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Règle 23

 

81.01 Une demande ou un enregistrement national ou régional sur lequel un enregistrement international est basé peut être divisé en plusieurs demandes ou enregistrements en répartissant entre ces dernières ou ces derniers les produits et services énumérés dans la demande ou l'enregistrement initial, de même qu'il est possible de fusionner plusieurs demandes de base ou enregistrements de base en une seule demande ou un seul enregistrement. Lorsque ceci se produit durant la période de dépendance de cinq ans de l'enregistrement international, l'Office d'origine doit notifier ce fait au Bureau international.

Règle 23.1)

81.02 Cette notification doit indiquer :

- le numéro de l'enregistrement international correspondant; lorsque ce dernier n'est pas encore connu, le numéro de la demande de base doit être donné à sa place (cela permettra au Bureau international de déterminer l'enregistrement international en question);
- le nom du titulaire ou du déposant;
- le numéro de chaque demande qui résulte de la division de la demande de base ou le numéro de la demande issue de la fusion.

Règle 23.3)

81.03 De même, l'Office d'origine doit notifier au Bureau international la division de l'enregistrement de base ou la fusion des enregistrements de base, ou le ou les enregistrements issu(s) de la ou des demandes de base durant cette période de cinq ans.

Règle 32.1)a)xi)

81.04 Le Bureau international inscrit la notification dans le registre international et notifie la division ou la fusion aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire de l'enregistrement international. Les données pertinentes sont publiées dans la gazette.

81.05 L'inscription au registre international ne porte que sur le fait que la demande de base ou l'enregistrement de base a été divisé ou que les demandes de base ou les enregistrements de base ont été fusionnés. Elle ne mentionne pas les produits et services couverts par chaque demande ou enregistrement résultant de la division. Les données détaillées relatives à ces demandes ou à ces enregistrements peuvent être obtenues auprès de l'Office d'origine.
81.06 Cette division ou cette fusion n'a pas d'effet juridique sur l'enregistrement international. La notification faite par l'Office d'origine et son inscription, sa notification ainsi que sa publication effectuées par le Bureau international, ont simplement pour objet de mettre à la disposition des Offices des parties contractantes désignées et des tiers des informations sur la situation de la marque de base au cours de la période pendant laquelle l'enregistrement dépend de celle-ci.

Transformation

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P Article 9 quinquies

 

82.01 La transformation d'un enregistrement international en une ou plusieurs demandes nationales ou régionales a pour effet qu'une demande présentée à l'Office d'une partie contractante pour l'enregistrement d'une marque qui était l'objet d'un enregistrement international désignant cette partie contractante sera traitée par cet Office comme si elle avait été déposée à la date de cet enregistrement international ou, dans le cas où cette partie contractante a été désignée postérieurement, à la date de la désignation postérieure. Si l'enregistrement international contenait une revendication de priorité, la demande nationale ou régionale bénéficiera de cette revendication.

82.02 La transformation ne peut avoir lieu que lorsque l'enregistrement international a été radié, à l'égard de l'ensemble ou d'une partie seulement des produits et services, sur la requête de l'Office d'origine, selon ce qui a été décrit aux paragraphes B.II.79.01 à 79.06. Cette procédure n'est pas possible lorsque l'enregistrement international a été radié sur la requête du titulaire.

82.03 La transformation peut se produire à l'égard de toute partie contractante sur le territoire de laquelle l'enregistrement international produisait ses effets, c'est-à-dire toute partie contractante désignée à l'égard de laquelle l'enregistrement international n'a pas fait l'objet d'un refus total, d'une invalidation ou d'une renonciation.
82.04 Pour pouvoir bénéficier de cette possibilité, la demande nationale ou régionale doit être déposée dans les trois mois qui suivent la date de radiation de l'enregistrement international. Les produits et services énumérés dans la demande doivent avoir été couverts par la liste figurant dans l'enregistrement international radié (ou dans la partie radiée de l'enregistrement international) à l'égard de la partie contractante concernée.
82.05 Hormis les dispositions particulières relatives à la date, toute demande résultant d'une transformation devient en fait une demande nationale ou régionale ordinaire. La demande doit être déposée auprès de l'Office concerné. Ce dépôt n'est pas régi par le Protocole ni par le règlement d'exécution, et le Bureau international n'est aucunement impliqué.
82.06 Il appartient à chaque partie contractante de déterminer les modalités à suivre pour donner effet à une telle transformation en demande nationale ou régionale. Elle peut exiger que cette demande remplisse toutes les conditions applicables aux demandes nationales ou régionales déposées auprès de son Office, y compris en matière de taxes. En d'autres termes, elle peut exiger le paiement du montant total des taxes afférentes à la demande ou de toute autre taxe; elle peut encore, et notamment dans le cas où l'Office concerné a déjà perçu des taxes individuelles au titre de l'enregistrement international en question, décider de diminuer le montant des taxes à l'égard d'une telle demande.
82.07 Étant donné que la transformation n'est prévue qu'en vertu du Protocole (et non de l'Arrangement), son bénéfice ne peut être invoqué que dans une partie contractante dont la désignation relève du Protocole.

Transformation à la suite du changement du traité applicable

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Règle 1bis

 

82.08 Un changement peut intervenir en ce qui concerne le traité applicable à la désignation inscrite d'une partie contractante dans le registre international (voir les paragraphes A.02.26 à 02.31). Étant donné que seul le Protocole prévoit la possibilité d'une transformation, un titulaire aura le droit de demander la transformation, dans les circonstances appropriées, si le traité applicable est non plus l'Arrangement mais le Protocole, sous réserve que ce changement ait eu lieu, au plus tard, à la date d'inscription de la radiation de l'enregistrement international.


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