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Guide pour l'enregistrement international des marques

Partie B: Chapitre II

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CHAPITRE II : LA PROCÉDURE INTERNATIONALE

RENOUVELLEMENT DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Renouvellement à la suite d'un refus ou d'une invalidation
Enregistrements internationaux effectués avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun
Procédure de renouvellement

Émoluments et taxes afférents au renouvellement
Émoluments et taxes afférents au renouvellement à la suite du changement du traité applicable
Paiement insuffisant
Inscription du renouvellement; notification, certificat et publication
Renouvellement complémentaire

Non-renouvellement


 

[Aussi dans Partie B, Chapter II: 

Introduction | La demande internationale | L'enregistrement international | Refus de protection | Désignation postérieure | Modifications de l'enregistrement international | Renouvellement de l'enregistrement international | Dépendance et indépendance | Faits survenant dans les parties contractantes, qui ont une incidence sur les enregistrements internationaux | Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains états successeurs]



 

Renouvellement de l'enregistrement international


 


P Article 6.1)
P Article 7.1)

 

70.01 En vertu du Protocole, l'enregistrement d'une marque auprès du Bureau international est effectué pour une période de 10 ans. Il peut ensuite être renouvelé pour 10 ans sur paiement des émoluments et taxes applicables.

A Article 6.1)
A Article 7.1)
Règle 10
Règle 30.4)

70.02 En vertu de l'Arrangement, l'enregistrement d'une marque est effectué pour une période de 20 ans, et peut être renouvelé pour 20 ans sur paiement des émoluments et taxes applicables. En vertu du règlement d'exécution, toutefois, les émoluments et taxes doivent être payés en deux versements correspondant à une période de 10 ans chacun. Les exigences et les dispositions applicables au paiement du second versement sont les mêmes que pour le renouvellement. À toutes fins pratiques, il est plus simple de considérer le second versement comme un paiement aux fins du renouvellement.

Renouvellement à la suite d'un refus ou d'une invalidation

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Règle 30.2)b)

 

70.03 Si un refus est inscrit au registre international à l'égard d'une partie contractante donnée pour tous les produits et services couverts par l'enregistrement international, le titulaire peut néanmoins demander le renouvellement de cet enregistrement international à l'égard de cette partie contractante. Le paiement des émoluments et taxes aux fins du renouvellement doit toutefois être accompagné d'une déclaration expresse selon laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être inscrit à l'égard de cette partie contractante (la raison pour laquelle le renouvellement est permis à l'égard d'une partie contractante qui a prononcé un refus est qu'il se pourrait qu'au moment du renouvellement une procédure judiciaire ou administrative à l'égard d'un tel refus soit toujours en instance. Les droits du titulaire doivent donc être sauvegardés si le refus est susceptible de recours et qu'aucune décision définitive n'a été prise à la date à laquelle le renouvellement doit intervenir). Une partie contractante désignée qui a prononcé un refus est bien sûr libre de déterminer les effets d'un tel renouvellement sur son territoire.

 

Règle 19.1)

Règle 30.2)c)

70.04 La situation est différente en ce qui concerne une invalidation, étant donné que l'inscription d'une invalidation dans le registre international doit impliquer que l'invalidation n'est plus susceptible de recours. L'enregistrement international ne peut donc pas être renouvelé à l'égard d'une partie contractante pour laquelle une invalidation a été inscrite, ni à l'égard d'une partie contractante pour laquelle une renonciation à la protection a été inscrite. Dans le cas d'une invalidation partielle, d'une limitation de la liste des produits et services à l'égard d'une partie contractante donnée, ou d'une radiation partielle à l'égard de toutes les parties contractantes, le renouvellement ne peut pas davantage être effectué en ce qui concerne les produits et services visés par cette invalidation, limitation ou radiation.

Enregistrements internationaux effectués avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun

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Règle 40.2)c)

 

71.01 Dans le cas d'un enregistrement international effectué avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun (à savoir, le 1er avril 1996):

- si les émoluments et taxes ont été payés pour 20 ans, il n'y a eu pas d'autres émoluments et taxes à payer jusqu'à l'expiration de cette période (sauf s'il y avait eu une désignation postérieure, auquel cas voir ci-dessous); les émoluments et taxes afférents au renouvellement auraient ensuite été dues (pour 10 ans) en vertu du règlement d'exécution commun;

- si les émoluments et taxes ont été payés pour un premier versement de 10 ans et que le solde pour le reste de la période de 20 ans n'avait pas été payé avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun, les émoluments et taxes afférents au renouvellement auraient été dues, en vertu du règlement d'exécution commun, à l'expiration de la première période de 10 ans.

Règle 40.3)

71.02 Si, après l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun, une désignation postérieure a été faite à l'égard d'un enregistrement international pour lequel les émoluments et taxes requis ont été payés pour une période de 20 ans, et que la date à laquelle la désignation postérieure prend effet est tombée dans les premières dix années (à savoir, entre le 1er avril 1996 et le 31 mars 2006) de cette période, les émoluments complémentaires et taxes payés au moment de la désignation postérieure ne couvraient que la période allant jusqu'à la fin de la première période de 10 ans. À la fin de cette période un émolument complémentaire ou, le cas échéant, une taxe individuelle supplémentaire aurait dû être payé à l'égard de la partie contractante concernée par cette désignation postérieure. La procédure relative au paiement de cet émolument ou de cette taxe était identique à celle relative à un renouvellement normal (voir les paragraphes B.II.72.01 à 72.04).

Procédure de renouvellement

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A Article 7.4)
P Article 7.3)
Règle 29

 

72.01 Six mois avant l'expiration de chaque période de protection de 10 ans, le Bureau international rappelle au titulaire de l'enregistrement international et, le cas échéant, à son mandataire, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration. Si, toutefois, le titulaire (ou son mandataire) ne reçoit pas cet avis officieux, cela ne constitue pas une excuse de l'inobservation de l'un quelconque des délais applicables au paiement des émoluments et taxes dus. L'avis officieux dresse la liste de toutes les parties contractantes désignées à l'égard desquelles aucun refus total ou invalidation n'a été inscrit au registre international ou qui n'ont pas fait l'objet d'une renonciation.

Article 7.2)

72.02 Étant donné que le renouvellement est considéré comme une simple prolongation, moyennant paiement des émoluments et taxes applicables, de la durée de protection de l'enregistrement international, il ne peut être l'occasion d'apporter une quelconque modification à l'enregistrement international en son dernier état, c'est-à-dire à l'expiration de la période de protection en cours. Par conséquent, aucune modification du nom ou de l'adresse du titulaire ou de la liste des produits et services ne peut être apportée dans le cadre de la procédure de renouvellement. Si le titulaire souhaite, au moment du renouvellement, faire inscrire de telles modifications au registre international, il doit les communiquer séparément au Bureau international, selon les procédures applicables. Elles ne sont incluses dans les données inscrites pour le renouvellement que si elles sont inscrites au registre international au plus tard à la date d'expiration de l'enregistrement international (voir le paragraphe B.II.76.03).

Règle 30.2)a)

Règle 30.2)d)

72.03 L'enregistrement international peut toutefois n'être renouvelé que pour certaines des parties contractantes couvertes. Ceci n'est pas considéré comme constituant une modification qui, en vertu de l'article 7.2) de l'Arrangement et de l'article 7.2) du Protocole, ne doit pas être incluse dans le renouvellement. Dans ce cas, le paiement des émoluments et taxes doit être accompagné d'une déclaration donnant la liste des parties contractantes pour lesquelles le renouvellement ne doit pas être inscrit.

  72.04 Un système de renouvellement électronique des enregistrements internationaux est disponible sur le site Web de l'OMPI et on peut y accéder via les rubriques Formulaires et Services en ligne sur la page Web consacrée au Système de Madrid . Il n'est pas prescrit l'utilisation d'un formulaire officiel pour le renouvellement d'un enregistrement international. Un renouvellement peut être effectué par toute communication comportant les informations nécessaires (numéro de chaque enregistrement international concerné et objet du paiement). Les titulaires peuvent toutefois trouver plus pratique d'utiliser le formulaire facultatif (MM11) qui est envoyé par le Bureau international au titulaire et au mandataire avec l'avis officieux d'expiration. Ce formulaire contient les indications suivantes :

- numéro de l'enregistrement international devant être renouvelé;

- nom du titulaire (tels qu'inscrit au registre international);

- les parties contractantes pour lesquelles le renouvellement est demandé, y compris au registre international; les parties contractantes à l'égard desquelles un refus total est inscrit;

- signature du titulaire ou du mandataire, ou de l'Office par l'intermédiaire duquel la demande de renouvellement est présentée;

- émoluments et taxes payés et mode de paiement ou instructions à l'effet de prélever le montant des émoluments et taxes prescrits sur un compte ouvert auprès du Bureau international.

Émoluments et taxes afférents au renouvellement

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Règle 30.1)


Article 9sexies

 

73.01 Les émoluments et taxes afférents au renouvellement d'un enregistrement international sont les suivants :

- l'émolument de base;

- une taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée qui a fait la déclaration correspondante (voir le paragraphe B.II.20.04) et qui est désignée en vertu du Protocole, sauf si cette partie contractante désignée est un État lié (également) par l’Arrangement et l’Office d’origine est l’Office d’un État lié (également) par l’Arrangement (un complément d’émolument doit être payé pour cette désignation);

- pour chaque partie contractante désignée pour laquelle il n'y a pas de taxe individuelle payable, un complément d'émolument;

- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième, un émolument supplémentaire; toutefois, lorsqu'une taxe individuelle doit être payée à l'égard de toutes les parties contractantes, aucun émolument supplémentaire n'est dû.

P Article 9sexies.1)b)

Règle 30.1)

73.02 En vertu de l'article 9sexies.1)b) du Protocle, une taxe individuelle doit être payée au moment du renouvellement lorsque la partie contractante désignée concernée a opté pour le système de la taxe individuelle et que la désignation de cette partie contractante relève du Protocole. Un changement de traité applicable régissant une désignation a pu se produire à la suite de l’inscription d’un changement de titulaire, et cela peut avoir des incidences sur les taxes payées au moment du renouvellement (voir le paragraphe B.II.60.08).  Si par exemple, le traité régissant une désignation est non plus le Protocole, mais l’Arrangement, c’est dès lors le complément d’émolument et non l’éventuelle taxe individuelle qui doit être payé à l’égard de la partie contractante désignée concernée, au moment du renouvellement de cet enregistrement international.  Cela vaut inversement, si le traité applicable est non plus l’Arrangement, mais le Protocole.  Il convient de noter qu’un changement peut également intervenir en ce qui concerne l’obligation de payer les taxes individuelles à la suite de l’inscription d’un changement de titulaire, même sans changement de traité applicable.
Règle 1bis
A Article 7.5)
P Article 7.4)
73.03 Il est rappelé que l’article 9sexies.1)b) du Protocole prévoit une dérogation à l’obligation de payer des taxes individuelles dans le cadre de relations mutuelles entre États qui sont parties à la fois à l’Arrangement et au Protocole.  Par conséquent, si l’État, dont l’Office est l’Office d’origine, est partie aux deux traités et si la demande internationale contient la désignation d’une partie contractante qui est également liée par les deux traités, il s’ensuit que, nonobstant le fait que cette dernière ait pu opter pour des taxes individuelles et que la désignation en question soit régie par le Protocole, en vertu de l’article 9sexies.1)b), seules les taxes standard seront payées à cette partie contractante.  Si, en temps voulu, un changement de titulaire est inscrit à l’égard de cet enregistrement international et si le nouveau titulaire revendique le droit d’être inscrit en tant que titulaire de par un lien avec une partie contractante qui est liée uniquement par le Protocole, alors qu’il n’y a eu aucun changement de traité régissant la désignation en question - la désignation continue de relever du Protocole - un changement interviendra dans le régime de taxes au moment du renouvellement de cet enregistrement international.  La dérogation visée à l’article 9sexies.1)b), qui auparavant se serait appliquée, sera désormais sans effet et des taxes individuelles doivent être payées au moment du renouvellement.
  73.04 Le calculateur de taxes sous la rubrique Marques/Système de Madrid du site Internet de l'OMPI peut être utilisé pour calculer le montant des émoluments et taxes qui sont dus lors du renouvellement d'un enregistrement international.


73.05 Les émoluments et taxes doivent être payés au Bureau international, au plus tard à la date d'expiration. Tout paiement reçu plus de trois mois avant la date à laquelle il est exigible est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date. Le paiement peut être effectué jusqu'à six mois après la date à laquelle le renouvellement est dû, pour autant qu'une surtaxe équivalant à 50% de l'émolument de base pour le renouvellement soit payée en même temps.

Règle 34.7)d)

73.06 Lorsque le montant d'un émolument ou d'une taxe afférent au renouvellement est modifié entre la date de son paiement au Bureau international et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant applicable est déterminé comme suit :

- si le paiement a lieu dans les trois mois qui précèdent la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, c'est le montant qui était en vigueur à la date du paiement qui est retenu;

- si le paiement a lieu plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, il est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date, et c'est le montant qui était en vigueur à ce moment-là qui est retenu;

- lorsqu'un émolument ou taxe afférent au renouvellement est payé après la date à laquelle celui-ci devait être effectué, le montant applicable est celui qui était en vigueur à cette date.

  73.07 Le titulaire peut payer les émoluments et taxes directement au Bureau international. Il peut aussi, lorsque l'Office de la partie contractante du titulaire accepte de percevoir et de transférer les émoluments et taxes, les payer au Bureau international par l'intermédiaire de l'Office en question. Toutefois, il ne peut pas être exigé d'un titulaire qu'il paye les émoluments et taxes par l'intermédiaire d'un Office.
Article 8.1) 73.08 L'Office du pays d'origine qui accepte de percevoir et de transférer les émoluments et taxes afférents au renouvellement peut, à cette fin, fixer à son gré et percevoir à son profit une taxe nationale.

Émoluments et taxes afférents au renouvellement à la suite du changement du traité applicable

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Règle 1bis

P Article 8.7)

 

73.09 Un changement peut intervenir en ce qui concerne le traité applicable à la désignation inscrite d'une partie contractante liée à la fois par l'Arrangement et le Protocole (voir les paragraphes A.02.26 à 02.31). Selon qu'une partie contractante donnée a fait ou n'a pas fait de déclaration concernant le paiement de taxes individuelles selon l'article 8.7) du Protocole, il peut en découler une modification du montant des émoluments et taxes à payer lors du renouvellement, à la suite du changement du traité applicable (voir également le paragraphe A.04.16).

Paiement insuffisant

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Règle 30.3)a)

 

74.01 Si le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant des émoluments et taxes requis, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et au mandataire éventuel et précise le montant restant dû. Le Bureau international en informe également l'auteur du paiement, lorsque celui-ci est autre que le titulaire, son mandataire ou un Office.

Règle 30.3)b)

74.02 Si, à l'expiration du délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant requis (y compris la surtaxe pour l'utilisation du délai de grâce), le renouvellement n'est pas inscrit. Le Bureau international notifie ce fait au titulaire et au mandataire éventuel et rembourse le montant reçu à l'auteur du paiement.

Règle 30.3)c)

74.03 Il y a toutefois une exception à la règle précitée. Si la notification mentionnée au paragraphe B.II.74.01 a été expédiée dans les trois mois précédant l'expiration du délai de six mois et si le montant des émoluments et taxes reçu est, à l'expiration de ce délai, égal à 70% au moins de ce montant, le Bureau international procède au renouvellement de l'enregistrement international. Si le montant requis n'est pas intégralement payé dans un délai de trois mois à compter de cette notification, le Bureau international annule le renouvellement et rembourse le montant reçu.

 

74.04 Si le montant payé est insuffisant, le titulaire peut, plutôt que de payer le montant qui manque, demander que certaines des parties contractantes désignées soient omises, de manière à réduire le montant dû. Cette demande doit toutefois être formulée dans le délai dans lequel le paiement manquant devrait être effectué.

Inscription du renouvellement; notification, certificat et publication

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Règle 31.1)

 

75.01 Le Bureau international inscrit le renouvellement au registre international, ainsi que la date à laquelle il devait être effectué, même si les taxes requises ont été payées pendant le délai de grâce de six mois.

Règle 31.2)

75.02 La date à laquelle le renouvellement prend effet est la même pour toutes les désignations contenues dans l'enregistrement international, quelle que soit la date à laquelle ces désignations ont été inscrites au registre international.

Règle 31.3)

75.03 Lorsque l'enregistrement international a été renouvelé, le Bureau international notifie le renouvellement aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées et envoie un certificat au titulaire.

Règle 31.4)b)

75.04 Lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée, le Bureau international notifie ce fait à l'Office concerné.

Règle 32.1)a)iv)

75.05 Lorsqu'un enregistrement international a été renouvelé, les données pertinentes concernant le renouvellement sont publiées dans la gazette. La publication consiste en fait en une republication de l'enregistrement international dans l'état dans lequel il se trouve après le renouvellement.

Règle 6.3)
Règle 40.4)

75.06 D’une manière générale, l’inscription et la publication se feront en français, en anglais et en espagnol.  Toutefois, pour tous les enregistrements internationaux résultant de demandes déposées avant le 1er avril 2004 et dans l’attente de l’inscription de la première désignation postérieure :

- si les demandes relèvent exclusivement de l’Arrangement, le français continuera d’être la seule langue d’inscription d’un renouvellement;

- si les demandes relèvent en tout ou partie du Protocole, le français et l’anglais continueront d’être les langues utilisées pour le renouvellement.

Pour les enregistrements internationaux résultant de demandes déposées entre le 1er avril 2004 et le 31 août 2008 et dans l’attente de l’inscription de la première désignation postérieure :

- si les demandes relèvent exclusivement de l’Arrangement, comme ci‑dessus le français continuera d’être la seule langue d’inscription des renouvellements.  (Les enregistrements résultant de demandes déposées durant cette période et relevant en tout ou partie du Protocole bénéficieront du régime trilingue intégral, à la suite de l’introduction de l’espagnol à compter du 1er avril 2004 et seront par conséquent renouvelés dans les trois langues (voir également les paragraphes B.I.07.01 à 07.07).)

 

75.07 Un Office qui reçoit une notification de renouvellement (ou de non-renouvellement) d'un enregistrement international n'a pas à agir, si ce n'est qu'il peut porter l'inscription correspondante dans ses propres dossiers.

Renouvellement complémentaire

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75.08 Lorsqu'un enregistrement international a été renouvelé pour une partie seulement des parties contractantes désignées et le titulaire décide, après la date d'expiration, de renouveler pour une partie contractante désignée non couverte par le renouvellement déjà effectué, ceci peut se faire par le biais d'un "renouvellement complémentaire", à condition que le délai de grâce de six mois (voir le paragraphe B.II.73.04) n'ait pas encore expiré. Les émoluments et taxes payables sont l'émolument de base, un complément d'émolument ou une taxe individuelle à l'égard de la partie contractante concernée, et la surtaxe visée au paragraphe B.II.73.04.

Non-renouvellement

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76.01 Si un enregistrement international n'est pas renouvelé (parce que le titulaire n'a pas payé les émoluments et taxes afférents au renouvellement ou parce que les émoluments et taxes payés étaient insuffisants), il expire et cesse de produire ses effets depuis la date d'expiration de la période précédente de protection. (Ceci vaut également dans le cas de désignations postérieures à l'égard desquelles des émoluments et taxes dus n'ont pas été payés pour le second versement pour 10 ans - voir le paragraphe B.II.71.02).

Règle 31.4)a)

Règle 32.1)a)xii)

76.02 Lorsque l'enregistrement international n'a pas été renouvelé, ce fait est notifié aux Offices des parties contractantes désignées et est publié dans la gazette. La publication consiste simplement en la mention du numéro de l'enregistrement international et de la date à laquelle le renouvellement devait être effectué. La notification et la publication ne sont faites que lorsqu'il n'existe plus aucune possibilité que l'enregistrement international puisse être renouvelé, c'est-à-dire après l'expiration du délai de six mois à compter de la date à laquelle il devait être effectué (pendant lequel le renouvellement était encore possible par le paiement d'une surtaxe). Lorsque le renouvellement a été annulé parce que le solde des émoluments et taxes requis n'a pas été payé (voir le paragraphe B.II.74.03), ce fait est également publié dans la gazette.

  76.03 Lorsque les émoluments et taxes afférents au renouvellement n'ont pas été payés à la date à laquelle le renouvellement devait être effectué, aucune désignation postérieure et aucune modification ne peut être inscrite dans le registre international au cours du délai de six mois qui suit cette date et durant lequel le renouvellement peut toujours être effectué moyennant le paiement d'une surtaxe. Ce n'est qu'après que le renouvellement a été inscrit dans le registre international que la désignation postérieure ou la modification peut être inscrite dans le registre.


 


 

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