World Intellectual Property Organization

Guide pour l'enregistrement international des marques

Partie B: Chapitre II

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CHAPITRE II : LA PROCÉDURE INTERNATIONALE

DÉSIGNATION POSTÉRIEURE

Qualité pour effectuer une désignation postérieure

Cas dans lesquels une désignation postérieure n'est pas possible

Présentation de la désignation postérieure

Langue de la désignation postérieure
Formulaire officiel

Rubrique 1 : Numéro de l'enregistrement international
Rubrique 2 : Le titulaire

Nom et adresse

Rubrique 3 : Constitution d'un mandataire
Rubrique 4 : Parties contractantes désignées postérieurement

Déclaration d'intention d'utiliser la marque
Indication d'une deuxième langue et revendication d'ancienneté (lorsque la Communauté européenne fait l'objet d'une désignation postérieure)

Rubrique 5 : Produits et services pour lesquels une désignation postérieure est faite
Rubrique 6 : Indications diverses

a) Indications supplémentaires relatives au titulaire
b) Indication des parties de la marque qui ont une couleur
c) et d) Traduction

Rubrique 7 : Requête relative à la date d'effet
Rubrique 8 : Signature du titulaire ou de son mandataire
Rubrique 9 et 10 : Date de réception de la requête par l'Office et signature de l'Office
Feuille de calcul des émoluments et taxes

Effet de la désignation postérieure

Date de la désignation postérieure
Désignation postérieure irrégulière
Inscription, notification et publication
Durée de la protection
Refus de protection

Un cas particulier de désignation postérieure : la désignation postérieure issue d'une conversion de la désignation d'une organisation contractante (la Communauté européenne)

Formulaire officiel et contenu
Présentation de la désignation postérieure issue de la conversion
Date de la désignation postérieure issue de la conversion


[Aussi dans Partie B, Chapter II: 

Introduction | La demande internationale | L'enregistrement international | Refus de protection | Désignation postérieure | Modifications de l'enregistrement international | Renouvellement de l'enregistrement international | Dépendance et indépendance | Faits survenant dans les parties contractantes, qui ont une incidence sur les enregistrements internationaux | Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains états successeurs]



Désignation postérieure



Article 3ter.2)

 

38.01 Si les effets d'un enregistrement international ne s'étendent pas à une partie contractante (par exemple parce que la protection dans cette partie contractante n'a pas été demandée au moment de l'enregistrement international ou parce que la marque n'est plus protégée dans cette partie contractante à la suite d'une décision finale consécutive à un refus, à une invalidation ou à une renonciation), l'extension de la protection à cette partie contractante peut être effectuée en présentant une désignation postérieure. Le titulaire peut souhaiter le faire si, par exemple, les motifs justifiant un tel refus, une telle invalidation ou une telle renonciation n'existent plus.

38.02 Une autre raison de faire une désignation postérieure peut être que, au moment du dépôt de la demande internationale, la partie contractante en question n'était liée ni par l'Arrangement ni par le Protocole ou n'était pas liée par le même traité (Arrangement ou Protocole) que la partie contractante du titulaire. L'expression "partie contractante du titulaire" s'entend soit de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine (c'est-à-dire l'Office par l'intermédiaire duquel la demande internationale a été présentée), soit, s'il y a eu un changement de titulaire de l'enregistrement international, de la partie contractante à l'égard de laquelle le nouveau titulaire remplit les conditions pour être titulaire.
38.03 Une désignation postérieure peut être faite pour seulement une partie des produits et des services inscrits au registre international. Une même partie contractante peut donc faire l'objet de plusieurs désignations postérieures, portant chacune sur une partie différente de la liste des produits et des services inscrits dans le registre international.
38.04 Si, à la suite d'une limitation de la liste des produits et des services, d'un refus partiel de la protection ou d'une invalidation partielle, la protection qui résulte de l'enregistrement international ne couvre, à l'égard d'une partie contractante, qu'une partie des produits et des services inscrits au registre international, une désignation postérieure peut être faite pour les produits et services restants.

Qualité pour effectuer une désignation postérieure

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Règle 24.1)a)

 

39.01 Une partie contractante peut faire l'objet d'une désignation postérieure si, au moment de cette désignation, le titulaire remplit les conditions (nationalité, domicile ou établissement) pour être titulaire de l'enregistrement international.

39.02 La désignation d'une partie contractante donnée est faite soit en vertu de l'Arrangement soit en vertu du Protocole. Il est important de savoir de quel traité cette désignation relève, étant donné que cela a une incidence déterminante sur des questions telles que les émoluments et taxes qui doivent être payés.

Règle 24.1)b) et c)

39.03 La situation est la suivante :

- lorsque la partie contractante du titulaire est partie uniquement à l'Arrangement, seul une partie contractante qui est également partie à l'Arrangement peut être désignée; la désignation est effectuée en vertu de l'Arrangement;

- lorsque la partie contractante du titulaire est partie seulement au Protocole, seule une partie contractante liée par le Protocole peut être désignée; la désignation est effectuée en vertu du Protocole;

- lorsque la partie contractante du titulaire est partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole, la désignation de toute partie contractante qui est partie au Protocole (même si cette partie contractante est également partie à l'Arrangement) est effectuée en vertu du Protocole, tandis que la désignation de tout pays partie à l'Arrangement est effectuée exclusivement en vertu de l'Arrangement. Aux fins d'application de ces principes, la question de savoir si un pays est partie à l'Arrangement ou au Protocole (ou si une organisation est partie au Protocole) doit être déterminée à la date de la désignation postérieure.

39.04 Le cas d'un pays désigné en vertu de l'Arrangement en ce qui concerne un enregistrement international issu d'une demande internationale relevant exclusivement du Protocole exige une attention particulière. En vertu de l'Arrangement, une demande internationale doit être fondée sur un enregistrement dans le pays d'origine. Si la demande internationale était basée sur une demande déposée auprès de l'Office d'origine, une désignation postérieure ne peut être faite en vertu de l'Arrangement qu'une fois que la demande de base a abouti à un enregistrement.

Cas dans lesquels une désignation postérieure n'est pas possible

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A Article 14.2)

P Article 14.5)

 

40.01 En principe, une désignation postérieure peut être effectuée à l'égard de toute partie contractante qui est liée par le même traité que la partie contractante du titulaire. Toutefois, il existe une exception à ce principe; tout État ou, dans le cas du Protocole, toute organisation intergouvernementale qui adhère à l'Arrangement ou au Protocole peut déclarer que la protection résultant d'un enregistrement international effectué en vertu de ce traité avant la date de son entrée en vigueur à l'égard de cet État ou de cette organisation ne peut faire l'objet d'une extension à son égard.

  40.02 Une désignation postérieure d'un pays qui a fait une déclaration en vertu de l'article 14.2) de l'Arrangement est toutefois possible si le titulaire de l'enregistrement international est également titulaire d'un enregistrement national antérieur de la même marque dans ce pays. La désignation postérieure d'un tel pays doit donc être accompagnée du numéro et de la date d'un tel enregistrement national antérieur, faute de quoi le Bureau international ne pourra pas inscrire la désignation postérieure de ce pays. En l'absence d'un tel enregistrement national antérieur, le seul moyen de protéger la marque dans le pays concerné par le biais d'un enregistrement international est de déposer une nouvelle demande internationale désignant ce pays.

Présentation de la désignation postérieure

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Règle 24.2)a)


Règle 24.2)a)ii)


Règle 24.2)a)i)

 

41.01 Sous réserve des exceptions mentionnées ci-après, le titulaire peut présenter la désignation postérieure soit directement au Bureau international, soit par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire. Toutefois :

- la désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par l'Office de la partie contractante du titulaire lorsque l'une des parties contractantes auxquelles il se rapporte est un pays qui est désigné en vertu de l'Arrangement;

- la désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par l'Office d'origine lorsque la règle 7.1), telle qu'elle était en vigueur avant le 4 octobre 2001, s'applique, c'est-à-dire lorsque la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine a déclaré que, si l'adresse du titulaire est sur son territoire, les désignations postérieures doivent être présentées au Bureau international par cet Office.

41.02 Une désignation postérieure peut être transmise au Bureau international par courrier, par télécopieur (sans qu'une confirmation soit nécessaire) ou par des moyens électroniques (voir les paragraphes B.I.03.01 à 03.05).

Règle 24.10)

41.03 Lorsqu'une désignation postérieure aurait dû être présentée par l'intermédiaire d'un Office (voir le paragraphe B.II.41.01) mais est présentée directement au Bureau international, cette désignation postérieure n'est pas considérée comme telle. Tous émoluments et taxes déjà payés sont remboursés à l'auteur du paiement.

Langue de la désignation postérieure

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Règle 6.2)

 

42.01 La désignation postérieure peut être communiquée au Bureau international en français, en anglais ou en espagnol, au choix de l'expéditeur de cette communication, quelle que soit la langue dans laquelle a été déposée la demande internationale dont est issu l'enregistrement international. En d'autres termes, lorsque la désignation postérieure est présentée directement par le titulaire, celui-ci peut choisir laquelle de ces langues sera utilisée; lorsque, toutefois, la désignation postérieure est présentée par l'intermédiaire d'un Office, cet Office peut permettre au titulaire de choisir la langue ou peut restreindre le choix de ce dernier à une ou deux de ces langues.

Règle 6.4)a)

42.02 Le titulaire peut joindre à sa demande une traduction dans les autres langues de tout texte contenu dans sa demande et ce, que la désignation postérieure soit présentée au Bureau international directement par le titulaire ou par un Office. Si le Bureau international considère que la traduction proposée n'est pas correcte, il la corrige après avoir invité le titulaire à faire, dans un délai d'un mois, des observations sur les corrections proposées. Si aucune observation n'est reçue dans le délai prescrit, la traduction proposée est corrigée par le Bureau international.

Formulaire officiel

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Règle 24.2)b)
Instruction 3

 

43.01 La désignation postérieure relative à une désignation postérieure doit être présentée sur le formulaire officiel (MM4) établi par le Bureau international ou sur un formulaire ayant le même contenu et la même présentation (voir les paragraphes B.I.04.02 et 04.03). Un seul formulaire peut être utilisé pour désigner plusieurs parties contractantes.

Rubrique 1 : Numéro de l'enregistrement international

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Règle 24.3)a)i)

 

43.02 Le titulaire doit indiquer le numéro de l'enregistrement international pour lequel une désignation postérieure est effectuée. La désignation postérieure ne peut se rapporter qu'à un seul enregistrement international.

Rubrique 2 : Le titulaire

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Nom et adresse

Règle 24.3)a)ii)

 

43.03 Le titulaire doit indiquer ses nom et adresse, qui doivent être les mêmes que ceux qui sont inscrits au registre international. Si le titulaire a changé de nom ou d'adresse sans que ce changement n'ait été inscrit au registre international, il doit en demander l'inscription avant de faire la désignation postérieure. Le Bureau international considère la désignation postérieure comme irrégulière si le nom ou l'adresse indiqué dans la demande diffère de ce qui est inscrit au registre international.

Rubrique 3 : Constitution d'un mandataire

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43.04 Si le titulaire souhaite continuer à être représenté par un mandataire qui a déjà été constitué, par exemple lors du dépôt de la demande internationale, il ne doit pas nommer de mandataire dans l'espace prévu pour la constitution d'un mandataire. La rubrique 3 doit donc être laissée en blanc.

Règle 3.2)a)

43.05 Lorsque le titulaire souhaite nommer un mandataire pour la première fois ou changer de mandataire, la constitution peut être faite par l'indication du nom et de l'adresse du mandataire dans cette rubrique du formulaire officiel. Cette constitution ne nécessite pas de communication distincte.

Rubrique 4 : Parties contractantes désignées postérieurement

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Règle 24.3)a)iii)

 

43.06 Les cases prévues dans le formulaire officiel devront être cochées pour chacune des parties contractantes pour lesquelles une extension de la protection postérieure à l'enregistrement international est demandée. Si le titulaire établit son propre formulaire, il peut dresser la liste des parties contractantes qu'il veut désigner.

43.07 Le formulaire officiel est mis à jour régulièrement et sa dernière version est disponible sous la rubrique Marques internationales du site Internet de l'OMPI. Toutefois, si le titulaire désire désigner une partie contractante qui ne figure pas sur le formulaire (parce qu'elle est devenue partie à l'Arrangement ou au Protocole après que le formulaire ait été imprimé), il doit écrire le nom de cette partie contractante dans l'espace prévu à cette fin dans la rubrique 4. Le titulaire devrait vérifier si l'adhésion de cette partie contractante a pris effet. Si tel n'est pas le cas, le Bureau international ne tient pas compte de la désignation et il rembourse tout complément d'émolument ou taxe individuelle déjà payé pour cette partie contractante.

Déclaration d'intention d'utiliser la marque

Règle 24.3)b)

43.08 Les observations mentionnées aux paragraphes B.II.17.11 et 17.12 s'appliquent mutatis mutandis aux désignations postérieures.


Indication d'une deuxième langue et revendication d'ancienneté (lorsque la Communauté européenne fait l'objet d'une désignation postérieure)
Règle 24.3)c)iii)

43.09 Les observations mentionnées aux paragraphes B.II.17.05 à 17.07 (concernant l'indication d'une deuxième langue devant l'OHMI) et aux paragraphes B.II.17.08 à 17.10 (concernant une revendication d'ancienneté) s'appliquent mutatis mutandis aux désignations postérieures. Toutefois, il convient de noter que, dans le cas d'une désignation postérieure de la Communauté européenne, la deuxième langue ne peut pas être la langue de la demande internationale dont l'enregistrement international est issu, quelle que soit la langue de la désignation postérieure. Ainsi, par exemple, si la demande internationale a été déposée en français et la désignation postérieure en question est présentée en anglais, le français ne peut pas être choisi comme deuxième langue aux fins de la désignation postérieure de la Communauté européenne.

Rubrique 5 : Produits et services pour lesquels une désignation postérieure est faite

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Règle 24.3)a)iv)

 

43.10 Lorsque la désignation postérieure se rapporte, à l'égard de toutes les parties contractantes désignées, à tous les produits et services couverts par l'enregistrement international en question, la case a) doit être cochée. Lorsque la désignation postérieure se rapporte, à l'égard de toutes les parties contractantes désignées, à une partie seulement des produits et des services couverts par l'enregistrement international, la case b) doit être cochée et les produits et services couverts par la désignation postérieure doivent être énumérés sur une feuille supplémentaire. Lorsque la désignation postérieure se rapporte, à l'égard de certaines des parties contractantes désignées, à une partie seulement des produits et des services couverts par l'enregistrement international et, à l'égard des autres parties contractantes désignées, à tous les produits et services couverts par l'enregistrement international, la case c) doit être cochée et il faut préciser, sur une feuille supplémentaire, les produits et les services en cause ainsi que les parties contractantes désignées en question.

Rubrique 6 : Indications diverses

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Règle 24.3)c)

 

43.11 Doivent être portées dans cette rubrique un certain nombre d'indications qui peuvent être exigées par certaines parties contractantes désignées en vertu du Protocole et que le titulaire peut souhaiter mentionner de manière à prévenir un refus de la part de cette partie contractante. Lorsque ces indications ont déjà été fournies dans la demande internationale, il n'est pas nécessaire de les fournir une nouvelle fois ici car ces indications seront automatiquement incluses dans la notification de la désignation postérieure aux Offices concernés.


a) Indications supplémentaires relatives au titulaire
  43.12 S'il est une personne physique, le titulaire peut indiquer l'État dont il est ressortissant. Les personnes morales peuvent indiquer leur forme juridique ainsi que le nom de l'État et, le cas échéant, de l'entité territoriale à l'intérieur de cet État où elles ont été constituées.

b) Indication des parties de la marque qui ont une couleur
  43.13 Si la couleur a été revendiquée dans la demande internationale à titre d'élément distinctif de la marque, le titulaire peut indiquer, dans la rubrique 6.c), pour chaque couleur, les principales parties de la marque qui ont cette couleur.

c) et d) Traduction
  43.14 Quand la marque se compose d'un mot ou de mots qui peuvent être traduits, le titulaire peut indiquer, dans l'espace approprié, la traduction de ces mots en français, en anglais, et/ou en espagnol.

Rubrique 7 : Requête relative à la date d'effet

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43.15 Le titulaire peut demander que la désignation postérieure prenne effet après l'inscription d'une modification ou d'une radiation concernant l'enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l'enregistrement international.

Rubrique 8 : Signature du titulaire ou de son mandataire

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Règle 24.2)b)

 

43.16 La désignation postérieure qui est présentée au Bureau international directement par le titulaire doit être signée par ce dernier (ou par son mandataire).

43.17 Si la désignation postérieure est présentée au Bureau international par un Office, le Bureau international n'exige pas la signature du titulaire ou de son mandataire; la rubrique 7 doit donc être laissée en blanc. L'Office peut toutefois exiger du titulaire (ou de son mandataire) qu'il signe ou lui permettre de signer.

Rubriques 9 et 10: Date de réception de la requête par l'Office et signature de l'Office

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Règle 24.2)b)
Règle 24.3)a)vi)

 

43.18 Une désignation postérieure qui est présentée au Bureau international par un Office doit être signée par l'Office, lequel doit aussi indiquer la date à laquelle il a reçu la requête en présentation de la désignation postérieure. Si le titulaire présente la désignation postérieure directement au Bureau international, les rubriques 9 et 10 doivent être laissées en blanc.

Règle 24.3)d)

43.19 Si l'enregistrement international était basé sur une demande de base et qu'une partie contractante a été désignée postérieurement en vertu de l'Arrangement, l'Office d'origine doit compléter la rubrique 9.b) en certifiant que ladite demande a abouti à un enregistrement et en indiquant la date et le numéro de cet enregistrement, à moins qu'une telle déclaration n'ait déjà été reçue par le Bureau international. Lorsque la désignation postérieure est présentée par l'intermédiaire d'un Office autre que l'Office d'origine, le titulaire doit obtenir une déclaration équivalente de l'Office d'origine et l'adresser au Bureau international.

Feuille de calcul des émoluments et taxes

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Voir les remarques concernant la façon de remplir la feuille de calcul des émoluments et taxes du formulaire de demande internationale (paragraphes B.II.20.01 à 20.14), ainsi que les remarques générales relatives au paiement des émoluments et taxes au Bureau international (paragraphes B.I.08.01 à 08.12).


Règle 24.4)

 

44.01 Les émoluments et taxes dus au titre d'une désignation postérieure consistent en :

- l'émolument de base;

- une taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée qui a fait la déclaration correspondante (voir le paragraphe B.II.20.04) et qui est désignée en vertu du Protocole, sauf si cette partie contractante désignée est un État lié (également) par l’Arrangement et que l’Office d’origine est l’Office d’un État lié (également) par l’Arrangement (un complément d’émolument doit être payé pour cette désignation);

- un complément d'émolument pour chaque partie contractante désignée pour laquelle il n'y a pas de taxe individuelle à payer.

Le calculateur de taxes sous la rubrique Marques/Système de Madrid du site Internet de l'OMPI peut être utilisé pour calculer les émoluments et taxes payables dans le cadre d'une désignation postérieure.

44.02 Ces émoluments et taxes sont dus pour le reste de la période de 10 ans pour laquelle les émoluments et taxes ont déjà été payés au titre de l'enregistrement international correspondant. En d'autres termes, le montant des émoluments et taxes est le même quel que soit le nombre d'années durant lequel la désignation postérieure a effet jusqu'au renouvellement de l'enregistrement international.
44.03 Le paiement peut être effectué de l'une des façons indiquées dans la partie b) de la feuille de calcul des émoluments et taxes. Comme dans le cas de la demande internationale, le mode de paiement le plus commode consiste probablement à utiliser un compte courant ouvert auprès du Bureau international et à donner pour instruction à ce dernier (en remplissant la partie a) de la feuille de calcul des émoluments et taxes) de prélever le montant requis; lorsque le paiement est effectué par ce moyen, le montant à débiter ne doit pas être indiqué. Lorsque les émoluments et taxes sont payés d'une autre façon ou lorsque la personne qui effectue le paiement souhaite indiquer le montant qui doit être débité d'un compte ouvert auprès du Bureau international, le mode de paiement, le montant qui est payé ou qui doit être débité ainsi que la personne qui effectue le paiement ou qui donne les instructions doivent être indiqués dans la partie b) de la feuille de calcul des émoluments et taxes.

Effet de la désignation postérieure

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Date de la désignation postérieure

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Règle 24.6)a)

 

45.01 Une désignation postérieure présentée au Bureau international directement par le titulaire porte la date de sa réception par le Bureau international.

Règle 24.6)b)

45.02 Une désignation postérieure présentée au Bureau international par un Office porte, si elle remplit les conditions requises, la date à laquelle elle a été reçue par cet Office, pourvu qu'elle ait été reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de cette date. Si le Bureau international reçoit la désignation postérieure après ce délai, celle-ci porte la date de sa réception par le Bureau international.

45.03 Les irrégularités contenues dans une désignation postérieure peuvent influer sur la date de celle-ci (voir le paragraphe B.II.46.02).

45.04 En règle générale, la possibilité de se voir accorder une date antérieure est à l'avantage du titulaire. Dans certaines circonstances toutefois, cette possibilité nouvelle peut être source de complications, voire présenter des inconvénients. Par exemple, une désignation postérieure qui est présentée par l'intermédiaire d'un Office peu de temps avant la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué mais qui parvient au Bureau international après cette date portera néanmoins une date antérieure à la date de renouvellement. C'est donc à cette date antérieure qu'elle viendra à expiration et, pour la maintenir en vigueur, il faudra payer à nouveau le complément d'émolument ou (le cas échéant) la taxe individuelle prescrite en ce qui concerne la partie contractante nouvellement désignée.
45.05 À la différence d'une désignation postérieure, une modification inscrite en vertu de la règle 25 est réputée prendre effet à la date où elle est effectivement portée au registre international, que la demande d'inscription de cette modification ait été présentée par l'intermédiaire d'un Office ou directement au Bureau international. En conséquence, lorsqu'une désignation postérieure et une demande d'inscription de modification sont présentées simultanément par l'intermédiaire d'un Office, la désignation postérieure porte en règle générale une date antérieure à la date d'effet de la modification. Par exemple, il arrive parfois qu'un titulaire renonce à la protection pour ce qui concerne une partie contractante donnée (parce qu'il y a menace de refus de la part de celle-ci), puis présente à nouveau, immédiatement, sa demande de protection à cette partie contractante en faisant une désignation postérieure. Si la renonciation et la désignation postérieure sont présentées simultanément par l'intermédiaire d'un Office, la renonciation à l'égard de la partie contractante en question prend effet, en application de la règle 24.6)b), après la nouvelle extension territoriale à cette partie contractante.

Règle 24.6)d)

45.06 Afin d'éviter ce genre de problèmes, lorsqu'une désignation postérieure contient une requête tendant à ce qu'elle prenne effet immédiatement après un autre acte (renouvellement ou inscription d'une modification ou d'une radiation par exemple), la désignation postérieure porte la date d'inscription de cet autre acte.

45.07 Lorsque la date de la désignation postérieure, déterminée de la manière décrite aux paragraphes précédents, ne dépasse pas de plus de six mois une date de priorité inscrite à l'égard de l'enregistrement international, la priorité dont cet enregistrement bénéficie s'applique également dans les parties contractantes couvertes par la désignation postérieure (voir le paragraphe B.II.47.02).

Désignation postérieure irrégulière

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Règle 24.5)a)

 

46.01 Lorsque le Bureau international considère qu'une désignation postérieure contient une irrégularité, il notifie ce fait au titulaire. Si la désignation postérieure a été présentée par un Office, il le notifie également à l'Office.

Règle 24.6)c)i)

46.02 Lorsque la désignation postérieure contient une irrégularité qui concerne le numéro de l'enregistrement international correspondant, les parties contractantes désignées, la liste des produits ou des services ou toute déclaration d'intention d'utiliser la marque qui doit être jointe à la désignation postérieure, la date de la désignation postérieure est la date à laquelle l'irrégularité aura été corrigée. Par contre, lorsque la désignation postérieure a été présentée au Bureau international par un Office, une telle irrégularité n'a pas d'incidence sur la date de la désignation postérieure si elle est corrigée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la désignation postérieure a été reçue par l'Office; dans ce cas, la désignation postérieure porte toujours la date à laquelle la requête a été reçue par l'Office.

Règle 24.6)c)ii)

46.03 Toute autre irrégularité est sans incidence sur la date de la désignation postérieure.

Règle 24.5)b)

46.04 Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification par le Bureau international, la désignation postérieure est considérée abandonnée. En particulier, lorsque l'irrégularité réside dans le fait qu'une déclaration d'intention d'utiliser la marque fait défaut ou ne remplit pas les exigences requises, et qu'il n'est pas remédié à cette irrégularité dans le délai prescrit de trois mois, la désignation postérieure est considérée abandonnée dans sa globalité, c'est-à-dire à l'égard de toutes les parties contractantes désignées postérieurement dans la demande. Le Bureau international rembourse à l'auteur du paiement (titulaire, mandataire ou Office) les émoluments et taxes payés, sous réserve d'une retenue correspondant à la moitié de l'émolument de base.

46.05 Le règlement d'exécution ne précise pas qui doit corriger l'irrégularité. Si la désignation postérieure a été présentée au Bureau international directement par le titulaire, il est clair que c'est à lui qu'il appartient de corriger l'irrégularité. Si la désignation postérieure a été présentée par un Office, cet Office peut corriger l'irrégularité. En effet, selon la nature de l'irrégularité, il peut être difficile, voire impossible, pour le titulaire lui-même de la corriger (par exemple, si l'Office n'a pas signé la désignation postérieure ou n'a pas indiqué la date à laquelle il a reçu la requête en présentation de la désignation postérieure). Par conséquent, le titulaire qui est avisé par le Bureau international d'une irrégularité dans une désignation postérieure présentée par l'intermédiaire d'un Office a intérêt à contacter cet Office afin de s'assurer que l'irrégularité est corrigée en temps utile.
Règle 24.5)c) 46.06 Il est prévu une exception à la règle générale concernant les irrégularités dans le cas où le Bureau international considère que le titulaire n'est pas habilité à faire une désignation postérieure à l'égard d'une ou de toutes les parties contractantes mentionnées (voir les paragraphes B.II.39.01 à 39.04). Lorsque le défaut d'habilitation ne se rapporte qu'à certaines des parties contractantes mentionnées, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir la désignation de ces parties contractantes; le complément d'émoluments ou les taxes individuelles payés à l'égard de celles-ci sont remboursés. Lorsque le défaut d'habilitation vaut pour toutes les parties contractantes mentionnées, la désignation postérieure est réputée abandonnée. Le Bureau international rembourse, en plus de tous les compléments d'émoluments et taxes individuelles, la moitié de l'émolument de base.

Inscription, notification et publication

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Règle 24.8)

 

47.01 Si le Bureau international constate que la désignation postérieure remplit les conditions requises, il l'inscrit au registre international et notifie ce fait à l'Office de la partie contractante qui a été désignée. Il en informe en même temps le titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, cet Office.

Règle 32.1)a)v)

47.02 La désignation postérieure est publiée dans la gazette. Lorsque la date de la désignation postérieure, déterminée conformément à la règle 24.6) (voir les paragraphes B.II.45.01 à 45.06) ne dépasse pas de plus de six mois la date de priorité de l'enregistrement international, les informations concernant la déclaration de priorité figurent dans la publication de la désignation postérieure.

Règle 6.3)

47.03 La désignation postérieure est inscrite et publiée en français, en anglais et en espagnol. Les enregistrements internationaux qui, en vertu des versions antérieures de la règle 6, étaient publiés uniquement en français, ou n’étaient publiés qu’en français et en anglais, seront publiés en anglais et en espagnol et publiés de nouveau en français, ou publiés en espagnol et publiés de nouveau en français et en anglais respectivement (voir les paragraphes B.I.07.05 à 07.07).  Cette désignation postérieure elle-même est inscrite dans le registre international en français, en anglais et en espagnol.

Durée de la protection

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Règle 31.2)

 

48.01 La durée de protection de la désignation postérieure expire à la même date que l'enregistrement international. Par exemple, si un enregistrement international a déjà été enregistré depuis huit ans (ou si le dernier versement des émoluments a été effectué il y a huit ans), les émoluments et taxes à payer pour une désignation postérieure ne couvriront qu'une période de deux ans. Cela veut dire que la date de renouvellement de l'enregistrement international (ou la date du paiement des émoluments et taxes afférents au renouvellement) est la même pour toutes les désignations contenues dans l'enregistrement international, quelle que soit la date à laquelle ces désignations ont été inscrites. (Voir également le paragraphe 45.04.)

Règle 40.3)a)

48.02 Dans le cas où un enregistrement international a été effectué avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun (soit le 1er avril 1996), que les émoluments et taxes requis ont été payés pour 20 ans et que la désignation postérieure est faite au cours des 10 premières années de cette période, les émoluments et taxes payés pour cette désignation postérieure ne couvrent que le reste de cette période de 10 ans. À la fin de cette période, il faut payer les compléments d'émoluments et les taxes individuelles appropriés pour la seconde période de 10 ans (voir également les paragraphes B.II.71.01 et 71.02).

Refus de protection

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Règle 24.9)

 

48.03 Les procédures prévues en cas de refus de protéger une désignation contenue dans la demande internationale sont aussi applicables au refus par la partie contractante désignée de protéger une désignation postérieure. Les règles 16 à 18 s'appliquent donc mutatis mutandis, étant entendu que le délai au cours duquel une partie contractante peut notifier un refus de protection commence à compter de la date à laquelle le Bureau international a notifié la désignation postérieure à l'Office de cette partie contractante. (Voir les observations formulées aux paragraphes B.II.33.01 à 37.07.)


Un cas particulier de désignation postérieure : la désignation postérieure issue d'une conversion de la désignation d'une organisation contractante (la Communauté européenne)

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48.04 En vertu du système de la marque communautaire, lorsqu'une demande de marque communautaire est retirée ou rejetée, ou lorsque l'enregistrement d'une marque communautaire cesse de produire ses effets, le propriétaire de cette marque communautaire peut demander sa conversion en une demande de marque nationale auprès de l'Office d'un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne.

48.05 Cette conversion a pour effet que la demande de marque nationale, issue de la conversion, bénéficie de la même date de dépôt que la demande de marque communautaire ou de la même date que l'enregistrement (et, le cas échéant, de la même date de priorité et/ou de l'ancienneté revendiquée), sous réserve notamment que la demande de conversion ait été déposée dans le délai prescrit par la législation communautaire.
Règle 24.7)a) 48.06 Compte tenu de cette caractéristique du système communautaire, le règlement d'exécution commun prévoit que, lorsqu'une organisation contractante (en pratique la Communauté européenne) est désignée dans un enregistrement international et dans la mesure où cette désignation a été retirée, refusée ou a cessé de produire ses effets, la conversion peut être demandée par le biais d'une désignation postérieure de ses États membres en vertu du système de Madrid. Ce mécanisme, permettant au titulaire d'un enregistrement international de convertir une désignation de la Communauté européenne, soit par le biais d'une demande nationale déposée directement auprès de l'Office d'un État membre, soit par le biais d'une désignation postérieure de cet État membre en vertu du système de Madrid, est souvent appelée clause de l'"opting-back".
48.07 Sous réserve des exigences mentionnées ci-après, toute désignation postérieure issue d'une conversion doit respecter les exigences indiquées aux paragraphes B.II.38.01 à 48.03 concernant les désignations postérieures "ordinaires".

Formulaire officiel et contenu

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Instruction 3a)

 

48.08 Une désignation postérieure issue d'une conversion doit être présentée sur le formulaire officiel MM16 établi par le Bureau international, distinct du formulaire officiel utilisé pour une désignation postérieure "ordinaire" (MM4).

Règle 24.7)b)

48.09 Une demande pour l'inscription d'une désignation postérieure issue d'une conversion doit contenir les indications suivantes :

- le numéro de l'enregistrement international concerné;

- le nom et l'adresse du titulaire;

- l'organisation contractante dont la désignation doit être convertie;

- l'État ou les États membres de l'organisation contractante qui font l'objet de la désignation postérieure;

- le fait que la désignation postérieure d'un État membre issue de la conversion concerne tous les produits et services couverts par la désignation de l'organisation contractante ou, si la désignation postérieure de cet État membre concerne une partie seulement de ces produits et services, ces produits et services;

- le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.

Règle 3.2)a)

48.10 Lorsque le titulaire souhaite constituer un mandataire pour la première fois ou changer de mandataire, la constitution peut être faite par l'indication du nom et de l'adresse du mandataire dans la rubrique correspondante du formulaire officiel.

Présentation de la désignation postérieure issue de la conversion

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Règle 24.2)a)iii)

 

48.11 Une désignation postérieure issue d'une conversion doit toujours être présentée au Bureau international par l'Office de l'organisation contractante (en pratique, l'OHMI). Cela implique en particulier que l'Office en question devra déterminer, avant de transmettre au Bureau international la désignation postérieure issue d'une conversion, si cette demande remplit les conditions nécessaires en vertu de sa propre législation (en particulier, le point de savoir si les exigences en matière de délais ont été respectées).

Date de la désignation postérieure issue de la conversion

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Règle 24.6)e)

 

48.12 Une désignation postérieure issue d'une conversion porte la date à laquelle la désignation de l'organisation contractante dans l'enregistrement international concerné a été inscrite au registre international.



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