Désignation postérieure

Article 3ter.2)

38.01 Si les effets d'un enregistrement international ne s'étendent pas à une partie contractante (par exemple parce que la protection dans cette partie contractante n'a pas été demandée au moment de l'enregistrement international ou parce que la marque n'est plus protégée dans cette partie contractante à la suite d'une décision finale consécutive à un refus, à une invalidation ou à une renonciation), l'extension de la protection à cette partie contractante peut être effectuée en présentant une désignation postérieure. Le titulaire peut souhaiter le faire si, par exemple, les motifs justifiant un tel refus, une telle invalidation ou une telle renonciation n'existent plus.

Qualité pour effectuer une désignation postérieure

Règle 24.1)a)

39.01 Une partie contractante peut faire l'objet d'une désignation postérieure si, au moment de cette désignation, le titulaire remplit les conditions (nationalité, domicile ou établissement) pour être titulaire de l'enregistrement international.

Règle 24.1)b) et c)

39.03 La situation est la suivante :

- lorsque la partie contractante du titulaire est partie uniquement à l'Arrangement, seul une partie contractante qui est également partie à l'Arrangement peut être désignée; la désignation est effectuée en vertu de l'Arrangement;

- lorsque la partie contractante du titulaire est partie seulement au Protocole, seule une partie contractante liée par le Protocole peut être désignée; la désignation est effectuée en vertu du Protocole;

- lorsque la partie contractante du titulaire est partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole, la désignation de toute partie contractante qui est partie au Protocole (même si cette partie contractante est également partie à l'Arrangement) est effectuée en vertu du Protocole, tandis que la désignation de tout pays partie à l'Arrangement est effectuée exclusivement en vertu de l'Arrangement. Aux fins d'application de ces principes, la question de savoir si un pays est partie à l'Arrangement ou au Protocole (ou si une organisation est partie au Protocole) doit être déterminée à la date de la désignation postérieure.

39.04 Le cas d'un pays désigné en vertu de l'Arrangement en ce qui concerne un enregistrement international issu d'une demande internationale relevant exclusivement du Protocole exige une attention particulière. En vertu de l'Arrangement, une demande internationale doit être fondée sur un enregistrement dans le pays d'origine. Si la demande internationale était basée sur une demande déposée auprès de l'Office d'origine, une désignation postérieure ne peut être faite en vertu de l'Arrangement qu'une fois que la demande de base a abouti à un enregistrement.

Cas dans lesquels une désignation postérieure n'est pas possible

A Article 14.2)

P Article 14.5)

40.01 En principe, une désignation postérieure peut être effectuée à l'égard de toute partie contractante qui est liée par le même traité que la partie contractante du titulaire. Toutefois, il existe une exception à ce principe; tout État ou, dans le cas du Protocole, toute organisation intergouvernementale qui adhère à l'Arrangement ou au Protocole peut déclarer que la protection résultant d'un enregistrement international effectué en vertu de ce traité avant la date de son entrée en vigueur à l'égard de cet État ou de cette organisation ne peut faire l'objet d'une extension à son égard.

Présentation de la désignation postérieure

Règle 24.2)a)

Règle 24.2)a)ii)

Règle 24.2)a)i)

41.01 Sous réserve des exceptions mentionnées ci-après, le titulaire peut présenter la désignation postérieure soit directement au Bureau international, soit par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire. Toutefois :

- la désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par l'Office de la partie contractante du titulaire lorsque l'une des parties contractantes auxquelles il se rapporte est un pays qui est désigné en vertu de l'Arrangement;

- la désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par l'Office d'origine lorsque la règle 7.1), telle qu'elle était en vigueur avant le 4 octobre 2001, s'applique, c'est-à-dire lorsque la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine a déclaré que, si l'adresse du titulaire est sur son territoire, les désignations postérieures doivent être présentées au Bureau international par cet Office.

Règle 24.10)

41.03 Lorsqu'une désignation postérieure aurait dû être présentée par l'intermédiaire d'un Office (voir le paragraphe B.II.41.01) mais est présentée directement au Bureau international, cette désignation postérieure n'est pas considérée comme telle. Tous émoluments et taxes déjà payés sont remboursés à l'auteur du paiement.

Langue de la désignation postérieure

Règle 6.2)

42.01 La désignation postérieure peut être communiquée au Bureau international en français, en anglais ou en espagnol, au choix de l'expéditeur de cette communication, quelle que soit la langue dans laquelle a été déposée la demande internationale dont est issu l'enregistrement international. En d'autres termes, lorsque la désignation postérieure est présentée directement par le titulaire, celui-ci peut choisir laquelle de ces langues sera utilisée; lorsque, toutefois, la désignation postérieure est présentée par l'intermédiaire d'un Office, cet Office peut permettre au titulaire de choisir la langue ou peut restreindre le choix de ce dernier à une ou deux de ces langues.

Règle 6.4)a)

42.02 Le titulaire peut joindre à sa demande une traduction dans les autres langues de tout texte contenu dans sa demande et ce, que la désignation postérieure soit présentée au Bureau international directement par le titulaire ou par un Office. Si le Bureau international considère que la traduction proposée n'est pas correcte, il la corrige après avoir invité le titulaire à faire, dans un délai d'un mois, des observations sur les corrections proposées. Si aucune observation n'est reçue dans le délai prescrit, la traduction proposée est corrigée par le Bureau international.

Formulaire officiel

Règle 24.2)b)
Instruction 3

43.01 La désignation postérieure relative à une désignation postérieure doit être présentée sur le formulaire officiel (MM4) établi par le Bureau international ou sur un formulaire ayant le même contenu et la même présentation (voir les paragraphes B.I.04.02 et 04.03). Un seul formulaire peut être utilisé pour désigner plusieurs parties contractantes.

Rubrique 1 : Numéro de l'enregistrement international

Règle 24.3)a)i)

43.02 Le titulaire doit indiquer le numéro de l'enregistrement international pour lequel une désignation postérieure est effectuée. La désignation postérieure ne peut se rapporter qu'à un seul enregistrement international.

Rubrique 2 : Le titulaire

Nom et adresse

Règle 24.3)a)ii)

43.03 Le titulaire doit indiquer ses nom et adresse, qui doivent être les mêmes que ceux qui sont inscrits au registre international. Si le titulaire a changé de nom ou d'adresse sans que ce changement n'ait été inscrit au registre international, il doit en demander l'inscription avant de faire la désignation postérieure. Le Bureau international considère la désignation postérieure comme irrégulière si le nom ou l'adresse indiqué dans la demande diffère de ce qui est inscrit au registre international.

Rubrique 3 : Constitution d'un mandataire

43.04 Si le titulaire souhaite continuer à être représenté par un mandataire qui a déjà été constitué, par exemple lors du dépôt de la demande internationale, il ne doit pas nommer de mandataire dans l'espace prévu pour la constitution d'un mandataire. La rubrique 3 doit donc être laissée en blanc.

Règle 3.2)a)

43.05 Lorsque le titulaire souhaite nommer un mandataire pour la première fois ou changer de mandataire, la constitution peut être faite par l'indication du nom et de l'adresse du mandataire dans cette rubrique du formulaire officiel. Cette constitution ne nécessite pas de communication distincte.

Rubrique 4 : Parties contractantes désignées postérieurement

Règle 24.3)a)iii)

43.06 Les cases prévues dans le formulaire officiel devront être cochées pour chacune des parties contractantes pour lesquelles une extension de la protection postérieure à l'enregistrement international est demandée. Si le titulaire établit son propre formulaire, il peut dresser la liste des parties contractantes qu'il veut désigner.

Déclaration d'intention d'utiliser la marque

Règle 24.3)b)

43.08 Les observations mentionnées aux paragraphes B.II.17.11 et 17.12 s'appliquent mutatis mutandis aux désignations postérieures.

Indication d'une deuxième langue et revendication d'ancienneté (lorsque la Communauté européenne fait l'objet d'une désignation postérieure)

43.09 Les observations mentionnées aux paragraphes B.II.17.05 à 17.07 (concernant l'indication d'une deuxième langue devant l'OHMI) et aux paragraphes B.II.17.08 à 17.10 (concernant une revendication d'ancienneté) s'appliquent mutatis mutandis aux désignations postérieures. Toutefois, il convient de noter que, dans le cas d'une désignation postérieure de la Communauté européenne, la deuxième langue ne peut pas être la langue de la demande internationale dont l'enregistrement international est issu, quelle que soit la langue de la désignation postérieure. Ainsi, par exemple, si la demande internationale a été déposée en français et la désignation postérieure en question est présentée en anglais, le français ne peut pas être choisi comme deuxième langue aux fins de la désignation postérieure de la Communauté européenne.

Rubrique 5 : Produits et services pour lesquels une désignation postérieure est faite

Règle 24.3)a)iv)

43.10 Lorsque la désignation postérieure se rapporte, à l'égard de toutes les parties contractantes désignées, à tous les produits et services couverts par l'enregistrement international en question, la case a) doit être cochée. Lorsque la désignation postérieure se rapporte, à l'égard de toutes les parties contractantes désignées, à une partie seulement des produits et des services couverts par l'enregistrement international, la case b) doit être cochée et les produits et services couverts par la désignation postérieure doivent être énumérés sur une feuille supplémentaire. Lorsque la désignation postérieure se rapporte, à l'égard de certaines des parties contractantes désignées, à une partie seulement des produits et des services couverts par l'enregistrement international et, à l'égard des autres parties contractantes désignées, à tous les produits et services couverts par l'enregistrement international, la case c) doit être cochée et il faut préciser, sur une feuille supplémentaire, les produits et les services en cause ainsi que les parties contractantes désignées en question.

Rubrique 6 : Indications diverses

Règle 24.3)c)

43.11 Doivent être portées dans cette rubrique un certain nombre d'indications qui peuvent être exigées par certaines parties contractantes désignées en vertu du Protocole et que le titulaire peut souhaiter mentionner de manière à prévenir un refus de la part de cette partie contractante. Lorsque ces indications ont déjà été fournies dans la demande internationale, il n'est pas nécessaire de les fournir une nouvelle fois ici car ces indications seront automatiquement incluses dans la notification de la désignation postérieure aux Offices concernés.

a) Indications supplémentaires relatives au titulaire

b) Indication des parties de la marque qui ont une couleur

c) et d) Traduction

Rubrique 7 : Requête relative à la date d'effet

43.15 Le titulaire peut demander que la désignation postérieure prenne effet après l'inscription d'une modification ou d'une radiation concernant l'enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l'enregistrement international.

Rubrique 8 : Signature du titulaire ou de son mandataire

Règle 24.2)b)

43.16 La désignation postérieure qui est présentée au Bureau international directement par le titulaire doit être signée par ce dernier (ou par son mandataire).

Rubriques 9 et 10: Date de réception de la requête par l'Office et signature de l'Office

Règle 24.2)b)
Règle 24.3)a)vi)

43.18 Une désignation postérieure qui est présentée au Bureau international par un Office doit être signée par l'Office, lequel doit aussi indiquer la date à laquelle il a reçu la requête en présentation de la désignation postérieure. Si le titulaire présente la désignation postérieure directement au Bureau international, les rubriques 9 et 10 doivent être laissées en blanc.

Règle 24.3)d)

43.19 Si l'enregistrement international était basé sur une demande de base et qu'une partie contractante a été désignée postérieurement en vertu de l'Arrangement, l'Office d'origine doit compléter la rubrique 9.b) en certifiant que ladite demande a abouti à un enregistrement et en indiquant la date et le numéro de cet enregistrement, à moins qu'une telle déclaration n'ait déjà été reçue par le Bureau international. Lorsque la désignation postérieure est présentée par l'intermédiaire d'un Office autre que l'Office d'origine, le titulaire doit obtenir une déclaration équivalente de l'Office d'origine et l'adresser au Bureau international.

Feuille de calcul des émoluments et taxes

Règle 24.4)

44.01 Les émoluments et taxes dus au titre d'une désignation postérieure consistent en :

- l'émolument de base;

- une taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée qui a fait la déclaration correspondante (voir le paragraphe B.II.20.04) et qui est désignée en vertu du Protocole, sauf si cette partie contractante désignée est un État lié (également) par l’Arrangement et que l’Office d’origine est l’Office d’un État lié (également) par l’Arrangement (un complément d’émolument doit être payé pour cette désignation);

- un complément d'émolument pour chaque partie contractante désignée pour laquelle il n'y a pas de taxe individuelle à payer.

Le calculateur de taxes sous la rubrique Marques/Système de Madrid du site Internet de l'OMPI peut être utilisé pour calculer les émoluments et taxes payables dans le cadre d'une désignation postérieure.

Effet de la désignation postérieure

Date de la désignation postérieure

Règle 24.6)a)

45.01 Une désignation postérieure présentée au Bureau international directement par le titulaire porte la date de sa réception par le Bureau international.

Règle 24.6)b)

45.02 Une désignation postérieure présentée au Bureau international par un Office porte, si elle remplit les conditions requises, la date à laquelle elle a été reçue par cet Office, pourvu qu'elle ait été reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de cette date. Si le Bureau international reçoit la désignation postérieure après ce délai, celle-ci porte la date de sa réception par le Bureau international.

45.03 Les irrégularités contenues dans une désignation postérieure peuvent influer sur la date de celle-ci (voir le paragraphe B.II.46.02).

Règle 24.6)d)

45.06 Afin d'éviter ce genre de problèmes, lorsqu'une désignation postérieure contient une requête tendant à ce qu'elle prenne effet immédiatement après un autre acte (renouvellement ou inscription d'une modification ou d'une radiation par exemple), la désignation postérieure porte la date d'inscription de cet autre acte.

Désignation postérieure irrégulière

Règle 24.5)a)

46.01 Lorsque le Bureau international considère qu'une désignation postérieure contient une irrégularité, il notifie ce fait au titulaire. Si la désignation postérieure a été présentée par un Office, il le notifie également à l'Office.

Règle 24.6)c)i)

46.02 Lorsque la désignation postérieure contient une irrégularité qui concerne le numéro de l'enregistrement international correspondant, les parties contractantes désignées, la liste des produits ou des services ou toute déclaration d'intention d'utiliser la marque qui doit être jointe à la désignation postérieure, la date de la désignation postérieure est la date à laquelle l'irrégularité aura été corrigée. Par contre, lorsque la désignation postérieure a été présentée au Bureau international par un Office, une telle irrégularité n'a pas d'incidence sur la date de la désignation postérieure si elle est corrigée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la désignation postérieure a été reçue par l'Office; dans ce cas, la désignation postérieure porte toujours la date à laquelle la requête a été reçue par l'Office.

Règle 24.6)c)ii)

46.03 Toute autre irrégularité est sans incidence sur la date de la désignation postérieure.

Règle 24.5)b)

46.04 Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification par le Bureau international, la désignation postérieure est considérée abandonnée. En particulier, lorsque l'irrégularité réside dans le fait qu'une déclaration d'intention d'utiliser la marque fait défaut ou ne remplit pas les exigences requises, et qu'il n'est pas remédié à cette irrégularité dans le délai prescrit de trois mois, la désignation postérieure est considérée abandonnée dans sa globalité, c'est-à-dire à l'égard de toutes les parties contractantes désignées postérieurement dans la demande. Le Bureau international rembourse à l'auteur du paiement (titulaire, mandataire ou Office) les émoluments et taxes payés, sous réserve d'une retenue correspondant à la moitié de l'émolument de base.

Inscription, notification et publication

Règle 24.8)

47.01 Si le Bureau international constate que la désignation postérieure remplit les conditions requises, il l'inscrit au registre international et notifie ce fait à l'Office de la partie contractante qui a été désignée. Il en informe en même temps le titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, cet Office.

Règle 32.1)a)v)

47.02 La désignation postérieure est publiée dans la gazette. Lorsque la date de la désignation postérieure, déterminée conformément à la règle 24.6) (voir les paragraphes B.II.45.01 à 45.06) ne dépasse pas de plus de six mois la date de priorité de l'enregistrement international, les informations concernant la déclaration de priorité figurent dans la publication de la désignation postérieure.

Règle 6.3)

47.03 La désignation postérieure est inscrite et publiée en français, en anglais et en espagnol. Les enregistrements internationaux qui, en vertu des versions antérieures de la règle 6, étaient publiés uniquement en français, ou n’étaient publiés qu’en français et en anglais, seront publiés en anglais et en espagnol et publiés de nouveau en français, ou publiés en espagnol et publiés de nouveau en français et en anglais respectivement (voir les paragraphes B.I.07.05 à 07.07).  Cette désignation postérieure elle-même est inscrite dans le registre international en français, en anglais et en espagnol.

Durée de la protection

Règle 31.2)

48.01 La durée de protection de la désignation postérieure expire à la même date que l'enregistrement international. Par exemple, si un enregistrement international a déjà été enregistré depuis huit ans (ou si le dernier versement des émoluments a été effectué il y a huit ans), les émoluments et taxes à payer pour une désignation postérieure ne couvriront qu'une période de deux ans. Cela veut dire que la date de renouvellement de l'enregistrement international (ou la date du paiement des émoluments et taxes afférents au renouvellement) est la même pour toutes les désignations contenues dans l'enregistrement international, quelle que soit la date à laquelle ces désignations ont été inscrites. (Voir également le paragraphe 45.04.)

Règle 40.3)a)

48.02 Dans le cas où un enregistrement international a été effectué avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution commun (soit le 1^er avril 1996), que les émoluments et taxes requis ont été payés pour 20 ans et que la désignation postérieure est faite au cours des 10 premières années de cette période, les émoluments et taxes payés pour cette désignation postérieure ne couvrent que le reste de cette période de 10 ans. À la fin de cette période, il faut payer les compléments d'émoluments et les taxes individuelles appropriés pour la seconde période de 10 ans (voir également les paragraphes B.II.71.01 et 71.02).

Refus de protection

Règle 24.9)

48.03 Les procédures prévues en cas de refus de protéger une désignation contenue dans la demande internationale sont aussi applicables au refus par la partie contractante désignée de protéger une désignation postérieure. Les règles 16 à 18 s'appliquent donc mutatis mutandis, étant entendu que le délai au cours duquel une partie contractante peut notifier un refus de protection commence à compter de la date à laquelle le Bureau international a notifié la désignation postérieure à l'Office de cette partie contractante. (Voir les observations formulées aux paragraphes B.II.33.01 à 37.07.)

Un cas particulier de désignation postérieure : la désignation postérieure issue d'une conversion de la désignation d'une organisation contractante (la Communauté européenne)

48.04 En vertu du système de la marque communautaire, lorsqu'une demande de marque communautaire est retirée ou rejetée, ou lorsque l'enregistrement d'une marque communautaire cesse de produire ses effets, le propriétaire de cette marque communautaire peut demander sa conversion en une demande de marque nationale auprès de l'Office d'un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne.

Formulaire officiel et contenu

Instruction 3a)

48.08 Une désignation postérieure issue d'une conversion doit être présentée sur le formulaire officiel MM16 établi par le Bureau international, distinct du formulaire officiel utilisé pour une désignation postérieure "ordinaire" (MM4).

48.09 Une demande pour l'inscription d'une désignation postérieure issue d'une conversion doit contenir les indications suivantes :

- le numéro de l'enregistrement international concerné;

- le nom et l'adresse du titulaire;

- l'organisation contractante dont la désignation doit être convertie;

- l'État ou les États membres de l'organisation contractante qui font l'objet de la désignation postérieure;

- le fait que la désignation postérieure d'un État membre issue de la conversion concerne tous les produits et services couverts par la désignation de l'organisation contractante ou, si la désignation postérieure de cet État membre concerne une partie seulement de ces produits et services, ces produits et services;

- le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.

Règle 3.2)a)

48.10 Lorsque le titulaire souhaite constituer un mandataire pour la première fois ou changer de mandataire, la constitution peut être faite par l'indication du nom et de l'adresse du mandataire dans la rubrique correspondante du formulaire officiel.

Présentation de la désignation postérieure issue de la conversion

Règle 24.2)a)iii)

48.11 Une désignation postérieure issue d'une conversion doit toujours être présentée au Bureau international par l'Office de l'organisation contractante (en pratique, l'OHMI). Cela implique en particulier que l'Office en question devra déterminer, avant de transmettre au Bureau international la désignation postérieure issue d'une conversion, si cette demande remplit les conditions nécessaires en vertu de sa propre législation (en particulier, le point de savoir si les exigences en matière de délais ont été respectées).

Date de la désignation postérieure issue de la conversion

Règle 24.6)e)

48.12 Une désignation postérieure issue d'une conversion porte la date à laquelle la désignation de l'organisation contractante dans l'enregistrement international concerné a été inscrite au registre international.