World Intellectual Property Organization

Guide pour l'enregistrement international des marques

Partie B: Chapitre II

[Retour au table des matières du Guide] [Partie A] [Partie B: Chapitre I] [Partie B: Chapitre II] [Index thématique]

Previous PageTable Of ContentsNext Page

CHAPITRE II : LA PROCÉDURE INTERNATIONALE

REFUS DE PROTECTION

Motifs de refus
Déclaration d'octroi de la protection
Délai de refus

Résumé

Procédure en cas de refus de protection

Notification de refus de protection

Contenu de la notification
Contenu supplémentaire de la notification en cas de refus provisoire fondé sur une opposition
Inscription et publication du refus provisoire : transmission au titulaire
Langue de la notification de refus provisoire

Notifications irrégulières d'un refus provisoire
Procédure à la suite d'une notification de refus provisoire

Confirmation ou retrait du refus provisoire


[Aussi dans Partie B, Chapter II: 

Introduction | La demande internationale | L'enregistrement international | Refus de protection | Désignation postérieure | Modifications de l'enregistrement international | Renouvellement de l'enregistrement international | Dépendance et indépendance | Faits survenant dans les parties contractantes, qui ont une incidence sur les enregistrements internationaux | Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains états successeurs]



Refus de protection

Motifs de refus

mroontopmroonnxt



Article 5.1)

 

33.01 Une partie contractante a le droit de refuser de protéger l'enregistrement international sur son territoire. Un tel refus ne peut être opposé que pour les motifs qui s'appliqueraient, en vertu de l'article 6quinquies B de la Convention de Paris, dans le cas d'une marque déposée directement auprès de l'Office qui notifie ce refus. Le refus est normalement susceptible de réexamen ou de recours, selon la législation et la pratique de la partie contractante concernée.

33.02 Strictement parlant, l'article 6quinquies de la Convention de Paris ne s'applique que lorsque la marque visée est enregistrée dans son pays d'origine. Cela est nécessairement le cas lorsque l'enregistrement international est fondé sur un enregistrement (comme cela doit toujours être le cas lorsque la désignation de la partie contractante en question relève de l'Arrangement). En principe, lorsque l'enregistrement international est fondé sur une demande dans le pays d'origine, un Office aurait donc le droit de refuser la protection pour des motifs autres que ceux mentionnés dans l'article 6quinquies. Il y a toutefois de bonnes raisons de ne pas suivre cette voie. Premièrement, un tel régime parallèle ne serait généralement pas pratique, ni pour l'Office ni pour le titulaire. Deuxièmement, une des raisons pour lesquelles l'article 6quinquies ne s'applique que lorsque la marque est effectivement enregistrée dans le pays d'origine est d'éviter que des marques qui ne rempliraient pas les conditions pour pouvoir être protégées dans ce pays bénéficient de cette disposition. Si, toutefois, l'Office d'origine estime finalement que la marque ne mérite pas d'être protégée (ou ne mérite d'être protégée que pour un éventail plus restreint de produits et de services), l'Office d'origine demandera alors qu'il soit procédé à la radiation correspondante de l'enregistrement international (voir plus loin les paragraphes B.II.78.01 à 79.04); cela se reflétera dans l'étendue de la protection demandée dans la partie contractante désignée. En outre, même si la marque n'a pas encore été enregistrée par l'Office d'origine, l'obligation de limiter les objections aux motifs mentionnés dans l'article 6quinquies s'appliquera si la marque a été enregistrée dans un autre pays qui est partie à la Convention de Paris, même si ce pays n'est partie ni à l'Arrangement ni au Protocole.

33.03 Une partie contractante ne peut pas refuser, même partiellement, de protéger un enregistrement international au motif que la législation applicable n'autorise l'enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services. Même si cette législation exige qu'une demande présentée directement à cet Office ne couvre qu'une seule classe, l'Office doit accepter qu'un enregistrement international puisse être protégé dans cette partie contractante lorsqu'il vise plusieurs classes (voire aux 45 classes de produits et services).

33.04 La notification de la désignation peut comprendre une déclaration selon laquelle le titulaire souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard.  La question des caractères standard soulève des difficultés parce que les indications complémentaires (telles que les accents) peuvent être standard dans une langue et pas dans une autre.  Il appartient par conséquent à chacune des parties contractantes désignées de décider quel est l’effet d’une déclaration de ce type.  Un Office (et les tribunaux) peut, par exemple, décider d’ignorer cette déclaration au moment de se prononcer sur des questions telles que l’étendue de la protection ou un conflit avec une autre marque.  Dans ce cas, l’Office de la partie contractante concernée sera libre, en ce qui le concerne, d’attribuer un symbole de classement selon la classification de Vienne à la marque pour laquelle l’enregistrement international est effectué (lorsque la déclaration relative aux caractères standard a été faite, le Bureau international n’aura pas appliqué la classification de Vienne).

33.05 Le Bureau international aura déjà vérifié, avant de notifier la désignation à la partie contractante, que toutes les conditions de forme prescrites de l’Arrangement ou du Protocole et du règlement d’exécution ont été respectées.  Un Office ne devrait par conséquent jamais avoir l’occasion de soulever des objections pour des motifs de forme ou de présentation.  Lorsque la partie contractante exige qu’une déclaration d’intention d’utiliser la marque figure sur un formulaire distinct signé par le déposant, le Bureau international aura vérifié que cette déclaration a été fournie avant de notifier l’enregistrement international ou la désignation postérieure à la partie contractante.  Lorsque la partie contractante exige une déclaration d’intention d’utiliser la marque, mais ne requiert pas que celle-ci soit faite sur un formulaire distinct, dans ce cas, comme l’indiqué la rubrique figurant sur les formulaires de demande internationale ou de désignation postérieure, le déposant ou le titulaire est censé, en désignant la partie contractante concernée, avoir fait la déclaration requise.  De plus, une demande internationale ou une désignation postérieure peut contenir diverses autres indications qui peuvent être requises par certaines parties contractantes.


A
Article 4.1)
P Article 4.1)b)

33.06 Un Office ne devrait pas non plus soulever des objections quant au classement des produits et services dans l’enregistrement international.  Même si un Office conteste le classement (qui naturellement aura été approuvé par le Bureau international), une objection fondée sur ces motifs sera sans effet, dès lors que le classement dans le registre international demeure inchangé.  Un Office peut assurément utiliser sa propre interprétation de la classification, par exemple pour effectuer une recherche des marques antérieures en conflit;  il est en effet explicitement prévu que l’indication des classes ne lie pas les parties contractantes quant à l’appréciation de l’étendue de la protection de la marque.
33.07 Un Office peut formuler une objection s'il considère qu'un terme est trop large ou trop vague; une telle objection peut prendre la forme d'un refus partiel, entraînant le remplacement du terme en cause par un terme plus étroit ou plus précis dans la rubrique du registre international qui correspond à cette partie contractante; en fait, cela revient à limiter la protection pour cette partie contractante.

Déclaration d'octroi de la protection

mroonprvmroontopmroonnxt



Règle 17.6)

 

33.08 Un Office qui a examiné un enregistrement international dans lequel il est désigné et qui n'a soulevé aucun motif de refus peut envoyer une déclaration d'octroi de la protection.

Règle 17.6)

Règle 17.6)a)

33.09 Il n'existe toutefois aucune obligation pour un Office qui décide de ne pas refuser la protection d'adresser une notification en ce sens; l'un des principes fondamentaux du système de Madrid consiste à ce que, si aucune notification de refus provisoire n'est envoyée au cours du délai applicable (un an ou 18 mois), la marque est automatiquement protégée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services mentionnés.  Cela a toujours été considéré comme l'un des principaux avantages pour les utilisateurs du système d'enregistrement international, en particulier à l'époque où il fallait habituellement plus de 12 mois aux Offices pour examiner les demandes déposées directement auprès d'eux. Cependant, de nombreux Offices sont aujourd'hui en mesure d'examiner des demandes d'enregistrement de marques et d'informer le titulaire du résultat de cet examen dans un délai inférieur à une année. Si, dans le cas d'un enregistrement international, l'Office n'informe pas le titulaire qu'il a effectué l'examen et qu'il a décidé de ne pas refuser la protection, ce titulaire est traité de façon moins favorable qu'un déposant utilisant la voie nationale. Afin d'éviter cette situation, un Office ayant effectué l'examen d'office et qui n'a soulevé aucun motif de refus peut envoyer au Bureau international, dans le délai de refus applicable, une déclaration d'octroi de la protection (concernant le délai applicable durant lequel une déclaration d'octroi de la protection peut être envoyée, voir les paragraphes B.II.34.01 à 34.05).

33.10 Un Office qui décide de se prévaloir de cette possibilité peut utiliser les options suivantes. Il peut envoyer une seule déclaration selon laquelle toutes les procédures devant l'Office sont achevées et que la protection est en conséquence octroyée à la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international; cette solution serait la plus appropriée lorsque l'Office applique un système d'examen d'office sans opposition, ou lorsque le délai d'opposition court simultanément avec l'examen. Alternativement, l'Office peut envoyer une déclaration selon laquelle l'examen d'office est achevé et que l'Office n'a relevé aucun motif de refus, mais que la protection de la marque peut encore faire l'objet d'une opposition ou d'observations de la part de tiers; cette solution serait la plus appropriée lorsque le délai d'opposition ne commence à courir qu'une fois l'examen d'office achevé. Dans ce cas, si le délai d'opposition expire sans qu'une opposition ou que des observations n'aient été formées, l'Office peut ensuite envoyer une nouvelle déclaration selon laquelle la marque est désormais protégée.

33.11 Une déclaration d'octroi de la protection doit indiquer le nom de l'Office qui la communique ainsi que l'enregistrement international à laquelle elle se rapporte. Étant donné que, par définition, une déclaration doit s'appliquer à tous les produits et services pour lesquels la protection est recherchée dans la partie contractante concernée, la déclaration ne doit pas énumérer les produits et services couverts par l'octroi de la protection.

Règle 17.6)b)
Règle 32.1)a)iii)

33.12 Toute déclaration d'octroi de la protection est inscrite au registre international, publiée dans la gazette et une copie en est transmise au titulaire. En outre, le Bureau international s’emploie à mettre à disposition dans ROMARIN les copies numérisées des déclarations d’octroi de la protection, qui seront directement accessibles aux utilisateurs de la base de données.

33.13 Dès lors qu'une déclaration d'octroi de la protection a été inscrite au registre international, il n'est pas possible d'inscrire postérieurement un refus de protection. Si, après la communication d'une déclaration d'octroi de la protection, la protection est ultérieurement révoquée conformément à la législation de la partie contractante concernée, cela doit être notifié au Bureau international comme une invalidation, conformément à la règle 19 (voir plus loin les paragraphes B.II.84.01 à 84.04).
33.14 Aucune conséquence juridique ne découle du fait qu'une déclaration d'octroi de la protection n'a pas été envoyée par un Office. Le principe demeure que, si aucune notification de refus n'a été envoyée dans le délai de refus applicable en vertu des articles 5.2) de l'Arrangement et du Protocole, la marque est automatiquement protégée.

Délai de refus

mroonprvmroontopmroonnxt



 

34.01 Un refus doit être notifié au Bureau international dans un délai prescrit. Tout refus communiqué après ce délai n'est pas considéré comme tel par le Bureau international (voir le paragraphe B.II.36.02). Il n'est pas nécessaire qu'une décision finale quant au refus soit prise dans le délai prévu; il suffit que tous les motifs justifiant le refus soient notifiés pendant ce délai. En d'autres termes, ce qui doit être envoyé dans le délai applicable est un refus provisoire. À l'égard d'un enregistrement international donné, un Office peut, dans des notifications de refus ultérieures, notifier des motifs supplémentaires, pour autant qu'il envoie ces notifications au Bureau international dans le délai prévu. L'Office ne peut toutefois pas invoquer à l'appui d'une décision finale de refus un motif qui n'était pas mentionné dans une notification de refus provisoire faite dans le délai prévu.

A Article 5.2)
P Article 5.2)a)

34.02 Le délai normal pour la notification d'un refus provisoire est d'un an à compter de la date à laquelle le Bureau international a notifié l'enregistrement international ou la désignation postérieure à l'Office de la partie contractante désignée, à moins que la législation de cette partie contractante ne prévoie un délai plus court.

P Article 5.2)b)

34.03 Cependant, toute partie contractante du Protocole peut déclarer que, pour les enregistrements internationaux dans lesquels elle est désignée en vertu du Protocole, le délai d'un an est remplacé par 18 mois (voir le paragraphe B.II.34.05).

P Article 5.2)c)

34.04 La partie contractante peut également indiquer dans sa déclaration qu'un refus résultant d'une opposition peut être notifié au Bureau international après l'expiration du délai de 18 mois. L'Office d'une partie contractante qui a fait une telle déclaration peut, à l'égard d'un enregistrement international donné dans lequel cette partie contractante est désignée en vertu du Protocole, notifier, après l'expiration du délai de 18 mois, un refus de protection résultant d'une opposition mais seulement si

- il a, avant l'expiration du délai de 18 mois, informé le Bureau international de la possibilité que des oppositions à cet enregistrement international soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, et que

- la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition et, en tout état de cause, dans un délai maximum de sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition.

P Article 9sexies 34.05 Nonobstant le principe général selon lequel le Protocole s’applique entre les États liés à la fois par l’Arrangement et par le Protocole (voir les paragraphes A.02.16 à 02.25), l’alinéa 1.b) de l’article 9sexies rend inopérante une déclaration en vertu de l’article 5.2)b) et c) dans le cadre des relations mutuelles entre les États liés par les deux traités.  Cela signifie concrètement que dans le cas d’une demande internationale où l’Office d’origine est l’Office d’une partie contractante liée par les deux traités, une désignation d’une partie contractante liée par les deux traités, tout en relevant du Protocole et non de l’Arrangement, n’en sera pas moins l’objet du régime standard en vertu de l’article 5.2)a) – à savoir, un délai d’une année pour la notification d’un refus provisoire, indépendamment du fait que la partie contractante désignée en question ait pu faire une déclaration afin de proroger le délai pour la notification d’un refus provisoire.

Instruction 14

34.06 Dans le cas d'une notification de refus provisoire expédiée par l'intermédiaire d'un service postal, c'est le cachet de la poste qui fait foi pour déterminer si cette notification a été expédiée dans le délai approprié. Si le cachet de la poste est illisible ou s'il fait défaut, le Bureau international traite la notification comme si elle avait été expédiée 20 jours avant la date à laquelle il l'a reçue; toutefois, si la date d'expédition ainsi déterminée est antérieure à toute date de refus ou à la date d'envoi mentionnée dans la notification, celle-ci est considérée comme ayant été expédiée à cette dernière date. Dans le cas d'une notification de refus expédiée par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement de courrier, la date de l'expédition est déterminée sur la base des données que cette entreprise a enregistrées.

Règle 16.1)b)
Règle 16.2)
Règle 32.1)a)ii)

34.07 Lorsque, en relation avec un enregistrement international donné, un Office informe le Bureau international de la possibilité que des oppositions soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, il doit, lorsque les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin sont connues, indiquer ces dates dans la communication. Si, à ce moment, ces dates ne sont pas encore connues, elles doivent être communiquées au Bureau international dès l'instant où elles sont connues. Le Bureau international inscrit ces informations au registre international, les transmet au titulaire de l'enregistrement international et les publie dans la gazette.

34.08 Un exemple aidera à comprendre le fonctionnement de ces dispositions :

- Un enregistrement international désigne une partie contractante donnée pour les produits (X + Y + Z).

- Après examen, l'Office considère que la marque ne peut pas être protégée pour certains des produits en question (X + Y), mais qu'elle peut l'être pour les produits restants (Z) et, neuf mois après la date à laquelle la notification de la désignation lui a été envoyée, il déclare, dans une notification de refus provisoire, que les produits (X + Y) ne peuvent pas être protégés. La notification spécifie que le titulaire doit indiquer à l'Office dans les six mois qu'il souhaite demander le réexamen de ce refus; elle l'informe également que, une fois que la situation aura été résolue en ce qui concerne les objections soulevées par l'Office, il est possible qu'une opposition soit déposée par un tiers, même après l'expiration de la période de 18 mois comptée à partir de la notification de la désignation; elle indique également que, si le titulaire ne réagit pas dans le délai de six mois, la marque sera protégée dans la partie contractante visée pour les produits (Z) mais refusée pour les produits (X + Y), que l'Office publiera un avis dans ce sens et qu'une opposition à la protection de la marque à l'égard des produits (Z) pourra être formée dans les quatre mois suivant la publication de cet avis.

- Le titulaire répond dans le délai de six mois pour demander le réexamen du refus provisoire à l'égard des produits (X + Y); à la suite d'un tel réexamen, une décision est rendue, aux termes de laquelle la protection est refusée pour les produits (X) mais est accordée pour les produits (Y); l'Office publie un avis selon lequel la marque doit être protégée pour les produits (Y + Z), et qu'une opposition peut être formée dans un délai de quatre mois à compter de la date de cette publication; la communication informant le titulaire de la décision indique aussi que cet avis est publié et mentionne sa date et la durée du délai d'opposition.

- Le délai prescrit par l'Office peut encore expirer sans que le titulaire n'ait répondu à la notification excluant la protection pour les produits (X + Y); dans ce cas, à la fin de ce délai, l'Office publie un avis selon lequel la marque doit être protégée pour les produits (Z) et qu'une opposition peut être formée dans un délai de quatre mois à compter de la date de la publication de cet avis; au même moment, le titulaire est informé de la publication de cet avis ainsi que de la date de cette publication et de la durée du délai d'opposition.

Cet exemple est purement indicatif. Plusieurs variantes sont possibles et les circonstances varieront bien évidemment selon la législation de chaque partie contractante.

Résumé

mroontopmroonnxt



 

34.09 Le titulaire saura à l’expiration d’une année si sa marque est protégée dans une partie contractante donnée ou s’il est possible que cette protection soit refusée et, le cas échéant, pour quelles raisons, dans les situations suivantes :

- pour toutes les désignations qui relèvent de l’Arrangement;

- pour toutes les désignations qui relèvent du Protocole, lorsque la partie contractante désignée n’a pas fait la déclaration portant le délai de refus à 18 mois, et

- pour toutes les désignations qui relèvent du Protocole, lorsque la partie contractante désignée a fait la déclaration portant le délai de refus à 18 mois, mais que la partie contractante par l’intermédiaire de laquelle le titulaire était habilité à effectuer cette désignation et la partie contractante désignée sont l’une et l’autre parties à l’Arrangement (en vertu de l’article 9sexies.1)b) du Protocole) (voir également les paragraphes A.02.16 à 02.25).

34.10 En ce qui concerne toute désignation, effectuée en vertu du Protocole, d’une partie contractante qui a fait la déclaration portant le délai à 18 mois et à l’égard de laquelle la dérogation prévue à l’alinéa 1)b) de l’article 9sexies ne s’applique pas, le titulaire saura, à l’expiration du délai de 18 mois, si sa marque est protégée dans cette partie contractante désignée ou s’il est possible que la protection soit refusée et, le cas échéant, pour quelles raisons.  Lorsque cette partie contractante désignée a également fait la déclaration permettant de notifier après le délai de 18 mois les refus provisoires résultant d’une opposition, le titulaire saura, à l’expiration du délai de 18 mois, s’il est possible que des oppositions soient formées à un stade ultérieur.
Règle 1bis
Règle 18.1) et 2)

Règle 1.xvii) et xviii)

34.11 Un changement peut intervenir en ce qui concerne le traité applicable à la désignation inscrite d'une partie contractante liée à la fois par l'Arrangement et par le Protocole (voir les paragraphes A.02.26 à 02.31). Toutefois, un changement de ce type n’a pas d’incidence sur le délai de refus, même lorsque ce délai continue de courir.  Cela découle du fait que l’application de l’alinéa 1) et de l’alinéa 2) de la règle 18 du règlement d’exécution commun (qui traite des notifications de refus provisoire irrégulières) dépend des expressions “partie contractante désignée en vertu de l’Arrangement” et “partie contractante désignée en vertu du Protocole”. En vertu de la règle 1.xvii) et xviii), ces termes sont définis comme des demandes d’extension de la protection. Par conséquent, le délai de refus est déterminé compte tenu de la situation existante au moment du dépôt et n’est pas affecté par un changement ultérieur du traité applicable.

 

34.12 Lorsque le délai de notification d’un refus provisoire a expiré sans que le Bureau international ait inscrit la notification de refus provisoire concernant la désignation de toute partie contractante désignée donnée, une déclaration dans ce sens figurera dans la base de données ROMARIN.

Procédure en cas de refus de protection

mroonprvmroontop


Notification de refus de protection

mroontopmroonnxt



Règle 17.1)

 

35.01 La notification de refus est envoyée au Bureau international par l'Office concerné. Elle peut comprendre une déclaration indiquant les motifs pour lesquels l'Office qui fait la notification considère que la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée ("refus provisoire d'office") ou une déclaration selon laquelle la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée parce qu'une opposition a été déposée ou ces deux déclarations. Une notification de refus doit se rapporter à un seul enregistrement international.

Contenu de la notification

mroonprvmroontopmroonnxt



Règle 17.2)

 

35.02 La notification d'un refus provisoire qui n'est pas fondé sur une opposition doit contenir les informations et indications suivantes :

- l'Office qui fait la notification;

- le numéro de l'enregistrement international, accompagné, de préférence, d'autres indications permettant de confirmer de quel enregistrement international il s'agit, telles que les éléments verbaux de la marque ou le numéro de la demande de base ou de l'enregistrement de base;

- tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé, accompagnés d'un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi;

- lorsque les motifs sur lesquels le refus est fondé se réfèrent à une demande d'enregistrement ou à un enregistrement concernant une marque avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit, toutes les données pertinentes relatives à cette première marque, y compris la date et le numéro de la demande ou de l'enregistrement, la date de priorité (le cas échéant), une reproduction de la marque (qui peut être simplement dactylographiée si la marque ne contient aucun élément figuratif), le nom et l'adresse du titulaire de la marque et la liste de tous les produits et services couverts par cette marque ou des produits et services pertinents; cette liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement;

- soit que les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé concernent la totalité des produits et services, soit une indication des produits et services qui sont concernés, ou qui ne sont pas concernés, par le refus provisoire.

- le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire ou pour présenter une réponse à l'opposition, ainsi que l'autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen ou de ce recours; si cette requête en réexamen ou ce recours doivent être présentés par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l'Office a prononcé le refus, ce fait est également indiqué.

35.03 L'exigence selon laquelle tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé doivent être indiqués, accompagnés d'un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi, revêt une importance particulière pour le titulaire. Dans la pratique, les refus sont généralement communiqués par l'Office concerné sur un formulaire spécial, au dos duquel sont imprimées toutes les dispositions pertinentes de la loi applicables à cet Office qui pourraient constituer un motif de refus (ces dispositions étant traduites, lorsque cela est nécessaire, dans la langue qui est utilisée par l'Office dans ses communications avec le Bureau international). Les motifs qui sont applicables à un cas donné sont mentionnés dans la notification, avec un renvoi à la disposition ou aux dispositions correspondantes de la loi reproduites sur le formulaire.
35.04 S'il est indiqué dans la notification de refus provisoire qu'un mandataire local doit être constitué, les conditions à remplir à cet égard relèvent de la loi et de la pratique de la partie contractante concernée. Celles-ci sont probablement différentes des conditions applicables en matière de constitution d'un mandataire auprès du Bureau international.

Contenu supplémentaire de la notification en cas de refus provisoire fondé sur une opposition

mroonprvmroontopmroonnxt



Règle 17.3)

 

35.05 Lorsque le refus provisoire de protection est fondé sur une opposition ou sur une opposition et d'autres motifs, la notification mentionne ce fait. En plus des indications visées au paragraphe B.II.35.02, la notification contient le nom et l'adresse de l'opposant, ainsi que, lorsque l'opposition est fondée sur une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement, la liste des produits et des services sur lesquels l'opposition est fondée. L'Office peut, de plus, communiquer la liste complète des produits et des services de cette demande ou de cet enregistrement antérieur. Ces listes peuvent être dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur (même si cette langue n'est ni le français ni l'anglais ni l'espagnol).

Inscription et publication du refus provisoire : transmission au titulaire

mroonprvmroontopmroonnxt



Règle 17.4)

Règle 32.1)a)iii)

 

35.06 Le refus provisoire est inscrit au registre international, avec mention de la date à laquelle la notification de refus a été envoyée au Bureau international (ou est considérée comme l'ayant été - voir le paragraphe B.II.36.05). Le refus provisoire est également publié dans la gazette, avec une indication selon laquelle le refus est total (c'est-à-dire qu'il concerne tous les produits et services couverts par la désignation de la partie contractante concernée) ou partiel (c'est-à-dire pour une partie seulement de ces produits et services). Dans ce dernier cas, les classes concernées (ou qui ne sont pas concernées) par le refus provisoire sont publiées, mais non les produits ou services eux-mêmes. Ces derniers ne sont pas publiés tant que les procédures devant l'Office n'ont pas été achevées (voir le paragraphe B.II.37.04). Les motifs de refus ne sont pas publiés.

Règle 17.4)
Règle 16.2)

35.07 Le Bureau international transmet au titulaire une copie de la notification. Il transmet également au titulaire toute information communiquée par l'Office d'une partie contractante désignée au sujet du dépôt éventuel d'une opposition après l'expiration du délai de 18 mois, ainsi que toute information concernant les dates auxquelles le délai d’opposition commence et prend fin.  En outre, le Bureau international s’emploie à mettre à disposition dans ROMARIN les copies numérisées des notifications de refus provisoire, qui seront directement accessibles aux utilisateurs de la base de données.

Langue de la notification de refus provisoire

mroonprvmroontopmroonnxt



Règle 6.2)

Règle 6.3)
Règle 6.4)

 

35.08 Le refus provisoire est notifié au Bureau international en français, en anglais ou en espagnol (au choix de l'Office adressant la notification). Le refus est inscrit et publié dans les trois langues. Le Bureau international établit la traduction requise des données destinées à être inscrites et publiées. Le titulaire reçoit du Bureau international une copie de la notification de refus dans la langue dans laquelle elle a été envoyée par l'Office de la partie contractante désignée. La communication du Bureau international transmettant la copie de la notification de refus est toutefois rédigée dans la langue dans laquelle la demande internationale a été rédigée (ou dans la langue dans laquelle le titulaire a demandé à recevoir les communications émanant du Bureau international - voir le paragraphe B.I.07.04).

Règle 40.4)

35.09 Il convient de noter, en rapport avec les refus, que pour tous les enregistrements internationaux résultant de demandes déposées avant le 1er avril 2004, et dans l’attente de l’inscription de la première désignation postérieure :

- si les demandes relèvent exclusivement de l’Arrangement, le français continuera d’être la seule langue de communication, d’inscription et de publication;

- si les demandes relèvent en tout ou partie du Protocole, le français et l’anglais continueront d’être les langues de communication, d’inscription et de publication.

Pour les enregistrements internationaux résultant de demandes déposées entre le 1er avril 2004 et le 31 août 2008, et dans l’attente de l’inscription de la première désignation postérieure :

- si les demandes relèvent exclusivement de l’Arrangement, comme ci‑dessus le français continuera d’être la seule langue de communication, d’inscription et de publication.  Les enregistrements résultant de demandes déposées durant cette période et relevant en tout ou partie du Protocole bénéficieront du régime trilingue intégral, à la suite de l’introduction de l’espagnol à compter du 1er avril 2004.

Notifications irrégulières d'un refus provisoire

mroonprvmroontopmroonnxt



 

36.01 Il y a deux types de refus irréguliers : ceux qu'il est possible de corriger et ceux qui impliquent que la notification de refus n'est pas considérée comme telle par le Bureau international.

Règle 18.1)a) et 2)

36.02 Une notification de refus provisoire n'est pas considérée comme telle par le Bureau international si :

- elle ne contient aucun numéro d'enregistrement international (à moins que d'autres indications contenues dans la notification ne permettent au Bureau international d'identifier l'enregistrement international concerné);

- elle n'indique aucun motif de refus; ou

- elle est adressée tardivement au Bureau international, c'est-à-dire après l'expiration du délai applicable d'une année ou de 18 mois mentionné aux paragraphes B.II.34.02 à 34.03 (et 34.05) ou, dans le cas d'un refus fondé sur une opposition émis par l'Office d'une partie contractante qui a fait la déclaration mentionnée aux paragraphes B.II.34.04 (et 34.05), elle a été adressée après l'expiration des 18 mois sans que l'Office ait, pendant ce délai de 18 mois, informé le Bureau international que des oppositions puissent être déposées après l'expiration de cette période. À cet égard, voir aussi le paragraphe B.II.34.11 en ce qui concerne un changement du traité applicable.

Règle 18.1)b)
et 2)c)

36.03 Dans tous ces cas, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire et informe celui-ci (en même temps qu'il informe l'Office qui a adressé la notification) qu'il ne considère pas la notification comme telle, en indiquant ses raisons.

Règle 18.1)c)

36.04 Si la notification est irrégulière à d'autres égards (par exemple, si elle n'indique pas les produits et les services auxquels le refus se rapporte ou ne se rapporte pas, si elle ne contient pas une reproduction de la marque antérieure avec laquelle il y a un conflit ou d'autres indications détaillées sur la marque antérieure, y compris le nom et l'adresse de son titulaire), le Bureau international (sauf dans les circonstances mentionnées dans le paragraphe ci-après) inscrit néanmoins le refus provisoire au registre international. Il invite ensuite l'Office à régulariser sa notification dans un délai de deux mois. Il envoie en même temps au titulaire des copies de la notification de refus irrégulière ainsi que de l'invitation adressée à l'Office.

Règle 18.1)d)

36.05 Lorsque, toutefois, la notification ne contient pas les indications prescrites concernant le délai pour présenter une requête en réexamen, un recours ou une réponse à l'opposition, ainsi que l'autorité pour en connaître, le refus provisoire n'est pas inscrit au registre international. Si l'Office envoie une notification régularisée dans le délai de deux mois mentionné dans l'invitation, le Bureau international considère, aux fins de l'article 5.2) de l'Arrangement ou du Protocole, que cette notification régularisée lui a été envoyée à la date à laquelle la notification irrégulière lui avait été envoyée. Autrement dit, si la notification défectueuse a été adressée dans le délai applicable selon l'article 5.2) de l'Arrangement ou du Protocole, une notification régularisée qui est adressée au cours du délai de deux mois mentionné dans l'invitation est considérée comme remplissant les conditions de cette disposition. Toutefois, si l'Office ne régularise pas, dans ce délai de deux mois, sa notification irrégulière, celle-ci n'est pas considérée comme une notification de refus provisoire. Le Bureau international informe le titulaire et l'Office qu'il ne considère pas la notification comme telle, en indiquant ses raisons.

Règle 18.1)e) 36.06 Lorsqu'un Office régularise une notification de refus qui spécifiait un délai pour demander un réexamen ou un recours, il devrait également, le cas échéant, préciser un nouveau délai (commençant à courir, par exemple, à compter de la date à laquelle la notification régularisée a été envoyée au Bureau international), de préférence avec l'indication de la date à laquelle ledit délai expire.

Règle 18.1)f)

36.07 Le Bureau international adresse une copie de toute notification régularisée au titulaire.

36.08 Il est utile pour le titulaire de l'enregistrement international que le Bureau international lui transmette copie de toute notification irrégulière de refus provisoire et, dans le cas d'irrégularités susceptibles d'être corrigées, de l'invitation à corriger adressée à l'Office. Dans la plupart des cas, cet Office corrigera l'irrégularité, mais le titulaire aura ainsi disposé de davantage de temps pour étudier les motifs de refus et éventuellement pour engager des négociations avec les titulaires de droits antérieurs qui se sont opposés à l'enregistrement international ou dont les droits ont été cités d'office.
36.09 Même si une notification de refus provisoire n'est pas considérée comme telle par le Bureau international, et qu'elle n'est donc pas inscrite au registre international, le titulaire doit être conscient que cela ne signifie pas pour autant qu'il n'existe aucune objection pour la protection de la marque dans la partie contractante concernée. Il est possible pour des tiers d'intenter une action en invalidation de la désignation, sur la base des mêmes motifs que ceux qui étaient invoqués par l'Office dans la notification de refus irrégulière. Selon l'irrégularité contenue dans la notification de refus provisoire, le titulaire peut estimer préférable de demander à l'Office concerné des informations complètes sur les motifs du refus de protection.

Procédure à la suite d'une notification de refus provisoire

mroonprvmroontop



Article 5.3)

 

37.01 Lorsque le titulaire d'un enregistrement international reçoit une notification de refus par l'entremise du Bureau international (y compris une notification de refus irrégulière en vertu de la règle 18.1)c), voir les paragraphes B.II.36.04 à 36.05), il dispose des mêmes droits et moyens de recours (tels qu'une procédure de réexamen ou de recours contre ce refus) que si la marque avait été déposée directement auprès de l'Office qui a adressé la notification de refus. En ce qui concerne la partie contractante désignée, l'enregistrement international est donc soumis aux mêmes procédures que celles qui s'appliqueraient à une demande d'enregistrement déposée auprès de l'Office de cette partie contractante.

37.02 Lorsqu'il présente une requête en réexamen ou un recours d'une décision portant refus d'un enregistrement ou qu'il répond à une opposition, le titulaire peut juger utile, même si cela n'est pas exigé par la législation de la partie contractante concernée, de faire appel à un mandataire local qui maîtrise la législation et la pratique (ainsi que la langue) de l'Office qui a prononcé le refus. La constitution d'un tel mandataire est entièrement en dehors du champ de l'Arrangement, du Protocole et du règlement d'exécution et relève du droit et de la pratique de la partie contractante concernée.
37.03 Il n'est pas de la compétence du Bureau international d'exprimer une opinion quant à la justification d'un refus de protection ou d'intervenir de quelque manière que ce soit dans le règlement des questions de fond soulevées par un tel refus.

Confirmation ou retrait du refus provisoire

mroonprvmroontop



Règle 17.5)a)

 

 

37.04 Lorsqu'un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire et que les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque sont achevées, cet Office doit envoyer au Bureau international une déclaration indiquant soit que la protection de la marque est refusée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services, soit que la marque est protégée dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services demandés, soit les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante concernée.

Règle 17.5)b)

37.05 Cette déclaration doit être envoyée dès que toutes les possibilités de réexamens et de recours devant l'Office ont été épuisées ou dès que le délai pour présenter un réexamen ou un recours devant l'Office a expiré. En conséquence, l'Office ne doit pas attendre de voir si un recours est formé devant un tribunal ou une autre autorité extérieure à l'Office. Cela s'explique par le fait que l'Office ne sait pas nécessairement si un tel recours a été formé ou pas; l'Office n'est donc pas en mesure de déterminer avec certitude si une décision qu'il a émise est devenue définitive. De même, l'Office n'a pas nécessairement connaissance de l'issue d'un tel recours. Bien que cette déclaration peut ne pas refléter le résultat définitif de la protection de la marque dans la partie contractante concernée, le fait que, dans de nombreux cas, une décision consécutive au refus provisoire soit inscrite et publiée à un stade antérieur (dès que les procédures devant l'Office sont terminées) présente des avantages à la fois pour les titulaires et les tiers.

37.06 Lorsque l'Office a connaissance d'une nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque (résultant par exemple d'un recours auprès d'une autorité extérieure à l'Office), il doit adresser au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est désormais protégée, pour autant qu'il ait connaissance de cette décision.

Règle 17.5)c)
Règle 32.1)a)iii)

37.07 Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration de ce type et en transmet une copie au titulaire. La déclaration est également publiée dans la gazette. Contrairement à la publication d'un refus provisoire, lorsqu'une telle déclaration indique les produits et services nommément, cette information est publiée dans son intégralité. En outre, le Bureau international s’emploie à mettre à disposition dans ROMARIN les copies numérisées de ces déclarations, qui seront directement accessibles aux utilisateurs de la base de données.


[Guide] [Partie A] [Part B: Chapitre I] [Part B: Chapitre II] [Index thématique]

Previous PageTop Of PageTable Of ContentsNext Page

Explorez l'OMPI