World Intellectual Property Organization


J’ai reçu un refus d’une des parties contractantes dans laquelle j’ai demandé la protection de ma marque. Que dois-je faire maintenant?

La procédure à suivre suite à la notification d’un refus n’implique pas le Bureau international. Vous devez étudier le refus soigneusement afin de voir comment et quand il faut y répondre et ensuite traiter avec l’office de la partie contractante qui a notifié le refus. Il serait probablement judicieux de consulter un spécialiste en propriété intellectuelle. Dans certains pays, l’assistance d’un mandataire local est obligatoire.

Quels sont les délais pour la notification d’un refus par un office d’une partie contractante désignée?

Selon l’Arrangement de Madrid, l’office d’une partie contractante désignée doit communiquer sa notification de refus dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Bureau international lui a notifié l’enregistrement international. En principe, le même délai de refus s’applique également selon le Protocole de Madrid. Cependant, sous certaines circonstances limitées, les parties contractantes au Protocole de Madrid peuvent décider d’allonger le délai de refus à 18 mois, ou même plus. La liste des parties contractantes qui ont fait cette déclaration est disponible à http://www.wipo.int/madrid/fr/notices/pdf/declarations.pdf.

Quels sont les motifs de refus?

En règle générale, il y a des motifs absolus et/ou des motifs relatifs pour un refus.

Les motifs absolus sont normalement les suivants:

  • les marques sans caractère distinctif;
  • les marques génériques (par exemple, le mot “téléphone” déposé comme marque pour des téléphones mobiles);
  • les marques descriptives qui indiquent le genre, la qualité, la quantité, le but, la valeur, l’origine des produits ou services (par exemple, le mot “douceur” comme marque pour des bonbons ou la confiserie);
  • les marques de nature à induire les consommateurs en erreur;
  • les marques jugées contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs;
  • les marques jugées contraires aux pratiques honnêtes dans les domaines industriels et commerciaux.

Les motifs relatifs peuvent exister lorsque la marque pour laquelle la protection est demandée se heurte à des droits antérieurs d’une autre marque.

J’ai reçu un refus dans une langue que je ne comprends pas

Les règles du système de Madrid stipulent que toute communication concernant un enregistrement international doit être en anglais, en français ou en espagnol, le choix de la langue de communication étant laissé au titulaire mais également à l’office qui émet la notification. Ainsi, la lettre d’accompagnement du Bureau international envoyant la notification est dans la langue dans laquelle le titulaire souhaite recevoir les communications du Bureau international, tandis que la notification elle-même est dans la langue choisie par l’office.

J’ai reçu un refus avec des données qui ne sont pas en anglais, français ou espagnol

La notification elle-même du refus est toujours dans une des langues du système de Madrid (c’est-à-dire, en anglais, français ou espagnol). Cependant, si le refus se réfère à une marque existante en conflit, la liste des produits et services de la marque existante pourrait vous être communiquée dans la langue de ladite marque existante.

Pouvez-vous m’envoyer une traduction du refus?

Le Bureau international ne fournit pas de traduction de refus.

J’ai reçu un refus qui indique que la liste des produits et services est trop étendue ou vague. Que puis-je faire?

Vous pouvez limiter la liste des produits et services. Si vous décidez de la limiter, il y a deux options :

  • soit vous contactez l’office qui a émis le refus afin de discuter avec l’office la meilleure façon de résoudre le refus;
  • soit vous déposez auprès du Bureau international une demande de limitation de la liste des produits et services couverts par l'enregistrement international. La demande d'inscription d'une limitation à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes désignées doit être présentée au Bureau international sur le formulaire MM6, par le titulaire inscrit ou par l'office de la partie contractante du titulaire.

Dans une telle situation, il serait probablement judicieux de consulter un spécialiste en propriété intellectuelle.

En vue de surmonter un refus provisoire, puis-je amender ou élargir la liste des produits et services qui n’étaient pas inclus auparavant?

Non. La liste des produits et services peut être limitée par rapport à l’enregistrement de base ou la demande sur laquelle l’enregistrement international est basé, mais elle ne peut pas être étendue ou contenir des produits et services différents. Cela ne veut pas dire que les mêmes termes doivent exactement être utilisés; ils doivent être toutefois équivalents, ou tomber dans le même domaine, que ceux utilisés dans l’enregistrement de base ou la demande.

Le délai de refus a expiré et je n’ai pas reçu de notification de refus de l’office d’une partie contractante désignée. Qu’est-ce que cela signifie?

Si aucune notification de refus n’a été communiquée au Bureau international par l’office d’une partie contractante désignée dans les délais prescrits, la marque est considérée comme protégée dans cette partie contractante pour tous les produits et/ou services couverts par l’enregistrement international.

Est-ce qu’une partie contractante désignée est obligée d’émettre un certificat ou une déclaration d’octroi de la protection lorsqu’elle décide de ne pas refuser la protection?

Il n’existe aucune obligation d’émettre une déclaration d’octroi de la protection. Voir Offices qui émettent des déclarations d’octroi de la protection.

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