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Guía para el Registro Internacional de Marcas

Parte B: Capítulo II

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CAPÍTULO II: EL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL

HECHOS OCURRIDOS EN LAS PARTES CONTRATANTES QUE PUEDEN AFECTAR A LOS REGISTROS INTERNACIONALES

Invalidación en una Parte Contratante designada
Restricción del derecho del titular a disponer del registro internacional
Licencias

Presentación de una petición
Petición irregular
Inscripción y notificación 
Declaración de que la inscripción de una licencia determinada no surte efectos 
Declaración de que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en una Parte Contratante
Modificación o cancelación de la inscripción de una licencia

Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional
Datos relativos a la reivindicación de antig�edad


[También en la Parte B, Capítulo II: 

Introducción | La Solicitud Internacional | El Registro Internacional | Denegación de la Protección | Designación Posterior | Modificaciones en el Registro Internacional | Renovación del Registro Internacional | Dependencia e Independencia | Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que pueden afectar a los Registros Internacionales | Continuación de los efectos de los Registros Internacionales en determinados Estados sucesores]



Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que pueden afectar a los Registros Internacionales

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83.01 Los siguientes párrafos tratan de hechos que pueden ocurrir en las Partes Contratantes designadas y que podrían afectar a los registros internacionales, y que son distintos de la denegación de protección, cuestión que se examina en los párrafos B.II.33.01 a 37.07.

Invalidación en una Parte Contratante designada

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Artículo 5.6)

 

84.01 Las autoridades competentes de una Parte Contratante no podrán declarar inválidos los efectos de un registro internacional en su territorio sin que se le haya ofrecido al titular de ese registro la posibilidad de hacer valer sus derechos en tiempo útil. El procedimiento relativo a la invalidación tendrá lugar directamente entre el titular del registro internacional, la parte que haya interpuesto la acción de invalidación y la autoridad competente que corresponda (Oficina o tribunal). En ocasiones podrá ser necesario que el titular nombre un mandatario local. El procedimiento estará regido plenamente por la legislación y la práctica de la Parte Contratante correspondiente.

84.02 Los procedimientos y el derecho sustantivo que rigen dicha invalidación serán los mismos que se aplican a las marcas registradas por la Oficina de dicha Parte Contratante. Por ejemplo, la protección de la marca podrá ser revocada si el titular no ha cumplido la legislación de la Parte Contratante relativa a la utilización de la marca, o si se ha permitido que la en marca se convierta genérica o engañosa, o si se ha encontrado (por ejemplo, en acciones interpuestas por terceros, o en reconvenciones por infracciones), que la protección debía haberse denegado cuando se examinó originalmente la designación.

Regla 19

 

 

 

 

 

Regla 32.1)a)x)

84.03 Cuando se invaliden (total o parcialmente) los efectos de un registro internacional en una Parte Contratante y la invalidación no pueda ser objeto de recurso, la Oficina de dicha Parte Contratante notificará a la Oficina Internacional los hechos pertinentes, a saber:

- la autoridad (por ejemplo, la Oficina o un tribunal determinado) que haya pronunciado la invalidación, la fecha en que se haya pronunciado y el hecho de que la invalidación no puede ser objeto de recurso;

- el número del registro internacional y el nombre del titular;

- si la invalidación no se refiere a la totalidad de los productos y servicios, los que se hayan tenido en cuenta o los que no se hayan tenido en cuenta al pronunciarla;

- la fecha en que se haya pronunciado la invalidación y la fecha en que surta efecto.

La Oficina Internacional inscribirá la invalidación en el Registro Internacional, en la fecha en la que reciba una notificación en cumplimiento de los requisitos aplicables, junto con los datos que figuren en la notificación de invalidación, e informará en consecuencia al titular y a la Oficina de origen, si ésta ha informado a la Oficina Internacional de que desea recibir esa información. Asimismo, la Oficina Internacional publicará la invalidación en la Gaceta.

Regla 1)xixbis)

Regla 19.1)vi)

84.04 En el Reglamento, se entiende por "invalidación" toda decisión de una autoridad competente (administrativa o judicial) de una Parte Contratante designada que revoque o declare nulos los efectos, en el territorio de esa Parte Contratante, de un registro internacional, respecto de todos o algunos de los productos o servicios cubiertos por la designación de dicha Parte Contratante. Por ello, las Oficinas deberán notificar no sólo la fecha en la que se pronunció la invalidación sino asimismo, cuando sea posible, la fecha efectiva en que surte efectos.

Restricción del derecho del titular a disponer del registro internacional

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Regla 20.1)

 

85.01 A partir del 1 de abril de 2002, el alcance de esta disposición se ha ampliado considerablemente. El titular de un registro internacional, o la Oficina de la Parte Contratante del titular, podrá informar a la Oficina Internacional que se ha restringido el derecho del titular a disponer del registro internacional. Dicha restricción podrá aplicarse a la totalidad del registro internacional o únicamente respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas; en este último caso, deberá especificarse esta circunstancia en la información comunicada a la Oficina Internacional. Del mismo modo, la Oficina de una Parte Contratante designada podrá notificar a la Oficina Internacional que se ha restringido el derecho del titular a disponer del registro internacional pero, en este caso, la información podrá referirse únicamente a una restricción en el territorio de dicha Parte Contratante. Dicha información deberá constar de una declaración resumida donde figuren los principales hechos relativos a la restricción -por ejemplo, si ha sido consecuencia de una orden judicial relativa a la disposición de los activos del titular. Esta declaración deberá ser breve y presentarse de forma que pueda ser inscrita en el Registro Internacional. No deberán enviarse copias de las decisiones judiciales ni de las escrituras a la Oficina Internacional. La Oficina Internacional no podrá tomar medidas sobre la base de una información de este tipo procedente de una fuente distinta del titular o de una Oficina, por ejemplo, una información procedente de terceros.

85.02 Un ejemplo de motivo de restricción podría ser que la extensión del registro internacional en dicha Parte Contratante haya sido dada como garantía o sea objeto de una garantía real, o exista una orden judicial relativa a la enajenación de los activos del titular. Esta disposición no se aplica a las licencias, que son objeto de otra norma (véanse los párrafos B.II.86.01 a 86.21).

Regla 20.2)

85.03 Cuando la Oficina Internacional haya sido informada de una restricción de conformidad con esta disposición, la parte que haya comunicado la información notificará asimismo a la Oficina Internacional toda supresión parcial o total de esa restricción.

Regla 20.3)
Regla 32.1)a)xi)

85.04 La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la información comunicada en relación con las restricciones y su supresión, en la fecha en que la reciba, siempre que la comunicación cumpla con los requisitos exigibles, e informará en consecuencia al titular, a la Oficina de la Parte Contratante del titular y a las Partes Contratantes designadas afectadas. La Oficina Internacional publicará asimismo la información en la Gaceta.

Licencias

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86.01 Algunas Partes Contratantes prevén, en el plano nacional, la inscripción de licencias respecto de marcas internacionales, inscripción que surte el mismo efecto jurídico que la inscripción de una licencia respecto de una marca nacional. No obstante, a partir del 1 de abril de 2002, es posible inscribir dichas licencias en el Registro Internacional, eximiendo así a los titulares de los registros internacionales de la obligación de emprender dicha acción ante la Oficina de cada Parte Contratante respecto de la que se ha concedido una licencia.

Presentación de una petición

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Regla 20bis.1)

 

86.02 La petición de inscripción de una licencia podrá ser presentada a la Oficina Internacional directamente por el titular o por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular o de una Parte Contratante respecto de la que se concede la licencia. La petición deberá estar firmada por el titular o por la Oficina en la que se presenta. No deberán enviarse a la Oficina Internacional documentos justificativos, como copias del contrato de licencia.

86.03 Todo licenciatario que desee inscribir su licencia en el Registro Internacional podrá solicitar a la Oficina de su Parte Contratante que presente la petición. Dicha Oficina podrá tomar las medidas que considere necesarias para verificar que la persona en cuestión puede ser inscrita como licenciatario. No obstante, la Oficina Internacional no podrá aceptar una petición del licenciatario (que es una persona desconocida para la Oficina Internacional) que no esté firmada por el titular o por una Oficina.

Regla 20bis.1)b)

Instrucción 4.f)

86.04 La petición deberá ser presentada mediante el formulario oficial (MM13) y en ella deberá indicarse

- el número del registro internacional en cuestión,

- el nombre del titular,

- el nombre y la dirección del licenciatario, indicados de conformidad con las directrices relativas al nombre y a la dirección del solicitante (párrafos B.II.09.01 y 09.02),

- las Partes Contratantes designadas respecto de las que se concede la licencia,

- que la licencia se concede para todos los productos y servicios abarcados por el registro internacional, o los productos y servicios para los que se concede la licencia, agrupados en las clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

86.05 La lista anterior está basada en las indicaciones o elementos enumerados en el Artículo 2 de la Recomendación Conjunta relativa a las Licencias de Marcas, aprobada por la Asamblea General de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París en septiembre de 20003, y en la Regla 10 del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas4. No se han incluido las indicaciones o elementos que no son pertinentes en el marco de la inscripción de licencias en el plano internacional.

Regla 20bis.1)c)

86.06 En la petición se podrá asimismo indicar

- cuando el licenciatario sea una persona natural, el Estado del que el licenciatario es nacional,

- cuando el licenciatario sea una persona jurídica, la naturaleza jurídica de dicha persona y el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado, bajo cuya legislación se haya constituido,

- que la licencia se refiere únicamente a una parte del territorio de la Parte Contratante designada especificada,

- cuando el licenciatario tenga un mandatario, el nombre y la dirección del mandatario facilitados de conformidad con las Instrucciones Administrativas,

- cuando la licencia sea una licencia exclusiva o una licencia única, ese hecho5,

- cuando sea aplicable, la duración de la licencia.

86.07 La lista del párrafo anterior comprende elementos adicionales que podrán exigir algunas Partes Contratantes designadas respecto de las cuales se concede la licencia.

86.08 La inscripción de una licencia está sujeta al pago de la tasa especificada en la Tabla de tasas. Cabe presentar una petición única que abarque varios registros internacionales a nombre del mismo titular cuando los hechos que deban inscribirse (licenciatario, Partes Contratantes y productos y servicios concernidos) sean los mismos. Sin embargo, la tasa deberá abonarse por cada uno de los registros internacionales mencionados en la petición.

Petición irregular

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Regla 20bis.2)a)

 

86.09 Si la petición de inscripción de una licencia no cumple los requisitos establecidos, la Oficina Internacional notificará ese hecho al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.

Regla 20bis.2)b)

86.10 Si no se subsana la irregularidad en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que la ha notificado la Oficina Internacional, la petición se considerará abandonada. La Oficina Internacional lo notificará simultáneamente al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina, y reembolsará cualquier tasa al autor del pago, previa deducción de un importe correspondiente a la mitad de las tasas pertinentes.

Inscripción y notificación

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Regla 20bis.3)

 

86.11 Cuando la petición cumpla los requisitos aplicables, la Oficina Internacional inscribirá la licencia en el Registro Internacional, en la fecha en que reciba una petición a tal efecto que cumpla con los requisitos exigibles, junto con la información contenida en la petición, lo notificará a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas respecto de las que conceda la licencia e informará al mismo tiempo al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.

Declaración de que la inscripción de una licencia determinada no surte efectos

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Regla 20bis.5)

 

86.12 La Oficina de una Parte Contratante designada que haya sido informada por la Oficina Internacional de la inscripción de una licencia respecto de esa Parte Contratante podrá declarar que tal inscripción no surte efectos en dicha Parte Contratante. Esta declaración podrá efectuarse caso por caso, cuando la legislación de la Parte Contratante correspondiente reconozca el efecto de las licencias inscritas en el Registro Internacional pero hubiera objeciones respecto de una licencia determinada, por ejemplo, por motivo de que puede inducir a error al público.

86.13 En la declaración se indicarán:

i) las razones por las que la inscripción de la licencia no surte efectos,

ii) cuando la declaración no afecte a todos los productos o servicios abarcados por la licencia, aquellos que resulten afectados por la declaración o aquellos que no resulten afectados por la declaración,

iii) las disposiciones esenciales correspondientes de la legislación, y

iv) si dicha declaración puede ser objeto de revisión o de recurso.

86.14 La declaración se enviará a la Oficina Internacional dentro de los 18 meses contados a partir de la fecha en que la notificación de la inscripción de la licencia haya sido enviada a la Oficina en cuestión. La Oficina Internacional inscribirá la declaración en el Registro Internacional, en la fecha en que reciba una comunicación que cumpla con los requisitos exigibles, y notificará en consecuencia a la parte (titular u Oficina) que presentó la petición de inscripción de la licencia. Toda decisión final relativa a una declaración también se notificará a la Oficina Internacional, quien la inscribirá en el Registro Internacional y notificará a la parte (titular u Oficina) que haya presentado la petición de inscripción de la licencia.

Declaración de que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en una Parte Contratante

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Regla 20bis.6)a)

 

86.15 La Oficina de una Parte Contratante cuya legislación no prevea en absoluto la inscripción de licencias de marcas podrá notificar al Director General que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en dicha Parte Contratante.

Regla 20bis.6)b)

86.16 La Oficina de una Parte Contratante cuya legislación prevea la inscripción de licencias de marcas pero no reconozca los efectos de las licencias inscritas en el Registro Internacional podrá notificar al Director General que la inscripción de licencias en el Registro Internacional no surte efectos en dicha Parte Contratante.

Regla 32.2)i)

86.17 Se publicará en la Gaceta toda notificación hecha de conformidad con lo expuesto en los párrafos anteriores. Por consiguiente, el titular o el licenciatario tendrán conocimiento de que la inscripción de una licencia respecto de una Parte Contratante que ha efectuado dicha notificación no surtirá efectos legales. No obstante, la Oficina Internacional llevará a cabo la inscripción y la notificará a la Oficina de la Parte Contratante correspondiente. No es preciso que dicha Oficina presente una declaración como la mencionada en los párrafos B.II.86.12 a 86.14 ya que, en virtud de la notificación general prevista en la Regla 20bis.6)a) o b), queda entendido que la inscripción no surtirá efectos legales en esa Parte Contratante.

Modificación o cancelación de la inscripción de una licencia

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Regla 20bis.4)

 

86.18 Después de la inscripción de una licencia, el titular o el licenciatario podrán, si así lo desean, modificar ciertos detalles relativos a la licencia. La petición deberá efectuarse por medio del formulario oficial (MM14), según lo expuesto en los párrafos B.II.86.02 a 86.06.

86.19 Cuando deba inscribirse un nuevo licenciatario respecto de un registro internacional, esta petición no se considerará como una modificación de una licencia sino como una petición para que se inscriba una nueva licencia y deberá presentarse mediante el formulario MM13.

86.20 Los párrafos B.II.86.02 y 86.03 se aplican asimismo a la petición de cancelación de la inscripción de una licencia. La petición deberá efectuarse por medio del formulario oficial (MM15). Una vez que se haya pedido la cancelación, se suprimirá la licencia del Registro Internacional. No se abonarán tasas en relación con la cancelación de la inscripción de una licencia.

86.21 Cuando se hubiese inscrito varias licencias respecto de un mismo registro internacional, toda petición destinada a modificar o cancelar la inscripción de una licencia deberá especificar claramente y sin ambig�edades a cuál licencia se refiere la petición.

Sustitución de un registro nacional o regional por un registro internacional

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Artículo 4bis.1)

 

87.01 En el Artículo 4bis del Arreglo y del Protocolo se establece que cuando una marca sea objeto de un registro nacional o regional en la Oficina de una Parte Contratante se considerará que el registro internacional sustituye a los registros nacionales anteriores de la misma marca, a condición de que:

- tanto el registro nacional o regional como el registro internacional estén a nombre del mismo titular;

- la protección del registro internacional se extienda a dicha Parte Contratante;

- todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional también estén enumerados en el registro internacional respecto de dicha Parte Contratante;

- la extensión del registro internacional a dicha Parte Contratante (que podrá ser una designación posterior) surta efecto después de la fecha del registro nacional o regional.

87.02 Además, se dispone expresamente que el registro internacional sustituye al registro nacional o regional sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud del registro nacional o regional anterior (por ejemplo, los derechos resultantes de una reivindicación de prioridad o de la utilización anterior de la marca).

87.03 Competerá al titular verificar que, en un caso determinado, se cumplen realmente dichas condiciones, en particular, el requisito de que todos los productos y servicios enumerados en el registro nacional o regional estén incluidos asimismo en el registro internacional. Obviamente, la lista de productos y servicios del registro internacional no tiene por qué ser idéntica; podrá ser más amplia pero no más limitada. Además, los nombres utilizados en el registro internacional deberán ser equivalentes, al menos en cuanto a su significado.
87.04 La referencia al hecho de que un registro internacional sustituye al registro nacional o regional no deberá entenderse en el sentido de que se suspende dicho registro o se ve afectado de otro modo. Permanecerá en el registro de la Parte Contratante correspondiente, con todos los derechos que entraña dicho registro, siempre que sea renovado por su titular.

Artículo 4bis.2)

87.05 La Oficina en cuyo registro nacional o regional se haya inscrito la marca deberá tomar nota en su registro del registro internacional, cuando así lo solicite el titular (directamente ante dicha Oficina). Esto no debe interpretarse como un requisito obligatorio para poder beneficiarse de la sustitución. El Artículo 4bis.1) establece claramente que la sustitución se efectuará automáticamente, sin que el titular deba emprender acción alguna y sin que deba inscribirse la sustitución. Sin embargo, es aconsejable solicitar que la Oficina tome nota del registro internacional en su registro a fin de ponerlo en conocimiento de terceros.

87.06 Independientemente de la sustitución de un registro nacional o regional, el titular del registro internacional tendría que renovar el registro nacional o regional dentro del período de cinco años durante el cual registro internacional es dependiente de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base.

Regla 21

Regla 32.1)a)xi)

87.07 Cuando la Oficina de una Parte Contratante designada haya anotado en su registro, a raíz de una petición formulada directamente por el titular ante esa Oficina, de que se ha sustituido un registro nacional o regional por un registro internacional, dicha Oficina notificará en consecuencia a la Oficina Internacional. En esa notificación se indicará el número del registro internacional, la fecha y el número del depósito, la fecha y el número del registro y, en su caso, la fecha de prioridad del registro nacional o regional que se haya sustituido por el registro internacional y, cuando la sustitución afecte sólo a algunos de los productos y servicios enumerados en el registro internacional, esos productos y servicios. Además, en la notificación se deberá dejar constancia, rellenando un formulario acordado previamente entre la Oficina Internacional y la Oficina en cuestión, de toda información sobre los derechos que se hayan adquirido en virtud del registro nacional o regional. La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional, en la fecha en la que reciba una notificación en cumplimiento de los requisitos aplicables, las indicaciones notificadas e informará en consecuencia al titular. La Oficina Internacional publicará asimismo estas indicaciones en la Gaceta.

Datos relativos a la reivindicación de antig�edad

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Regla 21bis.1)

 

88.01 Cuando una reivindicación de antig�edad haya sido inscrita en el Registro Internacional en relación con la designación de la Comunidad Europea (véanse los párrafos B.II.17.08 a 17.10), esa reivindicación será examinada por la OAMI, quien podrá aceptarla o rechazarla de conformidad con su legislación aplicable. Cuando la OAMI rechace la validez de dicha reivindicación, y siempre que la decisión correspondiente sea definitiva, deberá notificarse ese hecho a la Oficina Internacional. Por otra parte, cuando la OAMI acepte la reivindicación de antig�edad, no será necesario notificarlo a la Oficina Internacional, habida cuenta de que la inscripción de la reivindicación de antig�edad en el Registro Internacional y su publicación en la Gaceta no requieren modificación alguna.

Regla 21bis.2)

88.02 El Reglamento sobre la marca comunitaria permite que se presente una reivindicación de antig�edad con posterioridad a un registro de marca comunitaria. Cuando se designe a la Comunidad Europea en un registro internacional, toda reivindicación de antig�edad "posterior" deberá presentarse directamente a la OAMI. Además, si la OAMI rechaza dicha reivindicación de antig�edad tras proceder a su examen, no deberá notificarlo a la Oficina Internacional (ya que no habrá nada que inscribir en el Registro Internacional). Por consiguiente, la OAMI deberá notificar la información pertinente a la Oficina Internacional únicamente si acepta una reivindicación de antig�edad posterior. En dicha notificación se indicará:

i) el número del registro internacional en cuestión,

ii) el Estado o Estados miembros en los que haya sido registrada, o para los que haya sido registrada, la marca anterior, junto con la fecha en que surtió efecto el registro de esa marca anterior y el número del registro pertinente.

Regla 21bis.3) 88.03 En virtud del sistema de la marca comunitaria, una reivindicación de antig�edad que haya sido aceptada por la OAMI podrá cesar de surtir efectos posteriormente (como consecuencia, en particular, de un retiro o de una cancelación). Por consiguiente, cuando la reivindicación de antig�edad correspondiente ya haya sido inscrita en el Registro Internacional, la OAMI deberá notificar a la Oficina Internacional toda decisión definitiva ulterior que afecte a dicha reivindicación, incluidos el retiro y la cancelación.
Reglas 21bis.4) y 32.1)a)xi) 88.04 La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la información notificada conforme se indica en los párrafos anteriores y la publicará en la Gaceta.



3 Publicación de la OMPI N° 835(S).

4 Publicación de la OMPI Nº 259(S).

5 Cuando no figure la indicación de que la licencia es exclusiva o única, se podrá considerar que la licencia es no exclusiva (declaración interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid al aprobar la Regla 20bis).


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