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Guía para el Registro Internacional de Marcas

Parte B: Capítulo II

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CAPÍTULO II: EL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL

DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA

Cesación de los efectos durante el período de dependencia

Cesación del efecto de la solicitud o del registro de base
Procedimiento de notificación relativa a la cesación de los efectos
Cambio en la titularidad del registro internacional durante el período de dependencia
División o fusión de la solicitud de base, de los registros resultantes o de los registros de base

Transformación

Transformación como consecuencia del cambio del tratado aplicable


[También en la Parte B, Capítulo II: 

Introducción | La Solicitud Internacional | El Registro Internacional | Denegación de la Protección | Designación Posterior | Modificaciones en el Registro Internacional | Renovación del Registro Internacional | Dependencia e Independencia | Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que pueden afectar a los Registros Internacionales | Continuación de los efectos de los Registros Internacionales en determinados Estados sucesores]



Dependencia e Independencia

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Cesación de los efectos durante el período de dependencia

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77.01 Durante un período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional, la protección resultante del registro internacional dependerá de la marca registrada o cuyo registro haya sido solicitado ante la Oficina de origen (solicitud de base, registro resultante de la misma, o registro de base). La protección resultante del registro internacional no podrá ser invocada si antes de la expiración de un período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional o como resultado de una acción iniciada durante dicho período, el registro de base, o el registro resultante de la solicitud de base, según sea el caso, ha sido cancelado, se ha renunciado a él, ha sido revocado, invalidado o ha caducado, o si la solicitud de base ha sido objeto de una decisión definitiva de rechazo o ha sido retirada.

  77.02 Esta dependencia es absoluta y surte efectos independientemente de las razones por las que es rechazada o retirada la solicitud de base o por las que el registro de base deja de gozar, en su totalidad o parcialmente, de protección jurídica. Este procedimiento mediante el cual puede impugnarse un registro internacional para todos los países en los que está protegido, por medio de una única acción de invalidación o revocación del registro de base, se conoce generalmente como "ataque central".
  77.03 En virtud del Protocolo, existe el riesgo mayor de que el titular que opte por basar su registro internacional en una solicitud presentada ante la Oficina de origen pierda su protección como consecuencia del cese de los efectos de la solicitud de base. Esto no será necesariamente resultado de un "ataque central", en el sentido de una acción emprendida por terceros. Podrá denegarse la protección, total o parcialmente, a la solicitud de base amparándose en motivos absolutos o debido a la existencia de un derecho anterior citado de oficio en el procedimiento de examen, o como resultado de una oposición por parte del titular de un derecho anterior en ese territorio. En todos estos casos, y siempre que la decisión respecto de la solicitud de base sea definitiva (es decir, ya no pueda ser objeto de revisión o recurso), la Oficina de origen deberá solicitar a la Oficina Internacional que cancele el registro internacional, ya sea total o parcialmente.
  77.04 A fin de atenuar las consecuencias de esa dependencia durante cinco años característica del sistema de Madrid, el Protocolo estipula que el titular de un registro internacional cancelado como resultado del cese del efecto de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base podrá solicitar, en los tres meses posteriores a la fecha de cancelación del registro internacional, que se inscriba la misma marca ante las Oficinas de todas las Partes Contratantes cuya designación esté regida por el Protocolo donde surte efecto el registro internacional. Las solicitudes nacionales o regionales resultantes de esta llamada "transformación" serán tratadas como si hubieran sido presentadas en la fecha del registro internacional original (para más detalles, véase los párrafos B.II.82.01 a 82.07).
  77.05 Si bien una solicitud internacional debe ser presentada por el titular del registro o de la solicitud nacional o regional en que se basa, la validez de un registro internacional no se verá afectada si el registro internacional y el registro o la solicitud nacional o regional posteriormente pasan a pertenecer a distintos titulares. Tampoco tiene importancia que la solicitud o el registro nacional o regional sea cedido a una persona que no cumpla los requisitos necesarios para ser titular de un registro internacional. Sin embargo, habida cuenta de que el destino de un registro internacional continúa vinculado al de la marca de base, el titular de un registro internacional corre cierto riesgo si, durante el plazo de dependencia de cinco años, no controla la marca de base (véase el párrafo B.II.80.01).

Artículo 6.2)

77.06 Al expirar el plazo de dependencia de cinco años, el registro internacional se vuelve independiente de la marca de base (sin perjuicio de lo indicado en los párrafos B.II.78.01 a 78.03). Cabe observar que no existe dependencia separada para las designaciones posteriores; el plazo de dependencia único es el que comienza a partir de la fecha del registro internacional.

Cesación del efecto de la solicitud o del registro de base

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Artículo 6.3)

 

78.01 La protección resultante de un registro internacional no podrá ser invocada si dentro del período de cinco años contado desde la fecha del registro internacional la solicitud de base, el registro resultante de la misma o el registro de base dejara de gozar de protección legal debido a que:

- ha sido retirado;
- ha caducado;
- se ha renunciado a él; o
- ha sido objeto de una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación.

Cuando cese el efecto de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base únicamente respecto de algunos de los productos o servicios enumerados en el registro internacional, se reduce en consecuencia el alcance de la protección del registro internacional.

78.02 Según el Arreglo, esta disposición se aplica asimismo cuando la protección legal cesara posteriormente como resultado de una acción que se hubiese iniciado antes de que expirase el plazo de cinco años. El Protocolo contiene una disposición más detallada, que toma en cuenta la posibilidad de que exista una solicitud de base. La misma regla se aplica en caso que:

- un recurso interpuesto durante el período de cinco años contra una decisión en la que se deniegan los efectos de la solicitud de base,

- una acción iniciada durante el período de cinco años con el objeto de obtener el retiro de la solicitud de base o la revocación, cancelación o invalidación del registro resultante de la solicitud de base o del registro de base, o

- una oposición a la solicitud de base presentada dentro del período de cinco años,

diese como resultado, tras la expiración de ese período, una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación, u ordenase el retiro de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base, según sea el caso.

78.03 Además, las mismas reglas se aplican según el Protocolo si se retira la solicitud de base o se renuncia al registro resultante de la misma, o al registro de base, tras la expiración del período de cinco años en caso que, en el momento del retiro o de la renuncia, la solicitud o el registro fuese objeto de uno de los indicados en el párrafo anterior, siempre que éstos hubiesen comenzado antes de que expirase el período cinco años. Esta disposición impide que el titular de un registro internacional contrarreste los efectos de un ataque central contra su solicitud de base, el registro resultante de la misma o el registro de base abandonando dicha solicitud o registro al acabar el período de dependencia de cinco años, pero antes de que una Oficina o un tribunal haya pronunciado una decisión definitiva sobre el asunto.

Procedimiento de notificación relativa a la cesación de los efectos

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Regla 22.1)a)

 

79.01 Cuando hayan cesado los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de la misma o del registro de base durante el período de dependencia de cinco años, la Oficina de origen notificará a la Oficina Internacional los siguientes hechos y decisiones:

- la solicitud de base ha sido rechazada de oficio antes del final del período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional, o dicho rechazo se convierte en definitivo (por ejemplo, como consecuencia de un recurso) después de expirar dicho período;

- la solicitud de base es rechazada como resultado de una oposición que se interpuso antes de que expirase dicho período de cinco años, independientemente de que dicho rechazo se convierta en definitivo antes de acabar ese período;

-la solicitud de base ha sido retirada como consecuencia de una petición presentada antes de la expiración del período de cinco años;

- la solicitud de base ha caducado debido a un acontecimiento (por ejemplo, el incumplimiento de un requisito de procedimiento en la Oficina de origen) antes de que expire el período de cinco años, incluso en caso de que una decisión relativa a la caducidad de la solicitud se convierta en definitiva después de transcurrido dicho período.

- el registro de base (o el registro resultante de la solicitud de base) ha sido retirado, cancelado, revocado o declarado inválido como consecuencia de una petición formulada (por el titular o por otra parte) antes de finalizar el período de cinco años, incluso si la renuncia, cancelación, revocación o invalidación se convierte en efectiva o definitiva después de la expiración de ese período;

- el registro de base (o el registro resultante de la solicitud de base) ha caducado (debido, por ejemplo, al impago de las tasas de renovación) antes del final del período de cinco años, incluso si la decisión relativa a la caducidad se convierte en definitiva después del final de dicho período.

Regla 22.1)a)

79.02 En dicha notificación deberá indicarse el número del registro internacional correspondiente y el nombre del titular. En la notificación se indicarán asimismo los hechos y decisiones que afecten a la solicitud de base (o al registro resultante de la misma) o al registro de base, y la fecha en que surtan efecto esos hechos y decisiones. Por indicación de los hechos y decisiones se entiende una declaración similar a siguientes:

- la solicitud número [###] ha sido rechazada por una decisión de la [nombre de la Oficina] con fecha de [fecha]; el plazo previsto para presentar un recurso contra esta decisión expiró el [fecha];

- la solicitud número [###] ha sido retirada como consecuencia de una petición con fecha de [fecha];

- registro número [###] ha cesado de surtir efecto el [fecha]; el plazo en el que podía restablecerse el registro expiró el [fecha];

- por decisión del [nombre del tribunal] con fecha de [fecha], el registro número [###] fue revocado con efecto a partir del [fecha]; el plazo previsto para presentar un recurso contra esta decisión expiró el [fecha].

No es necesario que la Oficina de origen proporcione a la Oficina Internacional indicaciones sobre los motivos del rechazo u otra decisión.

Regla 22.1)a)iv)

79.03 Cuando los hechos y decisiones mencionados afecten al registro internacional sólo respecto de algunos productos y servicios, en la notificación deberán indicarse los productos y servicios que se vean afectados o los productos y servicios que no se vean afectados por tales hechos y decisiones. La obligación de notificar que tiene la Oficina de origen se refiere a los hechos y decisiones pertinentes; por consiguiente, cuando una denegación, un retiro, una cancelación etc. afecte a la solicitud de base, al registro resultante de la misma o al registro de base únicamente respecto de productos y servicios no abarcados por el registro internacional, no deberá enviarse notificación alguna a la Oficina Internacional.

Regla 6.2)
Regla 6.2)i)

Regla 40.4)

79.04 En general, la Oficina podrá optar por enviar la comunicación en español, francés o inglés. No obstante, en lo que atañe a los registros internacionales resultantes de las solicitudes presentadas antes del 1 de abril de 2004, y hasta la inscripción de la primera designación posterior:

- si se rigen exclusivamente por el Arreglo, el francés seguirá siendo el único idioma de notificación.

- si se rigen entera o parcialmente por el Protocolo, el francés o el inglés seguirán siendo los idiomas de notificación.

En lo que atañe a los registros internacionales resultantes de las solicitudes presentadas entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de agosto de 2008, y hasta la inscripción de la primera designación posterior:

- si se rigen exclusivamente por el Arreglo, en ese caso, como en el anterior, el francés seguirá siendo el único idioma de notificación.  (En los registros resultantes de las solicitudes presentadas durante ese período y que se rijan entera o parcialmente por el Protocolo, se aplicará el régimen trilingüe como consecuencia de la incorporación del español desde el 1 de abril de 2004 (véanse también los párrafos B.I.07.01 a 07.07)).

79.05 La notificación no deberá enviarse hasta que esté claro que no existe posibilidad alguna de que se revoque la cesación de los efectos (véase también el párrafo siguiente). Por ejemplo, en el caso de una decisión administrativa o judicial, la notificación no deberá enviarse hasta que se resuelva el recurso o hasta que haya expirado el plazo previsto para presentarlo. En particular, en el caso de la cesación de los efectos del registro resultante de la solicitud de base o de la cesación de los efectos del registro de base por incumplimiento del pago de las tasas de renovación, la notificación no deberá enviarse hasta que haya expirado el plazo de gracia previsto para el caso de pago tardío o para solicitar que se restablezca el registro.

Regla 22.1)b)

79.06 La Oficina de origen deberá notificar a la Oficina Internacional lo antes posible cuando tenga conocimiento de que, al final del período de cinco años contados a partir de la fecha del registro internacional, sigue pendiente:

- una acción judicial que concierna al registro de base;

- un recurso contra una decisión que deniegue la solicitud de base;

- una acción para pedir el retiro de la solicitud de base;

- una oposición contra la solicitud de base;

- una acción de revocación, cancelación o invalidación del registro de base, o del registro resultante de la solicitud de base. Dicha notificación deberá dejar claro que la acción en cuestión aún no ha sido objeto de una sentencia definitiva.

Regla 22.1)c)

79.07 Cuando la Oficina de origen haya enviado una notificación preliminar en los casos referidos en el párrafo anterior, la Oficina deberá notificar sin demora a la Oficina Internacional en cuanto la decisión quede firme. Cuando no se haya notificado directamente la sentencia a la Oficina (por ejemplo, cuando la decisión haya sido tomada por un tribunal o una autoridad similar), la Oficina notificará en consecuencia a la Oficina Internacional en cuanto tome conocimiento de la decisión. Por ejemplo, la Oficina podrá ser informada sobre la decisión por el titular o por otra parte en el procedimiento en cuestión.

Artículo 6.4)

79.08 Cuando proceda, la Oficina de origen pedirá a la Oficina Internacional que cancele el registro internacional en la medida en que corresponda (es decir, para los productos y servicios respecto de los cuales haya cesado de tener efecto la solicitud de base, el registro resultante de la misma o el registro de base).

79.09 Evidentemente, una Oficina sólo podrá hacer la notificación a la Oficina Internacional si tiene conocimiento de la acción referida. Tal sería el caso cuando se inicia la acción ante la propia Oficina o se trata de un recurso contra una decisión de la Oficina. No obstante, la Oficina no tendrá necesariamente conocimiento de una acción iniciada por terceros ante un tribunal. Sin embargo, cabría esperar que, en el caso de una decisión que afecte negativamente a la solicitud de base, al registro resultante de la misma o al registro de base y que, por consiguiente, requiera la cancelación del registro internacional, la parte que inició la acción la señale a la atención de la Oficina.

Regla 22.2)

79.10 La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional cada notificación y enviará copia de ella al titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas. Cuando en la notificación se pida la cancelación del registro internacional, la Oficina Internacional lo cancelará, en la medida en que sea aplicable, y notificará en consecuencia al titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas.

Regla 32.1)a)viii)
Regla 32.1)a)xi)

79.11 Se publicará e inscribirá toda cancelación del registro internacional, indicándose la fecha de cancelación. Del mismo modo, se publicará en la Gaceta toda notificación de que una acción comenzada antes del final del período de dependencia de cinco años sigue pendiente al concluir ese período.

79.12 No existe un formulario oficial para que las Oficinas de origen pidan la cancelación de un registro internacional. El formulario (MM8) previsto para que un titular pida esa cancelación no deberá ser utilizado por las Oficinas.

79.13 Cuando una notificación no cumpla los requisitos mencionados en los párrafos B.II.79.02 a 79.05, la Oficina Internacional informará a la Oficina que envió la notificación que no puede inscribir la cesación del efecto hasta que la notificación cumpla los requisitos anteriormente mencionados.

Cambio en la titularidad del registro internacional durante el período de dependencia

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Artículo 6.3)

 

80.01 El cambio en la titularidad del registro internacional o de la marca de base (o de ambos) durante el período de dependencia de cinco años no influye en los efectos de dicha dependencia. El registro internacional seguirá dependiendo de la protección de la marca de base en la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen. Así, por ejemplo, el registro internacional dejará de estar protegido si no es renovado el registro de base o el registro resultante de la solicitud de base, o si es retirada la solicitud de base o es denegada por la Oficina de origen, aun cuando estuviese a nombre de una persona que no fuese el titular del registro internacional.

División o fusión de la solicitud de base, de los registros resultantes o de los registros de base

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Regla 23

 

81.01 Es posible que una solicitud o un registro nacional o regional en que se basa un registro internacional se divida en varias solicitudes o registros, distribuyéndose entre los mismos los productos y servicios enumerados en la solicitud o el registro inicial, o que varias solicitudes de base o registros de base se fusionen en una única solicitud o un único registro. Cuando esto se produzca durante el plazo de dependencia de cinco años del registro internacional, la Oficina de origen deberá notificar en consecuencia a la Oficina Internacional.

Regla 23.1)

81.02 En esta notificación deberá indicarse:

- el número del registro internacional correspondiente o, si el registro internacional no se ha realizado aún, el número de la solicitud de base (lo que permitirá a la Oficina Internacional identificar el registro internacional correspondiente);

- el nombre del titular o del solicitante;

- el número de cada solicitud resultante de la división de la solicitud de base o el número de la solicitud resultante de la fusión.

Regla 23.3)

81.03 Del mismo modo, la Oficina de origen deberá notificar a la Oficina Internacional la división del registro de base o la fusión de los registros de base, o del registro o registros resultantes de la solicitud o solicitudes de base, cuando tal división o fusión ocurra durante el período de cinco años.

Regla 32.1)a)xi)

81.04 La Oficina Internacional inscribirá la notificación en el Registro Internacional y notificará la división o la fusión a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y al titular del registro internacional. La Oficina Internacional publicará asimismo los datos pertinentes en la Gaceta.

81.05 En el Registro Internacional se inscribirá únicamente el hecho de que la solicitud de base o el registro de base ha sido dividido, o que las solicitudes de base o los registros de base se han fusionado. No se mencionarán los productos y servicios abarcados por cada solicitud o registro resultantes de la división. La Oficina de origen podrá suministrar toda la información relativa a dichas solicitudes o registros.

81.06 Una división o fusión no surte efectos legales en el registro internacional. La notificación por la Oficina de origen y su inscripción, notificación y publicación por la Oficina Internacional tienen por objeto simplemente ofrecer a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y a terceros información relativa a la situación de la marca de base durante el período en el que el registro internacional depende de ella.

Transformación

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P Artículo 9quinquies

 

82.01 La transformación de un registro internacional en una o más solicitudes nacionales o regionales tiene como efecto que una solicitud presentada en la Oficina de una Parte Contratante para registrar una marca que es objeto de un registro internacional en el que se designa dicha Parte Contratante sea tratada por dicha Oficina como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional o, cuando dicha Parte Contratante haya sido designada posteriormente, en la fecha de la designación posterior. Cuando en el registro internacional se reivindique una prioridad, la solicitud nacional o regional se beneficiará de dicha reivindicación.

82.02 La transformación podrá tener lugar únicamente cuando el registro internacional haya sido cancelado a petición de la Oficina de origen respecto de todos o algunos de los productos o servicios, tal como se expone en los párrafos B.II.79.01 a 79.06. La transformación no podrá llevarse a cabo cuando el registro internacional se hubiese cancelado a petición del titular.

82.03 La transformación podrá tener lugar respecto de cualquiera de las Partes Contratantes en cuyo territorio surta efecto el registro internacional, es decir, cualquiera de las Partes Contratantes designadas respecto de las cuales el registro internacional no haya sido objeto de una denegación, invalidación o renuncia total.
82.04 A fin de acogerse a esta disposición, la solicitud nacional o regional deberá presentarse dentro de los tres meses contados a partir de la fecha de cancelación del registro internacional. Los productos y servicios incluidos en tal solicitud deberán figurar en el registro internacional cancelado (o en la parte cancelada del registro internacional) respecto de la Parte Contratante correspondiente.
82.05 Aparte de las disposiciones especiales relativas a la fecha, la solicitud resultante de una transformación constituye una solicitud nacional o regional ordinaria. La solicitud deberá ser presentada en la Oficina correspondiente. Tal presentación no está regida por el Protocolo ni el Reglamento, ni concierne de manera alguna a la Oficina Internacional.
82.06 Competerá a cada Parte Contratante determinar las modalidades para que surta efecto dicha transformación en una solicitud nacional o regional. Las Partes Contratantes podrán exigir que dicha solicitud cumpla todos los requisitos aplicables a las solicitudes nacionales o regionales presentadas ante su Oficina, incluidos los requisitos relativos a las tasas. Es decir, podrá exigir que se pague la cuantía total de las tasas de solicitud y otras tasas; asimismo, y particularmente cuando la Oficina concernida haya recibido tasas individuales respecto del registro internacional correspondiente, podrá prever una reducción de las tasas en relación con dicha solicitud.
82.07 Habida cuenta de que la transformación es contemplada únicamente en el Protocolo (y no en el Arreglo), sus beneficios podrán reivindicarse únicamente en una Parte Contratante cuya designación esté regida por el Protocolo.

Transformación como consecuencia del cambio del tratado aplicable

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Regla 1bis

 

82.08 Puede tener lugar el cambio del tratado aplicable a la designación inscrita de una Parte Contratante en el Registro Internacional (véanse los párrafos A.02.26 a 02.31). Como la posibilidad de tranformación está prevista únicamente en virtud del Protocolo, el titular tendrá derecho a pedir la transformación, en las circunstancias apropiadas, como consecuencia del cambio del tratado aplicable del Arreglo al Protocolo, siempre que dicho cambio haya tenido lugar, a más tardar, en la fecha de inscripción de la cancelación del registro internacional.



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