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Guía para el Registro Internacional de Marcas

Parte B: Capítulo II

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CAPÍTULO II: EL PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL

RENOVACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL

Renovación tras una denegación o invalidación
Registros internacionales efectuados antes de la entrada en vigor del Reglamento Común
Procedimiento de renovación

Tasas de renovación
Tasas de renovación como consecuencia del cambio del tratado aplicable
Pago de tasas insuficiente
Inscripción de la renovación; notificación, certificado y publicación
Renovación complementaria

Omisión de renovar un registro


[También en la Parte B, Capítulo II: 

Introducción | La Solicitud Internacional | El Registro Internacional | Denegación de la Protección | Designación Posterior | Modificaciones en el Registro Internacional | Renovación del Registro Internacional | Dependencia e Independencia | Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que pueden afectar a los Registros Internacionales | Continuación de los efectos de los Registros Internacionales en determinados Estados sucesores]



Renovación del Registro Internacional

mroonprvmroontocmroonnxt



P Artículo 6.1)
P Artículo 7.1)

 

70.01 Conforme al Protocolo, el registro de una marca en la Oficina Internacional se efectúa por 10 años. Posteriormente podrá renovarse por un nuevo plazo de 10 años previo pago de las tasas exigidas.

A Artículo 6.1)
A Artículo 7.1)
Regla 10
Regla 30.4)

70.02 Conforme al Arreglo, el registro de una marca se efectúa por 20 años, con posibilidad de renovación por un nuevo plazo de 20 años previo pago de las tasas exigidas. Sin embargo, el Reglamento prevé que las tasas deberán abonarse en dos cuotas correspondientes a 10 años cada una. Los requisitos y disposiciones relativos al pago de la segunda cuota son los mismos que para la renovación. Por consiguiente, a efectos prácticos, resulta más sencillo considerar la segunda cuota como una tasa de renovación.

Renovación tras una denegación o invalidación

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Regla 30.2)b)

 

70.03 Si se inscribe una denegación en el Registro Internacional respecto de una Parte Contratante designada para todos los productos y servicios abarcados por el registro internacional, el titular podrá, no obstante, solicitar la renovación de su registro internacional respecto de dicha Parte Contratante. Ahora bien, el pago de las tasas de renovación se acompañará de una declaración en el sentido de que la renovación debe inscribirse en el Registro Internacional respecto de esa Parte Contratante. La razón por la que se permite la renovación del registro respecto de una Parte Contratante que haya pronunciado una denegación es que, en el momento de la renovación, puede haber pendiente un procedimiento judicial o administrativo respecto de dicha denegación. Deben preservarse los derechos del titular cuando la denegación fuese objeto de un recurso y no se hubiese aun tomado una decisión definitiva en la fecha prevista para la renovación. Una Parte Contratante designada que haya pronunciado una denegación tendrá desde luego la facultad de determinar los efectos de dicha renovación en su territorio.

Regla 19.1)

Regla 30.2)c)

70.04 La situación difiere en el caso de la invalidación, ya que la inscripción de una invalidación en el Registro Internacional significa que la invalidación ya no puede ser objeto de recurso. Por consiguiente, no podrá renovarse el registro internacional respecto de una Parte Contratante en relación con la cual se haya inscrito una invalidación para la totalidad de los productos y servicios. Tampoco podrá renovarse en relación con una Parte Contratante respecto de la una renuncia de protección. En el caso de una invalidación parcial, una limitación de la lista de productos y servicios respecto de una Parte Contratante determinada, o una anulación parcial respecto de todas las Partes Contratantes designadas, tampoco podrá renovarse el registro internacional respecto de los productos o servicios afectados por la invalidación, limitación o cancelación.

Registros internacionales efectuados antes de la entrada en vigor del Reglamento Común

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Regla 40.2)c)

 

71.01 En el caso de un registro internacional efectuado antes de la entrada en vigor del Reglamento Común (esto es, el 1 de abril de 1996):

- si se han pagado tasas para cubrir 20 años, no será preciso pagar tasas adicionales hasta la expiración de dicho plazo (excepto en el caso en el que se haya presentado una designación posterior, véase a continuación); a partir de ese momento, se debará pagar las tasas de renovación (por 10 años) conforme al Reglamento Común;

- si se had pagado tasas para cubrir un primer plazo de 10 años y no se haya pagado el saldo para los otros 10 años del período de 20 años antes de la entrada en vigor del Reglamento Común, en virtud del Reglamento Común se debará pagar las tasas de renovación en el momento en que venza el primer período de 10 años.

Regla 40.3)

71.02 Cuando, tras la entrada en vigor del Reglamento Común, un registro internacional respecto del cual se hayan abonado las tasas exigidas para un período de 20 años sea objeto de una designación posterior, y la fecha efectiva de la designación posterior venza durante los primeros 10 años de este período (esto es, entre el 1 de abril de 1996 y el 31 de marzo de 2006), los complementos de tasa o las tasas individuales abonadas en el momento de la designación posterior abarcarán únicamente el período que media hasta el final del primer plazo de 10 años. Finalizado este período, deberán abonarse complementos de tasa o tasas individuales adicionales respecto de la Parte Contratante a la que afecte esta designación posterior. El procedimiento relativo al pago de esta tasa es el mismo que el de la renovación normal (véanse los párrafos B.II.72.01 a 72.04).

Procedimiento de renovación

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A Artículo 7.4)
P Artículo 7.3)
Regla 29

 

72.01 Seis meses antes de la expiración de cada plazo de protección de 10 años, la Oficina Internacional recordará al titular del registro internacional y a su mandatario (en caso de haberlo), mediante el envío de un aviso oficioso, la fecha exacta de expiración. Sin embargo, el hecho de que el titular (o su mandatario) no reciba dicho aviso oficioso no constituirá una excusa para dejar de cumplir los plazos previstos para el pago de las tasas exigidas. En el aviso oficioso se enumerarán todas las Partes Contratantes designadas respecto de las cuales no se haya inscrito una denegación o invalidación total en el Registro Internacional, o a las que no se haya renunciado.

Artículo 7.2)

72.02 Habida cuenta de que la renovación se considera como una simple prolongación del período de protección del registro internacional mediante el pago de las tasas exigidas, ella no podrá entrañar modificación alguna respecto del registro internacional en su estado más reciente, es decir en el momento de expirar el plazo de protección vigente. Por consiguiente, no podrán efectuarse modificaciones en el nombre o en la dirección del titular o en la lista de productos y servicios, dentro del procedimiento de renovación. Toda modificación que desee inscribir el titular en el Registro Internacional en el momento de la renovación del registro deberá comunicarse por separado a la Oficina Internacional de conformidad con los procedimientos aplicables. Estas modificaciones se incluirán en los datos inscritos en el momento de la renovación únicamente si han sido inscritos en el Registro Internacional antes de la fecha de expiración del registro internacional (véase el párrafo B.II.76.03).

Regla 30.2)a)

Regla 30.2)d)

72.03 El registro internacional podrá renovarse únicamente respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas. Esto no se considera como una modificación de las que, de conformidad con el Artículo 7.2) del Arreglo y el Artículo 7.2) del Protocolo, no podría incluirse en la renovación. En ese caso, el pago de las tasas exigidas se acompañará de una declaración en la que se enumerarán las Partes Contratantes respecto de las cuales no debe inscribirse la renovación.

72.04 Se ha puesto a disposición de los usuarios un sistema electrónico para la renovación de registros internacionales (E-Renewal), al que puede accederse desde la página de Formularios y también desde la página de Servicios en línea de la sección del Sistema de Madrid del sitio Web de la OMPI. No existen formularios oficiales para renovar un registro internacional. La renovación podrá llevarse a cabo mediante cualquier comunicación en la que se suministre la información necesaria (número o números del registro o los registros internacionales correspondientes y objeto del pago). Sin embargo, los titulares podrán utilizar el formulario opcional (MM11), que envía la Oficina Internacional al titular y al mandatario con el aviso oficioso de la expiración. En este formulario se suministrarán indicaciones sobre:

- el número del registro internacional que deba renovarse;

- el nombre del titular, que deberá ser el mismo que el inscrito en el Registro Internacional;

- las Partes Contratantes para las que se pida la renovación, incluidas las Partes Contratantes respecto de las cuales se haya inscrito una denegación total en el Registro Internacional;

- la firma del titular o del mandatario, o de la Oficina ante la cual se presente la petición de renovación;

- la cuantía de las tasas que se abonen y la forma de pago, o las instrucciones para cargar las tasas exigidas a una cuenta abierta en la Oficina Internacional.

Tasas de renovación

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Regla 30.1)
Artículo 9sexies

 

73.01 Las tasas exigidas para la renovación de un registro internacional se componen de:

- la tasa de base;

- una tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada que haya formulado la declaración pertinente (véase el párrafo B.II.20.04) y que haya sido designada en virtud del Protocolo, excepto en los casos en que la Parte Contratante designada sea un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo y la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo (en lo que respecta a dicha designación, se deberá pagar un complemento de tasa);

- para cada Parte Contratante designada para la que no deba abonarse una tasa individual, el complemento de tasa;

- para cada clase de productos y servicios a partir de tres, una tasa suplementaria; no obstante, cuando deba pagarse una tasa individual respecto de todas las Partes Contratantes designadas, no deberán abonarse tasas suplementarias.

P Artículo 9sexies 1.b)
Regla 30.1)
73.02 Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 9sexies.1)b) del Protocolo, se deberá pagar una tasa individual de renovacíon cuando la Parte Contratante designada haya optado por recibir tasas individuales y la designación de la Parte Contratante esté regida por el Protocolo. En algunos casos es posible que, como consecuencia de la inscripción de un cambio de titularidad, cambie el tratado aplicable que rige una designación, lo cual puede incidir en las tasas de renovación (véase el párrafo B.II.60.08).  Si cambiara, por ejemplo, el tratado que rige una designación, y pasara a ser el Arreglo en lugar del Protocolo, debería pagarse por supuesto el complemento de tasa, y no la eventual tasa individual, respecto de la Parte Contratante designada en cuestión, en el momento de la renovación de dicho registro internacional. Podría suceder lo contrario si en lugar de aplicarse el Arreglo se aplicara el Protocolo.  Cabe señalar que también es posible que cambie la situación con respecto al pago de tasas individuales como consecuencia de la inscripción de un cambio de titularidad, aun cuando no haya habido un cambio en el tratado aplicable.
Regla 1bis
A Artículo 7.5)
P Artículo 7.4)
73.03 Cabe recordar que el Artículo 9sexies.1)b) del Protocolo prevé una excepción de la obligación de pagar tasas individuales en las relaciones entre los Estados que son parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo.  Así, si el Estado cuya Oficina es la Oficina de origen es parte en ambos tratados, y la solicitud internacional contiene la designación de una Parte Contratante que está también obligada por ambos tratados, en ese caso, no obstante el hecho de que la Parte Contratante haya podido elegir el pago de tasas individuales y de que la designación en cuestión se rija por el Protocolo, en virtud del Artículo 9sexies.1)b), únicamente se pagarán las tasas estándar a dicha Parte Contratante.  Si se inscribe a su debido tiempo un cambio de titularidad respecto de ese registro internacional, y el nuevo titular reclama el derecho de ser inscrito como titular por medio de un vínculo con una Parte Contratante que esté obligada únicamente por el Protocolo, en ese caso, aunque no haya habido un cambio del tratado que rige la designación en cuestión, esto es, cuando la designación siga rigiéndose por el Protocolo,  cambiará el régimen de tasas de renovación aplicable a dicho registro internacional.  Dejará de aplicarse la excepción prevista en el Artículo 9sexies.1)b) que se aplicaba anteriormente, y se pagarán tasas individuales en el momento de la renovación.
  73.04 Para calcular las tasas pagaderas por la renovación de un registro internacional podrá utilizarse la calculadora de tasas disponible en la sección de Marcas (Sistema de Madrid) del sitio Web de la OMPI.


73.05 Las tasas deberán abonarse a la Oficina Internacional, a más tardar en la fecha de expiración del registro. Todo pago recibido por la Oficina Internacional más de tres meses antes de la fecha prevista se considerará como recibido tres meses antes de dicha fecha. El pago podrá efectuarse hasta seis meses después de la fecha prevista para la renovación, siempre que se abone al mismo tiempo una sobretasa (que asciende al 50% de la tasa de base de la renovación).

Regla 34.7)d)

73.06 Cuando la cuantía de las tasas pagaderas por concepto de renovación de un registro internacional se modifique en el período que media entre la fecha en que se haya pagado la tasa a la Oficina Internacional y la fecha en que deba efectuarse la renovación,

- si se efectúa el pago como máximo tres meses antes de la fecha en que deba efectuarse la renovación, se aplicará la tasa vigente en la fecha del pago,

- si se paga la tasa más de tres meses antes de la fecha en que deba efectuarse la renovación, se considerará que el pago ha sido recibido tres meses antes de la fecha prevista, y se aplicará la tasa estaba vigente tres meses antes de dicha fecha,

- si la tasa de renovación se paga después de la fecha en que deba efectuarse la renovación, se aplicará la tasa vigente en esa fecha.

73.07 El titular podrá abonar las tasas directamente a la Oficina Internacional. No obstante, cuando la Oficina de la Parte Contratante del titular convenga en recaudar y girar dichas tasas, las tasas podrán pagarse por conducto de dicha Oficina. Sin embargo, no se podrá exigir al titular que pague las tasas por conducto de una Oficina.

Artículo 8.1)

73.08 Cuando la Oficina de origen acepte recaudar las tasas de renovación y girarlas a la Oficina Internacional, dicha Oficina tendrá la facultad de fijar a discreción y de percibir en beneficio propio una tasa de tramitación.

Tasas de renovación como consecuencia del cambio del tratado aplicable

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Regla 1bis
P Artículo 8.7)

 

73.09 Puede tener lugar el cambio del tratado aplicable a la designación inscrita de una Parte Contratante obligada tanto por el Arreglo como por el Protocolo (véanse los párrafos A.02.26 a 02.31). En función de si una Parte Contratante dada ha formulado la declaración sobre tasas individuales en virtud del Artículo 8.7) del Protocolo, podrá haber cambios en la cuantía de las tasas que han de abonarse para la renovación, como consecuencia del cambio del tratado aplicable (véase también el párrafo A.04.16).

Pago de tasas insuficiente

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Regla 30.3)a)

 

74.01 Si la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la cuantía de las tasas exigidas para la renovación, la Oficina Internacional lo notificará tanto al titular como al mandatario, si lo hubiere, y especificará la cantidad pendiente de pago. Si las tasas han sido abonadas por una parte distinta del titular, su mandatario o una Oficina, la Oficina Internacional lo notificará en consecuencia a esa otra parte.

Regla 30.3)b)

74.02 Si, al vencer el plazo de seis meses tras la fecha prevista para la renovación, la cuantía de las tasas percibidas es inferior a la cuantía prevista (incluida la sobretasa por pago atrasado), no se inscribirá la renovación. La Oficina Internacional reembolsará la cuantía percibida al autor del pago y notificará en consecuencia al titular y a su mandatario.

Regla 30.3)c)

74.03 No obstante, existe una excepción a la regla anteriormente expuesta. Si la notificación mencionada en el párrafo B.II.74.01 fue enviada durante los tres meses precedentes al vencimiento del plazo de seis meses, y la cuantía de las tasas percibidas asciende, al vencer ese plazo, al menos al 70% del monto debido, la Oficina Internacional renovará el registro internacional. No obstante, si el monto exigido no ha sido abonado íntegramente en el plazo de tres meses a partir de dicha notificación, la Oficina Internacional cancelará la renovación y reembolsará la cantidad percibida al autor del pago.

74.04 Si la cuantía abonada es insuficiente, en lugar de abonar el monto restante, el titular podrá solicitar que se omitan algunas de las Partes Contratantes designadas, reduciéndose así la cantidad pagadera. No obstante, esta petición deberá presentarse en el plazo en el que hubiera debido efectuarse el pago.

Inscripción de la renovación; notificación, certificado y publicación

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Regla 31.1)

 

75.01 La Oficina Internacional inscribirá la renovación en el Registro Internacional con la fecha en que debió efectuarse, aún cuando las tasas correspondientes se abonen durante el plazo de gracia de seis meses posterior a la fecha prevista.

Regla 31.2)

75.02 La fecha en que surta efecto la renovación será la misma para todas las designaciones que figuren en el registro internacional, con independencia de la fecha en que esas designaciones hayan sido inscritas en el Registro Internacional.

Regla 31.3)

75.03 Cuando se haya renovado el registro internacional, la Oficina Internacional notificará la renovación a las Oficinas de las respectivas Partes Contratantes designadas y enviará un certificado al titular.

Regla 31.4)b)

75.04 Cuando un registro internacional no se renueve respecto de una Parte Contratante designada, la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina de esa Parte Contratante.

Regla 32.1)a)iv)

75.05 Cuando se haya renovado un registro internacional, se publicarán en la Gaceta los datos relativos a la renovación. La publicación constituye en realidad una nueva publicación del registro internacional en el estado en que se encuentra tras la renovación.

Regla 6.3)
Regla 40.4)

75.06

En general, el registro y la publicación se presentarán en español, francés e inglés.  No obstante, en lo que atañe a los registros internacionales resultantes de las solicitudes presentadas antes del 1 de abril de 2004, y hasta la inscripción de la primera designación posterior:

- si se rigen exclusivamente por el Arreglo, el francés seguirá siendo el único idioma de inscripción de una renovación.

- si se rigen entera o parcialmente por el Protocolo, el francés y el inglés seguirán siendo los idiomas de renovación.

En lo que atañe a los registros internacionales resultantes de las solicitudes presentadas entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de agosto de 2008, y hasta la inscripción de la primera designación posterior:

- si se rigen exclusivamente por el Arreglo, en ese caso, como en el anterior, el francés seguirá siendo el único idioma de inscripción de las renovaciones.  (En los registros resultantes de las solicitudes presentadas durante ese período y que se rijan entera o parcialmente por el Protocolo, se aplicará el régimen trilingüe como consecuencia de la incorporación del español a partir del 1 de abril de 2004, y, por lo tanto, la renovación se efectuará en los tres idiomas (véanse también los párrafos B.I.07.01 a 07.07)).

75.07 Las Oficinas a las que se notifique la renovación (o no renovación) de un registro internacional no necesitan tomar acción alguna aparte de actualizar cualquier registro que mantengan para su propio uso.

Renovación complementaria

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75.08 Cuando se haya renovado un registro internacional únicamente respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas y el titular decida, con posterioridad a la fecha en que deba efectuarse la renovación, renovar el registro respecto de una Parte Contratante designada no incluida en la renovación ya efectuada, podrá llevarse a cabo la renovación mediante la llamada "renovación complementaria", siempre que no haya expirado aún el período de gracia de seis meses (véase el párrafo B.II.73.04). Las tasas que deberán abonarse son la tasa de base, un complemento de tasa o tasa individual respecto de la Parte Contratante correspondiente y la sobretasa mencionada en el párrafo B.II.73.04.

Omisión de renovar un registro

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76.01 Si no se renueva un registro internacional (debido a que el titular no abonó las tasas de renovación o debido a que las tasas abonadas fueron insuficientes), el registro caducará a partir de la fecha de expiración del anterior período de protección. (Esto es así incluso en el caso de designaciones posteriores respecto de las cuales no se hayan abonado las tasas exigidas para el segundo plazo de 10 años; véase el párrafo B.II.71.02).

Regla 31.4)a)
Regla 32.1)a)xii)

76.02 Cuando no se renueve un registro internacional, la Oficina Internacional notificará el hecho a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas y lo publicará en la Gaceta. La publicación consistirá simplemente en el número del registro internacional y la fecha en que debía efectuarse la renovación. La notificación y la publicación no se efectúan hasta que ya no exista posibilidad alguna de que se renueve el registro internacional, a saber, hasta que haya expirado el período de seis meses posterior a la fecha prevista para la renovación (durante el cual era posible renovar el registro previo pago de una sobretasa). Cuando la renovación haya sido cancelada por impago del saldo de las tasas de renovación (véase el párrafo B.II.74.03), este hecho se publicará asimismo en la Gaceta.

76.03 Cuando las tasas de renovación exigidas no se hayan pagado en la fecha prevista, no se inscribirán en el Registro Internacional designaciones ulteriores ni otras modificaciones durante un período de seis meses posterior a la fecha en que debió efectuarse la renovación. Dentro de ese período podría hacerse la renovación previo pago de una sobretasa. La designación ulterior o la modificación podrán ser inscritas únicamente tras inscribirse la renovación en el Registro Internacional.



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