Designación Posterior

Artículo 3ter.2)

38.01 Si los efectos de un registro internacional no se extienden a una Parte Contratante (por ejemplo, porque la protección en esa Parte Contratante no fue solicitada en el momento del registro internacional o porque la marca ya no está protegida en esa Parte Contratante como consecuencia de una decisión definitiva resultante de una denegación, una invalidación o una renuncia), la extensión de la protección a esa Parte Contratante podrá efectuarse mediante la presentación de una designación. Conviene que el titular recurra a este medio, por ejemplo, cuando hayan desaparecido los motivos de dicha denegación, invalidación o renuncia.

38.03 Una designación posterior podrá efectuarse sólo respecto de una parte de los productos y servicios inscritos en el Registro Internacional. Por lo tanto, una Parte Contratante podrá ser objeto de varias designaciones posteriores, cada una de ellas relativa a una parte distinta de la lista de productos y servicios inscrita en el Registro Internacional.

38.04 Cuando, tras una limitación de la lista de productos y servicios, una denegación parcial de la protección o una invalidación parcial, la protección resultante del registro internacional abarque, en una Parte Contratante determinada, sólo parte de los productos y servicios ya inscritos en el Registro Internacional, una designación posterior podrá efectuarse respecto de todos o algunos de los productos y servicios restantes.

Derecho a realizar una designación posterior

Regla 24.1)a)

39.01 Una Parte Contratante puede ser objeto de una designación posterior cuando, en el momento de realizarse esa designación, el titular satisface las condiciones (de nacionalidad, domicilio o establecimiento) necesarias para ser titular de un registro internacional.

Regla 24.1)b) y c)

39.03 La situación es la siguiente:

- cuando la Parte Contratante del titular sea únicamente parte en el Arreglo, podrá designarse un país que también sea parte en el Arreglo; la designación se realiza conforme al Arreglo;

- cuando la Parte Contratante del titular sea parte únicamente en el Protocolo, sólo podrá designarse una Parte Contratante en el Protocolo; la designación se realiza conforme al Protocolo;

- cuando la Parte Contratante del titular sea Parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo, la designación de toda Parte Contratante que sea parte en el Protocolo (aun cuando esa Parte Contratante también sea parte en el Arreglo) se realizará conforme al Protocolo, mientras que la designación de todo país que sea parte en el Arreglo se realizará únicamente conforme al Arreglo . Al aplicar estos principios, deberá determinarse en la fecha de la designación posterior si un país es parte en el Arreglo o en el Protocolo o si una organización es parte en el Protocolo.

Imposibilidad de realizar designaciones posteriores en ciertos casos

A Artículo 14.2)

P Artículo 14.5)

40.01 En principio, puede realizarse una designación posterior con respecto a las Partes Contratantes obligadas por el mismo tratado que obliga a la Parte Contratante del titular. Sin embargo, existe una excepción a este principio; al adherirse al Arreglo o al Protocolo, un Estado o (en el caso del Protocolo) una organización intergubernamental podrán declarar que la protección resultante de un registro internacional efectuado en virtud de ese tratado antes de la fecha en la que haya entrado en vigor con respecto a ese Estado u organización no puede extenderse a dicho Estado u organización.

Presentación de la designación posterior

Regla 24.2)a)

Regla 24.2)a)ii)

Regla 24.2)a)i)

41.01 Con sujeción a las excepciones mencionadas más adelante, el titular puede presentar la designación posterior ya sea directamente a la Oficina Internacional, ya sea por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular. Sin embargo:

- la designación posterior deberá ser presentada a la Oficina Internacional por la Oficina de la Parte Contratante del titular cuando alguna de las Partes Contratantes a las que se refiere sea un país designado en virtud del Arreglo;

- la designación posterior deberá ser presentada a la Oficina Internacional por la Oficina de origen cuando se aplique la Regla 7.1), tal como estaba en vigor antes del 4 de octubre de 2001; es decir, cuando la Parte Contratante cuya Oficina es la Oficina de origen haya declarado que, si la dirección del titular se encuentra en su territorio, las designaciones posteriores deberán ser presentadas a la Oficina Internacional por la Oficina de origen.

41.02 Una designación posterior podrá ser transmitida a la Oficina Internacional por correo, por fax (sin necesidad de confirmación) o por medios electrónicos (véanse los párrafos B.I.03.01 a 03.05).

Regla 24.10)

41.03 Si una designación posterior debía haber sido presentada por conducto de una Oficina (véase el párrafo B.II.41.01), pero se presenta directamente a la Oficina Internacional, no será considerada como tal. Cualquier tasa ya pagada será reembolsada al autor del pago.

Idioma de la designación posterior

Regla 6.2)

42.01 La parte que envía la comunicación podrá escoger si desea comunicar la designación posterior a la Oficina Internacional en español, en francés o en inglés, con independencia del idioma de presentación de la solicitud internacional de la que resulta el registro internacional. Es decir, cuando sea el titular quien presente directamente la designación posterior, podrá escoger cuál de esos idiomas utilizar; sin embargo, si la designación posterior se presenta por conducto de una Oficina, esa Oficina podrá permitir que el titular escoja el idioma, o podrá limitar las posibilidades a uno o dos de esos idiomas.

Regla 6.4)a)

42.02 El titular puede adjuntar a su petición una traducción a los demás idiomas de cualquier texto que figure en la petición, tanto si la designación posterior es presentada a la Oficina Internacional directamente por el titular como si la presenta una Oficina. Si la Oficina Internacional considera que la traducción propuesta no es correcta la modificará, previa invitación al titular a que formule, en el plazo de un mes, observaciones sobre la corrección propuesta. Si no se formula ninguna observación dentro del plazo establecido, la Oficina Internacional corregirá la traducción propuesta.

Formulario oficial

Regla 24.2)b)
Instrucción 3

43.01 La designación posterior se presentará en el formulario oficial (MM4) preparado por la Oficina Internacional o en un formulario que tenga el mismo contenido y formato (véanse los párrafos B.I.04.02 y 04.03). Se podrá utilizar un solo formulario para designar a varias Partes Contratantes.

Punto 1: Número del registro internacional

Regla 24.3)a)i)

43.02 El titular deberá indicar el número del registro internacional respecto del cual realiza la designación posterior. Tal designación sólo puede referirse a un único registro internacional.

Punto 2: Titular del registro internacional

Nombre y dirección

Regla 24.3)a)ii)

43.03 El titular deberá indicar su nombre y dirección, que deben ser idénticos a los que constan en el Registro Internacional. Si el titular ha cambiado de nombre o de dirección y ese cambio aún no ha sido inscrito en el Registro Internacional, deberá pedir la inscripción del cambio antes de realizar la designación posterior. La Oficina Internacional tratará la designación posterior como irregular si el nombre y la dirección indicados en la petición no son iguales a los que constan en el Registro Internacional.

Punto 3: Nombramiento de un mandatario

43.04 Si el titular desea seguir siendo representado por un mandatario que ya ha sido nombrado, por ejemplo, cuando se presentó la solicitud internacional, no deberá nombrar un mandatario en el espacio previsto a tal efecto en el punto 3, que se dejará en blanco.

Regla 3.2)a)

Punto 4: Partes Contratantes designadas posteriormente

Regla 24.3)a)iii)

43.06 En el formulario oficial figura un recuadro que deberá marcarse para cada Parte Contratante respecto de la cual se solicita una extensión de la protección con posterioridad al registro internacional. Si el titular presenta su propio formulario, podrá enumerar allí las Partes Contratantes que desea designar.

Declaración de intención de utilizar la marca

Regla 24.3)b)

43.08 Las observaciones que figuran en los párrafos B.II.17.11 y 17.12 se aplican mutatis mutandis a la designación posterior.

Indicación de un segundo idioma y reivindicación de antig�edad (cuando se designe la Comunidad Europea)

43.09 Las observaciones que figuran en los párrafos B.II.17.05 a 17.07 (relativas a la indicación de un segundo idioma ante la OAMI) y en los párrafos B.II.17.08 a 17.10 (relativas a las reivindicaciones de antig�edad) se aplican mutatis mutandis a la designación posterior. Sin embargo, cabe observar que en el caso de una designación posterior de la Comunidad Europea, el segundo idioma no podrá ser el idioma de la solicitud internacional de la que haya resultado el registro internacional, independientemente del idioma de la designación posterior. Por lo tanto, por ejemplo, si la solicitud internacional ha sido presentada en francés y la designación posterior en cuestión se presenta en inglés, no podrá elegirse el francés como el segundo idioma a los fines de la designación posterior de la Comunidad Europea.

Punto 5: Productos y servicios a los que se refiere la designación posterior

Regla 24.3)a)iv)

43.10 Cuando la designación posterior se refiera a todos los productos y servicios comprendidos en el registro internacional y a todas las Partes Contratantes designadas, esto deberá indicarse marcando ell recuadro a). Cuando la designación posterior se refiera únicamente a algunos de los productos o servicios comprendidos en el registro internacional pero respecto de todas las Partes Contratantes designadas, esto se indicará marcando el recuadro b), y los productos o servicios comprendidos en la designación posterior deberán indicarse en una hoja complementaria. Cuando la designación posterior se refiera únicamente a algunos de los productos o servicios comprendidos en el registro internacional con respecto a algunas de las Partes Contratantes designadas, y a todos los productos o servicios comprendidos en el registro internacional con respecto a las demás Partes Contratantes designadas, esto deberá indicarse marcando el recuadro c) y los detalles relativos a los productos y servicios en cuestión y a las Partes Contratantes designadas se indicarán en una hoja complementaria.

Punto 6: Indicaciones varias

Regla 24.3)c)

43.11 Este punto se refiere a algunas indicaciones que ciertas Partes Contratantes designadas conforme al Protocolo pueden exigir, y que convendrá que el titular indique para evitar una denegación por esas Partes Contratantes. Cuando esas indicaciones ya se hayan suministrado en la solicitud internacional, no es necesario repetirlas aquí, puesto que automáticamente se incluirán en la notificación de la designación posterior a las Oficinas de que se trate.

a) Indicaciones adicionales relativas al titular

b) Indicación de la parte o partes de la marca que son en color

43.13 Si en la solicitud internacional se reivindicó el color como elemento distintivo de la marca, el titular podrá indicar en el punto 6.b), respecto de cada color, las partes principales de la marca que son de ese color.

c) y d) Traducción

Punto 7: Fecha en que surte efecto la designación posterior

43.15 El titular puede solicitar que la designación posterior surta efecto después de la inscripción de una modificación o cancelación del registro internacional de que se trate, o después de la renovación del mismo.

Punto 8: Firma del titular o de su mandatario

Regla 24.2)b)

43.16 Cuando el titular comunique su designación posterior directamente a la Oficina Internacional, él (o su mandatario) deberá firmarla.

Puntos 9 y 10: Fecha de recepción de la petición por la Oficina y firma de la Oficina

Regla 24.2)b)
Regla 24.3)a)vi)

43.18 Una designación posterior presentada a la Oficina Internacional por una Oficina deberá estar firmada por esta última, que también deberá indicar la fecha en que recibió la petición de presentar la designación posterior. Si el titular presenta la designación posterior directamente a la Oficina Internacional, los puntos 9 y 10 deberán dejarse en blanco.

Regla 24.3)d)

43.19 Cuando el registro internacional esté basado en una solicitud de base y alguna de las Partes Contratantes mencionadas se designe en virtud del Arreglo, la Oficina de origen deberá formular la declaración prevista en el punto 9.b), en el que se certifica que dicha solicitud ha dado por resultado un registro y se indica la fecha y el número de ese registro, a menos que la Oficina Internacional ya haya recibido dicha declaración. Cuando la designación posterior se presente por conducto de una Oficina que no sea la Oficina de origen, el titular deberá obtener una declaración equivalente de la Oficina de origen y enviarla a la Oficina Internacional.

Hoja de cálculo de tasas

Regla 24.4)

44.01 Las tasas pagaderas en relación con una designación posterior consisten en:

- la tasa de base;

-una tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada que haya formulado la declaración pertinente (véase el párrafo B.II.20.04) y que haya sido designada en virtud del Protocolo, excepto en los casos en que la Parte Contratante designada sea un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo y la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo (en lo que respecta a dicha designación, se deberá pagar un complemento de tasa);

- un complemento de tasa por cada Parte Contratante designada respecto de la cual no deba pagarse una tasa individual.

Para calcular las tasas pagaderas por una designación posterior puede utilizarse la calculadora de tasas de la sección sobre Marcas (Sistema de Madrid) del sitio Web de la OMPI.

44.03 El pago puede efectuarse por cualquiera de los distintos medios indicados en la parte b) de la hoja de cálculo de tasas. Al igual que para la solicitud internacional, es probable que la forma más cómoda de efectuar el pago sea mediante una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional y simplemente autorizar a la Oficina Internacional (rellenando la parte a) de la hoja de cálculo de tasas) a que cargue el importe correspondiente. Si el pago se efectúa por este medio, no hará falta indicar el importe que ha de cargarse. Cuando las tasas se paguen por otro medio que no sea una cuenta corriente en la Oficina Internacional, o cuando la parte que efectúa el pago desee especificar el importe que ha de cargarse contra la cuenta en la Oficina Internacional, en la parte b) de la hoja de cálculo de tasas deberán indicarse la forma de pago, el importe correspondiente al pago o al cargo y el autor del pago.

Efecto de la designación posterior

Fecha de la designación posterior

Regla 24.6)a)

45.01 Una designación posterior presentada por el titular directamente a la Oficina Internacional llevará la fecha de su recepción por la Oficina Internacional.

Regla 24.6)b)

45.02 Una designación posterior presentada a la Oficina Internacional por una Oficina llevará, si cumple con los requisitos correspondientes, la fecha en que esa Oficina la haya recibido, siempre que la Oficina Internacional haya recibido dicha designación en el plazo de dos meses a partir de esa fecha. Si la Oficina Internacional no ha recibido dentro de ese plazo la designación posterior, ésta llevará la fecha de su recepción por la Oficina Internacional.

45.04 Por lo general, la posibilidad de que se le asigne una fecha anterior constituye una ventaja para el titular. Sin embargo, en determinadas circunstancias, esta nueva posibilidad puede resultar una complicación y hasta una desventaja. Por ejemplo, una designación posterior presentada por conducto de una Oficina poco antes de que deba renovarse el registro internacional, pero que llega a la Oficina Internacional después de esa fecha, llevará a pesar de ello una fecha anterior a la de renovación. Por lo tanto, expirará en la fecha de renovación y, para mantenerla en vigor será necesario volver a pagar el complemento de tasa o (de ser el caso) la tasa individual exigida respecto de la Parte Contratante que se acaba de designar.

Regla 24.6)d)

45.06 Para evitar problemas como los que se acaban de describir, si una designación posterior incluye una petición en el sentido de que ella surta efecto inmediatamente después de algún otro trámite (como la renovación o la inscripción de una modificación o cancelación), la designación posterior llevará la fecha de la inscripción de ese otro trámite.

Designación posterior irregular

Regla 24.5)a)

46.01 Cuando la Oficina Internacional considere que existe una irregularidad en la designación posterior, notificará ese hecho al titular. Cuando la designación posterior haya sido presentada por una Oficina, también notificará a la Oficina.

Regla 24.6)c)i)

46.02 Cuando una designación posterior esté viciada por una irregularidad relativa al número del registro internacional de que se trate, la indicación de las Partes Contratantes designadas, la indicación de la lista de productos o servicios o cualquier declaración de intención de utilización que deba adjuntarse a la designación posterior, la fecha de la designación posterior será la fecha en que se subsane la irregularidad. Sin embargo, cuando la designación posterior haya sido presentada a la Oficina Internacional por una Oficina, la fecha de la designación posterior no se verá afectada por ninguna de esas irregularidades si se han subsanado en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que la Oficina recibió la petición de presentar la designación posterior. En este caso, la designación posterior seguirá llevando la fecha en que la petición fue recibida por la Oficina.

Regla 24.6)c)ii)

46.03 Ninguna otra irregularidad afectará la fecha de la designación posterior.

Regla 24.5)b)

46.04 Si la irregularidad no se subsana dentro de los tres meses contados a partir de la fecha de la notificación por la Oficina Internacional, la designación posterior se considerará abandonada. En particular, cuando se trate de la ausencia de la declaración de intención de utilizar la marca o de un defecto de la misma, y esa irregularidad no se subsane dentro del plazo de tres meses, cabe observar que toda la designación posterior se considerará abandonada, es decir, con respecto a todas las Partes Contratantes que han sido designadas posteriormente. La Oficina Internacional reembolsará al autor del pago (titular, mandatario u Oficina) las tasas pagadas, pero retendrá la mitad de la tasa de base.

Regla 24.5)c)

46.06 Una excepción al principio general relativo a las irregularidades se da cuando la Oficina Internacional considera que el titular no tiene derecho a realizar la designación posterior de algunas o todas las Partes Contratantes mencionadas (véanse los párrafos B.II.39.01 a 39.04). Cuando sea únicamente respecto de algunas de las Partes Contratantes mencionadas, se considerará que la designación posterior comprende a esas Partes, y se reembolsarán las tasas individuales o los complementos de tasa pagados con respecto a ellas. Cuando esa incapacidad se refiera a todas las Partes Contratantes mencionadas, se considerará que la designación posterior ha sido abandonada. Además de todas las tasas individuales y complementos de tasa, la Oficina Internacional también reembolsará la mitad de la tasa de base.

Inscripción, notificación y publicación

Regla 24.8)

47.01 Cuando la Oficina Internacional estime que la designación posterior cumple los requisitos exigibles, la inscribirá en el Registro Internacional y notificará a la Oficina de la Parte Contratante que haya sido designada. Al mismo tiempo, informará al titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a ésta.

Regla 32.1)a)v)

47.02 La designación posterior se publicará en la Gaceta. Cuando entre la fecha de la designación posterior, tal como se ha determinado de conformidad con la Regla 24.6) (véanse los párrafos B.II.45.01 a 45.06) y la fecha de prioridad del registro internacional no hayan transcurrido seis meses, la información relativa a la declaración de prioridad se incluirá en la publicación de la designación posterior.

Regla 6.3)

47.03 La designación posterior se inscribirá y publicará en español, francés e inglés. En lo que atañe a los registros internacionales que, en virtud de las anteriores versiones de la Regla 6, se publicaron únicamente en francés, o se publicaron únicamente en francés y en inglés, se publicarán en español y en inglés y se volverán a publicar en francés, o se publicarán en español y se volverán a publicar en francés y en inglés, respectivamente (véanse los párrafos B.I.07.05 a 07.07).  Esa misma designación posterior se inscribirá en el Registro Internacional en español, en francés y en inglés.

Período de protección

Regla 31.2)

48.01 El período de protección resultante de la designación posterior tiene la misma fecha de vencimiento que el registro internacional. Por ejemplo, si un registro internacional ya ha estado inscrito durante ocho años (o la última cuota de las tasas se ha pagado ocho años atrás), las tasas pagaderas por una designación posterior abarcarán únicamente un período de dos años. Ello significa que la fecha de renovación del registro internacional (o la fecha de pago de la tasa de renovación) será la misma para todas las designaciones que figuran en el registro internacional, con independencia de la fecha en que se hayan inscrito las designaciones (véase también el párrafo B.II.45.04).

Regla 40.3)a)

48.02 Cuando un registro internacional haya sido efectuado antes de la entrada en vigor del Reglamento Común (1 de abril de 1996) y las tasas correspondientes se hayan pagado por 20 años, si se realiza una designación posterior durante los primeros 10 años de este período, las tasas pagadas con respecto a la designación posterior abarcarán sólo lo que resta de ese período de 10 años, al final del cual será necesario pagar las tasas individuales o los complementos de tasa respecto del segundo período de 10 años (véanse también los párrafos B.II.71.01 y 71.02).

Denegación de la protección

Regla 24.9)

48.03 La denegación de la protección por una Parte Contratante designada en una designación posterior sigue los mismos procedimientos que la denegación de protección de una designación que figura en una solicitud internacional. Por lo tanto, se aplicarán las Reglas 16 a 18, mutatis mutandis, quedando entendido que el plazo para que una Parte Contratante notifique una denegación de protección comienza a contarse a partir de la fecha en que la Oficina Internacional ha notificado la designación posterior a la Oficina de esa Parte Contratante. Cabe remitirse a las observaciones formuladas en los párrafos B.II.33.01 a 37.07.

Un caso particular de designación posterior: la designación posterior resultante de la conversión de la designación de una Organización contratante (la Comunidad Europea)

48.04 En virtud del sistema de la marca comunitaria, cuando una solicitud de registro de marca comunitaria es retirada o denegada, o cuando el registro de una marca comunitaria deja de surtir efectos, el propietario de esa marca puede pedir que se convierta esa solicitud en una solicitud nacional de marca ante la Oficina de uno o más Estados miembros de la Comunidad Europea.

Regla 24.7)a)

48.05 El efecto de la conversión es que a la solicitud nacional de registro de marca resultante de una conversión se le asigna la misma fecha de presentación que a la solicitud de marca comunitaria o a su registro (y de ser el caso se le asigna la misma fecha de prioridad o de antig�edad reivindicada), siempre que la petición de conversión sea presentada dentro del plazo previsto en la legislación comunitaria.

Formulario oficial y contenido

Instrucción 3.a)

48.08 La designación posterior resultante de una conversión se presentará en el formulario oficial MM16 preparado por la Oficina Internacional, que es distinto del que se utiliza para la designación posterior "ordinaria" (MM4).

Regla 24.7)b)

48.09 En la petición de inscripción de una designación posterior resultante de una conversión deberá figurar o indicarse lo siguiente:

- el número del registro internacional de que se trate;

- el nombre y la dirección del titular;

- la Organización contratante cuya designación ha de convertirse;

- el Estado o Estados miembros de esa Organización contratante que son objeto de designación posterior;

- cuando la designación posterior de un Estado contratante, resultante de la conversión, corresponda a todos los productos y servicios señalados respecto de la designación de la Organización contratante, ese hecho, o cuando la designación de ese Estado contratante sea únicamente para parte de los productos y servicios señalados en la designación de esa Organización contratante, esos productos y servicios;

- la cuantía de las tasas que han de pagarse y la forma de pago, o la autorización para cargar el importe de las tasas en una cuenta abierta en la Oficina Internacional, así como la identidad del autor del pago.

Regla 3.2)a)

48.10 Cuando el titular desee nombrar un mandatario por primera vez, o cambiar de mandatario, el nombramiento podrá realizarse indicando su nombre y dirección en el punto correspondiente del formulario oficial.

Presentación de una designación posterior resultante de una conversión

Regla 24.2)a)iii)

48.11 Una designación posterior resultante de una conversión siempre deberá presentarse a la Oficina Internacional por conducto de la Oficina de la Organización contratante (en la práctica, la OAMI). En particular, ello supone que, antes de transmitir a la Oficina Internacional la designación posterior resultante de una conversión, dicha Oficina deberá determinar si esa petición cumple con las condiciones necesarias previstas en su propia legislación (por ejemplo, si se cumplieron los requisitos relativos a los plazos).

Fecha de la designación posterior resultante de una conversión

Regla 24.6)e)

48.12 La designación posterior resultante de una conversión llevará la fecha en que la designación de la Organización contratante haya sido inscrita en el Registro Internacional.